PROCESO 23 IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 95 inciso 2 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: TOSTY (mixta) ACTORA: PRODUCTOS YUPI S.A. Expediente interno No. 5603.
Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los treinta días del mes de mayo del dos mil uno, en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, mediante oficio N° 00000002, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 14 de Febrero del 2001 dentro del expediente interno No. 5603 VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 7 de Marzo del 2001. 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado los siguientes: 1.1. Las Partes. Es demandante la sociedad Productos Yupi S.A. representada por su apoderado General Mauricio Pinzón Pinzón y la demanda se dirige contra la Nación representada por el Señor Superintendente de Industria y Comercio, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 0l006 del 29 de Enero de 1998, por la cual decidió concederle a Comestibles Tosty Empresa Asociativa de Trabajo, el registro de la marca mixta “TOSTY”
1.2. ACTO DEMANDADO EN EL PROCESO INTERNO. Es la Resolución No. 01006 de 29 de Enero de 1998.
1.3. OBJETO DE LA DEMANDA: Se pretende con la acción intentada, que se declare la nulidad de la Resolución 01006 del 29 de Enero de 1998, y como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que proceda a cancelar el certificado de registro No. 208096 concedido dentro del expediente administrativo No. 96-1652l. 1.4.
HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.
HECHOS: El día 8 de Abril de 1996 COMESTIBLES TOSTY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO, solicitó el registro de la marca mixta TOSTY. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 01006 del 29 de Enero de 1998, decidió concederle a COMESTIBLES TOSTY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO, el registro de la marca mixta “TOSTY”. Disfruta Productora de Alimentos Limitada mediante escrito radicado el 9 de Junio de 1998, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó el traspaso de la marca TOSTY, de COMESTIBLES TOSTY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO a DISFRUTA PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIMITADA -DISFRUTA LTDA- en virtud del contrato de cesión de derechos marcarios celebrado entre las dos sociedades mencionadas.
El 27 de mayo de 1987 fue solicitado el registro de la marca nominativa TOSTIS por parte de ATILA DE COLOMBIA S.A. El 21 de Septiembre de 1990, se concedió el registro. El 18 de Febrero de 1999 PRODUCTOS YUPI S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el traspaso de la marca TOSTIS de Atila de Colombia S.A. a Productos YUPI S.A. conforme a contrato de cesión de marcas registradas celebrado entre estas dos sociedades.
Mediante Resolución No. 05699 de 31 de Marzo de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó la inscripción, en el registro de la Propiedad Industrial, del traspaso de la marca TOSTIS a favor de Productos YUPI S.A. 1.5.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. Fundamenta la demandante su acción en que la resolución atacada contraviene los artículos 81; 83 literal a); 95, inciso 2; y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Expresa el actor que el artículo 95 inciso 2 de la Decisión 344 debe ser analizado junto con el artículo 96 de la referida Decisión, en la medida que son dos disposiciones complementarias.
Que el artículo 96 de la Decisión 344 dispone que el acto a través del cual se declara la concesión o negación del registro de una marca debe estar debidamente motivado. Cuando la entidad administrativa ha desechado una observación, bien porque ésta nunca se dio o porque conforme al artículo 95 ha determinado que la observación es infundada, debe continuar con el análisis respecto al resto de universo de marcas que puedan llegar a confundirse con la analizada, lo cual no hizo la Superintendencia de Industria y Comercio.
De otra parte el artículo 96 plantea uno de los presupuestos conforme a los cuales cualquier ciudadano haciendo uso de la acción que consagra el artículo 84 del C.C.A. puede pedir la nulidad de un acto administrativo cuando éste haya sido expedido en forma irregular, a saber: Que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al emitir el acto por el cual se concedía el registro de la marca TOSTY, no motivó debidamente el mismo dado que su función como entidad de inspección, vigilancia y control no se limita a efectuar el estudio de confundibilidad cuando ha existido previamente una observación por parte de un tercero, sino que precisamente teniendo en cuenta tal función en el campo de la propiedad industrial, debe oficiosamente verificar que no haya confundibilidad con otras marcas ya registradas.
Que es precisamente la no adecuada realización del examen de registrabilidad, conforme a lo que se acaba de decir, lo que hace que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio haya incurrido en una falsa motivación de la Resolución 01006 del 29 de Enero de 1998 cuando negligentemente y con falta a la verdad afirma que “la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” Argumenta que el artículo 81 de la Decisión 344 señala que pueden registrarse como marca, todos aquellos signos que cumplan tres requisitos, a saber: ser perceptibles, ser susceptibles de representación gráfica, y ser suficientemente distintivos.
Que al no ser la marca registrada suficientemente distintiva, no debió haberse registrado, su concesión es violatoria de la Ley de marcas y por ello anulable de acuerdo con el literal a) del Artículo 113 de la Decisión 344, pues la marca no es suficientemente distintiva respecto de la marca TOSTIS. A la similitud en la representación gráfica y la identidad fonética, se suman otros elementos como el destinatario del producto y las modalidades de comercialización del mismo.
Por lo expuesto anteriormente, afirma el demandante que se ha violado el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al conceder una marca que es SIMILARMENTE CONFUNDIBLE con una marca anteriormente registrada como TOSTIS. 2. Contestación a la demanda: La demandada defiende la legalidad del acto administrativo acusado, por cuanto con la expedición de la Resolución No. 01006 del 29 de Enero de 1998 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Afirma que de los documentos obrantes en el expediente No. 96-16521 se concluye en forma clara y precisa que la oficina nacional competente, se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. En consecuencia, la marca TOSTY (mixta) es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple los requisitos del artículo 81 de la misma pues es suficientemente distintiva.
En lo atinente a la presunta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión, aducida por la parte demandante, manifiesta que no debe prosperar habida cuenta que la marca TOSTY (mixta) es suficientemente distintiva, no configurándose semejanzas entre ésta y la marca registrada “TOSTIS”.
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso el Organismo Jurisdiccional consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.
NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal interpretará las normas que se mencionan por el Juez consultante, esto es los artículos 81, 83 literal a), 95 inciso 2 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las mencionadas normas andinas: DECISIÓN 344 Artículo 81: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83.- “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” Artículo 95.- “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Artículo 96.- “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” CONSIDERACIONES. Pasa el Tribunal a establecer el sentido y alcance de los artículos 81, 83 literal a), 95 inciso 2 y 96 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. QUE DEBE ENTEDERSE COMO MARCA. Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona ” Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (artículo 81, inciso primero de la Decisión 344), Sin embargo, pese a que un signo reúna estos requisitos, no asegura el registro de la marca, pues puede no ser registrable si se encuentra comprendido en las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria señala en los artículos 82 y 83.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento con los cuales se puede usar la marca.”[1] Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible”, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros, y permite identificar por parte del consumidor el signo con el producto.
El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundirse lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación. El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y evitar confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan.
CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA Dentro del examen de fondo que la oficina nacional competente efectúa, existan o no observaciones por parte de terceros interesados, dicha entidad administrativa debe, ineludiblemente, constatar si el signo cuyo registro se solicita, no es idéntico o confundible respecto de una marca, nombre comercial, lema comercial anteriormente solicitados para registro o registrado por una tercera persona.
De igual modo habrá de examinar si el signo no es la reproducción, imitación o transcripción de otro notoriamente conocida en el país en que se solicita o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocido en el país en que solicita, o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocida.
El efecto de la confusión es llevar al público a error, sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto induce a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio existan con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de los signos marcarios.
Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclator.
Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión. Para determinar si existe o no confundibilidad, entre el signo por registrar y el registrado o anteriormente solicitado, el examinador debe apreciar los signos en una visión de conjunto, sin realizar una descomposición de su unidad fonética y gráfica.[2] EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 95 establece que una vez admitida la observación y no incurriéndose en las causales del artículo anterior, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente y vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre tales observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
La actitud de la administración no se ha de concretar únicamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la “denegación o concesión” del registro deberá realizar un análisis del signo frente a las prohibiciones comprendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
No proceder al análisis completo de las exigencias formales y de fondo de una solicitud, omitiendo las mismas, y dar paso a la concesión o negación del registro llevaría a la nulidad por la causal del literal a) del artículo 113 que se concreta por la contravención de “cualquiera” de las disposiciones de la presente Decisión.[3] La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.
Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que se concretará también a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.
Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82, y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.
El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.[4] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo que no reúne las condiciones de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. Si el signo se acoge a los requisitos anteriores, para poder tener acceso al registro, además no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
SEGUNDO: El examen de registrabilidad debe ser practicado por la Oficina Nacional Competente de oficio o como resultado de observaciones formuladas por parte legítimamente interesada, para determinar si el signo que se solicita registrar es idéntico o semejante a otros ya registrados o solicitados anteriormente y pueda generar confusión susceptible de inducir al público a error, según lo establecido por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.
TERCERO: La actitud de la administración no se ha de concretar únicamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la denegación o concesión del registro deberá realizar un análisis del signo frente a las prohibiciones comprendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
CUARTO: El artículo 96 de la Decisión 344, ha previsto que, en el otro supuesto, esto es, de que no se presenten observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, puesto que este examen procede cuando se presenten o no observaciones. La inexistencia de observaciones, no exime al examinador de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno No. 5603. Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Proceso, No. 27-IP-95, págs. 85-90. [2] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997, Proceso 26-IP-96, págs, 312-314. [3] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997, Proceso 26-IP-96, págs. 312-314. [4] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Proceso 27-IP-95, págs, 95-96.