PROCESO 108-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 6011. Actora: Sociedad VARELA S.A. Marca: PUROSOL.

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejera de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 6011 contra autoridades nacionales.

En el proceso interno instaurado por la actora, la compañía VARELA S.A., domiciliada en Bogotá, Colombia, pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 14964 de julio 30 de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V., contra la resolución Nº 14370 del 31 de julio de 1998, por la cual la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación presentada por la sociedad VARELA S.A., con fundamento en las marcas PURO y PUROX (mixta) y negó el signo PUROSOL (nominativo) solicitado por la sociedad FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V., para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que se encuadra en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: “a) El 5 de septiembre de 1997, la sociedad FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V., solicitó el registro de la marca PUROSOL (mixta) para distinguir: “jabones, detergentes, dentífricos”, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

“b) El 29 de enero de 1998, la sociedad VARELA S.A., presentó escrito de oposición contra la solicitud, con fundamento en sus marcas registradas con anterioridad PURO y PUROX (sic), para distinguir productos de la clase 3, actualmente vigentes. Fundamentó la observación en la semejanza gráfica, fonética y visual entre la marca solicitada PUROSOL (mixta) y las marcas registradas con anterioridad PURO y PUROX.

(sic) “c) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 14370 de 31 de julio de 1998 declaró fundada la observación presentada por la sociedad VARELA S.A., negando el registro de la marca PUROSOL (mixta), solicitado por FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V., desde los puntos de vista gráfico y fonético que pueden inducir a error al público consumidor” “d) Mediante Resolución Nº 04445 de 17 de marzo de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V., contra la resolución Nº 14370 del 31 de julio de 1998, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación, considerando lo siguiente: “El Despacho luego de analizar los argumentos del recurrente, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que la impresión de conjunto despertada por los signos en confrontación PUROSOL (mixta) VS. PURO y PUROX (sic), examinados de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los mismos, arroja confusión, pues presentan similitudes de orden gráfico y fonético, esto teniendo en cuenta que los signos que se cotejan presentan letras idénticas y ubicadas en el mismo orden, que al ser pronunciadas producen el impacto señalado, más aún por tratarse de productos ubicados en la misma clase, razón por la cual no es posible su coexistencia en el mercado” “e El Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 14964 de 30 de julio de 1999, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad solicitante, declarando infundadas las observaciones presentadas por la sociedad VARELA S.A., fundamentando lo siguiente: “De acuerdo con las pautas antes señaladas la Administración considera que entre las marcas en confrontación PURO, PUROX (sic) y PUROSOL, no existen semejanzas ortográficas, ni fonéticas capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy diferentes.

En consecuencia, considera que del examen de los signos en confrontación PURO, PUROX (sic) y PUROSOL, en su conjunto no presentan suficientes semejanzas las cuales imposibiliten la coexistencia de las marcas en el mercado” El conflicto planteado y que se deriva de la oposición formulada por la sociedad VARELA S.A., como así se desprende de las resoluciones 14370 y 4445, se refieren a las marcas PURO y PURO (mixta) Registros Nº 89.924 y 177.787, respectivamente, frente a la marca PUROSOL.

La marca PUROX, consta como referente únicamente en la resolución 14964, en la que por error interno se revoca la resolución 5146 de 25 de marzo de 1998, cuando debió referirse a la resolución 14370 de 31 de julio de 1998, lo cual se pide corrección por parte de la FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V. En la demanda planteada por VARELA S.A., se menciona como oponentes las marcas antes citadas, existiendo ciertas confusiones como que en la resolución Nº 14370 se “negó el registro de la marca PURO (MIXTA) en la clase 3 a favor de Fábrica de Jabón La Corona S.A. de C.V.”, cuando en dicha resolución lo que se negó fue la marca PUROSOL (MIXTA), en la indicada clase 3 y no en la clase once, como se lee en otra parte de la demanda.

El Tribunal Andino, por su parte, y en orden a aclarar ciertos aspectos del caso elevado a consulta prejudicial, se remite a los documentos allegados dentro del proceso y particularmente a los siguientes: 1. Demanda de la Compañía VARELA S.A. La compañía actora, por medio de mandante, centra su defensa en la confundibilidad entre los signos previamente registrados y el posteriormente solicitado, desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual.

“Desde el punto de vista ortográfico: la marca PUROSOL reproduce en su totalidad la marca de mi mandante. Además, la palabra PUROSOL aparece dividida en PURO y SOL, sobresaliendo el elemento PURO sobre la palabra SOL, tal y como se observa en la etiqueta de la marca. “En efecto el elemento SOL aparece escrito debajo de la palabra PURO, lo que le permite al consumidor recordar la marca especialmente por su primero elemento ortográfico: PURO.

Agrega que “desde el punto de vista conceptual, las marcas en conflicto son también semejantes ya que la marca PURO es producto de la imaginación de mi representada, y no tiene significado alguno para los productos de la Clase 3. La marca PUROSOL, al igual que la marca PURO, por si solo no tiene significado alguno que relacionen la marca con los productos que se distinguen con ello.

Por tanto el consumidor al recordarlas las relacionará entre sí, creándole de esta forma una confusión conceptual entre las marcas” Hace relación a que las dos marcas protegen los mismos productos, pese a que la marca PUROSOL, solo fue requerida para amparar “jabones, detergentes y dentríficos”, en tanto que la marca PURO, cubre todos los productos de la clase 03, esto es: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.” Al decir de la actora “esto demuestra que las marcas PURO y PUROSOL fueron registradas para el mismo producto y están dirigidas al mismo público consumidor y se comercializan en el mismo mercado.

Es claro que el jabón PUROSOL en el mercado causará confusión con el jabón PURO ampliamente conocido en el mercado colombiano” “…Por lo tanto, al público consumidor, se le creará la confusión directa e indirecta, tanto de los productos en sí mismos, como sobre su origen, ya que pensará que los productos PURO y PUROSOL, son el mismo, y también que aquellos que se distinguen con la marca PUROSOL forman parte de una nueva línea de productos de mi Representada, y los adquirirá confiando que éstos son fabricados por ella” 2.

Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio Al defender la legitimidad de la resolución impugnada la que ha sido emitida conforme a derecho, hace relación a los requisitos que debe reunir un signo como son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, acudiendo principalmente, a la Jurisprudencia de este Tribunal sobre el tema.

En lo que respecta a la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, aclara que no “existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas y por lo tanto, su coexistencia no conlleva a error al público consumidor”.. 3. Escrito presentado por la compañía Fábrica de Jabón La Corona S.A. de C.V. A fin de conocer el criterio de la compañía titular de la marca PUROSOL, se hará relación al escrito presentado fundamentando el recurso de Reposición y el subsidiario de apelación por parte de Fábrica de Jabón La Corona S.A. de C.V. Al objetar la resolución 14370, señala que no se tuvo en cuenta “que las marcas del observador son por naturaleza débiles por su alto grado de evocatividad, por lo que no pueden constituirse en un antecedente válido para el registro de otras marcas que evoquen el mismo o similares conceptos” (lo subrayado del texto original).

Comparando la connotación del término PURO con los productos de la clase 3, estos “artículos están relacionados con las labores que tienen como finalidad lograr en los objetos, estados de limpieza, aseo, pureza, pulcritud, descontaminación, etc.” (lo subrayado del texto original) Bajo ese concepto algunos de los productos de la clase tercera cumplen con la función de “DEPURAR” o “PURIFICAR”, “motivo por el cual expresiones que evoquen estos conceptos que se adopten para constituirse en marcas para identificar tales artículos, dan como resultado signos altamente evocativos", los cuales pueden ser registrados como marcas “siempre y cuando a ellas se sumen elementos adicionales que les confiera distintividad..” Añade que las marcas del observante resultan “evocativas en un grado máximo, y no podía en base de ellas negar el registro de PUROSOL + GRAFICA”.

Agrega que otras marcas cuya función constituye el aseo, utilizan expresiones como PUREZA, PURIFICAR, DEPURAR, ASI: EL BLANCO MAS PURO SIN DAÑAR LAS FIBRAS”, MAXIMA LIMPIEZA, MAXIMA PUREZA”, etc. Robustece su criterio, con la doctrina y cita a Jorge Otamendi (“Derecho de Marcas”, Buenos Aíres, página 184), quien señala: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario” Se ratifica que entre los signos en confrontación, existen diferencias de orden visual, por el tamaño de las letras, por el círculo, los colores, es decir el gráfico en general.

En tanto que la observante en la marca denominativa lleva las expresiones “CON CREMA DE LECHE HUMECTANTE NATURAL” y la mixta a más de la figura de una bandera contiene las palabras “PURO, DURO CON LA MUGRE, SUAVE CON SUS MANOS” Desde el punto de vista ortográfico, si bien coinciden los términos PURO, éste tiene una distintividad muy baja que no confiere derecho exclusivos.

Tampoco existe una confusión fonética pues la pronunciación de PUROSOL y PURO, son percibidos fonéticamente de manera diferente. Desde el campo ideológico, el contenido conceptual no es concordante. Indica que las marcas del observador han coexistido con otras marcas registradas de “distintos titulares en la misma clase tercera internacional, que presentan las mismas coincidencias” citando varios ejemplos, como PUREX, PURIFIC, PURE SILK, PURE BALANCE, LIGNE PURE, T PUR, UTRAPURE, ETC.

Si se han registrado tales marcas, sostiene, debería también registrarse PUROSOL, que contiene suficiente nivel de distintividad por los elementos adicionales que posee. Concluye expresando que en razón de que no se configura la causal de confusión, pues para ello es necesario que dicha similitud genere la posibilidad de inducir a error al público, procede la revocatoria de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias. Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario, como lo es, en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto y en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino, para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va interpretar son las siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

II. PUNTOS A TRATARSE EN ESTA INTERPRETACION - Requisitos para el registro de un signo como marca - La Confundibilidad - Criterios y Reglas para determinar la confundibilidad - Marcas Mixtas - Marcas denominativas compuestas o complejas - Examen de los signos frente a las reglas anteriores III. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Entendiendo que un signo marcario tiene como objeto esencial que los productos de un empresario puedan y deban distinguirse de otros de la competencia, es lógico y obvio concluir que ese signo para que cumpla esa labor diferenciadora e individualizadora, tiene que llevar intrínsecamente una distinción propia para que el público consumidor pueda diferenciarlo entre los productos en circulación. Si los signos se confunden entre si o el público se encuentra incapacitado de distinguirlos y el signo marcario al confundirse con los demás pierde su esenciabilidad de distintivo no podría tener la protección legal que la norma comunitaria le confiere.

La distintividad es la condición sine qua non para que un signo pueda ser objeto de registro. Signo que carece de la misma o se confunde con otros de diferentes titulares frente a los mismos o similares productos o servicios se encuentra en imposibilidad de acceder al registro. Dentro del Proceso 23-IP-98 (G.O. Nº 379 de 27 de octubre de 1998, marca TRIDIMENSIONAL “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACION Y COLORES”), al referirse a la distintividad el Tribunal expresó: “El análisis de distintividad de un signo debe hacerse desde una triple perspectiva: La primera, referida a otros signos respecto de los cuales terceras personas gocen de exclusividad en el uso, v. gr. a título de marca, o de nombre comercial, obviamente teniendo en cuenta el alcance de las facultades del titular, en especial las que surgen de las reglas de especialidad y territorialidad con sus respectivas excepciones.

Desde este punto de vista no podrá constituir marca un signo que en vez de diferenciarse de otro se confunde con él. La segunda, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar con el signo de que se trate. Dentro de esta segunda perspectiva se encuentran las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b), c), d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344.

Y, la tercera, analizando el signo en sí mismo considerado; desde éste último punto de vista, cabe el estudio de la causal consagrada en el literal f) del mismo artículo 82, según la cual no pueden acceder al registro los signos que “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”.

“Conforme a lo inmediatamente expuesto, se observa que la mayoría de las causas que impiden calificar a un signo como marca y, por tanto, otorgar sobre el mismo el derecho al uso exclusivo, o que imponen la declaración de nulidad del respectivo acto administrativo si ya se concedió dicha exclusividad, se encuentran edificadas armónicamente sobre el concepto esencial de distintividad.

Pero, de otra parte, la distintividad además de ser factor constitutivo de la marca, se erige como su principal función. En efecto, el sentido económico - práctico de las marcas consiste en servirle al consumidor como herramienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los bienes disponibles en el mercado, lo que repercute en beneficio de su titular, de manera que un signo que no logre individualizar los productos o servicios del empresario que lo usa frente a los homólogos de otro fabricante o comerciante, no cumple la función que el ordenamiento jurídico le ha reconocido y por la cual ha considerado que merece una especial protección. “La distintividad del signo, bien que se le mire en forma estática o dinámica, implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio.

Sobre el punto de la distintividad el Tribunal dentro del Proceso 17-IP-98 (marca “LA RUBIA”, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998) expresó: “…. Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen.

La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 29). “La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca.

Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor…” El artículo 81 ya transcrito al definir a la marca pone de relieve esta distintividad como requisito para el registro.

El propio artículo 81 hace relación a la perceptibilidad del signo. Si el consumidor tiene que diferenciar o distinguir un signo no lo podría realizar si el mismo fuera imperceptible por cualquiera de los sentidos. Si por la vista, el oído, el olfato o el tacto puede apreciarse el signo, es decir, palparse materialmente, deja de convertirse de inmaterial o ideal en un signo que se traduce en una contextura física capaz de ser aprehendido o receptado por los sentidos.

En el Proceso 23-IP-98, G.O. Nº 379 de 27 de octubre de 1998, sobre este requisito, El Tribunal, se pronunció en este sentido: “El signo, para ser considerado marca, debe tener la posibilidad intrínseca de ser percibido o captado por el consumidor, y la forma más corriente de hacerlo es a través de elementos objetivos y materiales que permitan visualizarlo.

Sin la posibilidad de perceptibilidad, un signo no tendría una exteriorización material lo que impediría conocer cual es la imagen, la forma o los elementos del signo y por ende la realización de su función. “Por regla general los signos marcarios se perciben por medio de la vista y el oído, este último las más de las veces en razón de la pronunciación que del mismo se hace, lo cual obedece a su estructura tradicional, pues normalmente se encuentran compuestos por denominaciones, con o sin intelección, gráficos, o conjuntos de palabras, gráficos y/o colores.

De allí la clasificación doctrinal de marcas denominativas, gráficas y mixtas…” La representación gráfica puede traducirse en la representación del signo a través de palabras, gráficos, colores, combinaciones de palabras, gráficos, etc. que permiten apreciar al signo y servir de medio de publicidad y de comparación con otros. Sin esta representación gráfica el consumidor o el público, tampoco podrían apreciar cuál es el signo que es materia de la comercialización de un producto ni tampoco conocer por medio de la publicidad registral, a que signo debe oponerse en defensa de sus posibles intereses.

IV. LA CONFUNDIBILIDAD Si el signo conlleva la distintividad o sea la capacidad de diferenciarse en los términos ya señalados, la confundibilidad con otro, sea por su estructura ortográfica, grafía, concepto o su pronunciación le hace desmerecedor de distintividad, la que puede conducir a la irregistrabilidad del signo, cuando entre signos y productos o servicios se confunden a tal punto que el público se induzca a un error en la adquisición del bien porque creyó adquirir un producto determinado, creyendo que está adquiriendo otro (confusión directa) o por la confusión indirecta, por la que “el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado” (Proceso 7-IP-98, G.O. Nº 349 de 19 de junio de 1998 Marca PALMA FRIT) Sobre este mismo punto, en el Proceso 26-IP-96, G.O. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997 marca SEFRITA), El Tribunal expresó: “ El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tiene marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo, productos o bienes que pueden llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios..” La confusión tiene que darse entre los signos considerados como elementos de comparación y los productos o servicios a los cuales va a cubrir o proteger.

De este modo si los signos se confunden sólo en su forma externa y no hace relación con los productos o servicios del signo semejante, bien podrían coexistir dentro de un mismo mercado. La comparación entre signos, a fin de determinar la confundibilidad marcaria o el “riesgo de confusión” debe presentarse si se trata de signos idénticos o semejantes frente a los mismos o iguales productos, similitud ésta, que no deviene de la clasificación de los productos en una determinada clase del nomenclator Internacional de Niza, sino por la conexión o competitividad que en el mercado origina los bienes y servicios, sin interesar a la clase de la que pertenecen.

Si bien entre dos signos puede haber identidad o una cierta semejanza, no por esa razón dejan de ser susceptibles de registrabilidad. La irregistrabilidad nace de las prohibiciones que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, entre otras, la genericidad, la decriptibilidad, o la utilización de denominaciones de uso común, la forma usual de los productos, etc., constituyendo la más común la confundibilidad de los signos con respecto a los bienes y servicios que con él se cubren o se protegen.

Si lo que se pretende es que el consumidor –sujeto beneficiario de la marca- pueda adquirir un bien o servicio sin caer en el error en cuanto a la adquisición del producto o del origen empresarial o sin pretender confundirse con otros signos o sin afectar a derechos de terceros, el signo que se intente registrar debe reunir como requisito esencial una distintividad propia, ya sea en su condición intrínseca frente a lo que va a proteger o cubrir o extrínseca frente a otros signos ya registrados o previamente solicitados.

Signos que produzcan ese error o no tengan el cuño distintivo necesario caerían en la prohibición contenida en el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344, que no permite el registro cuando los signos “sean idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Como ya ha manifestado el Tribunal, esa confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

(Proceso 32-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997 y Proceso 13-IP-98, G.O. Nº 338 de 11 de mayo de 1998, marca EL ROSAL). Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda “in dubio pro signo priori”. En el caso sub lite, los productos que cubren los dos signos, son los mismos, pese a que en el caso de la marca PUROSOL, se ha restringido a una parte de la clase 03, los que cubren también a los protegidos por la marca PURO.

La igualdad de los productos es un factor que acelera la confusión o incluye en ella. Por lo tanto los canales de distribución (centros comerciales, almacenes, etc.) son los mismos, hecho que en ocasiones induce a la confusión, considerando que en la actualidad los productos de la misma especie se colocan en forma contigua en las respectivas perchas.

V. CRITERIOS Y REGLAS PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD El administrador o el juez para decidir subjetivamente la posible confundibilidad, tiene que fundamentar su resolución en normas y reglas que sobre la confundibilidad ha planteado la doctrina y las ha recogido en numerosas sentencias este Tribunal. Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos: 01-IP-87, G.O. Nº 28, del 15 de febrero de 1987. marca “VOLVO”; 13-IP-98, G.O. Nº 338 de 11 de mayo de 1998, marca EL ROSAL y, 40-IP-99, marca “LAUREL”, G.O. Nº 428 de 26 de enero del 2000).

A parte de estas reglas de comparación marcaria el Tribunal ha considerado también otras que complementan las anteriores. En efecto: Los campos en los cuales puede producirse la similitud marcaria entre dos signos son el visual, el auditivo y el ideológico. De estos se desprende similitudes gráficas u ortográficas, fonéticas y conceptuales, partiendo siempre del concepto de que el signo debe ser analizado en su conjunto, sin desmembrarlo o desnaturalizándolo o fraccionándolo.

La confusión gráfica se genera por la identificación o similitud de las palabras, frases, vocales, la ubicación de las consonantes, los prefijos y sufijos, los añadidos que se introduzcan a la marca original, la acentuación de las sílabas, etc. La pronunciación semejante de los signos, provoca la confusión fonética de los términos. Lo que auditivamente impide al público diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiendo a lo mejor la misma voz sonora o el mismo sonido.

La similitud conceptual se origina por el semejante o parecido concepto o idea que los signos producen en la mente del consumidor, que aunque tengan diferente pronunciación o escritura se encadena en la misma concepción del signo, como podría suceder entre los supuestos signos de “Sembrio de trigo o “Trigal” No es necesario que la confusión se presente en todos estos campos, pues la existencia de la similitud en uno de ellos derivaría en la irregistrabilidad del signo posteriormente solicitado.

El signo, como se ha expresado, tiene la función de distinguirse de otro idéntico o similar frente a los productos o servicios que ampara o cubre, para evitar que el público se confunda o hierre en la adquisición de un bien. El consumidor es elemento de protección marcaria al que beneficia la distintividad y la ley le protege recayendo la prohibición sobre signos confundibles.

El consumidor medio, al que se lo toma como referencia confusionista, es decir, a aquel con una razonable capacidad de examen o precaución en la adquisición de productos, es el catalizador de dicha confusión. Si los productos, como en el caso presente, son de consumo masivo y su precio no es elevado, el riesgo de confusión puede ser más patente.

El examen, por esa razón, debe ser mas riguroso y estricto. (Proceso 9-IP-94 MARCA DIDA, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1994). VI. MARCAS MIXTAS A más de las marcas denominativas la doctrina distingue las marcas mixtas, es decir aquellas que se encuentran conformadas o estructuradas con una o más expresiones o denominaciones y uno o más elementos gráficos, así mismo simple o compuesto, que puede o no reflejar algún concepto o idea.

En las marcas mixtas, en primer término, es necesario reconocer cuál de los dos signos tiene mayor relevancia o connotación, esto es, la denominación o el gráfico. Si la palabra le imprime característica especial al signo, entonces procede la comparación con la marca denominativa. En tanto si en el signo mixto, el gráfico le imprime esa connotación distintiva, será este elemento el más característico no procediendo la comparación con la marca denominativa.

Sobre el tema esta sentencia acude a lo expresado dentro del mencionado Proceso 13-IP- 98: “En las marcas mixtas, esto es las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también es necesario examinar cuál es el elemento predominante o que sobresale, admitiendo la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio más eficaz que el usuario o consumidor pida o solicite la marca”.

“En esta clase o tipo de marcas “hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, pág. 240).

“No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota, como por ejemplo si dos marcas que tendrían la denominación "EL ÁRBOL", la mixta contendría una figura de un canguro y ésta fuera la expresión característica de la marca y el gráfico se constituya en el signo notablemente predominante sobre la denominación”.

“Si en el proceso comparativo de marcas denominativa y mixta, la resultante es que predomina o sobresale en la mixta la denominación, procede entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales atrás expuestas”. (Ver Proceso 55-IP-99, G.O. Nº 539 de 28 de febrero 2000, marca FARLIN y Proceso 10-IP-98 marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta), G.O. Nº 394 de 15 de diciembre de 1998).

VII. MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS O COMPLEJAS En el caso materia de esta interpretación, los signos en estudio son PURO (denominativa) y PURO (mixta) frente a PURO SOL. Las marcas constituidas por una o varias expresiones o palabras esto es, las marcas compuestas o complejas, pueden estar representadas por términos genéricos, de uso común o usual o términos descriptivos o palabras de fantasía o caprichosas, sustantivos o adjetivos, etc. en las cuales es preciso, a fin de llegar a una conclusión sobre la confundibilidad, determinar cuál es la palabra o expresión que tiene la mayor fuerza expresiva o le da caracterización especial al signo a fin de imprimirle distintividad.

Signos genéricos o de uso común referente a los productos o servicios, pueden ser registrables siempre que entre ellos haya esa capacidad o condición distintiva. Señalizado en cada signo confrontado ese vocablo que le da distinción se debe proceder a dicha comparación, sin que esto signifique una mutilización o división del signo. En el Proceso 21-IP-98, G.O. Nº 398 de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) ), al respecto se dijo: “En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.

De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”, o cual es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo. “Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España “En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto ”.

(“Separata de la Revista General de Derecho, Pág. 11157, Nº 648, Valencia)” La misma autoridad jurisdiccional española, en sentencia de 13 de julio de 1993, manifestó: “Segundo.- Como tiene dicho reiteradamente y de manera constante, esta Sala que ahora enjuicia, la determinación de la confusión que pueden generar las denominaciones o signos incluidos en las marcas solicitadas, con relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que éstos, por tal causa, tengan una mayor retención en sus mentes que les haga recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como perteneciente a la marca en cuestión. (“Separata Pág. 7052.

Nº 621)” Acompañando a la marca y como parte de la etiqueta no existe impedimento que se agreguen expresiones referentes a la aptitud o ciertas características del producto, términos que no podrían ser registrados como marcas por su genericidad o absoluta descriptibilidad. Lo que no será posible es añadir frases con el objeto de engañar al público consumidor.

(Proceso 12-IP-96, marca MARGARINA EXCLUSIVA, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) La marca PURO, no describe ni representa el género del producto ni evoca indirectamente al producto que puede ser identificado por el consumidor a través de un proceso deductivo para constituirse en marcas evocativas. Estas marcas evocativas son llamadas doctrinariamente “débiles”, sin que su titular pudiera oponerse o impedir el registro de otra similar, la que llevando el mismo vocablo, añada otro que permita “en su conjunto tener una fuerza expresiva y distintiva necesaria y suficiente para que las dos marcas coexistan en el comercio” (Proceso 4-IP-96, G.O. Nº 344 de ayo de 1998 de 28 de Mayo de 1998, marca BRILLOWAX”).

La doctrina señala como marcas evocativas Nescafé para café, Choco Milk para una bebida de chocolate, Veloz para bicicletas (Proceso 4-IP-95, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997 marca GRANOLATEJ). En tanto que el término PURO, no evoca ninguna característica de los productos que la marca protege ni se refiere indirectamente al mismo, pues a nadie se le podría ocurrir entender que con ese signo se está refiriendo a detergentes, jabones, etc.

Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad. Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del articulo 82 de la Decisión 344.

De esto no puede desprenderse que la marca registrada con un prefijo común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no puede ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa. VIII. EXAMEN DE LOS SIGNOS FRENTE A LAS REGLAS ANTERIORES En la comparación de los signos enfrentados, a la marca PURO, originalmente registrada, se ha añadido la expresión “SOL” para proceder al segundo registro.

Aplicando lo expresado anteriormente, y de acuerdo con las reglas enunciadas, el Tribunal consultante deberá decidir, en primer lugar en la marca compuesta PUROSOL, cuál de los términos tiene mayor relevancia para producir la distintividad que el signo requiere para subsistir como marca, es decir, cuál es la palabra relevante que le impone esa distintividad.

Si el resultado de ese análisis se desprende que es PURO, la confundibilidad es manifiesta. Si se supone que es SOL, de todos modos habría que llegar a la conclusión que si ese término le genera o no distintividad evitando así la confusión con el primeramente registrado, considerando además, que en caso de duda se aplicará el principio que favorece a la marca ya registrada.

(“in dubio pro signo priori”) El Tribunal Consultante, además y con lo expuesto anteriormente, examinará si no se produce una confusión indirecta entre los dos signos, es decir, si el público no incurrirá en error al creer que los productos designados con la marca posteriormente solicitada (PUROSOL), no tienen un mismo origen empresarial o provienen de un mismo empresario, confusión que conduciría a la irregistrabilidad del signo posteriormente solicitado.

Examen que se conducirá bajo las reglas examinadas dentro de esta sentencia, es decir, dentro de un analísis comparativo global de los signos, apreciando más las semejanzas que las diferencias y con un método sucesivo de comparación entre los signos, tomando en consideración la clase de productos que las dos marcas cubren y el consumidor medio adquirente de los mismo, analizando que en la marca PUROSOL, ésta expresión predomina sobre el gráfico.

La marca PUROSOL, ha sido registrada para ser usada en una sola palabra y no en su división. La marca debe ser utilizada en la forma como se registra. El uso indebido de una marca puede ser motivo de una acción para que una persona interesada pueda anteponer la acción respectiva. Con las consideraciones antes indicadas, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

El artículo 81 de la Decisión 344 destaca a la distintividad como elemento esencial para que un signo sea registrado como marca, característica que permite diferenciar los productos de una persona o empresa de los bienes idénticos o similares de otra, permitiendo de este modo, que el consumidor los distinga, así como también distinga la fuente empresarial. 2.

El efecto directo de la confusión como impedimento de registro puede llevar al público a error en cuanto a los dos signos, e indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor. En cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá facultad de impedir que en el comercio se amparen con ese mismo signo productos o bienes, que pueden llegar a confundirse con los suyos. 3.

La confusión entre signos y productos similares o idénticos impide el registro marcario, situación que será determinada por el examinador con base de su criterio subjetivo pero en todo caso ajustándose a las reglas que en esta sentencia se han detallado. 4. En las marcas mixtas se señalará previamente cuál de los elementos marcarios es el predominante y correspondiendo tal asignación a la denominación procede la comparación con otra marca nominativa. 5.

Por regla general, en una marca gráfica la palabra es el elemento de que se vale el consumidor para solicitar el producto protegido por la marca. 6. El signo complejo o compuesto será analizado en su globalidad, estableciendo, a fin de realizar la comparación marcaria, cuál es la palabra que tiene la impresión dominante o sobresaliente que imprime distintividad al signo compuesto, frente al resto de las otras expresiones que conforman el conjunto marcario. 7.

La palabra que se ha añadido a una marca anteriormente registrada, debe tener una fuerza distintiva suficiente para que pueda ser registrada como marca y no se produzca la confusión. 8. El titular de una marca con un prefijo común no puede impedir que un tercero utilice ese vocablo para constituir su marca, la que deberá tener la distintividad suficiente con la primeramente registrada. 9.

El consumidor medio es elemento necesario que prejuzga la confusión o no entre dos marcas, y si los productos que cubren las marcas son de consumo masivo y de un valor no elevado el riesgo de confusión es más acentuado y posible. 10. La marca debe ser utilizada en la forma como se registra. El uso indebido de una marca puede ser motivo de una acción para que la persona interesada pueda interponer la acción respectiva El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso Nº 6011, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese la presente sentencia al Juez consultante mediante copia selladada y certificada. Remítase igualmente, copia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO