Año XVII - Número 690 Lima, 23 de julio del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 77-IP-2000.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafos a) y e), 83 párrafos a) y d), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del párrafo f) del artículo 83 ibidem.

Caso: marca “PURO VARELA”. (Proceso interno No. 4738-98-WM) ) Proceso 22-IP-2001.- Interpretación prejudicial del artículo 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: ERA FRANCHISE SYSTEMS INC. Marca: “ERA”.

(Proceso interno correspondiente al expediente No. 5912) Proceso 37-IP-2001.- Interpretación prejudicial de los artículos 12, 13, 14, 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora: DALMINE S.P.A. Patente: “ACERO INOXIDABLE”.

Proceso interno Nº 6242 Proceso 69-IP-2000.- Interpretación prejudicial del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo; e interpretación de oficio de los artículos 104, 105 y 128 ibidem. Caso: acción de nulidad de la resolución interna 0968, proferida por la empresa de capital público ECOSALUD S.A. Proceso interno correspondiente al expediente N° 5676 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 77-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafos a) y e), 83 párrafos a) y d), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del párrafo f) del artículo 83 ibidem.

Caso: marca “PURO VARELA”. (Proceso interno No. 4738-98-WM) ). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 13 de junio de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente Dr. Víctor Terán Martínez ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 23/07/2001 2.32 Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno; minación solicitada en registro, por cuanto, en su opinión, las marcas en controversia son semejantes entre sí y susceptibles de producir engaño y confusión en el público consumidor.

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y, Vistas en su conjunto y siguiendo las reglas unánimemente aceptadas por la doctrina para la comparación de marcas, se concluye que entre “PURO”, de Jabonería Nacional S.A., y “PURO VARELA”, de Varela S.A., no existe similitud gráfica-visual ni fonético-auditiva, ello en razón de que entre las marcas en disputa existe distinto número de componentes.

Además, en el Ecuador están registradas y coexisten en el mercado otras marcas que tienen como parte integrante la denominación “puro”. Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad VARELA S.A., por intermedio de su apoderado, Dr. José Rafael Bustamante, “en recurso de plena jurisdicción o subjetivo”, impugna la resolución No. 0961362 del 29 de octubre de 1997, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, dentro del trámite de registro de la denominación “PURO VARELA”.

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. a) Hechos El 12 de junio de 1995 la sociedad VARELA S.A., presentó solicitud de registro de la denominación “PURO VARELA” para proteger todos los productos comprendidos en la Clase Internacional 03 (a saber: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

Posteriormente la sociedad JABONERIA NACIONAL S.A., a través de apoderado, presentó observaciones a la referida solicitud, fundamentándolas principalmente en el registro No. 2615 de su marca “PURO” del 31 de octubre de 1991, que protege asimismo todos los productos comprendidos en la Clase Internacional 03. b) Argumentos de la demanda Según el resumen contenido en la consulta, complementado por este Tribunal, dichos argumentos tienen que ver con lo siguiente: La marca “PURO VARELA” es suficientemente distintiva y cumple con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 344; fue solicitada en Ecuador invocando el derecho preferente que posee Varela S.A. con base en su registro anterior en Colombia; además, es parte integrante del nombre de la empresa y de su propietario, y, finalmente, la marca “PURO” también la tiene Varela S.A. registrada en Perú, Venezuela, y en Colombia incluso desde hace ya muchos años, antes de que la sociedad Jabonería Nacional S.A. la registrara en el Ecuador, por lo que es además, alega, una marca notoria. c) Contestación a la demanda En ella, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, se excepciona en la siguiente forma: Con fundamento en el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicita previamente la interpretación prejudicial de los artículos 82, párrafos a) y e), y 96 de la Decisión 344.

Por lo cual, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta. d) Intervención de terceros Mediante resolución No. 0961362 del 29 de octubre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro de la deno- Por su parte, la sociedad JABONERÍA NACIONAL S.A. beneficiaria del acto recurrido, GACETA OFICIAL defiende —por vía de coadyuvancia a la administración recurrida—la legalidad de éste, fundamentándose principalmente, en el registro a su favor, No. 2615 del 31 de octubre de 1991, de la marca “PURO”.

A tales efectos, expresa textualmente: “la resolución ahora impugnada estuvo válida y legalmente fundamentada, por lo que efectivamente no procedía el registro de la marca solicitada por la hoy actora. En cuanto a la afirmación de la actora sobre su supuesto derecho preferente de registro, no es verdadera, ya que la Decisión en que se fundamenta no estaba vigente para regular los asuntos relativos a la propiedad industrial.

Finalmente, se alega el hecho de que VARELA S.A. ni persona alguna distinta de esa compañía, tiene registrada en el Ecuador otra marca de fábrica PURO, distinta de Jabonería Nacional S.A.”. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, y que fueron señaladas por el consultante a tal fin, es el respectivamente siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“( ) “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; “(…)”. 23/07/2001 3.32 “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; “( ) “f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente;

“( )”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o GACETA OFICIAL denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Finalmente, con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino de Justicia que los temas cuya interpretación suscita las normas transcritas, son los siguientes: I. LA CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS Ante el juez nacional consultante se ha planteado, en efecto la nulidad de la resolución No. 0961362 del 29 de octubre de 1997, en la que fueron acogidas las observaciones presentadas por Jabonería Nacional S.A., y se negó el registro de marca “PURO VARELA”, solicitado por la ahora actora.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino observa que la determinación de la confundibilidad responde a una decisión de la administración o, en su caso, del juzgador, no exenta aquella de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados especialmente a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, el cual puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza, por lo cual, es necesario examinar seguidamente los siguientes precisos puntos: a) La similitud ideológica, que pudiere producirse entre signos que evocan la misma o similares ideas.

Al respecto, señala el profesor OTAMENDI, que dicha similitud es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una co- 23/07/2001 4.32 mún procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc ”.

(Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, editorial Abeldo Perrot, Buenos Aires, página 152). Todo lo cual ha sido reiteradamente acogido por incesante jurisprudencia de este Tribunal Andino; b) La similitud ortográfica cuenta también, y se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; c) La similitud fonética que se da, asimismo, entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Para el caso concreto, el examinador —juez consultante—, al analizar los anteriores puntos respecto de las marcas en conflicto, “PURO VARELA” y “PURO”, deberá tomar igualmente en cuenta las siguientes: II.

REGLAS PARA EFECTUAR EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y CONFUNDIBILIDAD Las aplicables al presente caso, observa el Tribunal de Justicia Andino, tienen que ver concretamente con los siguientes puntos, amplia, minuciosa, y reiteradamente puestos de relieve por su jurisprudencia: 1. La denominación solicitada en registro ha de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, desde la totalidad de los elementos que la integran, sin descomponer, y menos aún, sin alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(FERNADEZ-NOVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, Edit. Montecorvo S.A., Madrid-España, 1984, pág. 215). GACETA OFICIAL 2. El examen de registrabilidad debe así mismo ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, que tampoco realiza el consumidor. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor BREUER MORENO, la similitud general entre dos marcas se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. En la comparación de las marcas en el plano fonético, el criterio generalmente aceptado, por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en ella el examinador debe i“nspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”, siendo los criterios utilizados en este análisis los siguientes: l El relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas; y, dentro de este primer punto el examinador deberá observar la posición de la sílaba tónica así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y apreciar, asimismo, la igualdad del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. l Habrá de considerarse también la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, dado que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza, dado que esa sucesión asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

(FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 206). l Al comparar las marcas, ha de tomarse en cuenta además la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos suficiente para determinar la confusión, la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca la suficiente carga diferencial que le proporcione la distintividad suficiente 23/07/2001 5.32 para ser registrada.

Todo lo anteriormente expuesto, ha sido desarrollado por este Órgano Comunitario en la sentencia de interpretación prejudicial 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995, correspondiente al caso “DIDA”, publicada en la G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995. Y, recientemente en la 56-IP-2000 del 06 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”.

Corresponde en consecuencia al consultante determinar, con base en los criterios precedentemente expuestos, si efectivamente existe confundibilidad entre “PURO VARELA” solicitada, y “PURO” ya registrada. III. UTILIZACIÓN DE NOMBRES PROPIOS De conformidad con el párrafo f) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables los signos que “consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente”.

La citada disposición, como se desprende de su texto, sólo opera respecto de personas naturales y por lo tanto, en manera alguna es aplicable en relación con personas jurídicas, morales o ficticias. La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato.

Es evidente, por otra parte, que existen disposiciones dentro del mismo cuerpo normativo hoy interpretado, que protegen al nombre comercial perteneciente a personas morales, caso en el cual no podría hablarse del nombre propio de una persona natural, sino de la razón social o del nombre comercial de una persona jurídica. Acorde con lo señalado por la norma interpretada, reconocida doctrina ha justificado la prohibición de registrar nombres propios de perso- GACETA OFICIAL nas naturales.

Expresa al respecto el autor Manuel PACHÓN: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos. Por nombre propio se entiende ‘el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia’.

“A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcario colombiano, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”. (Manuel PACHÓN MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, página 96).

Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto a la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: “ tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido?. ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.

Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como ‘Lindbergh, Reuteman o Vilas’, no son comparables a ‘Pérez, González o Díaz’.

En una palabra nadie tiene porque utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es 23/07/2001 6.32 atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca ‘Churchill’ dijo: ‘Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.

(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, página 96). Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.

IV. MARCAS DÉBILES Al distinguir una denominación por medio del lenguaje común que se utilice para identificar una determinada clase de productos dentro del mercado, aquella puede derivar en una marca genérica, caso omiso de su origen etimológico. Estas marcas que poseen una raíz genérica o partículas de uso común suelen ser consideradas por la doctrina como marcas débiles.

Se las conoce también como signos de banalización o dilución, ya que han pasado por un proceso gradual en el que se registran en el mercado marcas compuestas por una raíz común y una desinencia. En estas circunstancias, no sería oponible una marca a otra compuesta por raíces idénticas pero con desinencias distintas. (Ver sentencia de interpretación prejudicial del 21 de febrero de 1997, dentro del caso 16-IP96, correspondiente a la marca “FRITOLAY”, en G.O.A.C. No. 265 del 16 de mayo de 1997, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo V, p.322).

Al respecto, el profesor OTAMENDI pone de manifiesto las limitaciones del título de una marca débil, debido a que “ el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesa- GACETA OFICIAL rio.” Lo anterior —según expresa el referido autor— tendrá necesariamente efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por lo que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y el correspondiente cotejo entre las marcas que los contengan debe ser efectuado con criterio benévolo.

(Ob.cit., páginas 183 y s.s.). Por lo tanto, será la jurisdicción consultante la que deberá aplicar el criterio expuesto para determinar si la denominación “PURO” es —a los fines de la identificación de los productos de la clase 03— común o usual, y específicamente si constituye un signo de banalización o dilución con respecto a los productos que protege, y deberá determinar también, si llega a ser catalogado como una raíz común, en cuyo caso, habrá de estar acompañado dicho signo por una desinencia distinta.

V. MARCA NOTORIA Se aboca este Tribunal al estudio del tema, en razón de que en el escrito de demanda se señala que “la marca ‘PURO’ de propiedad de VARELA S.A. es famosa y notoria en la República de Colombia”, por lo que considera conveniente el órgano judicial de la Comunidad Andina, recordar respecto de la marca notoria, jurisprudencia sentada por el Tribunal al respecto. a) Concepto Para el tratadista Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A:, Madrid, 1984, pág. 32).

Este Tribunal ha acogido un concepto sobre la marca notoria, conforme al cual se la caracteriza como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

(Sentencia del 29 de agosto de 1997, emitida en la interpretación prejudicial No. 07IP-96, caso “REMAVENCA”). 23/07/2001 7.32 b) Antecedentes para que una marca sea calificada como notoria Dos aspectos —que autorizada doctrina ha rescatado al respecto— son: el uso intenso de la marca, traducido en la difusión de la misma entre el público consumidor; y que a los productos o servicios que ella ampara se les atribuya, y la sigan manteniendo, fama derivada de la calidad de los mismos ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca si los productos o servicios por ella protegidos no satisfacen las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

(José Manuel OTERO LASTRES, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito–Ecuador, 1996). En consecuencia, la difusión en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ellas se hiciere, y el prestigio adquirido por la marca, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que de esta manera el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. c) Extensión del conocimiento de la marca notoria Asimismo el Tribunal ha manifestado claramente que la marca notoria es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad, es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. En cuanto a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, basta que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto (Interpretación Prejudicial correspondiente a la interpretación prejudicial 01-IP-87, caso marca “VOLVO”, del 3 de diciembre de 1987, G.O.A.C. No. 28 del 15 de febrero de 1998, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo I, págs. 114 y 115).

GACETA OFICIAL De la misma manera ha expresado el profesor OTERO LASTRES que “ el uso intenso de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, a través de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de consumidores.

Puede ocurrir que dicha extensión se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos frente a las marcas mundialmente conocidas o marcas renombradas”.

(Destacado de la presente sentencia). d) Prueba de la marca notoria Recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la jurisprudencia del Tribunal Andino lo siguiente: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas —usuarios o consumidores de la marca— podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

“Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

“Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento 23/07/2001 8.32 por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental” (Interpretación prejudicial 08-IP-95, caso marca “LISTER”, del 30 de agosto de 1996, G.O.A.C. No. 231 de octubre 17 de 1996, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pág. 307 y ss.).

Para justificar la existencia de la marca notoria, la prueba encuentra su razón de ser en el hecho de que la notoriedad surge de acciones realizadas por el titular de la marca (mediante publicidad, ventas, inversión, público consumidor) que, sumadas, dan lugar al nacimiento de la notoriedad, muchas de las cuales inclusive pueden ser desconocidas por la autoridad administrativa o judicial, y justamente es con la prueba como se pretende convencer de que la marca de la que se alega la característica de notoria tiene condiciones exteriores que no son las que rodean a una marca ordinaria o común. e) Momento en que la marca notoria debe obtener tal calidad La notoriedad de una marca, como así lo ha expresado el Tribunal en varias de su sentencias, conserva la dinámica propia de lo que constituye el comercio de bienes y servicios.

En efecto: “Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o, inversamente, lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro. La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344”.

(Interpretación prejudicial 20-IP-97 del 13 de GACETA OFICIAL febrero de 1998, caso: “MANOLITA”, G.O.A.C. No. 332 del 30 de marzo de 1998). Pero resulta conveniente advertir que el sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que, según se ha expresado, esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro, o en el ámbito judicial.

Por lo tanto, el hecho de que la marca fue o es notoria, no ha de establecerse por la fecha de la interposición de la demanda de nulidad de la resolución de registro de la marca cuestionada, sino para el momento en que fue solicitada y tramitada. VI. OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO Debido a la interpretación solicitada del artículo 95 de la Decisión 344, es necesario desarrollar lo referente al momento y procedimientos para efectuar las correspondientes observaciones al registro marcario.

El Tribunal ha esclarecido, con arreglo a la normativa comunitaria aplicable al presente caso, el siguiente procedimiento para efectuar las respectivas observaciones al registro de un marca: Admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que “ dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma Oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. (Destacado de la presente sentencia).

De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibidem dispone en efecto, textualmente, que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional compe- 23/07/2001 9.32 tente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”.

Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario. La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de proceder al respecto, conforme a la normativa comunitaria.

En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo expresó la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional. Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinarlas necesaria y sucesivamente.

De todo lo expuesto en los párrafos precedentes respecto del caso concreto, corresponde en resumen a la jurisdicción consultante, determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente, se ajustó con rigor a las exigencias de la norma comunitaria relativas al registro de marcas. De donde EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder de oficio, tal como lo ha hecho en el presente caso, a la interpretación de las que considere relevantes en la solución del caso concreto que se debate ante el juez nacional.

Todo ello en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. GACETA OFICIAL 2º Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y también respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 4° La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente deben tenerse en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 5º No son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos.

La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, se radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o, sujetos de la caricatura o del retrato. Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 6° Las marcas débiles, es decir aquellas compuestas por una raíz común y una desinencia distinta, constituyen un signo de banalización o dilución. Para ser considerada como tales, la marca, a más de ser genérica para la determinada clase de productos que identifica, deberá además pertenecer al lenguaje común Es fundamental el hecho de que si la marca es débil y por lo tanto constituye una raíz común para 23/07/2001 10.32 cualquier producto que pretenda amparar, deberá tener una desinencia distinta, hasta el punto de diferenciarla de cualquier otra. 7º Para que una marca pueda ser considerada como notoria, además de su registro en uno o varios países, se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca; y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el país en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero.

El hecho de la notoriedad de la marca se remontará al momento de la presentación de la solicitud de registro de la misma, y quien la alega deberá probarlo. 8° Durante el examen de registro de la marca, un tercero interesado podrá efectuar oportunamente y en la forma establecida por el ordenamiento comunitario, ya detallada en la presente interpretación, y en fundamento en una marca anteriormente registrada, cualquier y toda observación a dicho registro.

Sin embargo, será la entidad nacional competente para concederlo o negarlo, la que, incluso de oficio, definirá si se produce o no el riesgo de confusión o engaño que induzca a error al público consumidor. El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada de la misma, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO GACETA OFICIAL Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel 23/07/2001 11.32 copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 22-IP-2001 Interpretación prejudicial del artículo 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ERA FRANCHISE SYSTEMS INC. Marca: “ERA”. (Proceso interno correspondiente al expediente No. 5912). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 13 de junio de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El artículo 32 de su Tratado de Creación, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino;

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por intermedio de la Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero; El auto de fecha 4 de abril del año en curso, que admitió a trámite la referida solicitud; y, Que los hechos, argumentos y pretensiones de las partes, relevantes para proceder a la presente interpretación, son los siguientes: Industria y Comercio expidió la resolución No. 21532, por medio de la cual niega de oficio la solicitud de registro de la referida marca, al considerar que ella se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Contra la mencionada resolución, fue interpuesto recurso de reposición y en subsidio el de apelación, resueltos posteriormente mediante las resoluciones Nos. 03195 del 25 de febrero de 1999 y 12572 del 30 de junio de 1999, respectivamente, confirmatorias en todas sus partes, de la N° 21532. b) Fundamento de la demanda La sociedad actora solicita de la jurisdicción consultante, según resumen contenido en la consulta y de lo que se desprende del texto de la demanda, que declare la nulidad de las resoluciones Nos. 21532, 03195 y 12572, en razón de lo siguiente: La Sociedad ERA FRANCHISE SYSTEMS INC., a través de apoderado, solicitó el registro de la denominación “ERA mixta” como marca, para distinguir determinados servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 36 (s eguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios).

Los actos acusados son ilegales, toda vez que violan, en razón de la indebida aplicación, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344. En efecto, el error de la Administración consistió en concluir que la marca mixta solicitada, consiste en un signo confundiblemente semejante con la marca “ERA AZUL”, previamente registrada por la sociedad LA NUEVA ERA AZUL LIMITADA.

El 29 de diciembre de 1998 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Tal error se origina en el hecho de no haber considerado la administración recurrida que la a) Hechos GACETA OFICIAL 23/07/2001 12.32 solicitada es una denominación “mixta”, en donde el elemento gráfico de la misma juega un papel importante, precisamente el que le otorga distintividad al conjunto marcario.

En cambio, la marca previamente registrada, “ERA AZUL”, es “denominativa” y además “compuesta”, todo lo cual la diferencia aún más de la ahora solicitada. confusión directa e indirecta, debido a que éstos creerían que el producto tiene el mismo origen. Tampoco las resoluciones recurridas tomaron en cuenta que las marcas en conflicto distinguen servicios diferentes, a pesar de que se encuentran comprendidos en la misma clase.

En efecto, la marca solicitada “ERA mixta”, únicamente pretende distinguir servicios de manejo de propiedades, de corretaje de bienes inmuebles, de hipotecas y asesoría a terceros para obtener títulos de seguros y financiación, en tanto que la marca “ERA AZUL” se registró para cubrir todos los servicios comprendidos también en la clase 36 internacional, los cuales van dirigidos a toda clase de consumidores.

En efecto, si bien la marca solicitada es mixta, en ella predomina el elemento denominativo ERA y es a través de él, que el consumidor identifica el servicio en el mercado; dicho término reproduce en su integridad una de las partes esenciales de la marca registrada ERA AZUL, es decir, ERA, por lo tanto el consumidor podría asumir que se trata de marcas pertenecientes a la misma persona, y que por ende los servicios identificados con ellas gozan de las mismas características.

Finalmente, considera que la denominación por ella solicitada, es una marca reconocida mundialmente en el ámbito del negocio inmobiliario, que posee un sistema de franquicias a nivel mundial y por lo tanto, goza de reconocida reputación en el mercado de servicios. c) Fundamento de la contestación La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 9822.226, relativo a la solicitud de registro de la marca “ERA”, se concluye en forma clara y precisa que ella, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa del administrado.

Señala que al haberse efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “ERA mixta” solicitada por ERA FRANCHISE SYSTEMS INC., frente a la marca “ERA AZUL” —cuyo titular es la sociedad LA NUEVA ERA AZUL LIMITADA— de la clase 36, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por tanto, de coexistir en el mercado conllevarían al público consumidor a error, existiendo la posibilidad de d) Finalmente, el Tribunal Andino se permite resumir igualmente los argumentos expuestos en el texto de la última de las resoluciones impugnadas, la N°12572, según la cual: En cuanto a la diferencia de servicios que identifican una y otra marca, ese criterio supuestamente distintivo no es compartido por la Superintendencia autora del acto, ya que la marca registrada “ERA AZUL” distingue los servicios de seguros y finanzas, dentro de los cuales se encuentran algunos de los que se pretenden identificar con la marca cuyo registro se solicita y también otros que tienen relación con éstos, como la asesoría para obtener títulos de seguros y la financiación de bienes inmuebles.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Norma cuya interpretación se solicita Decisión 344 “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( )”. GACETA OFICIAL Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal que los temas pertinentes a tratar en el presente caso son los siguientes: La confundibilidad marcaria Ante el juez nacional consultante se ha planteado la nulidad de las resoluciones Nos. 21532, 03195 y 12572, las cuales han sido unánimes en negar el registro de la marca “ERA mixta”, con fundamento en el razonamiento de que tal denominación es confundible con la marca previamente registrada “ERA AZUL” y, sería imposible la coexistencia en el mercado de ambos signos. En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de la confundibilidad, la cual, según el profesor José MASSAGER FUENTES “viene a ser un concepto jurídico indeterminado, en cuya ponderación o apreciación ocupa lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética; a partir de los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(SECCIÓN DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL N° 648, Valencia- España, 1998). También es necesario diferenciar en el presente caso, los términos “semejanza” e “identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. Véase al respecto la Interpretación Prejudicial emitida dentro del proceso 02-IP-94 del 04 de julio de 1994, caso marca “NOEL”, publicada en la G.O.A.C. No. 163 del 12 de septiembre del mismo año. Con fundamento en lo expuesto, es importante señalar que la prohibición a la que se refiere el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 requiere que entre las marcas en conflicto se presente una confundibilidad que no permita la diferenciación, lo que evidentemente provoca 23/07/2001 13.32 el denominado riesgo de confusión, impidiendo de esta manera la clara distinción de las marcas.

La necesidad de evitar dicho riesgo aconseja la irregistrabilidad de la que pueda producir confusión con otra ya registrada previamente para la misma especie de productos o servicios. Por tanto, el juez consultante, al entrar en el análisis del caso, deberá tomar en cuenta si entre las marcas en conflicto, “ERA” y “ERA AZUL”, existe: a) Similitud ideológica, la que puede producirse entre signos que evocan la misma o similares ideas.

Al respecto, señala el profesor OTAMENDI, que dicha similitud “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es -insiste- la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. (D ERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo- Perrot, Buenos Aires, página 152); b) Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; c) Similitud fonética, susceptible de producirse entre signos con una pronunciación similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, por ejemplo. Sin embargo, deben ser tomadas en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Además de lo ya señalado, y en referencia al caso concreto, este Tribunal considera que también resulta necesario examinar lo siguiente: Marcas denominativas y mixtas Del análisis de las denominaciones confrontadas se desprende que resulta necesario para dilucidar mejor el riesgo de confusión que podría existir entre la previamente registrada, “ERA AZUL”, y aquella cuyo registro se solicita, “ERA”, determinar el tipo de marca al que cada una de ellas pertenece, es decir, si se trata de marcas denominativas o mixtas: GACETA OFICIAL a) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

La marca es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competitivo y, como tal, cumple una función individualizadora. Entre los productos del mismo género o clasificación, ella permite al empresario identificar como suyo el producto o servicio que presta, y al consumidor exigir e identificar el producto o servicio que conoce, busca o prefiere según la marca.

A su vez, este tipo de marcas denominativas se subdividen en, por un lado, las sugestivas —que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y, por el otro, las arbitrarias —que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar—, debiendo la Alta Jurisdicción consultante determinar a cual de estas dos ultimas categorías corresponden las marcas en conflicto. b) Marcas mixtas, compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de marcas hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo dentro del conjunto marcario prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. A fin de llegar a tal determinación —lo afirma el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA— “en el análisis de las marcas hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que la marca suscita en el consumidor ”; debiendo esforzarse por tanto el examinador, por encontrar esa dimensión, es decir, “la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

(FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS, editorial Montecorvo S.A., Madrid- España, 1984, p. 237 a 239). Criterios, por lo demás, recogidos, entre otras, en la sentencia de interpretación prejudicial proferida por este Tribunal Andino en el caso 31-IP-2000 del 01 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “AMERICAN BRANDS mixta”, publicada en la 23/07/2001 14.32 G.O.A.C No. 602 del 21 de los mismos mes y año. A partir de tal determinación se puede proceder a comparar la marca cuyo registro fue negado, “ERA” (mixta), con la marca registrada “ERA AZUL”.

Si ésta, a su vez, es también mixta, habrá que determinar asimismo su dimensión característica, para que en una segunda fase del análisis marcario, en la que el examinador pasa a confrontar las marcas contrapuestas, determinar si existe en definitiva el denominado “riesgo de confusión”. De igual manera, en lo referente al caso concreto, la situación que en definitiva le corresponde precisar al juez nacional consultante, tiene que ver con la dimensión característica que tiene la marca mixta “ERA”, estableciendo cual de sus componentes —el elemento denominativo o el gráfico— es el que da más importancia y caracteriza finalmente a la denominación solicitada.

Para ello, será útil identificar en razón de cual de esos dos elementos, el público consumidor puede solicitar el producto o servicio identificado por la marca: si a través de la denominación que el signo tiene, o del nombre que evoca el elemento figurativo. Finalmente, en la hipótesis de que el elemento gráfico sea el predominante, habrá que determinar además la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 240). Adicionalmente, y para lograr determinar de manera más exacta la posible confusión, a más de los criterios precedentemente expuestos, se deberá tener muy en cuenta las Reglas para efectuar el examen de registrabilidad y confundibilidad, Creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia de este Tribunal, se encuentran referidas a: GACETA OFICIAL 1.

Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las confrontadas, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (FERNADEZ-NOVOA, ob.

Cit., p. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas. 2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman —denominativo o gráfico— es el característico.

Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá continuarse con el examen del caso a la luz de las reglas subsiguientes. 3. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea. 23/07/2001 15.32 sual inmediato de las mismas”.

Siendo empleados para la aplicación de esta regla los siguientes criterios: * El referido al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, y, dentro de este primer punto el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. * Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

(FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 206). * Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta, además, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante —para determinar la confusión— la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca suficiente carga diferencial para lograr la distintividad necesaria a los fines de su registro. 4.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan. Los anteriores criterios han sido expuestos recientemente en la sentencia 56-IP-2000 del 06 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”, publicada en la G.O.A.C No. 602 del 21 de los mismos mes y año. 5.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 6. La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto vi- Con base en todo lo anteriormente expuesto, C O N C L U Y E: 1º La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de cualquier arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, GACETA OFICIAL formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza. 2º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 3º La confusión debe presentarse a simple vista, sin separar o aislar el conjunto de letras o sílabas que conforman el signo. La similitud se dará por un hecho visual, fonético o gráfico, por lo que con relación al caso en estudio, el examen fonético será el predominante, debiendo tenerse en cuenta que al existir otras letras que conforman el signo, será el criterio de cada persona a quien va dirigido el producto o servicio, el que en definitiva determine un concepto o idea distintos.

Por lo expuesto, se reitera que para este análisis es de suma importancia tener presente el todo, esto es la unidad y no las partes aisladas de cada signo. 4º Para el mejor análisis de las marcas confrontadas es necesario ubicarlas dentro de la clasificación que les corresponda, de denominativas o mixtas. En lo referente a las primeras, se deberá atribuirles en cada caso, para un mejor análisis, la característica que de esta clasificación se desprende, de sugestiva o arbitraria.

En el análisis que de las marcas mixtas se realice necesariamente habrá que determinarse cuál de los elementos que conforman el conjunto marcario, denominativo o gráfico, es el predominante, dado que es a través de él como el público consumidor podrá identificar y solicitar la marca, y además que es el elemento 23/07/2001 16.32 determinante de la existencia o no del riesgo de confusión. 5º Identificada la dimensión característica de la marca analizada, corresponde confrontarla con la que sirvió de fundamento para la negativa de registro.

El juez nacional consultante que conozca del proceso interno, deberá adoptar en su sentencia, la presente interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada de la misma, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 23/07/2001 17.32 PROCESO 37-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 12, 13, 14, 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actora: DALMINE S.P.A. Patente: “ACERO INOXIDABLE”. Proceso interno Nº 6242. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

Además se pide la nulidad de la Resolución Nº 24968, de 25 de noviembre de 1999, por la cual ha sido resuelto un recurso de reposición contra la Resolución Nº 666, revocándola y ordenando tener como abandonada la respectiva solicitud, por violación de las normas que en dicho acto se determinan. VISTOS La instancia consultante, destaca los siguientes aspectos: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 30 de mayo del año 2001, se encuentra ajustada a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Es demandante en esta acción la sociedad DALMINE S.P.A., siendo demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos administrativos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad DALMINE S.P.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 666, de 19 de marzo de 1998, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se inadmitió la solicitud para la obtención de patente respecto del invento denominado “ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSITICO QUE TIENE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA Y A LA CORROSION Y SUS CORRESPONDIENTES MANUFACTURAS” presentada por la sociedad DALMINE S.P.A. 1.3.

Hechos relevantes. a) Los hechos 1. La sociedad DALMINE S.P.A., domiciliada en Piazza Caduti, Provincia de Bergamo, Italia, a través de su agente oficioso presentó el 31 de mayo de 1996, una solicitud de patente de invención para “ACERO INOXIDABLE SUPERMARTENSITICO QUE TIENE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA Y A LA CORROSION Y SUS CORRESPONDIENTES MANUFACTURAS”, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 2.

El 26 de julio de 1996 mediante auto Nº 1612 y de conformidad con el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, ordenó fijar caución por la suma de ochenta y dos mil pesos ($82.000), para ser cancelada dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto por parte de quien actuaba como agente oficioso, con el objeto de garantizar y ratificar la actuación. 3.

La sociedad DALMINE S.P.A., antes de vencerse el término para cancelar la caución allegó poder, por lo cual no fue necesario el pago de la misma. Se presentó además fotocopia de la prioridad italiana Nº MI 95 A GACETA OFICIAL 001133 del 31 de mayo de 1995, debidamente autenticada y legalizada y copia de su traducción oficial, con el fin de que fuesen tenidas en cuenta en el momento de concederse la patente de invención. 4.

El 19 de marzo de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 666, por medio de la cual se inadmitió a trámite la solicitud, aduciendo que “ El Agente Oficioso no dio cumplimiento al auto citado anteriormente, toda vez que si bien es cierto no presentó la caución fijada en el mismo proveído, en su lugar efectuó la ratificación de que trata el artículo 47 citado, pero presentando un poder que no se ajusta a lo previsto en las disposiciones vigentes en la materia.

Es así como dicho mandato fue otorgado a una persona jurídica, debiendo haberse conferido a un abogado inscrito, toda vez que esta calidad necesariamente debe acreditarse para efectos de reconocer personería como apoderado de la solicitante ”. 5. El 8 de abril de 1998, el Agente Oficioso de la sociedad DALMINE S.P.A. solicitó que dicha Resolución fuera recurrida en tiempo. 6.

El 25 de noviembre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición, expide la Resolución Nº 24968, en la que confirma la Resolución Nº 666 de 19 de marzo de 1998 y ordena tener por abandonada la solicitud. b) Escrito de demanda La sociedad DALMINE S.P.A., fundamenta su demanda argumentando que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 12, 13, 14, 21 y 22 de la Decisión 344, realizando un análisis minucioso de cada uno de los artículos señalados y demostrando que la solicitud planteada no incurre en violación alguna, como lo afirma la Superintendencia de Industria y Comercio.

Señala también la violación de otras disposiciones internas colombianas, por lo cual manifiesta que se le debe restablecer “los derechos violados y la reparación del daño causado, por una decisión contradictoria que no tiene fundamentación legal alguna”. 23/07/2001 18.32 Adicionalmente, formula petición especial de suspensión provisional en los siguientes principales términos: “Solicito se decrete la suspensión provisional de los actos administrativos atacados, por ser ostensiblemente violatorios de las normas constitucionales y legales alegadas, dejando sin valor ni efecto las Resoluciones números 666 de fecha 19 de marzo de 1998 y 24.968 de fecha 25 de noviembre de 1999.

En efecto, los actos administrativos Resoluciones números 666 de fecha 19 de marzo de 1998 y 24.968 de fecha 25 de noviembre de 1999, han violado el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto hubo una violación flagrante al debido proceso consagrado en esta norma, consistente en no dar aplicación al procedimiento establecido en el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; se ha violado el artículo 58 de la Constitución Política por cuanto al revocar la Resolución Nº 24.968 de fecha 25 de noviembre de 1999 en su artículo primero la Resolución número 666 de fecha 19 de marzo de 1998, ilógica e inexplicablemente en el artículo segundo de la Resolución 14.968 de fecha 25 de noviembre de 1999 objeto de nulidad, se resolvió tener como abandonada la solicitud de patente de invención obrante dentro del expediente 96 028.287, desconociendo los derechos adquiridos consignados en el artículo 1, en el cual se decide revocar la decisión objeto de recurso de lo cual se deduce que se admite a trámite la solicitud de patente de invención y, en el evento de faltar algún requisito formal se debió haber procedido como lo dispone el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, se debió hacer la correspondiente observación”. c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, niega haber incurrido en violación de las normas contenidas por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Argumenta que los actos administrativos acusados, se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las normas vigentes respecto de solicitudes de patente. Sostiene la legalidad de su decisión de considerar abandonada la solicitud presentada den- GACETA OFICIAL tro del expediente Nº 96.28287, argumentando en lo fundamental, que: “se llevó a cabo en primer lugar, el examen de los requisitos formales de la solicitud de patente de invención, en desarrollo de lo anterior, mediante notificación por estado Nº 1612 del 26 de julio de 1996, se fijó una caución por la suma de $82.000 la cual debía ser cancelada dentro de los diez días siguientes a su notificación como garantía de que el agente oficioso ratificaría su actuación. Sobre el particular es de señalar que con escrito del 2 de agosto de 1996 se presentó un poder conferido por la sociedad Dalmine S.P.A., el cual no se ajustaba a lo previsto en las disposiciones legales vigentes, habiendo sido otorgado a una persona jurídica, y no a un abogado debidamente inscrito.

Ahora bien, el Superintendente con fundamento en las razones de derecho que expone decidió mediante resolución nº 24968 del 25 de noviembre de 1999 revocar la resolución nº 666 del 19 de marzo de 1999 y en su lugar dispuso tener como abandonada la solicitud de patente de la referencia, habida cuenta de lo previsto en los artículos 63 y 67 del C.P.C de cuyo contexto literal se permite concluir que el poder aportado no se otorgó en debida forma, en razón a que una persona jurídica no tiene el derecho de postulación y por mandato legal el reconocimiento de personería se debe tratar de un abogado inscrito.

Como consecuencia de lo anterior, las resoluciones acusadas fueron expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, no son nulas, se ajustan a pleno derecho.” Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal, 2. CONSIDERA: 2.1. Competencia del Tribunal Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este 23/07/2001 19.32 caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2.

Normas a ser interpretadas Corresponden a las siguientes disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención validamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.” “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: “a) Identificación del solicitante y del inventor; “b) El título o nombre de la invención;

“c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. “( ) “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; “e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, “f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

“La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. “Artículo 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: GACETA OFICIAL “a) Los poderes que fueren necesarios;

“b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; ” “Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.” “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. 2.3. La Solicitud de Patente y el Derecho de Prioridad Patentabilidad Es preciso considerar como premisa mayor, que un invento para poder ser considerado como patente debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, según lo dispone el artículo 1º de la Decisión 344.

Derechos que confiere la solicitud de Patente El artículo 12 de la Decisión 344 señala, en relación con el derecho de prioridad, lo siguiente: “La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País miembro o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año ”. 23/07/2001 20.32 Conforme a este artículo, quien hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro o, en aplicación del principio de reciprocidad, en otro estado que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de algún país perteneciente a la Comunidad Andina, gozará del derecho de invocar prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

Uno de los derechos que concede la solicitud de patente es el de «prioridad», conforme al cual, presentadas dos solicitudes en países distintos por el mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido.” (Manuel Pachón, La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena, Bogotá, Edit.

Temis, 1975, p. 19). Corresponde por tanto al juez nacional, reconocer o no el derecho de prioridad en el otorgamiento de la patente solicitada y, a su vez, determinar si la solicitud cumple con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio. 2.4. Requisitos y contenido de la Solicitud de Patente Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente; el primero fija los requisitos que deben aquellas satisfacer, en tanto que el segundo precisa los documentos que deben ser anexados.

En efecto, el artículo 13 de la Decisión 344 dispone que “las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente ”. Adicionalmente, en los literales c), d) y e) de ese artículo 13 se precisa, que las solicitudes de patentes deben reunir, entre otros requisitos, los siguientes: GACETA OFICIAL - Descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla (este requisito va en relación con el artículo 4º de la misma Decisión 344, para efectos de que el examinador pueda determinar si existe o no nivel inventivo); - Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección; y, - Un resumen sobre el objeto y finalidad de la invención. El cumplimiento exacto de estos requisitos permitirá llevar a cabo el examen sobre patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. Estos requisitos permiten determinar el objeto, las características principales y los demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, la autoridad competente estará en aptitud de determinar si el invento es o no patentable. 2.5. Anexos a la Solicitud El artículo 14 de la Decisión 344, al igual que el 13, priva al solicitante de discrecionalidad en la presentación de los documentos por aquel exigidos. El literal a) de la disposición establece, que a la solicitud deben acompañarse los “poderes que fueren necesarios”.

Estos poderes deben corresponder al objeto, a las facultades otorgadas, y a los sujetos intervinientes en los actos; deben además ceñirse a las regulaciones internas sobre la materia, cuestiones todas que en el caso sometido al conocimiento del juez consultante deben ser resueltas por éste. Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 13, pueden consistir en que la oficina nacional competente no admita la solicitud, ni le fije fecha de presentación. En caso de no cumplirse con las exigencias del artículo 14, le corresponde a la oficina nacional competente, con motivo del posterior examen de los requisitos formales y 23/07/2001 21.32 en acatamiento de lo previsto en el artículo 21, formularle al peticionario observaciones para que las responda en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22.

Finalmente, si habiendo expirado este plazo el solicitante no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los requisitos formales (entre ellos los del artículo 14), puede la Autoridad Competente considerar abandonada la solicitud, pero siempre en los términos del segundo párrafo del mismo artículo 22. Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen pues condiciones obligatorias, al considerar imperativo el cumplimiento cabal de los requisitos en ellos establecidos, obligaciones que, en caso de no ser cumplidas, producen los efectos jurídicos previstos en los correspondientes artículos de la propia Decisión. 2.6.

Examen Formal y Observaciones a la Solicitud de Patente de Invención Trámite del examen formal de la solicitud de Patente El artículo 21 de la Decisión 344 consagra la obligatoriedad de la realización de un examen de forma por parte de la oficina nacional competente respecto de las solicitudes de patente que hubieren sido admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hayan sido analizadas previamente de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 13.

Ese examen consiste, en la verificación del hecho de que la solicitud reúna efectivamente todos los requisitos exigidos por el artículo y, si además le han sido anexados los documentos requeridos por el artículo 14. En la sentencia dictada en el Proceso 6-IP-89, G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, el Tribunal, refiriéndose a la Decisión 85 entonces en vigencia, se pronunció de la siguiente forma: “El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo 19.

El hecho de que la oficina nacional competente no haya formulado reparos a la solicitud de patente o que éstos hayan sido respondidos o aclarados y que GACETA OFICIAL 23/07/2001 22.32 se hayan completado los antecedentes no significa que la patente tenga que ser concedida. En este primer examen, la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud.

Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto con la solicitud. El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tiene derecho”. Los conceptos emitidos por el Tribunal en la oportunidad indicada, mantienen su validez, puesto que las exigencias analizadas forman también parte de la Decisión 344 cuyas disposiciones ahora se interpretan.

Ha dicho en la referida sentencia, adicionalmente, que: “La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias. “Cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen preliminar previsto en el artículo 14 y encuentra que la solicitud no se ajusta a los requerimientos de la Decisión 85, debe formular los reparos del caso “a fin de que el peticionario presente sus observaciones o complemente los antecedentes”, como dispone el artículo 15.

Dos son las facultades atribuidas a la oficina nacional competente cuando formula un reparo: a) puede solicitar aclaraciones o ampliaciones o que se subsanen las omisiones observadas en la solicitud; y b) pedir que se envíen los antecedente que se omitieron. La oficina nacional competente no puede hacer juicios de valor sobre la documentación presentada ya que esa valoración debe hacerse después de publicada la solicitud y antes de efectuar el segundo examen”.

Presentación de observaciones a la solicitud de Patente Señala el artículo 22 que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resultase que la solicitud no cumple con los requisitos, debe aquella formular las observaciones correspondientes “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes”, dentro de un plazo de treinta días.

Este Tribunal ha expresado en este contexto, que frente a observaciones propuestas por la Autoridad Competente, puede el solicitante “asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo”. Ha manifestado, además: “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. “La primera, de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’ (art. 23 de la Decisión 344)”.

Y, la “segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, GACETA OFICIAL según el mandato contenido en el artículo 22 de la Decisión 344.

“Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido ”.1 La falta de respuesta a las observaciones formuladas o la no complementación de los antecedentes y de los requisitos formales, lleva a que la solicitud se considere abandonada.

Una vez culminadas las etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido, conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” quiso que durante el trámite que se lleve a cabo en las Oficinas Nacionales Competentes, se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27, toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y a la aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo se torna definitivo.

De esta forma, hecho este examen, si es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, se negará la patente de invención. En el caso de que no se alleguen los elementos necesarios 1 Proceso 34-IP-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. Nº 318, de 26 de enero de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 23/07/2001 23.32 para un mejor análisis dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, sin necesidad del examen definitivo, el cual no puede darse frente la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27. 2.7. Debida Motivación de los Actos Administrativos Del texto de las normas contenidas en la Decisión 344 se desprende con claridad, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales competentes, por medio de los cuales se resuelvan situaciones que pongan fin a la actuación administrativa o hagan imposible su continuación, sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

La motivación de un acto administrativo consiste en la exposición ordenada de las razones que llevan a la Administración a decidir el sentido de la resolución adoptada respecto de una solicitud específica. Comporta la expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que han conducido a tal determinación. La falta de motivación, la motivación errónea o la falsedad en los motivos expresados implican, no sólo un vicio de forma, sino también, como lo reconocen todos los ordenamientos jurídicos inspirados en el estado de derecho, una causal de nulidad del acto administrativo realizado.

Al respecto el Tribunal ha expresado: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y GACETA OFICIAL los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 5-AN-97 del 8 de junio de 1998 (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998).

“La motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo. “La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de “manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69.

Rec. 277).” 2 23/07/2001 de la Comunidad Andina, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda, por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud. 2. Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen formalidades para el trámite de patentes que son de obligatorio cumplimiento y, que deben ser observadas por el compareciente, para que su solicitud pueda ser admitida por la Oficina Nacional Competente. 3.

Esta Dependencia deberá, luego de recibir una solicitud, verificar si ella reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344, examen que deberá extenderse a sus anexos. De no acompañarse los documentos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 344, la autoridad deberá sin embargo admitir la solicitud, a reserva de proceder en una fase posterior, al examen de forma regulado por los artículos 21 y 22, sin que el incumplimiento de tales requisitos pueda ser motivo de rechazo o de inadmisión de la misma. 4.

El examen exigido por el artículo 21 de la Decisión 344, implica un análisis de los aspectos formales, sin que recaiga por tanto sobre cuestiones de fondo. 5. Si al realizar el examen de forma, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14 de la Decisión 344, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igualsiguientes a la notificación. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada. A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, en aplicación del principio de reciprocidad en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de nacionales de los Países 6. 2 Proceso 4-AN-97, sentencia de 17 de agosto de 1998, en G.O. A.C. Nº 373, de 21 de septiembre de 1998. caso: “CONTRACHAPADOS ECUADOR”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 24.32 El pronunciamiento que emita la Autoridad Nacional responsable, acerca de la aceptación o el rechazo de las observaciones o respecto de la aprobación o la denegación GACETA OFICIAL 23/07/2001 de una solicitud, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada. El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, al dictar sentencia en el proceso interno N° 6242, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 472 de la Comisión. Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional y, remítase copia, así mismo, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE 25.32 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 69-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo; e interpretación de oficio de los artículos 104, 105 y 128 ibidem.

Caso: acción de nulidad de la resolución interna 0968, proferida por la empresa de capital público ECOSALUD S.A. Proceso interno correspondiente al expediente N° 5676. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 6 de julio del año 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa; y, Los documentos que se acompañan a la solicitud de interpretación prejudicial, en particular: la demanda interpuesta por el ciudadano colombiano Oswaldo Hernandez Ortiz y sus anexos; el auto de admisión; la contestación de la demanda por parte de la apoderada de la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A., ECOSALUD S.A.; y la resolución impugnada No. 0968 del 9 de julio de 1999, por la cual se dicta el reglamento del juego de suerte y azar de cuatro cifras en operación manual.

Con vista de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumen- GACETA OFICIAL tos y pretensiones de las partes sometidos a la consideración del juez nacional: 23/07/2001 26.32 mente establecidas sin el permiso de las entidades territoriales y el reconocimiento de los derechos correspondientes ”. a) Antecedentes La Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. ECOSALUD S.A., inicialmente denominada COLJUEGOS (Empresa Colombiana de Juegos de Suerte y Azar Limitada), es una sociedad de capital público, en la cual se asociaron la Nación y algunas entidades territoriales para explotar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, diferentes de las loterías y apuestas permanentes.

La referida sociedad, siendo, según ella misma expresa, la “entidad encargada de la administración y explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, de su competencia”, expidió el 09 de junio de 1999, por medio de su Presidente, la resolución No. 0968, mediante la cual “dicta el reglamento del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual.” Dicha resolución fue impugnada mediante recurso de anulación ante el juez consultante, y admitido a trámite el 13 de agosto del año 1999. b) Fundamentos de la demanda El actor en el proceso interno esgrime los siguientes argumentos –según resumen contenido en la consulta, complementado con lo que aparece en el texto de la demanda– respecto de la normativa comunitaria que en su criterio es violada con la expedición del acto ahora impugnado: Considera que el acto administrativo acusado –“Reglamento del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual”– infringe la normativa comunitaria, por cuanto los bienes provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de propiedad exclusiva de éstas, con las mismas garantías de la propiedad y renta de los particulares; gozan por tanto –según la actora– dichas entidades territoriales, conforme al artículo 102 de la Decisión 344, de los derechos de propiedad industrial sobre los nombres comerciales que las identifican y las marcas correspondientes.

Concluye en que “el reglamento no puede autorizar el uso de los sorteos de las loterías legal- Asimismo afirma que “muchas loterías del país han registrado sus nombres y marcas para defenderse de los usos de personas no autorizadas, y por ello, los artículos 607 y 609 del Código de Comercio prohiben a los terceros utilizar un nombre comercial ajeno sin autorización de su titular”.

Por tanto, expresa que el acto acusado “no puede señalar en el artículo 4° que el juego cuatro cifras en operación manual, utiliza los resultados de los sorteos de otros juegos de suerte y azar legalmente autorizados, por cuanto implica necesariamente que se está disponiendo sobre la propiedad del nombre comercial y derecho de marca de las loterías de las entidades territoriales, que son sorteos de juegos de suerte y azar legalmente autorizados”.

Advierte además que el numeral 2 del artículo 10 del reglamento acusado, al señalar los elementos del juego, dispone que debe precisarse el resultado del sorteo correspondiente a otros juegos autorizados, lo cual significa que el juego “cuatro cifras” debe identificar previamente el juego que le sirve de referencia. Por ejemplo, indicará que se utilizarán los resultados del premio mayor de la Lotería de Bogotá, con lo que “se esta utilizando sin autorización del titular un nombre comercial y la correlativa marca”.

Finalmente alega que el reglamento acusado viola directamente la Constitución y la ley, por cuanto la naturaleza del juego “cuatro cifras” en operación manual es igual al juego de apuestas permanentes, y, por tanto, al ser éste un monopolio de las entidades territoriales, es de su exclusiva utilización. c) Contestación de la demanda La sociedad de capital público ECOSALUD S.A. en su contestación expone que la resolución impugnada, 0968 de junio de 1999, fue derogada por la 1157 de 1999, que reglamenta el “Juego de Cuatro Cifras Operación Manual”;

“en consecuencia, –alega– el actor carece de causa para incoar la demanda”. En cuanto al argumento del actor, referido a que los bienes provenientes de la explotación GACETA OFICIAL de monopolios de las entidades territoriales son de la exclusiva propiedad de las mismas, considera que al tratarse de “un juego cuya reglamentación está determinada por ECOSALUD S.A., en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, no se está interfiriendo con el ejercicio del monopolio por parte de las entidades territoriales, y en consecuencia no se atenta contra los bienes y rentas que las mismas poseen.

( ) Con la función desempeñada por ECOSALUD S.A. como la administradora de los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar se está transfiriendo a los municipios del país, recursos para atender necesidades en salud, demostrando de esta manera la clara prevalencia del interés general y el cumplimiento de la función social del Estado”.

Con vista de lo anterior, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N S I D E R A N D O: Que la consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia se ajusta a las prescripciones de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto. Que este Tribunal es competente, por vía de interpretación prejudicial, para precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con la finalidad de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, pero sin que pueda esta alta jurisdicción “interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso” (artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal).

Que en virtud de las modificaciones al Tratado de Creación del Tribunal introducidas por el Protocolo de Cochabamba –en vigencia a partir del 25 de agosto de 1999 y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina–, la interpretación prejudicial deberá estar “referida al caso concreto”, pudiendo incluso para dicho efecto hacer también referencia a los hechos “cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”, de manera que la respuesta del Tribunal Andino, a la consulta formulada por el juez nacional, resulte efectivamente útil y suficiente para la resolución del litigio principal. 23/07/2001 27.32 Que por lo anterior, en ejercicio de la competencia de interpretación prejudicial, el Tribunal cuenta con amplios poderes para extraer las cuestiones que deben ser consideradas por el juez consultante al momento de emitir su sentencia –sin que ello implique calificación de los hechos materia del proceso– así como para determinar cuáles, entre las normas andinas y a los fines de la interpretación, son las pertinentes en cada caso concreto a decidir.

Que de los hechos y argumentos debatidos en el proceso interno se desprende que la principal cuestión, respecto de la aplicación de las normas comunitarias en las que fundamenta su demanda el actor, constituye la compatibilidad entre las disposiciones de la Decisión 344 y el “Reglamento del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual”, particularmente el artículo 4º de este último, en razón de que al permitir la utilización de “los resultados de los sorteos de otros juegos de suerte y azar”, a juicio del actor, ello “implica necesariamente que se está disponiendo sobre la propiedad del nombre comercial y derecho de marca de las loterías de las entidades territoriales, que son sorteos de juegos de suerte y azar legalmente autorizados”.

Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario para el Tribunal que, además de la norma cuya interpretación se solicita, acuda también, de oficio y en relación con el caso de autos, a la de los artículos 104, particularmente su párrafo a), 105 y 128 de la Decisión 344; el primero de ellos referido a los derechos conferidos por el registro marcario, el segundo a las limitaciones del derecho sobre la marca y el tercero a la protección de los nombres comerciales: Decisión 344 “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

“Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: GACETA OFICIAL “a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; 23/07/2001 28.32 A la luz de lo expuesto y de las normas citadas, el Tribunal considera pertinente precisar: I. En relación con los derechos conferidos por el registro marcario y sus limitaciones ( )”.

“Artículo 105.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

“El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

“El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. Reiterada jurisprudencia de este Organo jurisdiccional ha señalado que, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien, en esencia, protege el derecho marcario (Interpretación prejudicial 28IP-99; caso: Decreto 677, por el cual se reglamentó parcialmente el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos).

Asimismo, el Tribunal ha considerado que el registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria (Interpretación prejudicial 10-IP-94; caso: “Nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión; publicada en la Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995 y en el Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, página 54).

Los derechos de exclusión que se derivan del registro marcario, enunciados en el artículo 104 de la Decisión 344, pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para «impedir» determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión. Pero el Tribunal ha expresado también «que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza» (interpretación prejudicial 5-IP-94; caso: mar- GACETA OFICIAL ca BENETTON, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 177 de 20 de abril de 1995 y en el Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal, página 30).

En efecto, según lo sintetiza la sentencia emitida en el caso 2-AI-96, BELMONT (publicada en la Gaceta Oficial Oficial del Acuerdo de Cartagena 291de 3 de septiembre de 1997 y en el Tomo VI de la Jurisprudencia del Tribunal, página 168): “El derecho a oponerse, que se confiere al titular de la marca, presenta limitaciones como las contenidas en los artículos 105, sobre uso de buena fe con propósito de identificación o de información que no induzca al público a error sobre su procedencia (inciso primero).

También está limitado el derecho de prohibir el uso de la marca a un tercero en el caso de anuncio, ofrecimiento, información sobre disponibilidad y otros usos de buena fe dirigidos a la información al público que no induzca a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos (inciso segundo). ( ) “Tampoco goza el titular de la posibilidad de prohibir la comercialización de sus propios productos por un licenciatario u otra persona autorizada, cuando las características originarias de los mismos no hubieren sido modificadas o alteradas, con lo cual recoge la legislación comunitaria el principio del agotamiento del derecho, (artículo 106).

“Por último, la limitación al derecho de oposición está contemplada en el artículo 107 párrafo tercero de la Decisión 344, en el sentido de que no podrá prohibirse la importación de un producto o servicio que cuente, en la subregión, con registros idénticos o similares a nombre de titulares diferentes, cuando la marca del titular no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo demostración de que el no uso obedece a causas justificadas, entendiendo por éstas el caso fortuito, la fuerza mayor o los actos provenientes de autoridad según reza el artículo 108 de la misma Decisión”.

Se deduce así que el derecho sobre la marca no es ilimitado, y, por el contrario, el ejercicio 23/07/2001 29.32 de acciones contra terceros puede verse restringido por motivos relacionados con la identidad de la persona, su seudónimo o domicilio; debido a propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada (artículo 105); así como también en virtud del agotamiento del derecho (artículo 106) y de la coexistencia marcaria en la Subregión a la que se refiere el artículo 107 de la Decisión 344.

En relación con tales limitaciones resulta oportuno aclarar que, aparte de que por su naturaleza deben ser objeto de interpretación restrictiva, su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria. A los efectos del caso concreto, entre las excepciones al derecho de uso exclusivo, particular importancia reviste el primer inciso del artículo 105 de la Decisión 344, el cual permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular, realicen ciertos actos con respecto a la utilización del signo registrado «siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca» y además «siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios».

Los usos permitidos son enunciados por dicha disposición, y tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

Considera al respecto el Tribunal que el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a “propósitos de identificación o de información”, debido a que, en términos generales, es permitido que terceros usen “cual- GACETA OFICIAL quier indicación cierta”, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca.

En relación a la buena fe, como requisito para que el uso sin autorización del titular sea permitido, el Tribunal Andino reitera los conceptos desarrollados al respecto en la interpretación prejudicial 20-IP-97, caso CAROLINA (Gaceta Oficial No. 35 de 14 de julio de 1998): “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. “La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona”.

En este sentido, los usos sin autorización del titular a los que se refiere el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no podrán constituir un aprovechamiento de la marca registrada ni tampoco podrán tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información. La manifestación de la buena fe también debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado, de manera que no se presente como un uso “a título de marca”.

Así, la referencia a la marca ajena deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios. 23/07/2001 30.32 Por tanto, considera el Tribunal que la normativa comunitaria, entre las limitaciones a los derechos de exclusividad, contempla la posibilidad de que terceros utilicen marcas registradas, sin necesidad del consentimiento del titular, con fines de identificación o de información. En este evento, los terceros deberán actuar de buena fe, y además el uso no podrá realizarse a título de marca ni tampoco ser susceptible de inducir al público a error sobre la procedencia del producto ofrecido o del servicio prestado.

Corresponde, en consecuencia, a la Autoridad judicial consultante verificar, luego de determinar el alcance del Derecho interno, particularmente del “Reglamento del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual”, si éste implica una vulneración a los derechos conferidos por el registro marcario o, en su defecto, si puede ampararse en las limitaciones previstas en el artículo 105 de la Decisión 344.

También en relación con el caso concreto, el Tribunal pasa a referirse a: II. La protección de los nombres comerciales Por lo que se refiere, en cambio, a la protección de los nombres comerciales, el Tribunal ha esclarecido que la misma se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica a los que distinga, ya que es el uso el que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva (interpretación prejudicial 45-IP-98; caso: marca IMPRECOL; publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581 del 12 de julio de 2000).

No obstante, observa el Tribunal que, respecto de los derechos derivados de un nombre comercial protegido, a diferencia de lo que ocurre en la Decisión 486, ahora vigente –en la cual se regulan las facultades del titular de un nombre comercial para actuar contra terceros que atenten contra sus derechos, y además existe una expresa remisión a las disposiciones sobre marcas relativas a las limitaciones del derecho de exclusividad en el uso–, la Decisión 344 no contiene disposición alguna sobre esta materia ni tampoco se remite al Capítulo sobre Marcas, como sí lo hace para los casos en los que la legislación interna contemple un sistema de registro.

GACETA OFICIAL 23/07/2001 31.32 De ello se deduce que, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 128 de la Decisión 344, correspondía a los Países Miembros, bajo ese régimen jurídico, determinar en sus respectivos ordenamientos internos las prerrogativas y limitaciones del ejercicio del ius prohibendi, característico de los derechos intelectuales. glamento del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual”, si éste implica una vulneración a los derechos conferidos por el registro marcario o, en su defecto, si puede ampararse en las limitaciones previstas en el artículo 105 de la Decisión 344, conforme a lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

De todo lo expuesto EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada de la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

C O N C L U Y E: 1º En ejercicio de la competencia de interpretación prejudicial, corresponde a este Tribunal precisar el alcance de las normas comunitarias refiriéndose al caso concreto, de modo que la respuesta a la consulta formulada por el juez nacional, resulte efectivamente útil y suficiente para la resolución del litigio principal, pero sin que le esté permitido “interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”. 2º Entre las limitaciones a los derechos de exclusividad conferidos por el registro marcario, la normativa comunitaria contempla la posibilidad de que terceros utilicen marcas registradas sin autorización del titular, con propósitos de identificación o de información. En este evento, los terceros deberán actuar de buena fe y además el uso no podrá realizarse a título de marca ni tampoco ser susceptible de inducir al público a error sobre la procedencia del producto ofrecido o del servicio prestado. 3º Bajo el régimen de la Decisión 344, los derechos sobre el nombre comercial y sus respectivas limitaciones serán aquellos que se encuentren regulados por los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros. 4º Corresponde a la Autoridad judicial consultante verificar, luego de determinar el alcance del Derecho interno, particularmente del “Re- Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 23/07/2001 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú