INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 77-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafos a) y e), 83 párrafos a) y d), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del párrafo f) del artículo 83 ibidem.

Caso: marca “PURO VARELA”. (Proceso interno No. 4738-98-WM) ). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 13 de junio de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente Dr. Víctor Terán Martínez ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad VARELA S.A., por intermedio de su apoderado, Dr. José Rafael Bustamante, “en recurso de plena jurisdicción o subjetivo”, impugna la resolución No. 0961362 del 29 de octubre de 1997, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, dentro del trámite de registro de la denominación “PURO VARELA”.

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. a) Hechos El 12 de junio de 1995 la sociedad VARELA S.A., presentó solicitud de registro de la denominación “PURO VARELA” para proteger todos los productos comprendidos en la Clase Internacional 03 (a saber: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

Posteriormente la sociedad JABONERIA NACIONAL S.A., a través de apoderado, presentó observaciones a la referida solicitud, fundamentándolas principalmente en el registro No. 2615 de su marca “PURO” del 31 de octubre de 1991, que protege asimismo todos los productos comprendidos en la Clase Internacional 03. Mediante resolución No. 0961362 del 29 de octubre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro de la denominación solicitada en registro, por cuanto, en su opinión, las marcas en controversia son semejantes entre sí y susceptibles de producir engaño y confusión en el público consumidor. b) Argumentos de la demanda Según el resumen contenido en la consulta, complementado por este Tribunal, dichos argumentos tienen que ver con lo siguiente: Vistas en su conjunto y siguiendo las reglas unánimemente aceptadas por la doctrina para la comparación de marcas, se concluye que entre “PURO”, de Jabonería Nacional S.A., y “PURO VARELA”, de Varela S.A., no existe similitud gráfica-visual ni fonético-auditiva, ello en razón de que entre las marcas en disputa existe distinto número de componentes.

Además, en el Ecuador están registradas y coexisten en el mercado otras marcas que tienen como parte integrante la denominación “puro”. La marca “PURO VARELA” es suficientemente distintiva y cumple con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 344; fue solicitada en Ecuador invocando el derecho preferente que posee Varela S.A. con base en su registro anterior en Colombia; además, es parte integrante del nombre de la empresa y de su propietario, y, finalmente, la marca “PURO” también la tiene Varela S.A. registrada en Perú, Venezuela, y en Colombia incluso desde hace ya muchos años, antes de que la sociedad Jabonería Nacional S.A. la registrara en el Ecuador, por lo que es además, alega, una marca notoria. c) Contestación a la demanda En ella, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, se excepciona en la siguiente forma: Con fundamento en el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicita previamente la interpretación prejudicial de los artículos 82, párrafos a) y e), y 96 de la Decisión 344.

Por lo cual, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta. d) Intervención de terceros Por su parte, la sociedad JABONERÍA NACIONAL S.A. beneficiaria del acto recurrido, defiende —por vía de coadyuvancia a la administración recurrida—la legalidad de éste, fundamentándose principalmente, en el registro a su favor, No. 2615 del 31 de octubre de 1991, de la marca “PURO”.

A tales efectos, expresa textualmente: “la resolución ahora impugnada estuvo válida y legalmente fundamentada, por lo que efectivamente no procedía el registro de la marca solicitada por la hoy actora. En cuanto a la afirmación de la actora sobre su supuesto derecho preferente de registro, no es verdadera, ya que la Decisión en que se fundamenta no estaba vigente para regular los asuntos relativos a la propiedad industrial.

Finalmente, se alega el hecho de que VARELA S.A. ni persona alguna distinta de esa compañía, tiene registrada en el Ecuador otra marca de fábrica PURO, distinta de Jabonería Nacional S.A.”. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, y que fueron señaladas por el consultante a tal fin, es el respectivamente siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“( ) “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; “(…)”. “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; “( ) “f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente;

“( )”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Finalmente, con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino de Justicia que los temas cuya interpretación suscita las normas transcritas, son los siguientes: I. LA CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS Ante el juez nacional consultante se ha planteado, en efecto la nulidad de la resolución No. 0961362 del 29 de octubre de 1997, en la que fueron acogidas las observaciones presentadas por Jabonería Nacional S.A., y se negó el registro de marca “PURO VARELA”, solicitado por la ahora actora.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino observa que la determinación de la confundibilidad responde a una decisión de la administración o, en su caso, del juzgador, no exenta aquella de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados especialmente a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, el cual puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza, por lo cual, es necesario examinar seguidamente los siguientes precisos puntos: a) La similitud ideológica, que pudiere producirse entre signos que evocan la misma o similares ideas.

Al respecto, señala el profesor OTAMENDI, que dicha similitud es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc ”.

(Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, editorial Abeldo Perrot, Buenos Aires, página 152). Todo lo cual ha sido reiteradamente acogido por incesante jurisprudencia de este Tribunal Andino; b) La similitud ortográfica cuenta también, y se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; c) La similitud fonética que se da, asimismo, entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Para el caso concreto, el examinador —juez consultante—, al analizar los anteriores puntos respecto de las marcas en conflicto, “PURO VARELA” y “PURO”, deberá tomar igualmente en cuenta las siguientes: II.

REGLAS PARA EFECTUAR EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y CONFUNDIBILIDAD Las aplicables al presente caso, observa el Tribunal de Justicia Andino, tienen que ver concretamente con los siguientes puntos, amplia, minuciosa, y reiteradamente puestos de relieve por su jurisprudencia: 1. La denominación solicitada en registro ha de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, desde la totalidad de los elementos que la integran, sin descomponer, y menos aún, sin alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(FERNADEZ-NOVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, Edit. Montecorvo S.A., Madrid-España, 1984, pág. 215). 2. El examen de registrabilidad debe así mismo ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, que tampoco realiza el consumidor. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor BREUER MORENO, la similitud general entre dos marcas se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. En la comparación de las marcas en el plano fonético, el criterio generalmente aceptado, por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en ella el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”, siendo los criterios utilizados en este análisis los siguientes: ( El relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas; y, dentro de este primer punto el examinador deberá observar la posición de la sílaba tónica así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y apreciar, asimismo, la igualdad del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca.

( Habrá de considerarse también la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, dado que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza, dado que esa sucesión asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 206). ( Al comparar las marcas, ha de tomarse en cuenta además la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos suficiente para determinar la confusión, la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca la suficiente carga diferencial que le proporcione la distintividad suficiente para ser registrada.

Todo lo anteriormente expuesto, ha sido desarrollado por este Órgano Comunitario en la sentencia de interpretación prejudicial 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995, correspondiente al caso “DIDA”, publicada en la G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995. Y, recientemente en la 56-IP-2000 del 06 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”.

Corresponde en consecuencia al consultante determinar, con base en los criterios precedentemente expuestos, si efectivamente existe confundibilidad entre “PURO VARELA” solicitada, y “PURO” ya registrada. III. UTILIZACIÓN DE NOMBRES PROPIOS De conformidad con el párrafo f) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables los signos que “consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente”.

La citada disposición, como se desprende de su texto, sólo opera respecto de personas naturales y por lo tanto, en manera alguna es aplicable en relación con personas jurídicas, morales o ficticias. La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato.

Es evidente, por otra parte, que existen disposiciones dentro del mismo cuerpo normativo hoy interpretado, que protegen al nombre comercial perteneciente a personas morales, caso en el cual no podría hablarse del nombre propio de una persona natural, sino de la razón social o del nombre comercial de una persona jurídica. Acorde con lo señalado por la norma interpretada, reconocida doctrina ha justificado la prohibición de registrar nombres propios de personas naturales.

Expresa al respecto el autor Manuel PACHÓN: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos. Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia'.

“A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcario colombiano, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”. (Manuel PACHÓN MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, página 96).

Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto a la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: “ tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido?. ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.

Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'.

En una palabra nadie tiene porque utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.

(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, página 96). Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.

IV. MARCAS DÉBILES Al distinguir una denominación por medio del lenguaje común que se utilice para identificar una determinada clase de productos dentro del mercado, aquella puede derivar en una marca genérica, caso omiso de su origen etimológico. Estas marcas que poseen una raíz genérica o partículas de uso común suelen ser consideradas por la doctrina como marcas débiles.

Se las conoce también como signos de banalización o dilución, ya que han pasado por un proceso gradual en el que se registran en el mercado marcas compuestas por una raíz común y una desinencia. En estas circunstancias, no sería oponible una marca a otra compuesta por raíces idénticas pero con desinencias distintas. (Ver sentencia de interpretación prejudicial del 21 de febrero de 1997, dentro del caso 16-IP-96, correspondiente a la marca “FRITOLAY”, en G.O.A.C. No. 265 del 16 de mayo de 1997, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo V, p.322).

Al respecto, el profesor OTAMENDI pone de manifiesto las limitaciones del título de una marca débil, debido a que “ el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” Lo anterior —según expresa el referido autor— tendrá necesariamente efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por lo que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y el correspondiente cotejo entre las marcas que los contengan debe ser efectuado con criterio benévolo.

(Ob.cit., páginas 183 y s.s.). Por lo tanto, será la jurisdicción consultante la que deberá aplicar el criterio expuesto para determinar si la denominación “PURO” es —a los fines de la identificación de los productos de la clase 03— común o usual, y específicamente si constituye un signo de banalización o dilución con respecto a los productos que protege, y deberá determinar también, si llega a ser catalogado como una raíz común, en cuyo caso, habrá de estar acompañado dicho signo por una desinencia distinta.

V. MARCA NOTORIA Se aboca este Tribunal al estudio del tema, en razón de que en el escrito de demanda se señala que “la marca ‘PURO’ de propiedad de VARELA S.A. es famosa y notoria en la República de Colombia”, por lo que considera conveniente el órgano judicial de la Comunidad Andina, recordar respecto de la marca notoria, jurisprudencia sentada por el Tribunal al respecto. a) Concepto Para el tratadista Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A:, Madrid, 1984, pág. 32).

Este Tribunal ha acogido un concepto sobre la marca notoria, conforme al cual se la caracteriza como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

(Sentencia del 29 de agosto de 1997, emitida en la interpretación prejudicial No. 07-IP-96, caso “REMAVENCA”). b) Antecedentes para que una marca sea calificada como notoria Dos aspectos —que autorizada doctrina ha rescatado al respecto— son: el uso intenso de la marca, traducido en la difusión de la misma entre el público consumidor; y que a los productos o servicios que ella ampara se les atribuya, y la sigan manteniendo, fama derivada de la calidad de los mismos ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca si los productos o servicios por ella protegidos no satisfacen las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

(José Manuel OTERO LASTRES, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito–Ecuador, 1996). En consecuencia, la difusión en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ellas se hiciere, y el prestigio adquirido por la marca, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que de esta manera el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. c) Extensión del conocimiento de la marca notoria Asimismo el Tribunal ha manifestado claramente que la marca notoria es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad, es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. En cuanto a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, basta que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto (Interpretación Prejudicial correspondiente a la interpretación prejudicial 01-IP-87, caso marca “VOLVO”, del 3 de diciembre de 1987, G.O.A.C. No. 28 del 15 de febrero de 1998, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo I, págs. 114 y 115).

De la misma manera ha expresado el profesor OTERO LASTRES que “ el uso intenso de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, a través de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de consumidores.

Puede ocurrir que dicha extensión se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos frente a las marcas mundialmente conocidas o marcas renombradas”.

(Destacado de la presente sentencia). d) Prueba de la marca notoria Recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la jurisprudencia del Tribunal Andino lo siguiente: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas —usuarios o consumidores de la marca— podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

“Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

“Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental” (Interpretación prejudicial 08- IP-95, caso marca “LISTER”, del 30 de agosto de 1996, G.O.A.C. No. 231 de octubre 17 de 1996, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pág. 307 y ss.).

Para justificar la existencia de la marca notoria, la prueba encuentra su razón de ser en el hecho de que la notoriedad surge de acciones realizadas por el titular de la marca (mediante publicidad, ventas, inversión, público consumidor) que, sumadas, dan lugar al nacimiento de la notoriedad, muchas de las cuales inclusive pueden ser desconocidas por la autoridad administrativa o judicial, y justamente es con la prueba como se pretende convencer de que la marca de la que se alega la característica de notoria tiene condiciones exteriores que no son las que rodean a una marca ordinaria o común. e) Momento en que la marca notoria debe obtener tal calidad La notoriedad de una marca, como así lo ha expresado el Tribunal en varias de su sentencias, conserva la dinámica propia de lo que constituye el comercio de bienes y servicios.

En efecto: “Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o, inversamente, lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro. La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344”.

(Interpretación prejudicial 20-IP-97 del 13 de febrero de 1998, caso: “MANOLITA”, G.O.A.C. No. 332 del 30 de marzo de 1998). Pero resulta conveniente advertir que el sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que, según se ha expresado, esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro, o en el ámbito judicial.

Por lo tanto, el hecho de que la marca fue o es notoria, no ha de establecerse por la fecha de la interposición de la demanda de nulidad de la resolución de registro de la marca cuestionada, sino para el momento en que fue solicitada y tramitada. VI. OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO Debido a la interpretación solicitada del artículo 95 de la Decisión 344, es necesario desarrollar lo referente al momento y procedimientos para efectuar las correspondientes observaciones al registro marcario.

El Tribunal ha esclarecido, con arreglo a la normativa comunitaria aplicable al presente caso, el siguiente procedimiento para efectuar las respectivas observaciones al registro de un marca: Admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que “ dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma Oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. (Destacado de la presente sentencia).

De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibidem dispone en efecto, textualmente, que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”. Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de proceder al respecto, conforme a la normativa comunitaria. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo expresó la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional.

Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinarlas necesaria y sucesivamente.

De todo lo expuesto en los párrafos precedentes respecto del caso concreto, corresponde en resumen a la jurisdicción consultante, determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente, se ajustó con rigor a las exigencias de la norma comunitaria relativas al registro de marcas. De donde EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder de oficio, tal como lo ha hecho en el presente caso, a la interpretación de las que considere relevantes en la solución del caso concreto que se debate ante el juez nacional.

Todo ello en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. 2º Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y también respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 4° La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente deben tenerse en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 5º No son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos.

La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, se radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o, sujetos de la caricatura o del retrato. Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 6° Las marcas débiles, es decir aquellas compuestas por una raíz común y una desinencia distinta, constituyen un signo de banalización o dilución. Para ser considerada como tales, la marca, a más de ser genérica para la determinada clase de productos que identifica, deberá además pertenecer al lenguaje común Es fundamental el hecho de que si la marca es débil y por lo tanto constituye una raíz común para cualquier producto que pretenda amparar, deberá tener una desinencia distinta, hasta el punto de diferenciarla de cualquier otra. 7º Para que una marca pueda ser considerada como notoria, además de su registro en uno o varios países, se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca; y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el país en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero.

El hecho de la notoriedad de la marca se remontará al momento de la presentación de la solicitud de registro de la misma, y quien la alega deberá probarlo. 8° Durante el examen de registro de la marca, un tercero interesado podrá efectuar oportunamente y en la forma establecida por el ordenamiento comunitario, ya detallada en la presente interpretación, y en fundamento en una marca anteriormente registrada, cualquier y toda observación a dicho registro.

Sin embargo, será la entidad nacional competente para concederlo o negarlo, la que, incluso de oficio, definirá si se produce o no el riesgo de confusión o engaño que induzca a error al público consumidor. El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada de la misma, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO