Año XVIII - Número 711 Lima, 12 de setiembre del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 48-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d), 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actora: SOCIEDAD C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR). Marca: “SLIDOR” (NOMINATIVA). Proceso interno Nº 3983 Proceso 54-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA. Marca: “ICOLTRANS” (mixta). Proceso interno Nº 6240 Proceso 49-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 6160.

Actor: Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos - LIFE. Marca: “SOREL” PROCESO 48-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d), 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actora: SOCIEDAD C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR) Marca: “SLIDOR” (NOMINATIVA). Proceso interno Nº 3983. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los ocho días del mes de agosto del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Juez Consultante, el Consejero de Estado, doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 2 de julio del año 2001, se ajustó a las disposi- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL ciones del artículo 61 de su Estatuto y, que en consecuencia fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Es demandante en esta acción la SOCIEDAD C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR), siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y, considerado como tercero interesado en el proceso, el señor ALEJANDRO MOLINA PARDO. 1.2. Actos administrativos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la SOCIEDAD C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR) demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 25.035, de 27 de diciembre de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se declara infundada la demanda de observaciones presentada por SIDOR y, concede el registro de la marca SLIDOR (NOMINATIVA) a nombre de Alejandro Molino Pardo; signo destinado a proteger productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

A título de restablecimiento del derecho, se pretende, además, que se declare fundada la demanda de observaciones y se niegue el registro de la marca SLIDOR (NOMINATIVA). 1.3. Hechos relevantes. La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 18 de diciembre de 1990, el señor ALEJANDRO MOLINA PARDO, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca “SLIDOR” (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 19. 2.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 378, de 22 de julio de 1993. 12/09/2001 2.24 3. La sociedad C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR), con domicilio en Caracas, Venezuela, por intermedio de su apoderada, formuló observaciones al registro de dicha marca, aduciendo ser propietaria de la marca SIDOR, registrada en Venezuela, cuyo titular fue la sociedad Agec Ltda., que distingue productos también de la clase 19. 4.

El Ministerio de Fomento, Dirección General Sectorial de Tecnología de la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial de la República de Venezuela, concedió a la sociedad C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR), mediante registro núm. 22.683 de 17 de mayo de 1987, el registro de la denominación social SIDOR (LOGOTIPO), para distinguir actividades relacionadas con la explotación de la industria siderúrgica, vigente hasta el 17 de septiembre del 2.002. 5.

El 27 de diciembre de 1995, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, expidió la Resolución 25.035 en la cual declaró infundada la demanda de observaciones presentada por la sociedad C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR), y concedió registro para la marca SLIDOR (NOMINATIVA) destinada a distinguir productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.

La División de Signos Distintivos de la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia reconoce que consta en los registros de la Propiedad Industrial, que la sociedad AGEC LTDA. fue titular en Colombia del certificado 121536, correspondiente a la marca SIDOR, para distinguir productos de la clase 19, vigente hasta el 23 de mayo de 1993, pero manifiesta que “a l no estar vigente el registro de la marca en que se base la observación y no haber demostrado legítimo interés para actuar, ésta carece de fundamento y, por consiguiente, es innecesario realizar el estudio de confundibilidad con relación a ella ” 7.

El 8 de febrero de 1996, la sociedad C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR), dentro del término legal, interpuso el recurso de apelación, con argumentos jurídicos por los cuales pide se declare fundadas las observaciones por élla presentadas. GACETA OFICIAL b) Escrito de demanda La sociedad C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR), domiciliada en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, por medio de representante legal de la sucursal establecida en la República de Colombia, fundamenta su demanda manifestando: “la Superintendencia de Industria y Comercio no consideró los argumentos de la demanda de observación, consistentes primero en el registro de la marca SIDOR en la República de Venezuela y segundo, en la notoriedad de la marca y nombre SIDOR, en la República de Venezuela y Colombia”.

Asevera que su representada es titular en Colombia del registro de la marca SIDOR (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 19 Internacional, de conformidad con el certificado de registro número 155.526 vigente hasta el 30 de marzo del año 2004. Manifiesta, por otro lado, que la marca SIDOR es notoriamente conocida en las Repúblicas de Venezuela y Colombia, por los consumidores especializados de los productos comprendidos en las clases 6 y 19 de la Clasificación Internacional.

Expone que “Resulta innegable la confundibilidad que se presenta entre el signo SLIDOR y el signo SIDOR, desde los aspectos visual, gráfico, auditivo e ideológico”, por lo que sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81, 83 literal a) y d), 93, 146 y 147 de la Decisión 344, al conceder el registro impugnado, destacando alguna jurisprudencia originada en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 4-IP-91, 4-IP-94 y, 5-IP-89. c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda niega haber incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicita en términos generales, “no tener en cuenta las pretensiones esbozadas por la demandante en contra de la Nación por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por lo tanto, de sustento de derecho para que prosperen”. 12/09/2001 3.24 Argumenta también que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al realizar el acto administrativo acusado, se ajustó plenamente a derecho en especial a lo establecido en las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Manifiesta además, que “es cierto que la parte demandante esbozó como hecho nuevo dentro de su recurso de apelación allegado el 2 de agosto de 1996 y el cual no fue planteado dentro de la oposición, que la sociedad C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR)., es titular en Colombia, del registro de la marca SIDOR (nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 19 no obstante lo anterior es de señalar que no existe confundibilidad entre las marcas SIDOR (MIXTA) a favor de la sociedad C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO C.A. (SIDOR), y la marca SLIDOR (nominativa) a favor de Alejandro Molina Pardo.” Señala que “es de insistir que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a la expresión “SLIDOR” (NOMINATIVA) son válidas y acertadas al señalarse que: según consta en los registros de la Propiedad Industrial AGEC LTDA., fue titular en Colombia del certificado 121536, correspondiente a la marca SIDOR, para distinguir productos de la clase 19, con vigencia hasta el 23 de mayo de 1993 ”; agrega mas adelante “al no estar vigente el registro de la marca en que se base la observación y no haber demostrado legítimo interés para actuar, ésta carece de fundamento y, por consiguiente, es innecesario realizar el estudio de confundibilidad con relación a ella; en consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes.” Expone, finalmente, “que la demandante en la oportunidad legal que ha debido hacerlo y dentro de la vía gubernativa, no demostró ni probó un registro legal válido en la República de Venezuela ni la presunta notoriedad alegada de la marca SIDOR en Venezuela y en Colombia.” GACETA OFICIAL En su contestación a la demanda, entre las pruebas pedidas, solicita la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal, 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2.

Normas a ser interpretadas Corresponden a la siguiente disposición de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) 12/09/2001 4.24 “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

Interpretación de los artículos 146 Y 147 de la Decisión 344 Este Tribunal, en reiteradas ocasiones ha expresado que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 hacen referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, adquiridos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Estos compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participen con intereses individuales.

Los compromisos sobre los que versan dichos artículos, constituyen obligaciones asumidas por los Países Miembros, cuyo cumplimiento deberá concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”. GACETA OFICIAL 12/09/2001 5.24 2.3.

Concepto de marca y sus elementos constitutivos c) Susceptibilidad de representación gráfica La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. 2.4. Prohibiciones para el registro marcario Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentra, precisamente, el determinado por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, el cual señala como tal, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada. a) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal objeto de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 1 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. Ha enfatizado además en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/09/2001 6.24 realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la similitud al de la identidad.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Todo lo anterior, no obstante, se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 2.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mencionado tratadista ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser frac2 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL cionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 3 b) La notoriedad de signos distintivos Se define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y de “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/09/2001 7.24 El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, determina la protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo determina el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. Observa el Tribunal, en consonancia con la reiterada jurisprudencia sentada al respecto por este mismo órgano judicial, que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad” y de “territorialidad” generalmente aplicables a las marcas comunes. 2.5.

Observaciones al registro marcario y el legítimo interés para presentarlas Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente debe proceder a la publicación de la misma. Efectuada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de la solicitud, pueden oponerse al registro del signo mediante la formulación de observaciones, las cuales pueden ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación. El artículo 93 de la Decisión 344 establece que cualquier persona que tenga le- GACETA OFICIAL gítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca que haya sido solicitado, señalando que quien lo haga debe acreditar su legítimo interés para presentarlas.

En el evento de que hayan sido presentadas observaciones en término oportuno y por parte de quien tenga el interés legítimo requerido para hacerlo, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario “para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (art. 95). Una vez agotado este término, la misma Oficina decidirá sobre las observaciones y sobre la concesión o denegación del registro.

La función conferida a la Oficina Nacional Competente, para realizar el examen de fondo sobre registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete al funcionario a la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo; esto porque el objetivo de la norma es el de que el examen de fondo se constituya en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. 12/09/2001 C O N C L U Y E: 1.

Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, como determina el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud respectiva no debe encontrarse afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la misma Decisión. 2.

La Oficina Nacional Competente deberá evaluar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia sentada por este Organismo. 3.

La marca notoria se caracteriza por sus atributos sobre difusión y reconocimiento logrados en el círculo de sus consumidores, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación y renombre; y también en cuanto a que la protección de que goza no se encuentra limitada por los principios de especialidad y territorialidad generalmente aplicables a las marcas comunes.

Las observaciones deben en consecuencia ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas, las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se respalden en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o, aquéllas en que los interesados no hubieren pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Finalmente, se debe tomar en consideración que la actividad de la Oficina Nacional Competente no debe concretarse exclusivamente al estudio de las observaciones, como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la denegación o concesión del registro, deberá realizar un análisis exhaustivo de la solicitud, frente a las prohibiciones contenidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 8.24 La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca. 4. El examen de registrabilidad al que debe ser sometido un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de ser aceptada o denegada la respectiva solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no sean formuladas. 5.

Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para GACETA OFICIAL 12/09/2001 9.24 presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo. Remítase copia a la Secretaría General de la mencionada Comunidad, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En el caso de la marca notoria la prioridad en la presentación se extiende incluso a la solicitud de registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 3983, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 472 de la Comisión. Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada, en los términos establecidos por el artículo 100 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 54-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA. Marca: “ICOLTRANS” (mixta). Proceso interno Nº 6240. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de julio del año 2001, se ajustó a las disposi- ciones del artículo 61 de su Estatuto y que, en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Es demandante la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA – ICOLTRANS LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y, considerado como tercero interesado en el proceso, la sociedad COLTRANS LTDA. GACETA OFICIAL 1.2. Actos administrativos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA – ICOLTRANS LTDA., demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 13669, de 21 de julio de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se declara fundada la oposición presentada por la sociedad COLTRANS LTDA. y, se niega el registro de la marca ICOLTRANS (MIXTA); signo destinado a proteger servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA ICOLTRANS LTDA. Se pide también la nulidad de la Resolución Nº 19671, de 23 de septiembre de 1999, confirmatoria de la resolución anterior, por la que, además, se concede recurso de apelación; y La nulidad de la Resolución Nº 24995, de 26 de noviembre de 1999, que también confirma la Resolución Nº 13669, y declara agotada la vía gubernativa. 1.3.

Hechos relevantes. La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 11 de noviembre de 1998, la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA - ICOLTRANS LTDA., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca “ICOLTRANS” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº 35.1 12/09/2001 10.24 3.

La sociedad COLTRANS LTDA., con domicilio en la ciudad de Santafé de Bogotá, Colombia, por intermedio de su apoderado, formuló observaciones al registro de dicha marca, aduciendo ser propietaria de la marca COLTRANS, según certificado de registro Nº 160239, que distingue productos de la clase 39. 2 4. El 21 de julio de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, expidió la Resolución 13669 en la cual declaró fundada la demanda de observaciones presentada por la sociedad COLTRANS LTDA., y negó el registro de la marca ICOLTRANS (MIXTA). 5.

La sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA ICOLTRANS LTDA., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Con argumentos específicos pide ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a su favor el registro de la marca ICOLTRANS (mixta), por el período de diez años. 6.

El 23 de septiembre de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expide la resolución Nº 19671, en la cual confirma la resolución Nº 13669 y concede recurso de apelación. 7. El 26 de noviembre de 1999, la misma Dependencia emite la resolución Nº 24995, que también confirma la resolución Nº 13669 y declara agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA ICOLTRANS LTDA., al fundamentar su demanda, considera como violados los artículos 81 y 83, en concordancia con los artículos 93 y 95 de la Decisión 344. 2.

Se publicó el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 471, de 28 de enero de 1999. Argumenta que “la marca ICOLTRANS (mixta) es un signo perceptible, suficientemente dis- 1 2 A saber: Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes. GACETA OFICIAL tintivo y susceptible de representación gráfica ya que ICOLTRANS, mixta, se percibe por los sentidos de la audición y la vista. Se fija rápidamente en la mente del público, que la retiene mejor cuando presenta una evocación especial, es decir, una idea conceptual”.

Señala que “ICOLTRANS es un signo distintivo porque es individual y singular, se puede diferenciar de cualquiera otro. Este carácter le imprime a la marca novedad y especialidad. La distintividad exige que el signo no se preste a confusión con otros.” Asevera, además, que la Administración violó los artículos señalados anteriormente pues al declarar fundada la oposición presentada y negar el registro de marca solicitado, omitió acatar los parámetros señalados por el Tribunal Andino en materia de marcas para distinguir la misma o similar clase de productos o servicios.

Manifiesta que “teniendo en cuenta que las sociedades COLTRANS LTDA. e INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA - ICOLTRANS, han coexistido pacíficamente durante varios años en el mercado, es claro que en el caso de los servicios a que se aplican las normas COLTRANS, mixta e ICOLTRANS, también mixta, el consumidor siempre estará (como lo ha estado hasta ahora), en condiciones de identificar el origen empresarial de dichos servicios, por lo que debe descartarse cualquier posibilidad de confusión”.

“De lo anterior se desprende que luego de haber coexistido en el mercado los signos COLTRANS e ICOLTRANS por más de 12 años, no se ha presentado ni se presentará confusión entre los mismos. Si existiere la posibilidad de confusión, ICOLTRANS LTDA. se constituyó con anterioridad a COLTRANS LTDA., por lo que es aquélla la que tiene mejores derechos sobre el signo ICOLTRANS o cualquiera otro similar.

Negarle a ICOLTRANS LTDA. los mejores derechos que le asisten sobre el nombre comercial para distinguir servicios de transporte, sería como imponerle la condena de cesar en el uso exclusivo del mismo, a pesar de haberlo adoptado desde hace varios años.” Al fundamentar la demanda hace referencia a Jurisprudencia del Tribunal, como la sentada en los Procesos 25-IP-97, 21-IP-98, 43-IP-98, 10-IP-97 y, 18-IP-98. 12/09/2001 11.24 c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, niega haber incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Argumenta que en su resolución se determina que “examinadas en su conjunto las marcas, presentan similitudes que las hacen confundibles entre sí, que los servicios que identifican la una y la otra tienen cobertura total en la clase 39 que distingue servicios de transporte y almacenaje, sin diferenciar el tipo, fluvial, marítimo, aéreo o terrestre, por lo tanto, de coexistir en el mercado el consumidor podría asumir que se trata de marcas de un mismo titular y que los servicios prestados y distinguidos con cada una de ellas, gozan de la misma calidad y características ” Solicita de este Organismo no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

En su contestación a la demanda destaca también alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 1-IP-87, 2-IP-95, 22-IP-96 y 14-IP-98; además de solicitar la interpretación prejudicial de ese Organismo. d) Tercero interesado La sociedad COLTRANS LTDA. con domicilio en Santafé de Bogotá, República de Colombia, como tercero interesado y a través de apoderado, al contestar también la demanda, argumenta que por ser propietaria del registro de la marca COLTRANS (mixta) le afecta de manera directa las resultas del proceso, por lo que presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca ICOLTRANS (mixta).

Afirma que “la demandante, se limita a definir cada una de las características necesarias para que un signo sea registrado como marca, No obstante, no tuvo en cuenta, que el mismo artículo establece que “se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona GACETA OFICIAL de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”, olvidando que las características esenciales de una marca deben analizarse no solo sobre el signo a ser registrado visto como elemento independiente, sino frente a los derechos de terceros.” Argumenta que “para poder hablar de coexistencia de marcas, es necesario partir de la premisa de que éstas se encuentran registradas. ” Es claro que de acuerdo con nuestra legislación, los derechos sobre una marca se constituyen en cabeza de su titular únicamente con el registro de la misma.

Por ende, contrario a lo señalado por el demandante, es válido afirmar que en ningún momento las marcas COLTRANS + GRAFICA e ICOLTRANS + GRAFICA han coexistido en el mercado.” En su contestación a la demanda, también destaca jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como la sentada en los Procesos 12-IP-95 y 32-IP-96.

Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal, 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 2.2. Normas a ser interpretadas Corresponden a la siguiente disposición de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 12/09/2001 12.24 “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 2.3. Concepto y elementos constitutivos de la marca La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios pro- GACETA OFICIAL 12/09/2001 13.24 ducidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. ras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figu- 2.4. Tipos de marcas La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

La MARCA GRAFICA es definida como un signo visual, porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; y el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un GACETA OFICIAL concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos pp. 29 y ss).

“La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre” 3. 12/09/2001 14.24 la denominación o la expresión verbal, debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 2.5.

Derechos del Titular del Registro La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 4 Realizada la comparación entre marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina 3 4 Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995. marca: “DIDA”.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV. Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca “DEVICE, etiqueta”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es natural entender que en un mercado comercial activo de registros de marcas, se presenten más de una solicitud dentro de un mismo período, incluso al mismo tiempo.

En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el derecho de prioridad relativo a la solicitud de registro. Este derecho de prioridad dentro de un País, se generaliza con el derecho de prioridad Subregional Andino consagrado en el artículo 103 de la Decisión 344. La prevalencia entre varias solicitudes presentadas al mismo tiempo, con la excepción de la prioridad en el área andina y, el caso de exposición de productos y servicios en el País, se establece en el día de presentación de la solicitud para registro.

En síntesis, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después. La prioridad tiene que ver con el hecho de que “el signo primeramente registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio ‘primero en el tiempo primero en el derecho’”. 5 Por tanto, corresponderá al juez nacional consultante determinar, tomando en cuenta el derecho preferente que pudiere tener el actor sobre el signo del cual solicitó el registro de la marca, si existe la suficiente similitud entre las denominaciones confrontadas, como para producir confusión en el público respecto de los servicios comercializados. 2.6.

Prohibiciones para el registro marcario Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentra, precisamente, el determi5 Proceso 17-IP-96, de 13 de diciembre de 1996, G.O.A.C. Nº 253, del 7 de marzo de 1997, marca: “EDWIN”. “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, Tomo V, 1996, p. 281. GACETA OFICIAL nado por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, el cual señala como tal, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada.

La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal objeto de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/09/2001 15.24 precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo anterior, no obstante, se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. GACETA OFICIAL 12/09/2001 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 7.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mencionado tratadista ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 8 2.7.

Observaciones al registro marcario y el legítimo interés para presentarlas Una vez admitida la solicitud sobre registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente debe proceder a la publicación de la misma. Efectuada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de la solicitud, pueden oponerse al registro del signo mediante la formulación de observaciones, las cuales pueden ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación. El artículo 93 de la Decisión 344 establece que cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca que haya sido solicitado, señalando que quien lo haga debe acreditar su legítimo interés para presentarlas.

En el evento de que hayan sido presentadas observaciones en término oportuno y por parte de quien tenga el interés legítimo requerido para hacerlo, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario “para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (art. 95). Una vez agotado este término, la misma Oficina decidirá sobre las observaciones y sobre la concesión o denegación del registro.

La función conferida a la Oficina Nacional Competente, para realizar el examen de fondo sobre registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete al funcionario a la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo; esto porque el objetivo de la norma es el de 8 7 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. 16.24 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL que el examen de fondo se constituya en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. Las observaciones deben en consecuencia ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas, las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se respalden en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o, aquéllas en que los interesados no hubieren pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Finalmente, se debe tomar en consideración que la actividad de la Oficina Nacional Competente no debe concretarse exclusivamente al estudio de las observaciones, como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la concesión o denegación del registro, deberá realizar un análisis exhaustivo de la solicitud, frente a las prohibiciones contenidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 12/09/2001 3.

La Oficina Nacional Competente deberá evaluar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia sentada por este Organismo. 4.

Tramitadas dos o más marcas para el registro, su prioridad se establece, para los alcances que el derecho marcario determina, por la fecha de presentación de la primera solicitud. 5. Tampoco procede el registro de una marca que sea confundible con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

La inobservancia de esta norma producirá la nulidad del registro, previo el trámite y el cumplimiento de los requisitos que la norma comunitaria establece para el ejercicio de esas acciones. 6. El examen de registrabilidad al que debe ser sometido un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de ser aceptada o denegada la respectiva solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no sean formuladas. 7.

Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. 2.

Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, como determina el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud respectiva no debe encontrarse afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la misma Decisión. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 17.24 El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N°6240, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo GACETA OFICIAL 12/09/2001 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada y, remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18.24 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 49-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 6160. Actor: Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos - LIFE. Marca: “SOREL”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil uno, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, de la República de Colombia, organismo que por intermedio del Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade, la eleva ante este Órgano Comunitario, dentro del expediente interno 6160, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente recibido el 2 de julio del 2001, 1.1.

Las partes. Es demandante LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE., quien comparece por medio de su apoderado. Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Es coadyuvante FARIDE LONDOÑO SÁNCHEZ, quien comparece por medio de su apoderada. VISTOS: La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 25 de julio del 2001. 1.2.

Los hechos. 1.

ANTECEDENTES b) LIFE presentó oposición con fundamento en la similitud con su marca “SOROL”, clase 5ta, registrada según certificado 32.220 de 10 de julio de 1953. Son hechos relevantes para la interpretación, los siguientes: a) El 12 de abril de 1978, Faride Londoño Sánchez solicitó el registro de la marca “SOREL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ta del Decreto 755 de 1972, solicitud radicada bajo el número 173.197.

GACETA OFICIAL 12/09/2001 19.24 c) El 8 de julio de1985, la solicitante limitó el registro de la marca “SOREL” para distinguir un producto farmacéutico despigmentador cutáneo. das las observaciones presentadas por la actora y negando la solicitud de registro de la marca “SOREL” a favor de Faride Londoño Sánchez. d) El 21 de octubre de 1986, por la Resolución 7153, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada con base en la marca “SOROL” y concedió el registro de la marca “SOREL” para distinguir un producto farmacéutico despigmentador cutáneo.

La demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho de que ella es titular de la marca “SOROL” registrada para distinguir productos contenidos en la clase 5ª, vigente hasta julio del 2003, y que la marca “SOREL” solicitada por Faride Londoño Sánchez para productos de la misma clase es semejante, casi idéntica, si se tiene en cuenta que la solicitada difiere de la registrada únicamente en una letra. e) Contra la Resolución 7153 se interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación por parte de LIFE. f ) El 29 de enero de 1998 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 1228, declaró fundadas las observaciones de LIFE, revocó la Resolución 7153 y negó el registro de la marca “SOREL”. g) Faride Londoño Sánchez interpuso el recurso de apelación contra la Resolución 1228 y el 10 de noviembre de 1999, mediante Resolución 23573 se resolvió el recurso en mención, revocando la Resolución 1228 y confirmando la Resolución 7153 que confería el registro de la marca “SOREL”. 1.3.

Objeto y fundamentos de la demanda. Las pretensiones de la actora se pueden resumir en: a) Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 23573 de 10 de noviembre de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo 92-173.197, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 1228 de 29 de enero de 1998, y se confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 7153 de 21 de octubre de 1986, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la que se otorgó el registro de la marca “SOREL”, clase 5ª, a favor de Faride LONDOÑO SÁNCHEZ; y, que como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, se confirme la Resolución Nº 1228 por medio de la cual se revocó el artículo 3ro de la Resolución Nº 7153, declarando funda- De allí, sostiene, resulta inaceptable e ilegal que la Superintendencia afirme que ambas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial y por ende sobre su calidad y características, sino todo lo contrario ya que su representada ha recibido llamadas en las que requieren el producto “SOREL” como si le perteneciera por ser muy similar a “SOROL”; es decir que se ha creado una falsa procedencia con relación al signo “SOREL”.

Destaca el hecho de que la Resolución Nº 23573, impugnada, decidió Revocar la Resolución Nº 1228 del 29 de enero de 1998 y confirmar la Resolución Nº 7153 de 21 de octubre de 1986 en el sentido de conceder la marca “SOROL” para distinguir un producto farmacéutico despigmentador cutáneo, comprendido en la clase 5, a favor de Faride Londoño Sánchez, confundiéndose en el registro el nombre solicitado “SOREL” por el registrado anteriormente “SOROL” de LIFE.

Manifiesta que el punto a analizar es la aplicabilidad de la causal contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Alega que las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en este asunto son muy desafortunadas e imprecisas y se caracterizan por la serie de violaciones a la Ley contenidas en el Acto administrativo demandado, encontrándose viciado de nulidad tanto en su contenido como en su motivación. 1.4.

Contestación a la demanda. La demandada en el presente caso, al referirse a las pretensiones y condenas peticionadas por GACETA OFICIAL parte de la actora, solicita al Honorable Consejo no tenerlas en cuenta por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen. Expresa que la Resolución Nº 23573 de 10 de noviembre de 1999 fue expedida en forma válida y legal, declarando infundadas las observaciones presentadas por LIFE y concediendo el registro de la marca “SOREL” a favor de Faride Londoño Sánchez para distinguir un producto comprendido en la clase 5 de la nomenclatura vigente.

Alega que para la registrabilidad de la marca “SOREL” se procedió al análisis jurídico de la misma en concordancia y aplicación de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344, concluyéndose que no existen semejanzas y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error en el público consumidor. En consecuencia, a su juicio, la marca “SOREL” solicitada por Faride Londoño Sánchez, cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad. 1.5.

Escrito de coadyuvancia. La apoderada de la señora Faride Londoño Sánchez, en calidad de tercera interesada dentro de la presente causa, al referirse a la misma alega, en resumen, lo siguiente: La notificación de la demanda se ha debido realizar al titular de los derechos sobre la marca SOREL, cual es: la sociedad LABORATORIOS FARITH, JORGE LONDOÑO AGUIRRE S. EN C., y no a la señora Faride Londoño Sánchez, ya que su mandato terminó en el momento en que las actuaciones administrativas ante la entidad correspondiente terminaron.

Afirma que hay dos pilares en los que descansa la legalidad de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca SOREL, cuales son: a) El alcance de la marca SOREL está limitado para distinguir únicamente un producto farmacéutico, despigmentador cutáneo, desde el 8 de julio de 1985. 12/09/2001 20.24 b) La marca SOROL de la demandante fue cancelada parcialmente en lo que a productos para el consumo humano se refiere, por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio según Resolución 14557 de fecha 28 de Julio de 1999 en el expediente 378.150.

Dice que la aplicación del producto, su finalidad, su comercialización, su mercadeo son factores relevantes y fundamentales al momento de decidir sobre la registrabilidad o no de una marca. Manifiesta que la marca SOREL fue concedida en debida forma ya que con ella se distinguen productos diferentes de los de la marca SOROL y que los canales de comercialización son diferentes y por ende el público al que están dirigidos los dos productos es distinto.

El público consumidor así no tenga conocimientos legales, dice, jamás va a confundir un despigmentador cutáneo con un producto de un almacén agrícola. Al referirse al hecho que alega la actora en cuanto al error mecanográfico del fallador afirma que es cierto que “de forma increíble se confundió al escribir la marca SOREL y escribió SOROL” pero afirma que ello simplemente amerita una corrección de la Resolución, más no vicia de manera alguna la misma; es decir el registro de la marca SOREL.

Finalmente, dice que el hecho de que no se esté de acuerdo con una resolución administrativa, no significa que dichas actuaciones pueden ser calificadas de violatorias de ley alguna y que en consecuencia se opone a las pretensiones de la demanda, solicitando al Honorable Consejo de Estado desestimar la petición de Nulidad de la Resolución 23573 y declarar que ella se ajusta a derecho y dejarla en firme.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Tratado de su Creación. GACETA OFICIAL

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal estará referida al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena requerido en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. A continuación se inserta el texto de la norma a ser interpretada: 3.1.

Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” 4.

CONSIDERACIONES Procede en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará a la luz de las normas citadas, lo atinente a la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y a las reglas para la comparación entre signos. 4.1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: similitudes gráficas y fonéticas.

El artículo 83 citado, se refiere a las causales de irregistrabilidad o impedimentos que de ser verificados por la Oficina Nacional Competente impiden el registro de signos como marcas. Es así como en su literal a) determina que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente registrada o solicitada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para aquellos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 12/09/2001 21.24 Ese error en el cual puede incurrir un consumidor se traduce en el posible engaño sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate y por lo tanto a tomar un producto de su preferencia por otro que no lo es.

Por ello, el Tribunal en jurisprudencia reiterada ha sostenido que al practicarse el análisis entre dos signos, con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta “el riesgo de confusión” por identidad o similitud, el examinador deberá tomar en consideración aspectos tales como: el tipo o clase de marcas a cotejar (denominativas, gráficas o mixtas); el grado de similitud que exista entre ellas (identidad o simple semejanza); la clase de productos o servicios que se distinguen o se pretende distinguir; el carácter de marca notoria o de marca común; el público destinatario de los bienes o servicios; y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.1 Los factores y elementos que llevan a la identidad o semejanza se pueden manifestar en los campos visual, auditivo e ideológico.

Las semejanzas visuales pueden ser “ortográficas”, si ambas marcas al ser comparadas sucesiva e individualmente tienen una misma o parecida posición de las vocales o consonantes, igual distribución de todas las letras o similar longitud de sus sílabas; o también pueden ser “gráficas”, si poseen figuras, formas y colores distribuidos o conformados de tal manera que puedan llegar a confundir al público.

En cuanto a la diferenciación “auditiva” o “fonética” se pueden observar las siguientes reglas, elaboradas por la doctrina y acogidas por este Tribunal en reiteradas ocasiones, así: “1. Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. 1 Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 15-IP-01.

Sentencia de 18-IV-2001. Marca “KRIKIES”. En G.O.A.C. Nº 666, de 9-V-2001. GACETA OFICIAL “3. 22.24 “2. Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idéntica o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). 2ª. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la sílaba situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor. 2” 4ª. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.3 Con referencia a la confusión “ideológica” se dice que se presenta cuando el conjunto de elementos que forman el signo, que deberían caracterizarlo del resto de productos o servicios en el comercio, por el contrario, lo que pretenden es confundir ese producto con otro de marca similar preexistente en el mercado, generando una cierta incapacidad contraria a la libre voluntad a la hora de realizar la elección o escogencia de los bienes que se le ofrecen al consumidor o usuario.

Cabe destacar que la imitación o copia simulando la misma idea de un producto para ser confundido con otro, son formas censurables de competencia desleal. Así, la exclusividad del uso de una marca registrada pretende la protección del fabricante o comerciante que funge como titular. 4.2. Reglas para la comparación entre signos. Para asegurar el cumplimiento de la norma andina por medio de la cual se hace valer la protección enunciada, el Tribunal ha recogido en su jurisprudencia, una serie de reglas para la comparación entre signos aportadas por la doctrina y que se traducen en una herramienta indispensable para el análisis y examen de los signos que aspiran a su registro como marcas; estas son: 1ª.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2 12/09/2001 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 36-IP-99. Sentencia de 08-X-99. Marca: “FRISKIES”. En G.O.A.C. No. 504, de 9-XI-1999. 3ª. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

De estas reglas se considera que la primera es la más importante porque comporta el cotejo en conjunto de la marca, la visión general que el consumidor tiene del producto. La razón de la segunda regla es que utiliza el análisis sucesivo en lugar del simultáneo, por cuanto el consumidor cuando va a realizar la compra de un producto, no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

Mientras que respecto de la cuarta regla, el tratadista Breuer ha explicado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’ 4 En el presente caso habrá de analizarse si es que las marcas a ser cotejadas, aplicando las reglas anteriormente citadas, sirven para identificar productos similares o iguales y si el uso de uno en lugar de otro puede producir algún riesgo en la salud humana al ser confundidos, o si por el contrario los signos van encaminados hacia la identificación de productos con una aplicación o uso distinto de forma que no se puede inducir al público a error porque identifican productos distintos igualmente, si gozan de la suficiente distintividad que permita identificar al empresario que los produce, es decir, su origen o procedencia, de cuya calidad en la elaboración del producto puede beneficiarse o desprestigiarse una compañía. 3 4 Ver TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 28-IP-97. Sentencia de 27-III-98. Marca “US TOP”. En G.O.A.C. Nº 343 de 26-V-1998. (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”).

GACETA OFICIAL Respecto de los productos farmacéuticos, sin embargo, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que si se confunden al usarse, pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.

Con todos los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Para registrarse un signo como marca, además de reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad o susceptibilidad de representación gráfica, no debe hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (Decisión 344), en especial con aquellos factores de identidad o similitud analizados en la presente sentencia. 12/09/2001 23.24 riesgo que un error puede representar para la salud, el análisis entre los signos referentes a ellos, deberá hacerse con un criterio más riguroso.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debiéndose dar aplicación, igualmente, a lo señalado por el artículo 128 del Estatuto.

Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO SEGUNDO: Cuando se pretenda registrar una marca habrá que ver cuáles son los productos a los cuales identificará, el mercado al cual va dirigido, la clase a la cual pertenece, las vías de comercialización y si no produce riesgo de confusión respecto de otros productos similares de los cuales su uso puede inducir al público a error.

Gualberto Dávalos García MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TERCERO: En cuanto a marcas que cubran productos farmacéuticos y por el Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/09/2001 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú