PROCESO 54-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA. Marca: “ICOLTRANS” (mixta).
Proceso interno Nº 6240. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de julio del año 2001, se ajustó a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto y que, en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Es demandante la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA – ICOLTRANS LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y, considerado como tercero interesado en el proceso, la sociedad COLTRANS LTDA. 1.2. Actos administrativos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA – ICOLTRANS LTDA., demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 13669, de 21 de julio de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se declara fundada la oposición presentada por la sociedad COLTRANS LTDA. y, se niega el registro de la marca ICOLTRANS (MIXTA); signo destinado a proteger servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA - ICOLTRANS LTDA. Se pide también la nulidad de la Resolución Nº 19671, de 23 de septiembre de 1999, confirmatoria de la resolución anterior, por la que, además, se concede recurso de apelación; y La nulidad de la Resolución Nº 24995, de 26 de noviembre de 1999, que también confirma la Resolución Nº 13669, y declara agotada la vía gubernativa. 1.3.
Hechos relevantes. La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 11 de noviembre de 1998, la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA - ICOLTRANS LTDA., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca “ICOLTRANS” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº 35.[1] 2.
Se publicó el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 471, de 28 de enero de 1999. 3. La sociedad COLTRANS LTDA., con domicilio en la ciudad de Santafé de Bogotá, Colombia, por intermedio de su apoderado, formuló observaciones al registro de dicha marca, aduciendo ser propietaria de la marca COLTRANS, según certificado de registro Nº 160239, que distingue productos de la clase 39.[2] 4.
El 21 de julio de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, expidió la Resolución 13669 en la cual declaró fundada la demanda de observaciones presentada por la sociedad COLTRANS LTDA., y negó el registro de la marca ICOLTRANS (MIXTA). 5. La sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA - ICOLTRANS LTDA., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Con argumentos específicos pide ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a su favor el registro de la marca ICOLTRANS (mixta), por el período de diez años. 6.
El 23 de septiembre de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expide la resolución Nº 19671, en la cual confirma la resolución Nº 13669 y concede recurso de apelación. 7. El 26 de noviembre de 1999, la misma Dependencia emite la resolución Nº 24995, que también confirma la resolución Nº 13669 y declara agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA - ICOLTRANS LTDA., al fundamentar su demanda, considera como violados los artículos 81 y 83, en concordancia con los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.
Argumenta que “la marca ICOLTRANS (mixta) es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica ya que ICOLTRANS, mixta, se percibe por los sentidos de la audición y la vista. Se fija rápidamente en la mente del público, que la retiene mejor cuando presenta una evocación especial, es decir, una idea conceptual”.
Señala que “ICOLTRANS es un signo distintivo porque es individual y singular, se puede diferenciar de cualquiera otro. Este carácter le imprime a la marca novedad y especialidad. La distintividad exige que el signo no se preste a confusión con otros.” Asevera, además, que la Administración violó los artículos señalados anteriormente pues al declarar fundada la oposición presentada y negar el registro de marca solicitado, omitió acatar los parámetros señalados por el Tribunal Andino en materia de marcas para distinguir la misma o similar clase de productos o servicios.
Manifiesta que “teniendo en cuenta que las sociedades COLTRANS LTDA. e INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA - ICOLTRANS, han coexistido pacíficamente durante varios años en el mercado, es claro que en el caso de los servicios a que se aplican las normas COLTRANS, mixta e ICOLTRANS, también mixta, el consumidor siempre estará (como lo ha estado hasta ahora), en condiciones de identificar el origen empresarial de dichos servicios, por lo que debe descartarse cualquier posibilidad de confusión”.
“De lo anterior se desprende que luego de haber coexistido en el mercado los signos COLTRANS e ICOLTRANS por más de 12 años, no se ha presentado ni se presentará confusión entre los mismos. Si existiere la posibilidad de confusión, ICOLTRANS LTDA. se constituyó con anterioridad a COLTRANS LTDA., por lo que es aquélla la que tiene mejores derechos sobre el signo ICOLTRANS o cualquiera otro similar.
Negarle a ICOLTRANS LTDA. los mejores derechos que le asisten sobre el nombre comercial para distinguir servicios de transporte, sería como imponerle la condena de cesar en el uso exclusivo del mismo, a pesar de haberlo adoptado desde hace varios años.” Al fundamentar la demanda hace referencia a Jurisprudencia del Tribunal, como la sentada en los Procesos 25-IP-97, 21-IP-98, 43-IP-98, 10-IP-97 y, 18-IP-98. c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, niega haber incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Argumenta que en su resolución se determina que “examinadas en su conjunto las marcas, presentan similitudes que las hacen confundibles entre sí, que los servicios que identifican la una y la otra tienen cobertura total en la clase 39 que distingue servicios de transporte y almacenaje, sin diferenciar el tipo, fluvial, marítimo, aéreo o terrestre, por lo tanto, de coexistir en el mercado el consumidor podría asumir que se trata de marcas de un mismo titular y que los servicios prestados y distinguidos con cada una de ellas, gozan de la misma calidad y características ” Solicita de este Organismo no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
En su contestación a la demanda destaca también alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 1-IP-87, 2-IP-95, 22-IP-96 y 14-IP-98; además de solicitar la interpretación prejudicial de ese Organismo. d) Tercero interesado La sociedad COLTRANS LTDA. con domicilio en Santafé de Bogotá, República de Colombia, como tercero interesado y a través de apoderado, al contestar también la demanda, argumenta que por ser propietaria del registro de la marca COLTRANS (mixta) le afecta de manera directa las resultas del proceso, por lo que presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca ICOLTRANS (mixta).
Afirma que “la demandante, se limita a definir cada una de las características necesarias para que un signo sea registrado como marca, No obstante, no tuvo en cuenta, que el mismo artículo establece que “se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”, olvidando que las características esenciales de una marca deben analizarse no solo sobre el signo a ser registrado visto como elemento independiente, sino frente a los derechos de terceros.” Argumenta que “para poder hablar de coexistencia de marcas, es necesario partir de la premisa de que éstas se encuentran registradas. ” Es claro que de acuerdo con nuestra legislación, los derechos sobre una marca se constituyen en cabeza de su titular únicamente con el registro de la misma.
Por ende, contrario a lo señalado por el demandante, es válido afirmar que en ningún momento las marcas COLTRANS + GRAFICA e ICOLTRANS + GRAFICA han coexistido en el mercado.” En su contestación a la demanda, también destaca jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como la sentada en los Procesos 12-IP-95 y 32-IP-96.
Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal, 2.
CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
La consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 2.2. Normas a ser interpretadas Corresponden a la siguiente disposición de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 2.3. Concepto y elementos constitutivos de la marca La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. 2.4. Tipos de marcas La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.
La MARCA GRAFICA es definida como un signo visual, porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; y el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos pp. 29 y ss).
“La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre” [3]. La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.
La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. [4] Realizada la comparación entre marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la denominación o la expresión verbal, debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 2.5.
Derechos del Titular del Registro Es natural entender que en un mercado comercial activo de registros de marcas, se presenten más de una solicitud dentro de un mismo período, incluso al mismo tiempo. En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el derecho de prioridad relativo a la solicitud de registro. Este derecho de prioridad dentro de un País, se generaliza con el derecho de prioridad Subregional Andino consagrado en el artículo 103 de la Decisión 344.
La prevalencia entre varias solicitudes presentadas al mismo tiempo, con la excepción de la prioridad en el área andina y, el caso de exposición de productos y servicios en el País, se establece en el día de presentación de la solicitud para registro. En síntesis, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después. La prioridad tiene que ver con el hecho de que “el signo primeramente registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio ‘primero en el tiempo primero en el derecho’ ”.[5] Por tanto, corresponderá al juez nacional consultante determinar, tomando en cuenta el derecho preferente que pudiere tener el actor sobre el signo del cual solicitó el registro de la marca, si existe la suficiente similitud entre las denominaciones confrontadas, como para producir confusión en el público respecto de los servicios comercializados. 2.6.
Prohibiciones para el registro marcario Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentra, precisamente, el determinado por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, el cual señala como tal, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada. La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal objeto de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[6] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo anterior, no obstante, se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [7]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mencionado tratadista ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [8] 2.7.
Observaciones al registro marcario y el legítimo interés para presentarlas Una vez admitida la solicitud sobre registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente debe proceder a la publicación de la misma. Efectuada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de la solicitud, pueden oponerse al registro del signo mediante la formulación de observaciones, las cuales pueden ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación. El artículo 93 de la Decisión 344 establece que cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca que haya sido solicitado, señalando que quien lo haga debe acreditar su legítimo interés para presentarlas.
En el evento de que hayan sido presentadas observaciones en término oportuno y por parte de quien tenga el interés legítimo requerido para hacerlo, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario “para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, " (art. 95). Una vez agotado este término, la misma Oficina decidirá sobre las observaciones y sobre la concesión o denegación del registro.
La función conferida a la Oficina Nacional Competente, para realizar el examen de fondo sobre registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete al funcionario a la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo; esto porque el objetivo de la norma es el de que el examen de fondo se constituya en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
Las observaciones deben en consecuencia ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas, las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se respalden en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o, aquéllas en que los interesados no hubieren pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Finalmente, se debe tomar en consideración que la actividad de la Oficina Nacional Competente no debe concretarse exclusivamente al estudio de las observaciones, como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la concesión o denegación del registro, deberá realizar un análisis exhaustivo de la solicitud, frente a las prohibiciones contenidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, como determina el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud respectiva no debe encontrarse afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la misma Decisión. 2.
Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.
La Oficina Nacional Competente deberá evaluar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia sentada por este Organismo. 4.
Tramitadas dos o más marcas para el registro, su prioridad se establece, para los alcances que el derecho marcario determina, por la fecha de presentación de la primera solicitud. 5. Tampoco procede el registro de una marca que sea confundible con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios comprendidos en una misma clase.
La inobservancia de esta norma producirá la nulidad del registro, previo el trámite y el cumplimiento de los requisitos que la norma comunitaria establece para el ejercicio de esas acciones. 6. El examen de registrabilidad al que debe ser sometido un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de ser aceptada o denegada la respectiva solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no sean formuladas. 7.
Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo. El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N°6240, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada y, remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] A saber: Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. [2] Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.- Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes. [3] Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995. marca: “DIDA”.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV. [4] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca “DEVICE, etiqueta”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [5] Proceso 17-IP-96, de 13 de diciembre de 1996, G.O.A.C. Nº 253, del 7 de marzo de 1997, marca: “EDWIN”.
“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, Tomo V, 1996, p. 281. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [8] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.