Año XVIII - Número 808 Lima, 24 de junio de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 29-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El artículo 82, del cual se solicita su interpretación, no especifica el numeral, por lo que este Tribunal considera, por ser vinculante, la interpretación del literal a) de este artículo de la Decisión citada.

Solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 5160. Actor: JOSE MARIA DACCARETT & COMPAÑIA FRIGORIFICO DE LA COSTA. Marca: “CAMPO VERDE” Proceso 6-IP-2002.- Proceso 9-AI-98.- 1 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 146 inciso primero y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Margarita Ramírez Calle, Marca: MARGARITA R. LENCERÍA (mixta). Proceso Interno Nº 6365 Sumario por incumplimiento de sentencia PROCESO 29-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El artículo 82, del cual se solicita su interpretación, no especifica el numeral, por lo que este Tribunal considera, por ser vinculante, la interpretación del literal a) de este artículo de la Decisión citada.

Solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 5160. Actor: JOSE MARIA DACCARETT & COMPAÑIA FRIGORIFICO DE LA COSTA. Marca: “CAMPO VERDE”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de la Consejera Olga Inés Navarrete Barrero.

El auto del diez de abril de 2002, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. VISTOS: 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación La solicitud de interpretación prejudicial antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal; 1.

ANTECEDENTES Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes: Comparece como demandante JOSE MARIA DACCARETT & COMPAÑIA FRIGORIFICO DE Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL LA COSTA, quien persigue se declare la nulidad de los actos administrativos en los cuales se niega el registro de la marca “CAMPO VERDE”.

Actos contenidos en las Resoluciones Nº 18.541, de 29 de abril de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada una oposición como consecuencia de lo cual fue negado el registro de la marca “CAMPO VERDE”; No. 13.096 del 22 de mayo de 1996, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 18541; y, la Resolución No. 1268 del 15 de mayo de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma la Resolución No. 18.541.

En la demanda de nulidad que interpone JOSE MARIA DACCARETT & COMPAÑIA FRIGORIFICO DE LA COSTA, contra las Resoluciones citadas persigue la anulación de estos actos que negaron el registro a la marca “CAMPO VERDE”, puesto que el actor sostiene que la marca consiste en un signo que es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica; y como consecuencia se restablezca el derecho, se declare infundada la oposición solicitada por FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., y se ordene el registro de la marca “CAMPO VERDE”, para productos de la Clase Internacional No. 32.

Expresa la actora que la marca GREEN LAND, con base en la cual se presenta la oposición, al traducirse al español no es confundible con la marca que trata de registrar porque la marca opositora no acredita el registro de la marca en la clase 32, clase para la cual se pretende el registro de la suya; que es titular de la marca CAMPO FRESCO para distinguir productos de la clase 29 y 30; y, finalmente que, “la expresión “VERDE” es comúnmente usada, junto con otros componentes o expresiones distintivas y características, por diferentes empresarios dedicados a la producción y comercialización de productos comprendidos en las clases 29 y 30, aspecto éste que lo corrobora el hecho de estar registradas en dichas clases, a nombre de distintas personas, disímiles marcas que incluyen el vocablo: “VERDE”. 24/06/2002 2.20 Por otra parte, observa que la Superintendencia colombiana no ha tomado en consideración que la marca que se solicita para su registro es nominativa y la ya registrada es una marca mixta, por lo que gráficamente tienen una presentación distinta.

La Superintendencia de Industria y Comercio rechaza las pretensiones, manifestando que carecen de apoyo jurídico y de sustento de derecho para que prospere la acción de nulidad. Expresa que no son nulas las resoluciones puesto que se ajustan a derecho, a lo establecido en las normas legales marcarias vigentes y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demanda.

La Oficina Competente colombiana considera que, las marcas en conflicto son semejantes entre sí en el aspecto conceptual, existiendo confundibilidad entre las mismas, y al coexistir en el mercado conllevaría a error al consumidor, “existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen.” Concluyendo la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca “CAMPO VERDE” es irregistrable conforme lo que dispone la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que no es suficientemente distintiva ya que se configura la semejanza entre esta marca y la registrada.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, estas son, los artículos 81, 82, 83 literal a) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión. El artículo 82, del cual se solicita su interpreta- GACETA OFICIAL ción, no especifica el numeral, por lo que este Tribunal considera, por ser vinculante, la interpretación del literal a) de este artículo en la Decisión citada.

Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior.” ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

“. d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. 24/06/2002 3.20 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 4. CONSIDERACIONES: Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca y su definición, requisitos esenciales para su registrabilidad, causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos, traducción de marcas extranjeras y marcas notoriamente conocidas; confundibilidad y reglas para evitarla; y resoluciones de las observaciones. 4.1.

Definición de Marca y Requisitos de Registrabilidad La marca se define como un bien incorporal, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una GACETA OFICIAL persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra, evitando que el publico consumidor elija erróneamente al adquirir un producto o servicio y protegiendo a los empresarios, titulares de marcas.

El Tribunal ha manifestado al respecto, dentro del Proceso No. 40-IP-99, lo siguiente: “De la constante jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal, inspirada en calificada doctrina, se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.”1 24/06/2002 La perceptibilidad hace referencia a todo signo que pueda ser captado por los sentidos, siendo la forma como los consumidores tienen conocimiento del producto o servicio.

Esta característica implica que el signo pueda ser percibido por los estímulos externos. El Tribunal al respecto ha dicho: “Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.”3 En otra sentencia ha manifestado de esta característica: “La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor.

Como anota el Prof. José Manuel Otero Lastres la perceptibilidad “va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible”.4 El artículo 81 de la Decisión 344 señala tres requisitos para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Este Tribunal analiza estos requisitos: La distintividad de la marca es la función primigenia que debe reunir el signo, pues es este requisito el que lo individualiza y lo hace particularmente diferente y distintivo de los demás productos o servicios de los que se encuentran en el mercado. Es considerada como la característica principal del signo ya que su función es identificar un producto o servicio sin que se confunda con los de otros.

“La distintividad es la cualidad de un signo de distinguir unos productos o servicios de otros y de ser el medio que permite al consumidor identificar el signo con el producto. Que un signo sea distintivo implica que puede por si solo, identificar un producto o servicio sin que se pueda confundir con otro.”2 1 2 Proceso No. 40-IP-99; marca: “LAUREL”.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 528, de fecha 26 de enero del 2000. Proceso No. 22-IP-2000; marca: “HOLA”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 565 de fecha 12 de mayo de 2000. 4.20 La susceptibilidad de representación gráfica del signo se puede decir que es la descripción material del signo por medio de elementos gráficos. Este requisito revela la necesidad de hacerse conocer desde el primer momento, esto es, desde que se introduce la solicitud hasta que es publicada.

Esta característica de representación gráfica se trasluce por medio de palabras, 3 4 Proceso No. 22-IP-96; marca: “EXPOMUJER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 265, de fecha 16 de mayo de 1997. Proceso No. 32-IP-96; marca: “DESEO’S”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 279 de fecha 25 de julio de 1997. GACETA OFICIAL vocablos o denominaciones, signos mixtos, notas, colores, etc.

“La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados” 24/06/2002 4.2.1. Marcas idénticas o semejantes El artículo 83 literal a) trata sobre la irregistrabilidad de las marcas idénticas o semejantes a otras registradas o solicitadas y que pueda inducir al público a error respecto a ese signo. El Tribunal se ha pronunciado sobre este literal del artículo 83, dentro de la sentencia del proceso No. 27-IP-96: “La clara intención del legislador comunitario al imponer esta prohibición no es otra que la de proteger principalmente al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial ( )”.

“El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.”5 En conclusión si un signo no reúne las características analizadas no se considerará capaz de registro.

Sin embargo, es necesario que no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, tema que se destaca en el siguiente punto. 4.2. Causales de Irregistrabilidad: Signos Semejantes o Idénticos; Traducción de Marcas; Marcas notoriamente conocidas El artículo 83 en los literales a) y d) determina que del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente con respecto de derechos de terceros, debe necesariamente verificar si el signo, cuyo registro se solicita, no es idéntico o semejante a otro anteriormente solicitado para registro o que haya sido registrado por una tercera persona.

De igual forma se examinará si el signo no constituye la reproducción, imitación o transcripción de otro notoriamente conocido en el país en que se solicita o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. 4.2.2. Reproducción, imitación o traducción de signos notoriamente conocidos El artículo 83 literal d) protege a la marca y a los signos notoriamente conocidos.

Esta protección implica no registrar una marca vulnerando un signo notoriamente conocido, sea por la reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial. En este caso en concreto se refiere a la traducción de una marca del idioma inglés al español. El Tribunal ha observado que para que surta efecto esta protección debe tratarse de una marca conocida, proviniendo este conocimiento del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria.

En sentencia dentro del proceso No. 33-IP-99, el Tribunal ha indicado de la marca notoria lo que sigue: “ es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.6 El fondo de estos temas es que si la marca cumple o no con su función esencial, que es la de distinguir productos frente a otros para evitar que entre el público consumidor se produce confusión. 5 Proceso No. 46-IP-2000, marca: “CAMPO VERDE”.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 594 de fecha 21 de agosto de 2000. 5.20 6 Proceso No. 33-IP-99; marca: “PACIFIC”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 565 de fecha 12 de mayo de 2000. GACETA OFICIAL Debe entenderse que la marca es el medio que utiliza el comerciante de un producto o servicio para darse a conocer y es la manera como comunica al consumidor los beneficios de sus bienes, lo que involucra esfuerzo, tiempo y gastos para garantizar sus bienes en el mercado, por lo que, la ley comunitaria protege este activo patrimonial que tiene el empresario.

Este Tribunal ha señalado en otras sentencias que la notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alega, puesto que “ la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.”7 Por todo lo indicado debe tomarse en consideración lo pronunciado por este Tribunal en un caso similar de estas mismas marcas en conflicto: 24/06/2002 cionado inciso del artículo 83 que se interpreta.”8 4.3.

Confundibilidad y reglas para el cotejo marcario Los temas desarrollados en el punto anterior están destinados para proteger a las marcas del “riesgo de confusión” o de la “confundibilidad”. La prohibición de registrar signos confundibles se fundamenta en razón de la función distintiva que debe cumplir el signo. Si un signo se confunde con otro carecería de fuerza distintiva necesaria para diferenciarse e incumple con el derecho adquirido por los titulares del signo registrado, induciendo a error en los consumidores.

La confusión es tomar una cosa creyendo que es otra. Existen dos variantes de confusión: directa e indirecta, las dos igualmente engañan al consumidor, puesto que lo inducen a error al elegir el producto o servicio. En la confusión directa, el público consumidor piensa que está adquiriendo un producto creyendo que compra otro; y, en la indirecta, se cree que el producto que adquiere tiene un origen, una calidad comprobada o viene de un fabricante determinado.

“Este Tribunal considera que al momento de realizarse la traducción de un signo del idioma español al inglés, como ocurre en el presente caso con las marcas CAMPO VERDE a LAND GREEN, debe tomarse en cuenta lo siguiente: “Si bien es cierto que la traducción de una marca del español al inglés puede tener el mismo significado y esto podría producir confusión en el público consumidor, es también cierto, que la norma indicada exige que quien impugne la concesión de una marca por esa causa deba probar la notoriedad de aquella con base en la cual se haya formulado la observación al registro.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que esa calidad de la marca debe ser probada a través de los medios reconocidos por la legislación interna, por la parte que la alega y, de realizarse tal probanza, se erige en causal de irregistrabilidad a tenor de lo prescrito en el men7 Proceso No. 23-IP-96; marca: "VODKA BALALAIKA". Publicado en la Gaceta Oficial No. 354 de fecha 13 de julio de 1998. 6.20 “Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el riesgo de confusión. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la identidad o semejanza se opone a la distinción o carácter distintivo que hace registrable una marca y le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.

De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento para determinarse a comprar un cierto producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce”9.

La determinación del riesgo de confusión le corresponde al juez consultante, tomando en con8 9 Proceso No. 46-IP-2000, marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 594 de fecha 21 de agosto de 2000. Proceso No. 07-IP-96; marca “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 299 de fecha 17 de octubre de 1997.

GACETA OFICIAL 24/06/2002 sideración las reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia, a fin de precisar el grado de la misma. A continuación se exponen algunos criterios que deberá analizar para verificar la existencia del riesgo de confusión: de tal similitud puede depender de la identidad en la sílaba tónica, coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.”13 “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, la confusión se da cuando la expresión ideológica del signo es la misma, puesto que evocan un concepto similar o la misma o similares ideas. Jorge Otamendi al respecto señala: “Es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.” “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.10 También deberá consultar los criterios que resultan de los tres campos de confusión, que son visual, auditivo y el ideológico, y de este estudio en conjunto, que realice el juez examinador, verificará la impresión de una marca frente a la otra, de la que analizará si se produce confusión en cualquiera de los campos que se señalarán. La confusión visual es la que resulta de la similitud de los signos, sean estos: frases, palabras, dibujos o cualquier otro elemento.

“En el campo gráfico o visual, el número de sílabas, la colocación de las mismas, la ubicación y extensión de las vocales, los prefijos y sufijos, el tipo de letra, etc. serán factores que determinen si entre dos signos existen las semejanzas suficientes como para determinar si a base de ellos las dos marcas son o puedan ser confundibles.”11 El segundo campo, el auditivo o fonético, se refiere a la misma o similar pronunciación de palabras, aunque la ortografía sea diferente.

“Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar.”12 “Se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación 10 11 12 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Proceso No. 32-IP-96; ya citado.

Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas” Editorial AbeledoPerrot. Pág. 150. Buenos Aires. 1989. 7.20 Y finalmente, respecto de las reglas marcarias, deberá tomar en consideración al “consumidor medio”, puesto que a este va dirigido determinada clase de bienes, deberá distinguirse si se trata de bienes de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, ya que la elección, al momento de adquirirse, dependerá exclusivamente de los gustos y de la capacidad adquisitiva de determinado grupo humano. Cuando se trata de traducción a otro idioma de una marca registrada la confusión se determinará según el grado de conocimiento que el público tenga del idioma tanto de la marca originalmente registrada como de la que solicita su registro, puesto que el público consumidor puede asociar las dos marcas por la similitud que existe en su significado conceptual.

Si no tuviera un significado conocido y generalizado por el público consumidor podría constituirse como una marca de fantasía, pero si su uso ha sido frecuente por los medios de publicidad ha pasado este idioma extranjero a formar parte del léxico común, puesto que las palabras o su pronunciación son fácilmente identificables por el consumidor. 4.4.

Presentación de Observaciones y Resolución Los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 cuya interpretación se ha solicitado tratan sobre la 13 Proceso No. 35-IP-98; marca: “GLEN SIMON” Publicado en la Gaceta Oficial No. 422 de fecha 30 de marzo de 1999. GACETA OFICIAL 24/06/2002 posibilidad de presentar observaciones al registro de una marca y de la concesión o negación del mismo. 8.20 dad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.”14 Con base en lo expuesto, La petición que formula un tercero o una parte interesada se la conoce como observación u oposición y su finalidad es que la autoridad competente niegue el registro de una marca por no reunir los requisitos de ley.

Las observaciones al registro de una marca tienen lugar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación. Según el artículo 93 de la Decisión 344, la observación la puede realizar cualquier persona que tenga legítimo interés, por ejemplo quien se siente perjudicado, quien es titular de una marca registrada, quien goza de un derecho de prioridad dentro del país en el que se solicita el registro o en un País Miembro diferente de donde se solicite el registro.

El artículo 95 de la Decisión citada establece que admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación; vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre estas observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo que notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

La administración no sólo evalúa las observaciones, sino que analizará el signo a registrarse frente a las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 82 y 83, además de verificar que este reúna los requisitos del artículo 81. Al respecto este Tribunal ha expresado: “La facultad que se confiere a la Oficina Nacional Competente o al Administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autori- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La marca es un bien inmaterial cuya función es distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los de otros.

Para que un signo pueda ser registrado como marca tiene que reunir los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344, es decir, tiene que ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, a más de no incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83. 2. Entre las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consta la de signos idénticos o semejantes con otros solicitados para su registro o registrados, lo que podrá producir confusión en el público consumidor, perdiendo a su vez, su función distintiva como condición fundamental para su registro como marca. 3.

No puede aceptarse para el registro como marca, un signo que constituya la traducción de otro notoriamente conocido. La notoriedad del signo depende de la gran difusión que tiene y consecuentemente del conocimiento de los consumidores de esos productos, notoriedad que debe ser probada por la parte que la alega. 4. Para evitar el riesgo de confusión deberá realizarse el análisis bajo los criterios vertidos en esta sentencia, entre los que se tomará en consideración las reglas esenciales y los tres campos de comparación de signos contradichos: fonético visual y conceptual, los que impiden que el signo sea registrable por producir confusión entre el público consumidor. 5.

El examen de registrabilidad es practicado por la oficina nacional competente de oficio o 14 Proceso No. 11-IP-97; marca: “PIRULITO” Publicada en la Gaceta Oficial No. 343 de fecha 26 de mayo de 1998. GACETA OFICIAL 24/06/2002 como resultado de observaciones presentadas por quien ostenta la calidad de legítimo interesado. Sólo luego del análisis correspondiente se concederá o negará el registro de la marca.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 5160, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia. Notifíquese al mencionado Consejo consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 9.20 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 6-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 146 inciso primero y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Margarita Ramírez Calle, Marca: MARGARITA R. LENCERÍA (mixta). Proceso Interno Nº 6365. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, dentro del expediente interno Nº 6365; adjuntada al oficio de 18 de diciembre de 2001, que fue recibido por este Tribunal el 9 de enero de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 30 de enero de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación del expediente remitido, se deducen: 1.

Las partes La actora es la señora Margarita Ramírez Calle, quien concurre mediante apoderado. GACETA OFICIAL La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. De los argumentos de la demanda La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: De la Resolución Nº 18924 expedida el 13 de septiembre de 1999 por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca MARGARITA R. LENCERÍA (mixta) a la Señora Margarita Ramírez Calle.

De la Resolución Nº 22545 expedida el 27 de octubre de 1999 por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 18924, confirmándola en su totalidad. 24/06/2002 10.20 Sostiene que con la expedición de las resoluciones que se impugnan judicialmente, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Aduce que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 18924 de 13 de septiembre de 1999, negando el registro de la marca mixta MARGARITA R. LENCERÍA. Argumenta que la Decisión 344, como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable al presente caso, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas.

Con todos los antecedentes expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, CONSIDERANDO De la Resolución Nº 00640 expedida el 26 de enero de 2000 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación, interpuesto contra la Resolución Nº 18924.

Así mismo solicita que a título de restablecimiento de su derecho, se ordene a la Oficina Nacional Competente que otorgue el registro de la marca MARGARITA R. LENCERÍA (mixta) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza, Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería).

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 344 La demandante alega que se violaron los artículos 81, 83 literal a), 146 inciso primero y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Colombia y algunas normas contenidas en el Código de Contencioso Administrativo. 3. De la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a través de su apoderado contesta la demanda en los siguientes términos: Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” GACETA OFICIAL Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

No se interpretan los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de este Organo Comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros y no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

(Ver entre otros: Proceso 42-IP-2000, sentencia de 7 de julio de 2000, marca: SUPERJOLY en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IX; Proceso 33-IP-2001; sentencia de 9 de mayo de 2001, marca: BUNKER en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII). Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA El Tribunal ha considerado como marca: “Todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra” (Ver entre otros: Proceso 6-IP-2001, sentencia de 26 de marzo de 2001, marca: AZETAVIR, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VIII;

Proceso 66-IP-2000, sentencia de 4 de octubre de 2000, marca: CABEZA DE UN EJEMPLAR VACUNO, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IX). 24/06/2002 11.20 El artículo 81 de la Decisión 344 contempla tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica.

El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado enfáticamente la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

(Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001, sentencia de 27 de abril de 2001, marca: DOMÉSTICO en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII; Proceso 17-IP-2001, sentencia de 27 de abril de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII) Respecto a las características mencionadas se ha dicho que: “La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.

De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.

La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por GACETA OFICIAL los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados (Proceso 25-IP-98 de 3 de marzo de 1999, Marca: PINTUBLER en G.O.A.C.N. – 428 de 16 de abril de 1999)”.

II. COMPARACION DE MARCAS DENOMINATIVAS CON MARCAS MIXTAS Como lo sostiene el profesor Carlos Fernández Novoa “La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La marca mixta presenta una estructura más compleja que la marca denominativa o la marca gráfica. En la marca mixta hay que contraponer siempre un componente principal (o dimensión característica) y un componente accesorio.

Al enjuiciar si existe riesgo de confusión entre una marca mixta y otra marca la operación principal consiste en fijar si la dimensión característica de la marca estriba en el elemento denominativo, o bien en el elemento gráfico. (Fernández Novoa Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1984, p. 31)”. En el citado Proceso 25-IP-1998, este Órgano Comunitario expresó refiriéndose a la sentencia recaída en el Proceso 04-IP-94, de 07 de agosto de 1995, marca: ‘EDEN FOR MAN etiqueta, G.O.A.C. N°189 de 15 de septiembre de 1995): “La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas.

Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto (sic). Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación.” (Proceso 25IP-98 de 3 de marzo de 1999, Marca: PINTUBLER, G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999)”. 24/06/2002 12.20 Este Tribunal ha señalado que “las marcas mixtas están compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación que puede estar conformada por una o varias palabras que al ser pronunciadas pueden o no tener un significado conceptual.

Dentro de esto signos conocidos como marcas denominativas, se encuentran las sugestivas, cuyo significado alude a las características, cualidades, naturaleza o funciones del servicio designado por ella; y las arbitrarias, en las que su significado no se relaciona en lo absoluto con la naturaleza y demás cualidades del servicio que protege la marca.

También aparecen las denominaciones caprichosas o de fantasía que son las que sin poseer contenido conceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que las palabras que las conforman son ‘oscuras o arcaicas’ (BREUER MORENO, Derecho de Marcas, pp. 83 y 84) El segundo elemento que conforma la marca mixta es el gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores (Ver: Proceso 24IP-2001 de 16 de noviembre de 2001, Marca: DNN mixta)”.

El Tribunal también ha sostenido que se deberá tomar en cuenta que las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes; en las marcas compuestas o mixtas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que habrá de determinarse cuál de los elementos que la conforman, denominativo o gráfico, es el característico.

(Ver entre otros: Proceso 104-IP-2000, sentencia de 18 de abril de 2001, marca: MAR.CO mixta, publicado en G.O. Nº 669, de 9 de mayo del 2001. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

El tratadista GACETA OFICIAL Jorge Otamendi opina que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Ver Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas” Abeledo Perrot, 1989, p. 9) Es válido afirmar que no puede ser registrado como marca un signo que sea confundible con otro ya registrado o que hubiere sido presentada su solicitud de registro con anterioridad.

El Ordenamiento Comunitario Andino, concretamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, al referirse a las causales de irregistrabilidad estatuye: “que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

IV. LA CONFUNDIBILIDAD El Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario han de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad a la semejanza.

El Tribunal en jurisprudencia sentada estima que es necesario considerar y enfrentar: La similitud ideológica, que puede producirse entre signos que evocan la misma o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI, que dicha similitud es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.

Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc (Ver Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, editorial Abeldo Perrot, Buenos Aires, p. 152)”. 24/06/2002 13.20 La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Estos conceptos han sido desarrollados en abundante jurisprudencia de este órgano comunitario. (Ver entre otros: Proceso 77-IP-2000, sentencia de 13 de junio de 2001, marca: PURO VARELA, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII; Proceso 41-IP-2000, sentencia de 9 de agosto de 2000, marca: MURIEL, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo VII;

Proceso 22-IP-2001, sentencia de 13 de junio de 2001, marca: ERA, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII). Con el propósito de evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, se ha determinado “que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (Ver entre otros: Proceso 17-IP-2001 de 27 de abril de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO, publicado en G.O. Nº 674, de 31 de mayo del 2001.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe necesariamente reunir los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión GACETA OFICIAL 24/06/2002 344, esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Segundo: No solo deben cumplirse los tres requisitos antes mencionados, sino que es necesario que no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Tercero: Cuarto: En el análisis de las marcas mixtas necesariamente se tendrá que determinar cuál de los elementos que conforman el conjunto marcario (denominativo y gráfico) es el predominante, ya que es a través del cual el público consumidor podrá identificar la marca, y además es el elemento determinante de la existencia o no del riesgo de confusión. 14.20 tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario.

Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efecto de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO La marca que se desee registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, la cual goza de la protección legal conferida por el registro, y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.

La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 09-AI-98 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

San Francisco de Quito, a los 12 días del mes de junio de dos mil dos. En el procedimiento sumario seguido en el expediente N° 09-AI-98, por desacato a la sentencia dictada el 29 de marzo de 2000, en la cual se declaró el incumplimiento, por parte de la República del Perú, de los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), así como de las Decisiones 378 y 379 de la Comisión, y de la Resolución 122 de la Secretaría General de la Comunidad.

VISTOS GACETA OFICIAL La sentencia dictada por este Tribunal, en fecha 29 de marzo del año 2000, en la cual se decidió principalmente: “1. Declarar que la República del Perú ha incurrido en incumplimiento de los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión, así como de las Decisiones 378 y 379 del mismo Órgano Comunitario y, además, de la Resolución 122 emitida por la Secretaría General de la misma Comunidad el 3 de septiembre de 1998. 2.

Que el Gobierno del mencionado País Miembro, en consecuencia y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 27 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional, debe cesar en la conducta contraventora de las normas comunitarias determinadas en el punto anterior, para lo cual se le exhorta a adoptar las medidas conducentes a la inmediata y plena aplicación de las Decisiones 378 y 379”.

El auto del 29 de noviembre de 2000, mediante el cual el Tribunal inició el presente procedimiento sumario con el objeto de determinar si se había incurrido en el incumplimiento de la sentencia dictada. El auto del 31 de octubre de 2001, mediante el cual el Tribunal estableció los límites dentro de los cuales los Países Miembros podrían suspender las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficiaban a la República del Perú, autorizando a sus respectivos Gobiernos para imponer, a partir de la notificación del auto sancionatorio, un gravamen adicional de hasta 5% de las importaciones de cinco de los productos que a su elección ingresaran en su territorio, contaran con un mayor volumen de exportación hacia la Subregión y fuesen originarios de la República del Perú. El escrito FACSÍMIL N° 366-2001-MITINCI/MINCI, de fecha 08 de noviembre del año 2001, mediante el cual el Vice Ministro de Industria, encargado del Vice Ministerio de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, solicitó al Tribunal la modificación del contenido del auto del 31 de octubre de 2001 “por cuanto este Gobierno se halla cumpliendo parcialmente lo dispuesto en la sentencia proferida por ese Tribunal En efecto, en fecha 5 de octubre de 2001 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 203-2001-EF, cuya copia adjuntamos; el cual modifica los Decretos Supremos Nos. 186-99- 24/06/2002 15.20 EF y 187-99-EF, dando así pleno cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión 378”.

El escrito FACSÍMIL N° 368-2001-MITINCI/VMINCI, de fecha 15 de noviembre del mismo año, mediante el cual el Vice Ministro de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú solicitó al Tribunal “se sirva levantar las sanciones impuestas contra el Perú, dentro del proceso 9-AI-98 En efecto, en fecha 10 de noviembre 2001 ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de Intendencia Nacional N° 000 ADT/2001-002472, cuya copia adjuntamos; la cual aprueba el Formato de la Declaración Andina de valor (DAV) y su Instructivo denominado INTA-IT.01.07 ‘Instructivo de la Declaración Andina de Valor’, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión 379”.

El auto de fecha 22 de noviembre de 2001, mediante el cual el Tribunal solicitó opinión a los Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre los argumentos presentados por la República del Perú. El escrito SG-C/1.8/1815/2001, recibido por este Tribunal en fecha 30 de noviembre de 2001, mediante el cual la Secretaría General rindió opinión sobre el particular, señalando que “al expedirse el Decreto Supremo N° 203-2001-EF, el Gobierno de Perú subsanó el incumplimiento referente a la Decisión 378, pero mantiene la situación de incumplimiento de la Decisión 379 agravándola aún más al expedir la Resolución de la Intendencia Nacional N° 000 ADT/2001002472 ”.

La comunicación suscrita por la Viceministra de Comercio Exterior, encargada de las funciones del despacho de la Ministra de Comercio Exterior, de la República de Colombia, y recibida vía fax por este Tribunal en fecha 14 de diciembre de 2001, mediante la cual informó que, a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, “la República del Perú no está cumpliendo plenamente con la aplicación de las Decisiones 378 y 379 de la Comisión de la Comunidad Andina”, y que, según el artículo 2 de la Resolución de Intendencia Nacional N° 000 ADT/2001-002472, “la Declaración Andina de Valor, DAV, se presentará para las importaciones provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, lo cual está en contra de lo preceptuado en el artículo 1 de la Decisión arriba señalada (379)”.

GACETA OFICIAL El escrito FACSÍMIL N° 15-2002-MITINCI/VMINCI, recibido por este Tribunal en fecha 16 de enero de 2002, mediante el cual el Viceministro de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú manifestó que, habiendo tomado conocimiento de la observación planteada por la Secretaría General en relación con el cumplimiento de la Decisión 379 por parte del Perú, su Gobierno había procedido a modificar la Resolución de Intendencia Nacional N° 000/ADT/2001-002472 del 10 de noviembre de 2001.

Al efecto, adjuntó copia de la Resolución de Intendencia Nacional N° 000 ADT/ 2002-000051, publicada en el Diario Oficial el Peruano en fecha 11 de enero de 2002, en la cual se “hace extensiva la obligación de presentar la Declaración Andina del Valor, conjuntamente con la Declaración Única de Aduanas, para solicitar la importación de mercancías procedentes de cualquier país, dando así pleno cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión 379 ”.

El auto de fecha 23 de enero de 2002, mediante el cual el Tribunal requirió nuevamente a los Países Miembros y a la Secretaría General su opinión “sobre la precitada resolución de Intendencia Nacional N° 000 ADT/2002-000051, emitida por el Gobierno de la República del Perú ”. El escrito N° SG-C/1.8/00135/2002, recibido por este Tribunal en fecha 7 de febrero de 2002, mediante el cual la Secretaría General rindió la opinión solicitada, señalando que, a través de la Resolución de la Intendencia Nacional del Perú N° 000 ADT/2002-000051, “se surte solo un cambio respecto a la Resolución de Intendencia Nacional N° 000-ADT/2001-002472 de noviembre 2001.

Tal cambio se refiere únicamente a la exigibilidad y llenado del formulario, referidos a la importación de mercancías procedentes de cualquier país y no como estaba antes, referido a las importaciones provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Todos los demás aspectos quedan vigentes”. El auto del 3 de abril de 2002, mediante el cual el Tribunal resolvió desestimar “la solicitud presentada por el Gobierno de la República del Perú, relativa al levantamiento de las sanciones que le fueran impuestas por el desacato a la sentencia dictada en fecha 29 de marzo del año 2000”.

El Facsímil N° 141 2002–MITINCI/VMINCI, del 3 de mayo de 2002, recibido en este Tribunal el 24/06/2002 16.20 mismo día, mediante el cual el Vice Ministro de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú comunicó que: “habiendo tomado conocimiento de las observaciones planteadas por ese digno Tribunal a través del auto de fecha 3 de abril de 2002, con relación al cumplimiento de la Decisión Nº 379 por parte del Perú, nuestro Gobierno ha procedido a emitir la Resolución de Intendencia Nacional Nº 000/ADT/2002-000827.

Este dispositivo, establece disposiciones para la presentación del Formulario de la Declaración Andina de Valor en Aduana, en los términos previstos en la Decisión 379 – que aprueba el Formato de la Declaración Andina de Valor, dando así pleno cumplimiento a lo dispuesto en la misma”. La copia de la Resolución de Intendencia Nacional N° 000/ADT/2002-000827, del 26 de abril de 2002, que ordena aplicar la Decisión 379, así como el Instructivo para el llenado o diligenciamiento de la Declaración Andina del Valor en Aduana, y deja sin efecto el Instructivo de Calidad “Declaración Andina del Valor (DAV)” INTAIT.01.07, aprobado por Resolución de Intendencia Nacional N° 000-ADT/2001-002472.

El auto del 22 de mayo de 2002, mediante el cual el Tribunal requirió a los Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina su opinión “sobre la precitada Resolución de Intendencia Nacional Nº 000/ADT/2002-000827, del 26 de abril de 2002, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de mayo de 2002”, para lo cual les concedió un término de 5 días, contado a partir de la notificación del auto.

El escrito N° SG-C/1.8/00738/2002 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, del 31 de mayo de 2002, recibido por este Tribunal el 3 de junio del año en curso, mediante el cual el citado Órgano rindió oportunamente la opinión solicitada, señalando que, al haberse emitido la Resolución Nº 000/ADT/2002-000827 de Intendencia Nacional, el Gobierno del Perú había dado cumplimiento a la sentencia.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal decidió, en fecha 31 de octubre del año 2001, “Determinar los límites dentro de los cuales los Países Miembros podrán suspender las ventajas del Acuerdo de Cartagena que al momento benefician a la República del Perú, autorizando a sus respectivos Gobiernos, para GACETA OFICIAL 24/06/2002 17.20 que a partir de la notificación del presente auto sancionatorio, impongan un gravamen adicional de hasta 5% a las importaciones de cinco de los productos que a su elección ingresen en su territorio, que cuenten con un mayor volumen de exportación hacia la Subregión y sean originarios de la República del Perú”; y dispuso que “el presente auto sancionatorio se mantendrá vigente hasta tanto la República del Perú demuestre fehacientemente ante el Tribunal que ha dado estricto cumplimiento a la sentencia proferida dentro del proceso 09-AI-98”; 379; toda vez que ordena la aplicación de ésta, así como la del “Instructivo para el llenado o diligenciamiento de la Declaración Andina del Valor en Aduana”, dejando sin efecto el Instructivo de Calidad “Declaración Andina del Valor (DAV)” INTA-IT.01.07;

Que el Decreto Supremo Nº 203-2001-EF, modificatorio del Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC (Decreto Supremo Nº 186-99-EF), da aplicación a lo previsto en la Decisión 378; La disposición prevista en el primer inciso del artículo 120 del Estatuto del Tribunal. Que, en la parte considerativa del auto del 3 de mayo de 2002, el Tribunal declaró que la República del Perú había cesado en la inejecución de la sentencia de incumplimiento por lo que concierne a la Decisión 378, pero que “ al hacer depender de la Declaración Única de Aduanas el diligenciamiento de la Declaración Andina del Valor, y al cambiar la disposición de varias de las casillas previstas en el Formulario de esta última, desconoce en esta medida el deber de diligenciamiento íntegro de la Declaración que se desprende de la Decisión 379, persistiendo con ello en el incumplimiento de dicha Decisión y, por tanto, en la inejecución de la sentencia”;

Que la Resolución de Intendencia Nacional Nº 000/ADT/2002-000827, de fecha 26 de abril de 2002, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de mayo de 2002, dispone en su artículo 1º que, para la presentación del Formulario de la Declaración Andina del Valor en Aduana, se aplicará lo dispuesto en los artículos establecidos en la Decisión 379, así como el “Instructivo para el llenado o diligenciamiento de la Declaración Andina del Valor en Aduana” comprendido como Anexo de dicha Decisión; y en su artículo 3° deja sin efecto el “Instructivo de Calidad ‘Declaración Andina del Valor (DAV)’ INTA-IT.01.07”, aprobado por Resolución de Intendencia Nacional Nº 000-ADT/2001-002472, así como las disposiciones en contrario;

Que el tenor de la Resolución que antecede hace cesar la inejecución de la sentencia de incumplimiento por lo que concierne a la Decisión Que, por las razones que anteceden, la República del Perú ha cesado en la conducta contraventora de las normas comunitarias contenidas en las Decisiones 378 y 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, DECIDE Levantar la sanción impuesta en la presente causa a la República del Perú por auto del 31 de octubre de 2001.

NOTIFÍQUESE el presente auto al Gobierno de la República del Perú,

COMUNÍQUESELE a la Secretaría General de la Comunidad Andina y, por su intermedio, a la Comisión y a los demás Países Miembros. REMÍTASE también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 24/06/2002 18.20 GACETA OFICIAL 24/06/2002 19.20 GACETA OFICIAL 24/06/2002 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú