PROCESO 6-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 146 inciso primero y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Margarita Ramírez Calle, Marca: MARGARITA R. LENCERÍA (mixta).
Proceso Interno Nº 6365. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, dentro del expediente interno Nº 6365; adjuntada al oficio de 18 de diciembre de 2001, que fue recibido por este Tribunal el 9 de enero de 2002.
Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 30 de enero de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación del expediente remitido, se deducen: 1.
Las partes La actora es la señora Margarita Ramírez Calle, quien concurre mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. De los argumentos de la demanda La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: De la Resolución Nº 18924 expedida el 13 de septiembre de 1999 por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca MARGARITA R. LENCERÍA (mixta) a la Señora Margarita Ramírez Calle.
De la Resolución Nº 22545 expedida el 27 de octubre de 1999 por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 18924, confirmándola en su totalidad De la Resolución Nº 00640 expedida el 26 de enero de 2000 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación, interpuesto contra la Resolución Nº 18924.
Así mismo solicita que a título de restablecimiento de su derecho, se ordene a la Oficina Nacional Competente que otorgue el registro de la marca MARGARITA R. LENCERÍA (mixta) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza, Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería).
La demandante alega que se violaron los artículos 81, 83 literal a), 146 inciso primero y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Colombia y algunas normas contenidas en el Código de Contencioso Administrativo. 3. De la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a través de su apoderado contesta la demanda en los siguientes términos: Sostiene que con la expedición de las resoluciones que se impugnan judicialmente, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Aduce que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 18924 de 13 de septiembre de 1999, negando el registro de la marca mixta MARGARITA R. LENCERÍA. Argumenta que la Decisión 344, como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable al presente caso, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas.
Con todos los antecedentes expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos,
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.
No se interpretan los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de este Organo Comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros y no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.
(Ver entre otros: Proceso 42-IP-2000, sentencia de 7 de julio de 2000, marca: SUPERJOLY en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IX; Proceso 33-IP-2001; sentencia de 9 de mayo de 2001, marca: BUNKER en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII). Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA El Tribunal ha considerado como marca: “Todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra” (Ver entre otros: Proceso 6-IP-2001, sentencia de 26 de marzo de 2001, marca: AZETAVIR, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VIII;
Proceso 66-IP-2000, sentencia de 4 de octubre de 2000, marca: CABEZA DE UN EJEMPLAR VACUNO, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IX). El artículo 81 de la Decisión 344 contempla tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica.
El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado enfáticamente la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
(Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001, sentencia de 27 de abril de 2001, marca: DOMÉSTICO en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII; Proceso 17-IP-2001, sentencia de 27 de abril de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII) Respecto a las características mencionadas se ha dicho que: “La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.
De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.
La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados (Proceso 25-IP-98 de 3 de marzo de 1999, Marca: PINTUBLER en G.O.A.C.N. – 428 de 16 de abril de 1999)”.
II. COMPARACION DE MARCAS DENOMINATIVAS CON MARCAS MIXTAS Como lo sostiene el profesor Carlos Fernández Novoa “La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La marca mixta presenta una estructura más compleja que la marca denominativa o la marca gráfica. En la marca mixta hay que contraponer siempre un componente principal (o dimensión característica) y un componente accesorio.
Al enjuiciar si existe riesgo de confusión entre una marca mixta y otra marca la operación principal consiste en fijar si la dimensión característica de la marca estriba en el elemento denominativo, o bien en el elemento gráfico. (Fernández Novoa Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1984, p. 31)”. En el citado Proceso 25-IP-1998, este Órgano Comunitario expresó refiriéndose a la sentencia recaída en el Proceso 04-IP-94, de 07 de agosto de 1995, marca: ‘EDEN FOR MAN etiqueta, G.O.A.C. N°189 de 15 de septiembre de 1995): “La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas.
Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto (sic). Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación.” (Proceso 25-IP-98 de 3 de marzo de 1999, Marca: PINTUBLER, G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999)”.
Este Tribunal ha señalado que “las marcas mixtas están compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación que puede estar conformada por una o varias palabras que al ser pronunciadas pueden o no tener un significado conceptual. Dentro de esto signos conocidos como marcas denominativas, se encuentran las sugestivas, cuyo significado alude a las características, cualidades, naturaleza o funciones del servicio designado por ella; y las arbitrarias, en las que su significado no se relaciona en lo absoluto con la naturaleza y demás cualidades del servicio que protege la marca.
También aparecen las denominaciones caprichosas o de fantasía que son las que sin poseer contenido conceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que las palabras que las conforman son ‘oscuras o arcaicas’ (BREUER MORENO, Derecho de Marcas, pp. 83 y 84) El segundo elemento que conforma la marca mixta es el gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores (Ver: Proceso 24-IP-2001 de 16 de noviembre de 2001, Marca: DNN mixta)”.
El Tribunal también ha sostenido que se deberá tomar en cuenta que las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes; en las marcas compuestas o mixtas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que habrá de determinarse cuál de los elementos que la conforman, denominativo o gráfico, es el característico.
(Ver entre otros: Proceso 104- IP-2000, sentencia de 18 de abril de 2001, marca: MAR.CO mixta, publicado en G.O. Nº 669, de 9 de mayo del 2001. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.
El tratadista Jorge Otamendi opina que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Ver Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas” Abeledo Perrot, 1989, p. 9) Es válido afirmar que no puede ser registrado como marca un signo que sea confundible con otro ya registrado o que hubiere sido presentada su solicitud de registro con anterioridad.
El Ordenamiento Comunitario Andino, concretamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, al referirse a las causales de irregistrabilidad estatuye: “que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
IV. LA CONFUNDIBILIDAD El Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario han de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad a la semejanza.
El Tribunal en jurisprudencia sentada estima que es necesario considerar y enfrentar: La similitud ideológica, que puede producirse entre signos que evocan la misma o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI, que dicha similitud es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.
Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc (Ver Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, editorial Abeldo Perrot, Buenos Aires, p. 152)”.
La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Estos conceptos han sido desarrollados en abundante jurisprudencia de este órgano comunitario.
(Ver entre otros: Proceso 77-IP-2000, sentencia de 13 de junio de 2001, marca: PURO VARELA, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII; Proceso 41-IP-2000, sentencia de 9 de agosto de 2000, marca: MURIEL, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo VII; Proceso 22-IP-2001, sentencia de 13 de junio de 2001, marca: ERA, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII).
Con el propósito de evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, se ha determinado “que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (Ver entre otros: Proceso 17- IP-2001 de 27 de abril de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO, publicado en G.O. Nº 674, de 31 de mayo del 2001.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe necesariamente reunir los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Segundo: No solo deben cumplirse los tres requisitos antes mencionados, sino que es necesario que no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Tercero: En el análisis de las marcas mixtas necesariamente se tendrá que determinar cual de los elementos que conforman el conjunto marcario (denominativo y gráfico) es el predominante, ya que es a través del cual el público consumidor podrá identificar la marca, y además es el elemento determinante de la existencia o no del riesgo de confusión. Cuarto: La marca que se desee registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, la cual goza de la protección legal conferida por el registro, y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.
La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario.
Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efecto de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO