Año XVIII - Número 804 Lima, 11 de junio de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 2-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 128, 146 y 147, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal; presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL Ltda. Marca mixta: “PACIOLO” (Proceso Interno N° 4999). Proceso 36-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Nº 1, República del Ecuador.

Interpretación de oficio de los literales a), h) e i) del artículo 82 de la misma Decisión. Actor: LLOREDA GRASAS S.A. Marca: “FRIDA”. Proceso interno N° 2090-M.P Proceso 2-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 128, 146 y 147, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal; presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL Ltda. Marca mixta: “PACIOLO” (Proceso Interno N° 4999). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 liberal b), 96, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

El auto de 23 de enero del año dos mil dos, mediante el cual se admitió a trámite la referida solicitud. Que la consulta cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto. 1. De los hechos El 8 de octubre de 1996 la sociedad ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL Ltda. solicitó el registro de la marca PACIOLO Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 11/06/2002 2.16 para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación de Niza (Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales).

El ciudadano Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo presentó oposición al registro de la mencionada marca argumentando ser solicitante anterior de ella para distinguir productos de la misma clase, además de ser titular de las marcas Academia Paciolo Chapinero, Academia Paciolo y Academia Paciolo Centro Lizarazo, con certificados de registro 156.108, 186.407 y 188.131 respectivamente, así como el nombre de la enseña Comercial Paciolo. dencia de Industria y Comercio, para que se dé aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia; y que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación. Mediante Resolución Nº 01999 de 30 de enero de 1998, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dentro del Expediente N° 96-53269, se declaró fundada la oposición formulada por Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo, y se negó el registro de la marca mixta Paciolo, solicitada por la demandante. 3.1 La Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC– contesta la demanda en los siguientes términos: Contra la citada Resolución se interpuso el recurso de apelación, aduciendo que se había vulnerado el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Dicho recurso de impugnación nunca fue resuelto, por lo que operó el silencio administrativo negativo, consagrado en el Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia. Que la demandante no logra desvirtuar de manera alguna la legalidad y validez de la citada Resolución Nº 01999, que declaró fundada la observación presentada por el señor Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez y que negó el registro de la marca mixta “Paciolo” a la demandante.

Y que dicha Resolución se ajusta plenamente a derecho y a lo que dispone la normativa vigente en materia marcaria, especialmente la citada Decisión 344. 2. De los argumentos de la demanda La Academia Paciolo Centro Lizarazo y Bernal Ltda., mediante apoderado, pretende que se declare la nulidad de la mencionada Resolución Nº 01999, mediante la cual se le niega el registro de la marca PACIOLO para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación de Niza; y del acto administrativo presunto, mediante el cual se confirmó la mencionada Resolución Nº 01999.

La demandante pretende también qué a título de restablecimiento de su derecho, se le conceda el registro de la marca PACIOLO, a favor de la sociedad ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL Ltda.; que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superinten- La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, 82, literal h), 83 literal b), 128, 146 y 147 de la Decisión 344; en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia; y en el Código de Comercio de la República de Colombia. 3.

De la contestación a la demanda Que en materia de registro de marcas comerciales rige lo establecido en el Régimen Común de Propiedad Industrial, adoptado a través de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.2 El ciudadano Hernán Humberto Lizarazo Álvarez, mediante apoderada, contesta la demanda deduciendo las excepciones de imposibilidad de violación de la ley por parte de la administración y de no distintividad del nombre comercial.

La primera excepción la sustenta concretamente en el hecho de que los Países Miembros son los que prevén el mecanismo de protección al nombre comercial y que en Colombia el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con el primer uso, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio. Sostiene la presunción de que el titular de un nombre comercial, empieza a usarlo desde el día en que solicita su depósito ante la Au- GACETA OFICIAL toridad Competente, en este caso la División de Signos Distintivos de la SIC.

En cuanto a la segunda excepción, la fundamenta básicamente en el hecho de que un nombre comercial constituye una modalidad u objeto jurídicamente protegido por las normas sobre Propiedad Industrial, y en tal sentido debe reunir las exigencias requeridas por la ley para obtener efectividad en sus derechos, y que el nombre comercial de la parte demandante, no reúne dichos requisitos.

Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos:

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal; y, Que de las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, el Tribunal es de la opinión que no es necesario interpretar los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal; ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de este órgano comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros y no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

DECISIÓN 344 “Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 11/06/2002 3.16 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” “Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;

“Artículo 83 Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”;

“Artículo 96 Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 128 El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. GACETA OFICIAL I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 que ha sido interpretado en reiteradas sentencias dictadas por este Órgano Jurisdiccional Comunitario, contiene las tres características básicas que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, esto es: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica.

Lo dispuesto en la citada norma por la remisión expresa que efectúa el artículo 128 ibidem, bien puede ser aplicable por analogía al nombre comercial. Este Tribunal cuando ha interpretado el artículo 81, ha señalado enfáticamente, la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos antes mencionados, como paso previo al registro de una marca, y ha sentado el criterio de que un signo solamente es registrable cuando cumple a cabalidad con tales requisitos y, además no está incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

(Proceso 11-IP-98, sentencia de 03 de mayo de 1998, G.O.A.C. N° 359 de 04 de agosto de 1998). En lo relativo a las características que debe reunir el signo para poder ser registrado como marca, el Tribunal ha abordado su significado y alcances, inspirándose en la doctrina más autorizada y en la jurisprudencia; siendo así que ha destacado la función que con relación al registro cumple cada uno de ellos.

Los párrafos que se transcriben, tal como se ha hecho en la sentencia dictada por este Tribunal dentro del Proceso 49-IP-99, de 20 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, de 09 de noviembre de 1999, sirven para la ilustrar estas afirmaciones: “ la legislación andina de propiedad industrial consagra los siguientes requerimientos para que un signo pueda convertirse en marca: distintividad, perceptibilidad, y susceptibilidad o posibilidad de representación gráfica.

“La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empre- 11/06/2002 4.16 sa en el tráfico mercantil. De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.

“La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por lo sentidos; y por susceptibilidad de representación gráfica, se entiende la descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

Todos los anteriores conceptos han sido recogidos por la jurisprudencia del Tribunal. (Véanse los procesos Nos: 04-IP-88 “DAIMLER”; 03-IP90 “NIKE”; 01-IP-94 “MAC POLLO”; 02-IP-94 “NOEL S.A.”; 14-IP-96 “PROMOFERIA; y 27IP-97 “TENNIS”; Gacetas Oficiales Nos: 39, 70, 164, 163, 363, y 369 respectivamente). II. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS ENGAÑOSOS En el caso de que un signo reúna las condiciones señaladas en el numeral anterior no se le otorgará el registro si incurre en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Concretamente el literal h) del mencionado artículo 82, hace referencia a la prohibición de registro cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público, con una denominación registrada o solicitada para registro. Como se ha sostenido repetidamente por la doctrina y la jurisprudencia, la función principal GACETA OFICIAL de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de otros de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

El titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de su marca. La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.

El Tribunal se ha pronunciado con relación al riesgo de confusión, en el sentido de que: “La confundibilidad entre dos signos, sea proveniente de signos idénticos o semejantes, frente a los mismos productos o actividades que ellos amparan, descarta la posibilidad de que en el mercado puedan coexistir, porque los signos en estas circunstancias más que distinguir confunden y lo confundible se opone a la esencia de un signo distintivo.

Es que la distintividad es parte de una competencia en el mercado, en tanto que la confundibilidad entre signos, es una de las representaciones más comunes de una desleal competencia, que en ningún instante protege ni trata de proteger el derecho marcario o la propiedad industrial (Ver: Proceso 43-IP-98, “FAIRBANKS”; G.O.A.C. N° 490)”. Con el propósito de evitar el riesgo de confusión por la identidad o por la similitud de las marcas, lo cual se puede aplicar válidamente por disposición legal al tema de los nombres comerciales, este Tribunal ha sentenciado: “que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (Ver, Proceso 17-IP-2001, “HARINA GALLO DE ORO”, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII, 1, p. 296). 11/06/2002 5.16 III.

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Se contempla en la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial, la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de un nombre comercial o de una marca solicitada. Según los artículos 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes haga valer sus alegatos.

Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe resolver las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, que será notificada al peticionario.

IV. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS SEMEJANTES A UN NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO. Desde que se sancionó la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se inició en el Ordenamiento Comunitario Andino, la protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios, que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.

Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

Dicha norma se repite textualmente en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración el Tribunal para efectos de su interpretación. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión 344, protege el nombre comercial, contra la potestad de regis- GACETA OFICIAL trar como marcas signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate, así lo expresa el artículo 82 literal h) de la Decisión 344; por su parte el artículo 83 literal b) del mismo cuerpo normativo comunitario, establece que son irregistrables como marcas los signos que con relación a derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, y siempre que dadas las circunstancias pudiese inducirse al público a error.

La protección que consagra el Régimen Común sobre Propiedad Industrial vigente, constituye una auténtica garantía tanto para el consumidor o usuario como para los comerciantes. Por su parte el artículo 128 de la Decisión 344 estatuye de igual manera que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros, sin obligación de depósito o de registro, aunque se deja a elección de éstos el reglamentar algún sistema de registro, para lo cual deberán observar el capítulo de marcas de la propia Decisión 344, de donde se concluye que la protección del nombre comercial puede darse de dos maneras: de un lado por el uso y de otro lado por la inscripción o el registro ante la Oficina Nacional Competente, siendo éstas, las dos últimas, igualmente válidas, sin que tenga prelación o privilegio alguno, la una sobre la otra. 11/06/2002 otras similares o idénticas.

Se estima que bajo esa definición está comprendido tanto el nombre con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento comercial. Al respecto, y en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

Para el Tribunal existe armonía entre ambas normas, las cuales deben ser interpretadas en función del principio de la protección del nombre comercial sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que cualquier registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, y se establece, en consecuencia, a los fines meramente declarativos (Ver, Proceso 45-IP-98, “IMPRECOL”, en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000)”.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: V. EL NOMBRE COMERCIAL El tratadista Antonio Rinessi, se refiere al nombre comercial, como “signos distintivos que en su conjunto protegen la titularidad de la empresa o hacienda comercial, en función de su organización y como resultado de la actividad empresarial (Ver, Rinessi Antonio: ‘El Nombre Comercial’, en la Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XX, p. 307)”.

Este Tribunal ha manifestado con relación al nombre comercial que: “La Decisión 344 protege –mas no lo define– al nombre comercial. Generalmente se lo entiende como el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de 6.16 Un signo puede registrarse como marca y como nombre comercial, por disposición legal, cuando reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344. Segundo: El nombre comercial es el signo que sirve para distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otro. Tercero: No puede registrarse como marca un signo que sea idéntico o seme- GACETA OFICIAL 11/06/2002 jante a un nombre comercial.

La Decisión 344 protege el nombre comercial cuya existencia y uso sean anteriores al registro solicitado; para extender dicha protección no es obligatorio que el nombre comercial sea inscrito. Cuarto: Quinto: La irregistrabilidad de denominaciones idénticas o semejantes a otras previamente registradas o solicitadas para registro, busca evitar el engaño que pueda producirse en el comercio respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, característica o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

La Oficina Nacional Competente para conceder o denegar el registro marcario debe, necesariamente, efectuar el examen de registrabilidad, independientemente de si se han presentado o no observaciones, correspondiéndole así mismo, tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia a efectos de definir si se produce o no el riesgo de confusión o engaño que induzca a error al público consumidor. 7.16 rá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 de Estatuto vigente. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, debe- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 36-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Nº 1, República del Ecuador.

Interpretación de oficio de los literales a), h) e i) del artículo 82 de la misma Decisión. Actor: LLOREDA GRASAS S.A. Marca: “FRIDA”. Proceso interno N° 2090-M.P. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Qui- GACETA OFICIAL 11/06/2002 to, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de abril del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la sociedad LLOREDA GRASAS S.A., siendo demandados, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Se constituye en coadyuvante de la parte demandada, la empresa Laboratorios Gilob S.A. 1.2 Acto demandado. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad LLOREDA GRASAS S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 0943712, de 10 de mayo de 1995, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, por la cual se rechaza la observación presentada por LLOREDA GRASAS S.A. contra el registro de la marca “FRIDA”, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Laboratorios Gilob S.A. y se ordena continuar con el trámite solicitado. comprendidos en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza1. 2.

La solicitud en referencia, signada con el trámite Nº 40333/93, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 342 del mes de julio de 1993. 3. El 18 de abril de 1994, luego de publicado el extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la sociedad LLOREDA GRASAS S.A., argumentando ser propietaria de la marca “FRIDA”, que protege productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.2 4.

El 10 de mayo de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución Nº 0943712, rechaza la demanda de observaciones presentada por LLOREDA GRASAS S.A. y ordena se continúe con el trámite previo al registro de la marca solicitada. b) Escrito de demanda La sociedad LLOREDA GRASAS S.A., domiciliada en Cali, República de Colombia, a través de apoderado, presenta demanda de nulidad contra la aludida Resolución Nº 0943712, argumentando ser propietaria de la marca “FRIDA” en Ecuador, según registro Nº 1286 de 24 de julio de 1991; además, según los registros colombianos Nº 116.776 del año 1985; 139.082 de 17 de diciembre de 1990; y, 139.077 de 19 de noviembre de 1991; todos destinados a proteger productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al presentar sus observaciones destaca “la notoriedad de las marcas FRIDA en la República 1 1.3 Hechos relevantes. En la solicitud formulada, la Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos relevantes: a) Los hechos 1. El 16 de julio de 1993, la sociedad LABORATORIOS GILOB S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la marca de fábrica denominada “FRIDA”, para distinguir productos 8.16 2 Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

GACETA OFICIAL de Colombia y un alto índice de prestigio y reconocimiento dentro del mercado subregional”. Señala que no se tomó en cuenta la notoriedad de sus marcas, su uso y comercialización dentro del territorio colombiano y subregional; que no se consideró los registros obtenidos con anterioridad en Colombia y en Ecuador; y, que tampoco se tomó en cuenta “el perjuicio que le ocasiona la existencia de una marca idéntica para amparar productos de higiene, particularmente, toallas sanitarias, que por su naturaleza, sólo están restringidas al público femenino y no a la generalidad del consumidor como ocurre con los productos de la actora”.

Manifiesta que la marca solicitada carece de novedad y distinción al ser igual a las marcas de su propiedad y, que la confusión entre las marcas en conflicto provocaría que una de las dos se beneficie del prestigio y de la aceptación del producto de la otra, o que el público considere que ambas tienen el mismo origen o procedencia. En definitiva, sostiene que las afirmaciones de la parte demandada carecen de sustento legal para que prosperen y que, el Director Nacional de Propiedad Industrial al emitir la resolución impugnada, no consideró los elementos de juicio relevantes que determinan la irregistrabilidad de la marca solicitada. c) Contestación a la demanda El Procurador General del Estado de la República del Ecuador, a través de Delegado, deduce las siguientes excepciones: 11/06/2002 9.16 estar ajustado a derecho, pues se han observado las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el trámite establecido sobre observaciones; 4.

Falta de derecho del actor para proponer la demanda; y, 5. Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Finalmente solicita que con base en las excepciones opuestas, sea rechazada la demanda. El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta también la demanda, negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma; asegura la legalidad y validez de la resolución impugnada ya que guarda conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, ratifica el contenido de la Resolución cuya nulidad es materia de la impugnación. Manifiesta que del examen jurídico realizado de la respectiva solicitud, se ha llegado a la conclusión de que “la marca FRIDA, no contraviene ninguna disposición legal; no puede existir el riesgo para la confusión; los productos protegidos por las marcas en controversia son diferentes, tanto en su naturaleza como en su destino final ”; consideraciones por las cuales la “Unidad Administrativa procedió a rechazar la observación.” Tercero interesado 1.

Nulidad procesal, por omisión de las solemnidades sustanciales establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 355 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues siendo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una dependencia del Ministerio de Industrias y Comercio, debió citarse la demanda a su titular;

Laboratorios GILOB S.A., en calidad de coadyuvante de los demandados, fundamenta su contestación a la demanda por medio de apoderado, en los siguientes términos: 2. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; Sostiene que la antigüedad de la marca FRIDA de su propiedad es muy evidente, pues se registró el 17 de noviembre de 1978, encontrándose en el mercado ecuatoriano desde esa fecha.

Manifiesta que la marca “FRIDA” de LLO- 3. Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y Improcedencia de la pretensión de “revocatoria”, puesto que según expresa, le corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa resolver acerca de “la anulación de los actos y disposiciones de la administración”.

GACETA OFICIAL REDA GRASAS S.A. fue registrada recién en el año 1985 en Colombia y es conocida en el Ecuador apenas en el año 1991. Hace referencia a los distintos productos protegidos por la marca en conflicto, aseverando que “ la marca FRIDA de mí representada ha sido usada y registrada desde 1978, para distinguir TOALLAS SANITARIAS. La marca opositora, de propiedad de LLOREDA GRASAS S.A., según las supuestas pruebas presentadas durante la instancia administrativa, se usa en Colombia desde 1992, en productos relacionados con ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES ”.

Manifiesta que la coexistencia de las dos marcas en el mercado puede causar riesgo de confusión en el público, respecto de la identidad de los productos o del origen empresarial. Finalmente, afirma que la solicitud viola el artículo 83 en sus literales a), d) y e) de la Decisión 344 porque sus presupuestos no se ajustan a esas exigencias y, que la marca FRIDA de LLOREDA GRASAS S.A. no es un signo distintivo notoriamente conocido como se sostiene.

En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 18-IP-98. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI–, por intermedio del Director de Propiedad Industrial, Encargado, comparece el 16 de febrero del 2001 y solicita que se reproduzca y tenga como prueba de su parte, todo cuanto de autos le fuera favorable.

Expresa que impugna las pruebas ofrecidas por el Actor y, pide se considere para la decisión del caso, el expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales del registro de la marca FRIDA. Con vista de lo expuesto anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: 11/06/2002 10.16 siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del mencionado Tratado y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido, según se dice, por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación. La interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio Nº 229-TDCA-2S, de 5 de abril del año 2002, no obstante que en la fecha se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 184.

Sin embargo, este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aclarándose que este Tribunal comunitario realizará la interpretación del artículo 82, limitada a únicamente sus literales a), h) e i) por ser éstos los aplicables a la controversia interna materia de la consulta:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. GACETA OFICIAL “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

“i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas”;

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 11/06/2002 11.16 cero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos. ( ) La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.

Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aque- “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un ter- GACETA OFICIAL llos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Denominaciones no susceptibles de ser consideradas como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca. 11/06/2002 12.16 Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81, esto es, perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.

Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir a los productos y a los servicios de un comerciante de los de otro.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expuesto: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

“Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan GACETA OFICIAL 11/06/2002 entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor. 3 Denominación que determinan el origen de la marca El literal i) del artículo 82 de la Decisión 344, se refiere a las denominaciones que “reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas” El profesor Fernández Novoa ha manifestado al respecto: “Las marcas al distinguir un producto determinado al evocar su procedencia lo hacen con respecto de su fabricante o productor; es decir se extiende a las indicaciones de crédito y reputación industrial de una empresa en particular.

Mientras que las denominaciones geográficas o de origen son, en principio utilizadas por una colectividad de empresarios asentados en una zona o localidad, quienes quieren poner de manifiesto el origen territorial del producto de tal forma que se establezca una conexión entre éste y el lugar geográfico en donde se lo produce. “Consecuentemente, se está frente a una denominación de origen cuando un determinado empresario pretende utilizar en exclusiva y a título de marca un nombre geográfico para designar productos procedentes de su empresa.

De forma que, según FernándezNovoa, si el nombre geográfico es usado a título de marca para indicar la procedencia empresarial de los productos, el consumidor medio puede fácilmente incurrir en error con respecto al significado del nombre geográfico. Esta causa, continúa, explica entre otras el que las empresas que intentan emplear denominaciones geográficas a título de marca tropiecen con obstáculos frecuentemente insuperables para solicitar un registro de marca constituida con una denominación geográfica nacional o extranjera.” 4 De esta manera se establece que la procedencia a la que se refiere el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 no es sinónimo o equivalente de la denominación de origen del literal i), puesto que se trata de dos conceptos diferentes.

6. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad o la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individuali4 5 3 Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 13.16 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Ed. MONTECORVO S.A., Madrid – España, 1984, pp 163 y 164. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL zar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: 11/06/2002 14.16 “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 6. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar 6 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y de “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Si bien este literal establece tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe con- 11/06/2002 tar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.8 La notoriedad, independientemente de la clase de los productos o servicios En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca.

En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 9 La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 8 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15.16 9 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ibídem. GACETA OFICIAL 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Según lo determina el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios. 3.

El engaño que se puede ocasionar al consumidor respecto del origen geográfico aludido por el artículo 82 literal i), guarda relación directa con una determinada zona o localidad en la cual se produce el bien protegido por la marca. Por ello, las denominaciones que puedan inducir a engaño acerca de esa procedencia son irregistrables, pues constituyen prohibiciones expresas de la normativa andina. 4 Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. 11/06/2002 16.16 La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca. 7.

No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida en el país donde se ha presentado la solicitud, o en el exterior, siendo indiferente para el efecto la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, siempre que además de ser notoria se encuentre registrada, así fuere en el exterior.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 2090-M.P., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú