Proceso 2-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 128, 146 y 147, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal; presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL Ltda. Marca mixta: “PACIOLO” (Proceso Interno N° 4999). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 liberal b), 96, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

El auto de 23 de enero del año dos mil dos, mediante el cual se admitió a trámite la referida solicitud. Que la consulta cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto. 1. De los hechos El 8 de octubre de 1996 la sociedad ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL Ltda. solicitó el registro de la marca PACIOLO para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación de Niza (Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales).

El ciudadano Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo presentó oposición al registro de la mencionada marca argumentando ser solicitante anterior de ella para distinguir productos de la misma clase, además de ser titular de las marcas Academia Paciolo Chapinero, Academia Paciolo y Academia Paciolo Centro Lizarazo, con certificados de registro 156.108, 186.407 y 188.131 respectivamente, así como el nombre de la enseña Comercial Paciolo.

Mediante Resolución Nº 01999 de 30 de enero de 1998, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dentro del Expediente N° 96-53269, se declaró fundada la oposición formulada por Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo, y se negó el registro de la marca mixta Paciolo, solicitada por la demandante.

Contra la citada Resolución se interpuso el recurso de apelación, aduciendo que se había vulnerado el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Dicho recurso de impugnación nunca fue resuelto, por lo que operó el silencio administrativo negativo, consagrado en el Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia. 2.

De los argumentos de la demanda La Academia Paciolo Centro Lizarazo y Bernal Ltda., mediante apoderado, pretende que se declare la nulidad de la mencionada Resolución Nº 01999, mediante la cual se le niega el registro de la marca PACIOLO para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación de Niza; y del acto administrativo presunto, mediante el cual se confirmó la mencionada Resolución Nº 01999.

La demandante pretende también qué a título de restablecimiento de su derecho, se le conceda el registro de la marca PACIOLO, a favor de la sociedad ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL Ltda.; que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se dé aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia; y que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación. La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, 82, literal h), 83 literal b), 128, 146 y 147 de la Decisión 344; en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia; y en el Código de Comercio de la República de Colombia. 3.

De la contestación a la demanda 3.1 La Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC– contesta la demanda en los siguientes términos: Que en materia de registro de marcas comerciales rige lo establecido en el Régimen Común de Propiedad Industrial, adoptado a través de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la demandante no logra desvirtuar de manera alguna la legalidad y validez de la citada Resolución Nº 01999, que declaró fundada la observación presentada por el señor Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez y que negó el registro de la marca mixta “Paciolo” a la demandante. Y que dicha Resolución se ajusta plenamente a derecho y a lo que dispone la normativa vigente en materia marcaria, especialmente la citada Decisión 344. 3.2 El ciudadano Hernán Humberto Lizarazo Álvarez, mediante apoderada, contesta la demanda deduciendo las excepciones de imposibilidad de violación de la ley por parte de la administración y de no distintividad del nombre comercial.

La primera excepción la sustenta concretamente en el hecho de que los Países Miembros son los que prevén el mecanismo de protección al nombre comercial y que en Colombia el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con el primer uso, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio. Sostiene la presunción de que el titular de un nombre comercial, empieza a usarlo desde el día en que solicita su depósito ante la Autoridad Competente, en este caso la División de Signos Distintivos de la SIC.

En cuanto a la segunda excepción, la fundamenta básicamente en el hecho de que un nombre comercial constituye una modalidad u objeto jurídicamente protegido por las normas sobre Propiedad Industrial, y en tal sentido debe reunir las exigencias requeridas por la ley para obtener efectividad en sus derechos, y que el nombre comercial de la parte demandante, no reúne dichos requisitos.

Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos:

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal; y, Que de las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, el Tribunal es de la opinión que no es necesario interpretar los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal; ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de este órgano comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros y no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

DECISIÓN 344 “Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” “Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;

“Artículo 83 Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”;

“Artículo 96 Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 128 El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 que ha sido interpretado en reiteradas sentencias dictadas por este Órgano Jurisdiccional Comunitario, contiene las tres características básicas que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, esto es: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica.

Lo dispuesto en la citada norma por la remisión expresa que efectúa el artículo 128 ibidem, bien puede ser aplicable por analogía al nombre comercial. Este Tribunal cuando ha interpretado el artículo 81, ha señalado enfáticamente, la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos antes mencionados, como paso previo al registro de una marca, y ha sentado el criterio de que un signo solamente es registrable cuando cumple a cabalidad con tales requisitos y, además no está incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

(Proceso 11-IP- 98, sentencia de 03 de mayo de 1998, G.O.A.C. N° 359 de 04 de agosto de 1998). En lo relativo a las características que debe reunir el signo para poder ser registrado como marca, el Tribunal ha abordado su significado y alcances, inspirándose en la doctrina más autorizada y en la jurisprudencia; siendo así que ha destacado la función que con relación al registro cumple cada uno de ellos.

Los párrafos que se transcriben, tal como se ha hecho en la sentencia dictada por este Tribunal dentro del Proceso 49-IP-99, de 20 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, de 09 de noviembre de 1999, sirven para la ilustrar estas afirmaciones: “ la legislación andina de propiedad industrial consagra los siguientes requerimientos para que un signo pueda convertirse en marca: distintividad, perceptibilidad, y susceptibilidad o posibilidad de representación gráfica.

“La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil. De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.

“La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por lo sentidos; y por susceptibilidad de representación gráfica, se entiende la descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

Todos los anteriores conceptos han sido recogidos por la jurisprudencia del Tribunal. (Véanse los procesos Nos: 04-IP-88 “DAIMLER”; 03-IP-90 “NIKE”; 01- IP-94 “MAC POLLO”; 02-IP-94 “NOEL S.A.”; 14-IP-96 “PROMOFERIA; y 27-IP-97 “TENNIS”; Gacetas Oficiales Nos: 39, 70, 164, 163, 363, y 369 respectivamente). II. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS ENGAÑOSOS En el caso de que un signo reúna las condiciones señaladas en el numeral anterior no se le otorgará el registro si incurre en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Concretamente el literal h) del mencionado artículo 82, hace referencia a la prohibición de registro cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público, con una denominación registrada o solicitada para registro. Como se ha sostenido repetidamente por la doctrina y la jurisprudencia, la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de otros de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

El titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de su marca. La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.

El Tribunal se ha pronunciado con relación al riesgo de confusión, en el sentido de que: “La confundibilidad entre dos signos, sea proveniente de signos idénticos o semejantes, frente a los mismos productos o actividades que ellos amparan, descarta la posibilidad de que en el mercado puedan coexistir, porque los signos en estas circunstancias más que distinguir confunden y lo confundible se opone a la esencia de un signo distintivo.

Es que la distintividad es parte de una competencia en el mercado, en tanto que la confundibilidad entre signos, es una de las representaciones más comunes de una desleal competencia, que en ningún instante protege ni trata de proteger el derecho marcario o la propiedad industrial (Ver: Proceso 43- IP-98, “FAIRBANKS”; G.O.A.C. N° 490)”. Con el propósito de evitar el riesgo de confusión por la identidad o por la similitud de las marcas, lo cual se puede aplicar válidamente por disposición legal al tema de los nombres comerciales, este Tribunal ha sentenciado: “que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (Ver, Proceso 17-IP-2001, “HARINA GALLO DE ORO”, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VII, 1, p. 296).

III. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Se contempla en la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial, la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de un nombre comercial o de una marca solicitada. Según los artículos 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes haga valer sus alegatos.

Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe resolver las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, que será notificada al peticionario.

IV. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS SEMEJANTES A UN NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO. Desde que se sancionó la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se inició en el Ordenamiento Comunitario Andino, la protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios, que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.

Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

Dicha norma se repite textualmente en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración el Tribunal para efectos de su interpretación. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión 344, protege el nombre comercial, contra la potestad de registrar como marcas signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate, así lo expresa el artículo 82 literal h) de la Decisión 344; por su parte el artículo 83 literal b) del mismo cuerpo normativo comunitario, establece que son irregistrables como marcas los signos que con relación a derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, y siempre que dadas las circunstancias pudiese inducirse al público a error.

La protección que consagra el Régimen Común sobre Propiedad Industrial vigente, constituye una auténtica garantía tanto para el consumidor o usuario como para los comerciantes. Por su parte el artículo 128 de la Decisión 344 estatuye de igual manera que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros, sin obligación de depósito o de registro, aunque se deja a elección de éstos el reglamentar algún sistema de registro, para lo cual deberán observar el capítulo de marcas de la propia Decisión 344, de donde se concluye que la protección del nombre comercial puede darse de dos maneras: de un lado por el uso y de otro lado por la inscripción o el registro ante la Oficina Nacional Competente, siendo éstas, las dos últimas, igualmente válidas, sin que tenga prelación o privilegio alguno, la una sobre la otra.

V. EL NOMBRE COMERCIAL El tratadista Antonio Rinessi, se refiere al nombre comercial, como “signos distintivos que en su conjunto protegen la titularidad de la empresa o hacienda comercial, en función de su organización y como resultado de la actividad empresarial (Ver, Rinessi Antonio: ‘El Nombre Comercial’, en la Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XX, p. 307)”.

Este Tribunal ha manifestado con relación al nombre comercial que: “La Decisión 344 protege –mas no lo define– al nombre comercial. Generalmente se lo entiende como el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de otras similares o idénticas. Se estima que bajo esa definición está comprendido tanto el nombre con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento comercial.

Al respecto, y en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

Para el Tribunal existe armonía entre ambas normas, las cuales deben ser interpretadas en función del principio de la protección del nombre comercial sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que cualquier registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, y se establece, en consecuencia, a los fines meramente declarativos (Ver, Proceso 45-IP-98, “IMPRECOL”, en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000)”.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo puede registrarse como marca y como nombre comercial, por disposición legal, cuando reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.

Segundo: El nombre comercial es el signo que sirve para distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otro. Tercero: No puede registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial. La Decisión 344 protege el nombre comercial cuya existencia y uso sean anteriores al registro solicitado; para extender dicha protección no es obligatorio que el nombre comercial sea inscrito.

Cuarto: La irregistrabilidad de denominaciones idénticas o semejantes a otras previamente registradas o solicitadas para registro, busca evitar el engaño que pueda producirse en el comercio respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, característica o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

Quinto: La Oficina Nacional Competente para conceder o denegar el registro marcario debe, necesariamente, efectuar el examen de registrabilidad, independientemente de si se han presentado o no observaciones, correspondiéndole así mismo, tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia a efectos de definir si se produce o no el riesgo de confusión o engaño que induzca a error al público consumidor.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 de Estatuto vigente.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO