PROCESO 36-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Nº 1, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los literales a), h) e i) del artículo 82 de la misma Decisión. Actor: LLOREDA GRASAS S.A. Marca: “FRIDA”.
Proceso interno N° 2090- M.P. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango.
VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de abril del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la sociedad LLOREDA GRASAS S.A., siendo demandados, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Se constituye en coadyuvante de la parte demandada, la empresa Laboratorios Gilob S.A. 1.2 Acto demandado. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad LLOREDA GRASAS S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 0943712, de 10 de mayo de 1995, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, por la cual se rechaza la observación presentada por LLOREDA GRASAS S.A. contra el registro de la marca “FRIDA”, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Laboratorios Gilob S.A. y se ordena continuar con el trámite solicitado. 1.3 Hechos relevantes.
En la solicitud formulada, la Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos relevantes: a) Los hechos 1. El 16 de julio de 1993, la sociedad LABORATORIOS GILOB S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la marca de fábrica denominada “FRIDA”, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. 2.
La solicitud en referencia, signada con el trámite Nº 40333/93, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 342 del mes de julio de 1993. 3. El 18 de abril de 1994, luego de publicado el extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la sociedad LLOREDA GRASAS S.A., argumentando ser propietaria de la marca “FRIDA”, que protege productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.[2] 4.
El 10 de mayo de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución Nº 0943712, rechaza la demanda de observaciones presentada por LLOREDA GRASAS S.A. y ordena se continúe con el trámite previo al registro de la marca solicitada. b) Escrito de demanda La sociedad LLOREDA GRASAS S.A., domiciliada en Cali, República de Colombia, a través de apoderado, presenta demanda de nulidad contra la aludida Resolución Nº 0943712, argumentando ser propietaria de la marca “FRIDA” en Ecuador, según registro Nº 1286 de 24 de julio de 1991; además, según los registros colombianos Nº 116.776 del año 1985; 139.082 de 17 de diciembre de 1990; y, 139.077 de 19 de noviembre de 1991; todos destinados a proteger productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al presentar sus observaciones destaca “la notoriedad de las marcas FRIDA en la República de Colombia y un alto índice de prestigio y reconocimiento dentro del mercado subregional”. Señala que no se tomó en cuenta la notoriedad de sus marcas, su uso y comercialización dentro del territorio colombiano y subregional; que no se consideró los registros obtenidos con anterioridad en Colombia y en Ecuador; y, que tampoco se tomó en cuenta “el perjuicio que le ocasiona la existencia de una marca idéntica para amparar productos de higiene, particularmente, toallas sanitarias, que por su naturaleza, sólo están restringidas al público femenino y no a la generalidad del consumidor como ocurre con los productos de la actora”.
Manifiesta que la marca solicitada carece de novedad y distinción al ser igual a las marcas de su propiedad y, que la confusión entre las marcas en conflicto provocaría que una de las dos se beneficie del prestigio y de la aceptación del producto de la otra, o que el público considere que ambas tienen el mismo origen o procedencia. En definitiva, sostiene que las afirmaciones de la parte demandada carecen de sustento legal para que prosperen y que, el Director Nacional de Propiedad Industrial al emitir la resolución impugnada, no consideró los elementos de juicio relevantes que determinan la irregistrabilidad de la marca solicitada. c) Contestación a la demanda El Procurador General del Estado de la República del Ecuador, a través de Delegado, deduce las siguientes excepciones: 1.
Nulidad procesal, por omisión de las solemnidades sustanciales establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 355 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues siendo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una dependencia del Ministerio de Industrias y Comercio, debió citarse la demanda a su titular; 2.
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; 3. Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y estar ajustado a derecho, pues se han observado las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el trámite establecido sobre observaciones; 4.
Falta de derecho del actor para proponer la demanda; y, 5. Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Finalmente solicita que con base en las excepciones opuestas, sea rechazada la demanda. El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta también la demanda, negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma; asegura la legalidad y validez de la resolución impugnada ya que guarda conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, ratifica el contenido de la Resolución cuya nulidad es materia de la impugnación. Manifiesta que del examen jurídico realizado de la respectiva solicitud, se ha llegado a la conclusión de que “la marca FRIDA, no contraviene ninguna disposición legal; no puede existir el riesgo para la confusión; los productos protegidos por las marcas en controversia son diferentes, tanto en su naturaleza como en su destino final ”; consideraciones por las cuales la “Unidad Administrativa procedió a rechazar la observación.” Tercero interesado Laboratorios GILOB S.A., en calidad de coadyuvante de los demandados, fundamenta su contestación a la demanda por medio de apoderado, en los siguientes términos: Improcedencia de la pretensión de “revocatoria”, puesto que según expresa, le corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa resolver acerca de “la anulación de los actos y disposiciones de la administración”.
Sostiene que la antigüedad de la marca FRIDA de su propiedad es muy evidente, pues se registró el 17 de noviembre de 1978, encontrándose en el mercado ecuatoriano desde esa fecha. Manifiesta que la marca “FRIDA” de LLOREDA GRASAS S.A. fue registrada recién en el año 1985 en Colombia y es conocida en el Ecuador apenas en el año 1991. Hace referencia a los distintos productos protegidos por la marca en conflicto, aseverando que “ la marca FRIDA de mí representada ha sido usada y registrada desde 1978, para distinguir TOALLAS SANITARIAS.
La marca opositora, de propiedad de LLOREDA GRASAS S.A., según las supuestas pruebas presentadas durante la instancia administrativa, se usa en Colombia desde 1992, en productos relacionados con ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES ”. Manifiesta que la coexistencia de las dos marcas en el mercado puede causar riesgo de confusión en el público, respecto de la identidad de los productos o del origen empresarial.
Finalmente, afirma que la solicitud viola el artículo 83 en sus literales a), d) y e) de la Decisión 344 porque sus presupuestos no se ajustan a esas exigencias y, que la marca FRIDA de LLOREDA GRASAS S.A. no es un signo distintivo notoriamente conocido como se sostiene. En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 18-IP-98.
El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI–, por intermedio del Director de Propiedad Industrial, Encargado, comparece el 16 de febrero del 2001 y solicita que se reproduzca y tenga como prueba de su parte, todo cuanto de autos le fuera favorable. Expresa que impugna las pruebas ofrecidas por el Actor y, pide se considere para la decisión del caso, el expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales del registro de la marca FRIDA.
Con vista de lo expuesto anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del mencionado Tratado y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido, según se dice, por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación. La interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio Nº 229- TDCA-2S, de 5 de abril del año 2002, no obstante que en la fecha se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 184.
Sin embargo, este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aclarándose que este Tribunal comunitario realizará la interpretación del artículo 82, limitada a únicamente sus literales a), h) e i) por ser éstos los aplicables a la controversia interna materia de la consulta: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; “i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas”;
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Denominaciones no susceptibles de ser consideradas como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.
Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81, esto es, perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.
Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir a los productos y a los servicios de un comerciante de los de otro.
En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expuesto: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.
“Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor. [3] Denominación que determinan el origen de la marca El literal i) del artículo 82 de la Decisión 344, se refiere a las denominaciones que “reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas” El profesor Fernández Novoa ha manifestado al respecto: “Las marcas al distinguir un producto determinado al evocar su procedencia lo hacen con respecto de su fabricante o productor; es decir se extiende a las indicaciones de crédito y reputación industrial de una empresa en particular.
Mientras que las denominaciones geográficas o de origen son, en principio utilizadas por una colectividad de empresarios asentados en una zona o localidad, quienes quieren poner de manifiesto el origen territorial del producto de tal forma que se establezca una conexión entre éste y el lugar geográfico en donde se lo produce. “Consecuentemente, se está frente a una denominación de origen cuando un determinado empresario pretende utilizar en exclusiva y a título de marca un nombre geográfico para designar productos procedentes de su empresa.
De forma que, según Fernández-Novoa, si el nombre geográfico es usado a título de marca para indicar la procedencia empresarial de los productos, el consumidor medio puede fácilmente incurrir en error con respecto al significado del nombre geográfico. Esta causa, continúa, explica entre otras el que las empresas que intentan emplear denominaciones geográficas a título de marca tropiecen con obstáculos frecuentemente insuperables para solicitar un registro de marca constituida con una denominación geográfica nacional o extranjera.” [4] De esta manera se establece que la procedencia a la que se refiere el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 no es sinónimo o equivalente de la denominación de origen del literal i), puesto que se trata de dos conceptos diferentes.
6. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad o la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[5] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [6]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [7] La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.
La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y de "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.
El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Si bien este literal establece tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[8] La notoriedad, independientemente de la clase de los productos o servicios En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca.
En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: "Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."[9] La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
Según lo determina el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios. 3.
El engaño que se puede ocasionar al consumidor respecto del origen geográfico aludido por el artículo 82 literal i), guarda relación directa con una determinada zona o localidad en la cual se produce el bien protegido por la marca. Por ello, las denominaciones que puedan inducir a engaño acerca de esa procedencia son irregistrables, pues constituyen prohibiciones expresas de la normativa andina. 4 Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca. 7.
No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida en el país donde se ha presentado la solicitud, o en el exterior, siendo indiferente para el efecto la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, siempre que además de ser notoria se encuentre registrada, así fuere en el exterior.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 2090-M.P., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. [2] Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. [3] Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA [4] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Ed. MONTECORVO S.A., Madrid – España, 1984, pp 163 y 164. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [7] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Ibídem.