Año XIX - Número 952 Lima, 22 de julio de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 23-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo, y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 6679. Actor: Agroindustria UVE S.A. UVE S.A. Marca: CACIQUE Proceso 44-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. Marca: “HOLLAND K’RAMEL”. Proceso interno N° 7534 Proceso 29-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 58, literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito; e interpretación de oficio de las disposiciones contenidas en los artículos 56, 58, literal f), 67 y 72 ibídem, así como del artículo 150 y del inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: “POPS (mixta)”. Actora: sociedad KELLOGG COMPANY. Proceso interno Nº 4879-MP PROCESO 23-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo, y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 6679. Actor: Agroindustria UVE S.A. UVE S.A. Marca: CACIQUE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de mayo del dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio N° 0237, de 14 de enero de 2003, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 6679, que fue recibida en este Tribunal el 12 de marzo de 2003.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto del 2 de abril de 2003. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A., la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, actúa como tercero interesado en el presente proceso. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 7 de mayo de 1993, la sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A., solicitó el registro de la marca “CACIQUE”, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para identificar todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de Colombia, la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY y la sociedad OLEOFLORES Ltda., presentaron observaciones con fundamento en el registro de las marcas CACIQUE, registradas con anterioridad por éstas, en la Clase 30 (Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo) y en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente.

Mediante Resolución Nº 17232 de 27 de junio de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, declaró fundada la observación presentada por la sociedad QUAKER OATS COMPANY y negó el registro de la marca “CA- 22/07/2003 2.36 CIQUE” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A. pues entre la expresión que se pretendía registrar y la marca en que se basa la observación “existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que inducen al público consumidor en error.

Por consiguiente estas marcas no pueden coexistir en el mercado, pues generarían confusión en el adquiriente o consumidor”. Contra la referida Resolución N° 17232, AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A. interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación; asimismo, al amparo del artículo 89 de la Decisión 344, solicitó la modificación de la solicitud limitando los productos a amparar con el registro del signo solicitado a sólo carne, pescado, aves y caza.

Mediante Resolución Nº 05459 de 21 de marzo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que era procedente la limitación de productos de la Clase 29, sin embargo, “ ( ) de permitir la coexistencia de las marcas en el mercado éstas estarían destinadas a distinguir productos de las clases relacionadas, como son las correspondientes a las clases 29 y 30 internacional, por cuanto ambas hacen referencia a alimentos, por lo que comparten los mismos canales de distribución y comercialización”, razón por la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 17232.

Posteriormente, mediante Resolución Nº 11695 de 31 de mayo de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución Nº 17232, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2. Fundamentos de la demanda La sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A. –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicitó al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las mencionadas Resoluciones Nº 17232, y Nº 05459, y Nº 11695.

Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que le conce- GACETA OFICIAL da el registro de la marca “CACIQUE” para distinguir los productos de la Clase 29 solicitada. Señala la demandante que los actos administrativos cuya nulidad solicita son violatorios de los artículos 81, 83 literal a), y 89 de la Decisión 344 “( ) toda vez que el Jefe de la División de Signos Distintivos, al declarar fundada la oposición u observación y negar el registro con base en la marca registrada CACIQUE, para productos de la clase 30, y toda vez que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al confirmar en apelación la providencia recurrida, desconocieron que el signo CACIQUE, solicitado en registro para distinguir productos de la clase 29, es suficientemente distintivo, totalmente o, al menos, parcialmente, puesto que dichos productos de la marca solicitada no son confundiblemente semejantes, pues no son intercambiables, ya sea totalmente, ya sea parcialmente, en relación con los productos de la clase 30 para los cuales se encuentra registrada la marca CACIQUE de la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, máxime si en el recurso interpuesto se modificó la solicitud de registro en el sentido de limitar la marca única y exclusivamente, para los productos: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, huevos, productos comprendidos en la clase 29 internacional ( )”.

Añade a continuación la demandante que: “Se violó tal disposición comunitaria [refiriéndose al párrafo primero del artículo 89 de la Decisión 344], por aplicación indebida, toda vez que el Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación y negó el registro de la marca CACIQUE, en la clase 29, sobre la base de que todos los productos de la clase 29 son similares a todos los productos de la clase 30 ( ) a pesar de que no todos los productos de las dos clases son, similares entre sí, y a pesar de que se hizo limitación expresa en los productos de la clase 29”.

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en los artículos 3, 60 a 62, 85, 135 y 138 del Código de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia. 2.3. Contestación a la demanda No se adjunta copia de la contestación a la demanda de la Superintendencia de Industria y 22/07/2003 3.36 Comercio, sin embargo, el órgano jurisdiccional consultante alcanza un breve resumen sobre los argumentos presentados por ésta.

En este sentido, sostiene la demandada que “con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió ésta en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas “CACIQUE” solicitada para la clase 29 y la marca CACIQUE (registrada, para distinguir productos de la clase 30 a favor de la sociedad The Quaker Oats Company), se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confusión en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado, llevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad directa e indirecta de confusión, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen; además de ello, no es indudable que los productos que distingue la clase 29 son similares (sic) con los productos amparados en la clase 30 de la nomenclatura vigente.

Si se aprecian la marcas antes mencionadas en una visión en conjunto, en la totalidad de los elementos que la integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no de las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas”. Cabe señalar que el órgano jurisdiccional consultante no ha presentado a este Tribunal los argumentos sostenidos por el tercero interesado, sociedad THE QUAKER OATS COMPANY.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de GACETA OFICIAL Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 22/07/2003 4.36 ( )” Artículo 101 Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 “Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como marca, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

Artículo 83 El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de un signo como marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “Asimismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: Artículo 89 primer párrafo La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

“El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la caracterís- ( )” GACETA OFICIAL 22/07/2003 5.36 tica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. cionar como una marca tal como lo requiere el artículo 81 de la mencionada Decisión 344.

En consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la protección que concede el registro marcario. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro.

Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). De otro lado, el artículo 83 de la Decisión 344 dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca.

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (MATÍAS ALEMÁN, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77) II. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica como paso previo al registro de una marca, además de que el signo no esté incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En efecto, el artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas o intrínsecas basadas en el signo mismo, de manera que, al configurarse alguno de los supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de fun- En este sentido, el juez consultante, en el presente caso deberá verificar si el signo objeto de controversia reúne los requisitos establecidos en el artículo 81, y además no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de carácter absoluto o relativo establecidas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344; en particular del literal a) del artículo 83 que a continuación se desarrolla.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES O IDENTICOS. III.1. De la Comparación entre Marcas El artículo 83 contiene impedimentos relativos a conflictos entre particulares, en la medida en que el supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registrada y confundible con el signo que solicita acceder al registro. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(PROCESO Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL + gráfica) En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición GACETA OFICIAL contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Entre otros: PROCESO Nº 19-IP-2003. 14 de mayo de 2003. Marca: LAFAYETTE. PROCESO Nº 82-IP-2002. G.O.A.C. No. 891 de 29 de enero de 2003.

Marca: CHIP’S). Cabe señalar que la prohibición contenida en el artículo 83 se fundamenta en los intereses protegidos por el derecho marcario como son, por una parte: el derecho de exclusiva del titular del registro; y por otra, el interés del consumidor de que exista transparencia en el mercado, y se evite el error o confusión real en las transacciones mercantiles.

Por tal motivo, para que se configuren los supuestos establecidos en el artículo 83, es preciso que se den dos requisitos: primero, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; segundo, que la identidad o semejanza sea tal que produzca o pueda producir error o confusión real en el mercado. Asimismo, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

En la confusión directa el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. En cambio, en el caso de la confusión indirecta, el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, en el presente caso, al existir identidad entre el signo pendiente de registro y una marca, existirá el riesgo de que el consumidor o 22/07/2003 6.36 usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.

Cabe señalar que al tratarse de marcas idénticas las consideraciones que debe tener el examinador son aun más estrictas, sobre este punto ha señalado este Tribunal que “En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible”.

(PROCESO Nº 19-IP-2003, ya citado) En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su identidad o similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

III.2. De la Conexión Competitiva. En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, al pertenecer los productos en cuestión a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata de un caso de conexión competitiva.

Sobre el particular este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia, el alcance de la conexión competitiva y las reglas para su verificación, (Entre otros: PROCESO Nº 66-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 del 18 de diciembre de 2002. Marca: S.O.S., PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA) a saber: “La confusión puede darse en un mismo género de productos: El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases.

Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica que puede venderse en un mis- GACETA OFICIAL mo negocio, aunque estén destinados a diferentes propósitos, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia ” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos AiresArgentina, 199, pp. 192-201)”.

Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos produc- 22/07/2003 7.36 tos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o GACETA OFICIAL idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso Nº 08-IP1995. G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER.). 22/07/2003 8.36 de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ” (Entre otros: PROCESO Nº 15-IP-97.

G.O.A.C. No. 314 de 18 de diciembre de 1997. MARCA: “CODE BLEU (etiqueta)”. PROCESO Nº 65-IP-2001. G.O.A.C. No. 836 de 18 de septiembre de 2002, MARCA: “SUSSEX”). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por el consultante. En este sentido, la eliminación o limitación de los productos o servicios que identificará el signo solicitado, efectuada luego de presentada la solicitud inicial, es una modificación de carácter secundario de conformidad a lo establecido en el artículo 89 de la Decisión 344.

IV. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO V. UTILIZACION DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Con relación a las modificaciones que el peticionario puede introducir a la solicitud inicial, éstas sólo pueden ser de carácter secundario. En tal sentido, el solicitante podrá seleccionar o limitar los productos o servicios a los inicialmente señalados, mas en ningún momento podrá incluir productos o servicios nuevos a los indicados en la solicitud inicial.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.

Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación Con relación a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, ha dicho este Tribunal que la misma “Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.

Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos” (PROCESO Nº 10-IP-94. G.O.A.C. Nº 177 de 20 de abril de 1995). En este sentido, este órgano jurisdiccional, al referirse al carácter obligatorio del Arreglo de Niza, ha manifestado que “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos … En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones” (Sentencia dictada en el PROCESO Nº 10-IP-94, ya citada).

Por tanto, la norma contenida en el artículo 101 permite, a la autoridad administrativa y al peticionario, identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar. Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 22/07/2003 9.36 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Tercero: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontables en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Cuarto: En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así como la conexión competitiva que exista entre ellos, aunque pertenezcan a distintas clases.

En este sentido, el juez consultante deberá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. Con el fin de precisar que se trata de productos Quinto: El artículo 89 de la Decisión 344 establece que el peticionario del registro de marca podrá modificar su solicitud sólo en aspectos secundarios; considerándose entre éstos a la eliminación o limitación de los productos o servicios señalados en la solicitud inicial.

Sexto: Para efectos de la concesión del registro de marca, el artículo 101 de la citada Decisión establece que los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza de 1957, sus actualizaciones y modificaciones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO GACETA OFICIAL 22/07/2003 10.36 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 44-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. Marca: “HOLLAND K’RAMEL”. Proceso interno N° 7534. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 22 de abril del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue resuelta su admisión a trámite por medio de auto emitido el 14 de mayo del año 2003. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la actora demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 12501, de 31 de mayo del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia negó el registro como marca para la denominación “HOLLAND K´RAMEL (nominativa)”, requerida por la firma SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. para amparar productos de la Clase Internacional 30; - Nº 19895, de 24 de agosto del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 15082, de 30 de abril del 2001, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto y se reafirma lo decidido en la resolución Nº 12501.

Solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Dependencia que conceda el registro de la marca solicitado. GACETA OFICIAL 1.3 Hechos relevantes. Del informe sucinto remitido por la Instancia consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 28 de diciembre de 1995, la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro de la denominación “HOLLAND K´RAMEL (mixta)” como marca, para amparar productos de la clase Nº 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El extracto de la aludida solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 428, de 27 de marzo de 1996, sin que hayan sido presentadas observaciones. - El 31 de mayo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 12501, en la cual negó el registro de la denominación solicitada, argumentando que la misma incluía el nombre de un Estado, sin que la solicitante aporte la correspondiente autorización. - La sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. - El 24 de agosto del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, emitió la Resolución Nº 19895 que confirmó la Nº 12501, argumentando la violación del artículo 82 literal j) de la Decisión 344. - El 30 de abril del 2001, la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación, emitió la resolución Nº 15082, por medio de la cual negó el registro requerido, argumentando esta vez, la violación del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerar que la mar- 1 Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. 22/07/2003 11.36 ca solicitada era descriptiva del origen y de la naturaleza del producto. b) Escrito de demanda La sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A., con domicilio en Manizales, Caldas, Colombia, por intermedio de apoderado manifiesta que presentó ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud para el registro de la denominación “HOLLAND K´RAMEL (mixta)”, como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional 30.

Manifiesta que en la respectiva tramitación ha sido violado el artículo 81 de la Decisión 344, porque “la expresión HOLLAND K´RAMEL es susceptible de representación gráfica, perceptible y suficientemente distintiva por su contenido conceptual; que como vimos no resulta genérica ni descriptiva para distinguir productos de la clase 30 internacional, como por ser original y novedosa, por no encontrarse registrado ni solicitado ningún signo idéntico o similar para distinguir los mismos productos o productos afines”.

Argumenta además la actora, la violación del artículo 82 literal j) de la misma Decisión, pues la Superintendencia mencionada al emitir la resolución Nº 12501, aplicó indebidamente dicha norma, ya que la expresión solicitada “no corresponde al nombre de ningún Estado u organización internacional y sí forma un conjunto de fantasía que es registrable como marca”.

Sostiene que esa Institución, al resolver el recurso de apelación, decidió no invocar la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 82 literal j), aplicando en su lugar la norma establecida por el artículo 135 de la Decisión 486 que substituyó a la Decisión 344. Refiriéndose a esa determinación oficial afirma, que la posición de la Superintendencia es errada pues “la expresión HOLLAND K´RAMEL no es descriptiva de los productos de la Clase 30”.

Concluye finalmente la actora aseverando que, “la expresión K´RAMEL por ser diferente a CARAMEL, no puede considerarse genérica ni descriptiva para la clase 30, pues KRAMEL no corresponde a ningún producto de dicha clase ni de ninguna otra, por ser una expresión de GACETA OFICIAL fantasía, que no existe ni en el idioma español, ni en el inglés”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia aduce en su contestación a la demanda, que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”. Sostiene que luego del examen realizado de la expresión HOLLAND K´RAMEL “ se concluyó acertadamente que en forma evidente reproducía el nombre de un Estado reconocido oficialmente y por lo tanto irregistrable.

En la presente actuación administrativa en debate no se aportó el permiso correspondiente para que pueda ser incluida dentro del conjunto marcario y además lo que se pretende registrar no es un elemento accesorio del distintivo principal.” Al referirse a su pronunciamiento consignado en la Resolución Nº 15082, de 30 de abril del 2001, por medio de la cual decidió el recurso de apelación, aplicando para el efecto normas de la Decisión 486, sostiene que “ resultaba improcedente la aplicabilidad del artículo 82 literal j) de la Decisión 344, dada la vigencia de la Decisión 486, se tiene que en esta última norma comunitaria se encuentran varias disposiciones que pueden ser aplicadas para sustentar la negación de solicitudes de marcas de los signos que incluyen el nombre de un estado; no cabe duda que la indicación de o procedencia geográfica puede traer como consecuencia la aplicación de una causal de irregistrabilidad.” 22/07/2003 12.36 CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado, por medio de oficio Nº 0583, de 24 de febrero del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal j) de la Decisión 344; y, 134 y 135 literal e) de la Decisión 486. Al respecto, este Tribunal considera improcedente la interpretación planteada de los artículos 134, 135 literal e) de la Decisión 486, por cuanto la solicitud de registro presentada, el trámite dado a la misma y, la expedición de la Resolución Nº 12501, de 31 de mayo del 2000, por la cual se negó el registro de la marca HOLLAND K´RAMEL (nominativa), se produjo en vigencia de la Decisión 344, al igual que lo ocurrido con la Resolución Nº 19895, de 24 de agosto de 2000, que resolvió el recurso de reposición y confirmó la anterior.

Aclárase que sólo la Resolución Nº 15082, de 30 de abril del 2001, que resuelve el recurso de apelación, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486. Concluye aseverando que los actos administrativos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio “ no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” Le resulta pues extraño a este Organismo, que para la resolución del recurso de apelación se haya tomado en cuenta normas de la Decisión 486, en particular el literal e) de su artículo 135, toda vez que al trámite recibido por la respectiva solicitud de registro, hasta la resolución del recurso de reconsideración, inclusive, le ha sido aplicada únicamente la Decisión 344, a punto tal que los fundamentos para la negación de ese registro plasmados en la Resolución 12501 y, aquellos que soportan la Resolución 19895 por medio de la cual ha sido decidido el recurso de reposición interpuesto, corresponden precisamente a disposiciones establecidas por dicho régimen comunitario.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Por tanto, si la Resolución que ha resuelto la apelación interpuesta es plenamente confirma- GACETA OFICIAL toria de la primera, no puede entenderse cómo para su expedición han sido consideradas disposiciones ajenas a la Decisión 344 y, sobre todo, distintas a la materia detenidamente analizada en las primeras actuaciones administrativas; ámbito específico éste, además, no regulado por la Decisión 486. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo sumariamente expuesto en el punto anterior, las normas que serán materia de esta interpretación prejudicial corresponden a los artículos especificados de la Decisión 344, sin embargo de lo cual, con el propósito de fundamentar los conceptos de este Tribunal consignados antes, la interpretación comprenderá además, en actuación de oficio, los alcances de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486.

DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

( ) 22/07/2003 13.36 DECISION 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal.” Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han GACETA OFICIAL venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. 22/07/2003 14.36 Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas y las marcas arbitrarias.

Las marcas caprichosas o de fantasía, contrariamente no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. El tratadista Jorge Otamendi considera que la marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede evocar alguna idea o concepto; definiéndola como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 2 Entre las marcas de fantasía se encuentran también las marcas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo de la actividad que desarrolla su titular”.

Este Tribunal ha determinado también como signos evocativos, a aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, debido a que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio. 2 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas.

Editorial Abelledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 29. 1989. GACETA OFICIAL 22/07/2003 15.36 El carácter genérico de una denominación, por sí mismo no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o del servicio al cual está llamada a aplicarse - incluidas todas sus características - según la clase para la cual fue solicitado el registro. pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. “Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”. 7 Irregistrabilidad de Signos Oficiales de Estados u Organizaciones Internacionales El literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier Organización Internacional, reconocidos oficialmente cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional de que se trate, y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

Esta norma tiene la finalidad de evitar el uso abusivo de estos signos oficiales, con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado o de la Organización aludida o, a su vez, pretendiendo atribuir con tal distinción, el origen del producto aprovechando la ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite dichos signos oficiales.

La prohibición sin embargo no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya obtenido autorización para su utilización.

7. TRANSITO EN LA APLICACION DE LA NORMATIVA COMUNITARIA Los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo y las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, determinan que en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha del otorgamiento, esto es, en el caso objeto de esta interpretación prejudicial, la Decisión 344.

Como ha sido ya dicho respecto de la presente causa, la solicitud de registro presentada, el Este Tribunal ha expresado que: “Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si 7 Proceso 15-IP-97. G.O. Nº 314, de 18 de diciembre de 1997. Marca: “CODE BLEU (Etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 22/07/2003 16.36 trámite administrativo recibido y, la emisión de la Resolución Nº 12501, de 31 de mayo del 2000, que negó el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL (nominativa), se produjeron en vigencia plena de la Decisión 344. Lo mismo ocurrió respecto de la Resolución Nº 19895, de 24 de agosto de 2000, que al resolver el recurso de reposición confirmó la anterior, anotándose que sólo la Resolución Nº 15082, de 30 de abril del 2001, que resuelve el recurso de apelación, confirmando la resolución anterior, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486. gislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. “Conforme a ellas los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos con arreglo a la legislación anterior subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos quedan sometidos al régimen de la nueva Decisión. Con referencia a la vigencia de la ley en el tiempo, este Tribunal ha recogido en su jurisprudencia los siguientes conceptos: “El estudio de la vigencia temporal de la ley es, la determinación del período durante el cual tiene la ley carácter obligatorio.

“Pero en el fondo, lo que interesa respecto de la ley aplicable al caso concreto radica en la necesidad de determinar si se han consolidado derechos adquiridos con fundamento en la ley derogada, por cuanto de haber sido así, éstos resultan intangibles para la ley nueva. Es decir, tales derechos, de haberse consolidado válidamente, tendrían que ser respetados, situación de intangibilidad que por el contrario no se extiende a las meras expectativas.

“El tránsito legislativo de una Decisión a otra podría plantear la duda respecto de situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a la vigencia de la nueva Decisión. Para el caso de los derechos adquiridos, éstos, como se ha dicho, de haberse consolidado válidamente, tendrán que ser respetados hasta el vencimiento del término de su vigencia, mandato que elimina toda posibilidad de que les sea aplicable la nueva normativa, de cuyo régimen y subsiguiente reconocimiento sí quedan excluidas las meras expectativas.

“Lo práctico y recomendable resulta ser entonces que la ley nueva resuelva el asunto, normalmente a través de las clásicas Disposiciones Transitorias, las que en efecto aparecen en las Decisiones 313 (Transitoria Cuarta) y 344 (Transitoria Primera) cuyo texto dice: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la le- “Categóricamente el Tribunal ha expresado: “Las normas del ordenamiento Jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.3 En el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Primera Disposición Transitoria señala que “todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión”.

Con esta disposición debe claramente entenderse que a todo registro concedido válidamente bajo el imperio de la Decisión anterior, esto es, de la Decisión 344, le serán atribuibles los postulados de protección del derecho adquirido que le sirvieran de origen y que continuarán amparándolo mientras subsista la validez del registro. En este contexto el Tribunal ha interpretado, que el principio recogido por el inciso primero de la Disposición Transitoria en comento, debe ser 3 Proceso 15-IP-99.

G.O. Nº 528, de 26 de enero del 2000, Págs. 8.40 –9.40. Marca: “BELMONT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/07/2003 17.36 entendido como aplicable también a la denegación que pueda haber sido decidida respecto del derecho que en materia de propiedad industrial haya sido solicitado, como es, precisamente, el caso de la controversia que a nivel interno ha originado esta interpretación prejudicial.

Dichas complementaciones introducidas como accesorias del signo distintivo, consideradas su ubicación y particulares características no deben por cierto tener desempeño definitivo, analizando la marca en su conjunto. Respecto de procedimientos en trámite se establece que la Decisión 486 regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. Se consagra, consiguientemente, que una vez concedido el registro de la marca y otorgado el derecho de exclusividad a su titular, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del citado derecho sobre la marca, así como las obligaciones de su titular, estarán sometidos a la norma sustancial vigente al momento del ejercicio in concreto de tal derecho. 3.

Se considera registrables los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar al signo con el producto que anuncia. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

El literal j) del artículo 82 de la Decisión en referencia, prohíbe la reproducción o imitación de los nombres, escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado u Organización Internacional, que estén reconocidos oficialmente, cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

Sin embargo, la prohibición no es absoluta, ya que pueden ser registrables aquellas denominaciones de carácter accesorio a la principal, pero previa autorización del Estado o del Organismo respectivo, en su caso. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. 4.

De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de ser adoptadas las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 7534, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Tribunal, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO GACETA OFICIAL 22/07/2003 18.36 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 29-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 58, literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito; e interpretación de oficio de las disposiciones contenidas en los artículos 56, 58, literal f), 67 y 72 ibídem, así como del artículo 150 y del inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: “POPS (mixta)”. Actora: sociedad KELLOGG COMPANY. Proceso interno Nº 4879-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 13 de marzo de 2003, relativa a los artículos “58 literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comunidad del Acuerdo de Cartagena (sic); y, Arts. 54 y 73 del Reglamento a la Decisión 85”, con motivo del proceso interno Nº 4879-MP.

El auto de 23 de abril del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por el apoderado de la sociedad KELLOGG COMPANY, son demandados el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca), el Procurador General del Estado, y la compañía PITTIHELA S.A., ésta última, según el Juez Consultante, interviene como beneficiaria del acto administrativo impugnado.

La sociedad KELLOGG COMPANY pretende se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo N° 319, del 11 de julio de 1990, y notificado el 9 de agosto de 1990, emitido por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante el cual se confirma la providencia No. 890475 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 10 de mayo de 1989, manteniéndose en suspenso “la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS’ (diseño), hasta que exista un pronunciamiento del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, respecto de la oposición a la marca de fábrica ‘JELLO PUDING (sic) POPS’ ”.

En consecuencia, solicita la demandante que se continúe con el trámite de registro de la marca de fábrica “POPS (DISEÑO)”, de propie- GACETA OFICIAL dad de KELLOGG COMPANY, por no existir una supuesta litis pendencia y porque el trámite no cuenta con oposición alguna, legal y oportunamente presentada. 2) Hechos De los señalados por el consultante en el oficio No. 235-TDCA-2S, de 12 de marzo de 2003, y complementados con los documentos incluidos en anexos, se desprende que: El 29 de octubre de 1987, KELLOGG COMPANY presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la solicitud correspondiente para obtener el registro de la marca de fábrica POPS (mixta), destinada a proteger artículos de la clase internacional Nº 30; solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 273, y “conforme manda el segundo inciso del Art. 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el plazo para la presentación de oposiciones a ese registro venció el día 11 de Marzo de 1988”.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”). Ocho meses después de vencido el plazo para la presentación de oposiciones, la compañía PITTIHELA S.A. solicitó al Director Nacional de Propiedad Industrial, según se desprende de la demanda, que “remita el expediente ‘a la Sala de Sorteos de la Corte Superior de Quito, para que se resuelva la controversia en otro juicio verbal sumario entre las marcas JELLO PUDING (sic) POPS y POPS (diseño)’ ”.

Mediante providencia N° 882268, de 9 de diciembre de 1998, notificada el día 26 de los mismos mes y año, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió “dejar en suspenso el trámite de registro de la marca ‘POPS (diseño)’, hasta ‘que el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha resuelva sobre la marca JELLO PUDDING POPS No. 1766, de 24 de Julio de 1985, por existir litis pendencia’ ”.

Remitiéndose a los hechos que corresponden al juicio verbal sumario relativo a la oposición de registro de la marca JELLO PUDDING POPS, señala la actora que “PITTIHELA S.A. solicitó el registro de la marca de fábrica ‘JELLO PUDDING 22/07/2003 19.36 POPS’, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 246, para proteger ‘toda clase de helados y postres de diversos sabores.

Clase Internacional 30’. En virtud de que KELLOGG COMPANY es propietaria de la mundialmente famosa marca de fábrica ‘POPS (diseño)’, registrada en varios países del mundo, presenté oposición al registro de la marca de fábrica ‘JELLO PUDDING POPS’, por su intento de apropiarse de una marca famosa, como es la marca ‘POPS’ de mi mandante, así como de la marca ‘JELL-O’, de propiedad de la compañía norteamericana General Foods Corporation.

La oposición que presenté al registro de esa marca de fábrica se fundamenta en la expresa y clara disposición del literal g) del Art. 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto es, en que no pueden ser objeto de registro como marcas ‘las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares’.

Ante la contestación dada por el solicitante a mi oposición y haber mérito para el litigio, el Director Nacional de Propiedad Industrial, de acuerdo con la disposición de los Arts. 66 de la Decisión 85, ordenó que se remita el proceso a la Sala de Sorteos de la Corte Superior de Quito; hecho el sorteo, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha”.

Finalmente, como argumentos fácticos respecto del registro de la marca POPS (mixta), indica la demandante que luego de formulado el reclamo administrativo en contra de la providencia N° 882268, de 9 de diciembre de 1988, el mismo Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante providencia N° 890475, “como respuesta a mi pedido de revocatoria de la providencia a que hice referencia, se ratificó en ella”.

Posteriormente, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante Acuerdo 319 de 11 de julio de 1990, confirmó la providencia N° 890475, ordenando “que se mantenga en suspenso la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS (DISEÑO)’, hasta que ‘exista pronunciamiento del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, respecto a la oposición a la marca JELLO PUDING (sic) POPS’ ”. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad demandante KELLOGG COMPANY, indica que el acto administrativo impugna- GACETA OFICIAL do “violó el artículo 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el plazo para la presentación de oposiciones a ese registro venció ocho meses después de que la parte demandada lo hiciera y peor aún que el Director Nacional de Propiedad Industrial dio trámite al mismo, conforme al Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, por lo que dicho funcionario remitió el expediente a la Sala de Sorteos de la Corte Superior de Quito, para que resuelva la controversia en otro juicio verbal sumario entre las marcas JELLO PUDING (sic) POPS Y POPS”.

Asimismo, indica que la providencia que ordena la suspensión del trámite de registro de la marca POPS (mixta), contraría las disposiciones de los artículos 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 19 de la Ley de Marcas de Fábrica y 54 del Reglamento a la Decisión 85; y, que la demanda de oposición presentada por PITTIHELA S.A., debía ser devuelta a su autor de acuerdo con lo que dispone el artículo 154 de la Ley de Régimen Administrativo vigente a esa fecha.

En cuanto a la suspensión del trámite de registro de la marca POPS, la Autoridad Consultante señala que “El actor realiza un análisis de la litis pendencia tomando en cuenta la jurisprudencia ecuatoriana y cita en su favor a varios tratadistas de renombre diciendo que es ‘una excepción dilatoria que puede proponerse en juicio, por hallarse en trámite otro juicio en el que hubiere identidad de personas, acciones y cosas, sometida a conocimiento de la misma u otra jurisdicción’.

Mantiene el criterio de que no puede existir jamás la litis pendencia de que habla inexplicablemente el Director Nacional de Propiedad Industrial, porque no hay dos juicios, ya que existe aquél que se tramita ante el Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, en el cual se discute la registrabilidad de la marca de fábrica JELLO PUDDING POPS solicitada por PITTIHELA S.A., en virtud de la oposición de registro con la marca POPS (DISEÑO), por ser confundibles.

Señala además, que en el trámite administrativo que se ha desarrollado ante el Director Nacional de Propiedad Industrial y ante el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, se trata de una cuestión muy diversa, que consiste en una orden ilegal dada por la autoridad de instancia administrativa de que se suspenda el trámite de registro, concluyendo que solo hay un juicio y 22/07/2003 20.36 por lo tanto no hay identidad de acciones, personas y cosas, porque cada vía-judicial y administrativa persiguen fines diferentes”.

Por lo tanto, la parte actora solicita en su demanda que en sentencia se declare ilegal el acuerdo ministerial basado en una supuesta litis pendencia que impide el normal trámite del registro de la marca de fábrica POPS (mixta). 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca), opone las siguientes excepciones: (i) legalidad del acuerdo impugnado porque existe identidad de personas, cosas y acciones entre el juicio de marcas que se tramita en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha y el proceso administrativo de registro de la marca de fábrica POPS (diseño);

(ii) improcedencia de la acción ya que no se han dado los presupuestos previstos en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que el actor pretenda la anulación del acuerdo impugnado; y (iii) negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. El Procurador General del Estado se excepciona de la siguiente manera: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho;

(ii) prescripción de la acción y caducidad del derecho, de conformidad con lo que dispone el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y (iii) subsidiariamente alega la validez del acto administrativo impugnado por haber sido dictado conforme a la ley. La compañía PITTIHELA S.A., en calidad de beneficiaria del acto administrativo impugnado, conforme lo manifiesta la Autoridad Consultante, contesta la demanda rechazando sus fundamentos de hecho y de derecho; indicando que “las Providencias, dictadas al respecto, son justas y con total apoyo a las disposiciones legales, constantes en las leyes Marcarias, vigentes”; y alegando el derecho de prioridad de presentación de la solicitud de registro e inscripción de la marca JELLO PUDING POPS, de propiedad y uso exclusivo de PITTIHELA S.A. así como que “las características gráficas-visuales y fonéticas-auditivas, iguales e idénticas entre las dos marcas en litigio, son nuestro GACETA OFICIAL basamento legal.

Pues el 29 de Octubre de 1987 KELLOGG COMPANY, presentó su solicitud de registro de la marca POPS (diseño), es decir con más de DOS AÑOS posteriores a la solicitud de la marca de PITTIHELA S.A.”. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO 22/07/2003 21.36 Decisión 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) Que las normas contenidas en los artículos 58, literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

“f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; Que de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), este Órgano Jurisdiccional comunitario no tiene competencia para interpretar los artículos 54 y 73 del Reglamento a la Decisión 85 por corresponder a una norma nacional que no forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

( )”. Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal; y, Que, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas contenidas en los artículos 58, literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), interpretará de oficio las disposiciones contenidas en los artículos 56, 58, literal f), 67 y 72 de la misma Decisión, así como el artículo 150 y el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos son: “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

“Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”.

“Artículo 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro”. “Artículo 67.- Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”.

“Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Decisión 486 “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen pre- GACETA OFICIAL sentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- ( ) Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

1. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO Se ha podido desprender de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Tribunal consultante, así como de sus anexos, correspondientes al proceso interno No. 4879-MP, que el trámite de registro de la marca “POPS (mixta)” fue iniciado el 27 de octubre de 1987, esto es, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada en el XIII Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión, celebrado entre el 27 de mayo y el 5 de junio de 1974; y que el acuerdo administrativo impugnado, por el cual se ordena mantener “en suspenso la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS (DISEÑO)’ ”, fue emitido en fecha 11 de julio de 1990, cuando todavía continuaba vigente dicha Decisión. Por esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional estima conveniente desarrollar lo relativo a la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo.

Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de 22/07/2003 22.36 una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido.

En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho. Bajo esos parámetros, cabe reiterar lo que el Tribunal ha manifestado en el sentido de que “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto …” (Proceso 4-IP-95, marca: GRANOLAJET, publicado en la G.O.A.C. N° 253 de 7 de marzo de 1997).

Por otra parte, conforme a la disposición contemplada en el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente a partir del 1º de diciembre del año 2000 (artículo 274), la norma posterior de carácter procedimental que se hallare vigente será la aplicable a los procedimientos por emprenderse o en trámite.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1º de octubre de 2002). En consecuencia, corresponderá al Tribunal consultante señalar, bajo los parámetros arriba indicados, cuáles son las normas sustanciales aplicables para decidir tanto sobre la solicitud de registro de la marca POPS (mixta), como sobre la impugnación de la resolución administrativa que suspende el procedimiento de registro de dicho signo; igualmente, deberá observar la norma procedimental aplicable a la continua- GACETA OFICIAL ción del trámite de registro suspendido.

Para ello, se deberá tener en cuenta que la solicitud de registro fue introducida bajo la vigencia de la Decisión 85, que el acto administrativo que suspende el trámite de registro fue también emitido en vigencia de dicha Decisión, y que a partir del 1º de diciembre del año 2000 es aplicable la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRADO COMO MARCA (artículo 56 de la Decisión 85) Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Cabe referirse a los requisitos básicos mencionados por el artículo 56 de la Decisión 85, los cuales brindan a la marca las siguientes características: La novedad Este requisito previsto en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La novedad persigue evitar que el signo describa las características de los productos o servicios que pretende proteger. En consecuencia, no será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que 22/07/2003 23.36 se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad.

La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a la inexistencia de su uso anterior, sino a que sea apropiado en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995).

La visibilidad Igualmente este requisito previsto en el artículo 56 de la indicada Decisión 85, ya no lo se contempla a partir también de la Decisión 311; está dirigido a que el signo pueda ser identificado por los consumidores; la visibilidad busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista. Se constituye en una limitación que descarta la existencia de signos auditivos, táctiles, olfativos y gustativos que puedan ser registrables.

Por lo tanto, se consideran signos visibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos, que sean percibidos por el sentido de la vista. GACETA OFICIAL El requisito de la visibilidad —esto es, que el signo sea visible frente al consumidor— que se exigía en la Decisión 85, ha sido objeto de ampliación en las posteriores Decisiones comunitarias relativas al régimen común de Propiedad Industrial, al punto de contemplarse en la actualidad la característica de que el signo sea aprehendido por los consumidores o usuarios a través de cualquiera de los sentidos, sustituyéndose por el requisito de la perceptibilidad.

Se ha manifestado al respecto, que al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilados por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad. 22/07/2003 24.36 racterísticas, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros” (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca conforme a las exigencias fijadas por el artículo 56 de la Decisión 85, cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos de la novedad, visibilidad y suficiente distintividad; siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la misma Decisión, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 56 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por el artículo precedentemente indicado. 3.

SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades” (Otamendi, Jorge.

“Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre esta característica, el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas ca- El Tribunal considera necesario para el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, hacer referencia a los tipos de signos denominativos, gráficos y mixtos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el GACETA OFICIAL nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico.

Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. A fin de llegar a tal determinación y a efectos de realizar el examen de comparación de signos, entre los cuales uno o ambos pertenezcan a esta clase, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos; ob.cit., p. 237 a 239).

4. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS (LA CONFUNDIBILIDAD; SIMILITUDES ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA; REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO) (artículo 58, literal f), de la Decisión 85) El artículo 58 de la Decisión 85 no hace distinción alguna entre prohibiciones absolutas y relativas que impidan la registrabilidad de un signo como marca, ya que tanto el contenido objetivo del signo como la contravención de derechos de terceros, son tratados en dicha norma en forma conjunta.

La prohibición contenida en el artículo 58, literal f), de la citada Decisión en, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí; por lo que establece la irregistrabilidad como marca de todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma 22/07/2003 25.36 clase.

La prohibición anterior se explica por cuanto la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona. El tratadista Jorge Otamendi indica que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 9).

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad; y que, la protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, se sitúa dentro de la regla de la especialidad, que permite que sobre un mismo signo (idéntico o similar) recaigan dos o más derechos de marcas pertenecientes a diferentes titulares, siempre que cada una de ellas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “ la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en GACETA OFICIAL forma exclusiva” (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como en la naturaleza misma de los productos o servicios.

Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, tomando en cuenta la doctrina, ha sentenciado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica o visual, que se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética o auditiva, que se da, asimismo, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 22/07/2003 26.36 La similitud ideológica o conceptual, que se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, ya que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos; ob.cit., p. 215). 2.

El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generalmente entre dos denominaciones se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, p. 351 y s.s.). GACETA OFICIAL 5. OPOSICIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Y OTORGAMIENTO DEL REGISTRO (artículos 63 al 67 de la Decisión 85) De los artículos 63 a 65 de la Decisión 85 se desprende que correspondía a la Oficina Nacional competente efectuar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a fin de que el peticionario la complemente debidamente, en cuyo caso, o en aquel en que dicha solicitud no mereciere observaciones por parte de la Administración, ésta debía ordenar la publicación de un extracto de la solicitud para que cualquier persona, dentro de los treinta días hábiles siguientes, pueda oponerse a ella.

De lo anterior se desprende que era la Oficina Nacional Competente quien admitía primeramente la solicitud de registro marcario, para posteriormente ordenar la publicación de un extracto de la misma en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro, a efectos de que cualquier tercero presente sus oposiciones.

Conforme lo señala el artículo 66, en caso de que se presentaban las oposiciones dentro de los treinta días hábiles posteriores a la publicación del extracto, aquéllas se tramitaban de conformidad con lo establecido por las legislaciones nacionales de cada País Miembro. Sin embargo, la norma comunitaria contenida en el artículo 67 indica que la Oficina Nacional Competente expedía el certificado de registro de marca en caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, o que éstas hubiesen sido rechazadas.

Entiende el Tribunal que el supuesto contenido en la norma citada referente a que no se presentaren oposiciones, se refiere a que durante los treinta días hábiles que tiene toda persona para presentarlas, nadie lo haya hecho; y, que para rechazar las oposiciones debidamente presentadas se aplicaba lo establecido por la legislación de cada País Miembro.

Al respecto, el Tribunal ha indicado que “El texto del artículo 67 no admite otro entendimiento que el que con claridad expresa el contenido de la norma. Es decir que en el caso de que se cumplieren dos condiciones: a) que no se hubieren presentado oposiciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto; y b) que las oposiciones fueren rechazadas por la Oficina Nacional Competente de acuerdo con la legislación interna, este 22/07/2003 27.36 organismo nacional, ‘expedirá el certificado de registro’ que concede a su titular el derecho exclusivo de la marca”.

(Proceso 04-IP-90, marca; CHOPPER, publicado en la G.O.A.C. N° 71 de 17 de octubre de 1990). En definitiva, se puede desprender de las disposiciones contenidas en los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, que las situaciones a ser reguladas por la legislación nacional como complementaria del Derecho Comunitario, corresponden a la fijación del órgano de publicación del extracto de la solicitud de registro (artículo 65), a la tramitación de las oposiciones debidamente presentadas (artículo 66), y a la expedición del certificado de registro correspondiente (artículo 67).

En cuanto a la complementariedad que debe existir entre el Derecho nacional y el comunitario, el Tribunal ha sostenido que “ se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177 de 20 de abril de 1995).

Finalmente, en cuanto al alcance del término “Oficina Nacional Competente”, cabe reiterar las conclusiones a las que llegó el Tribunal en el sentido de que “1. La expresión ‘Oficina Nacional Competente’ de los artículos 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no se refiere en modo alguno a determinado ‘juez civil’, organismo, dependencia u oficina de los Países Miembros. 2.

La determinación del organismo, dependencia u oficina administrativa a la que, con el carácter de ‘Oficina Nacional Competente’, le corresponde ejercer las funciones que le atribuye la Decisión 85 y, por tanto, efectuar los trámites previstos en los artículos 66 y 67 de la misma Decisión, es facultad privativa de los Países Miembros del Acuerdo de conformidad con la legislación Comunitaria vigente” (Proceso 02-IP-91, publicado en la G.O.A.C. N° 78 de 18 de marzo de 1991).

GACETA OFICIAL

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD CONFORME A LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Tal como fue indicado anteriormente, el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial actualmente en vigencia, contempla lo referente a la aplicación de sus disposiciones normativas a todas las etapas que no se hayan cumplido dentro de los procedimientos que se encuentren en trámite.

En el presente caso, el Tribunal observa, de la solicitud remitida por el Consultante así como de sus anexos, que ha sido planteada la nulidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo N° 319, del 11 de julio de 1990, por el cual se confirma una providencia que mantiene en suspenso “la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS’ (diseño) ”.

Por lo tanto, el Tribunal encuentra pertinente interpretar la disposición comunitaria en actual vigencia, que regula lo relativo al trámite posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las oposiciones por parte de terceros, esto es, al examen de registrabilidad para que un signo pueda ser objeto de registro como marca. En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 establece que, una vez vencido el plazo para que se presenten oposiciones, o al no haber sido presentada alguna, la oficina nacional competente realizará el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

La segunda parte del referido artículo señala que si se han presentado oposiciones, entiéndase dentro del plazo fijado para el efecto y si no incurrieren en las causales de inadmisión señaladas en el artículo 149, la oficina nacional competente decidirá sobre dichas oposiciones y sobre la concesión o denegación del registro mediante resolución. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta tanto el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un signo como marca, así como las causales de irregistrabilidad, todo conforme a lo previsto en la norma sustancial vigente al momento en que fue solicitado el registro de ese signo como marca.

Por ello, podrá ser denegado el registro, sin necesidad de que se hubieren presentado oposiciones, 22/07/2003 28.36 cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada.

7. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA Y DERECHO DE PRIORIDAD En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen básicamente dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

En las disposiciones del ordenamiento comunitario que han regulado lo referente al Régimen Común de Propiedad Industrial —contempladas en los artículos 72 de la Decisión 85, 93 de la Decisión 311, 92 de la Decisión 313, 102 de la Decisión 344 y 154 de la Decisión 486— se ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 85.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que la faceta negativa que se desprende de la exclusividad que la marca otorga a su titular, contempla la facultad de prohibir que terceros usen la marca. “El ius prohibendi, se extiende, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende a los productos o servicios idénticos como similares.

Consecuencia de este derecho, el titular puede impedir el uso de una marca idéntica o similar a la suya, y que puede causar confusión en el consumidor, y puede impedir, además, el uso de marcas que puedan dañar la marca registrada” (Proceso 04-IP-94, ya citado). Sobre el tema el tratadista Otamendi sostiene que: “La marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la ex- GACETA OFICIAL clusividad.

El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.

Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 231).

8. MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Si bien el Tribunal observa que dentro del proceso interno Nº 4879-MP, objeto de la presente interpretación prejudicial, ha sido planteada la nulidad del Acuerdo N° 319, del 11 de julio de 1990, mediante el cual se confirma la suspensión de “la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS’ (diseño), hasta cuando exista un pronunciamiento del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, respecto de la oposición a la marca de fábrica ‘JELLO PUDING (sic) POPS’ ”, también se percata que la alegación de la presunta notoriedad, y correspondiente invocación del artículo 58, literal g), de la Decisión 85, ha sido planteada dentro del juicio verbal sumario relativo a la oposición al registro de la marca JELLO PUDDING POPS, puesto que conforme señala la parte actora, dentro del trámite de registro de ese signo como marca, “En virtud de que KELLOGG COMPANY es propietaria de la mundialmente famosa marca de fábrica ‘POPS (diseño)’ presenté oposición al registro de la marca de fábrica ‘JELLO PUDDING POPS’ ”.

Por este antecedente el Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carác- 22/07/2003 29.36 ter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (ob.cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio” (Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo (Proceso 07-IP-96, marca: ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE, publicado en la G.O.A.C. N° 299 de 17 de octubre de 1997).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto (Proceso 01-IP-87, marca: VOLVO, publicado en la G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988).

También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa GACETA OFICIAL calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial (Proceso 77-IP-2000, marca: PURO VARELA, publicado en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001).

El artículo 58, literal g), de la Decisión 85 contempla la causal de irregistrabilidad de signos como marcas cuando “sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. En relación a la disposición citada, el Tribunal ha manifestado que “surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria? No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado.

La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores.

Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria” (Proceso 08-IP-95, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

9. IRREGISTRABILIDAD POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA (artículo 58 literal g) de la Decisión 85) Como se mencionó anteriormente, el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 contempla la prohibición de registro de un signo como marca cuando sea confundible con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior.

En consecuencia, la protección especial que se da a la marca notoria se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro— con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria va más allá de la especiali- 22/07/2003 30.36 dad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de nomenclátor.

Así mismo, el Tribunal ha manifestado respecto al artículo ahora interpretado, los siguientes criterios: “Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que pueda devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tenga presencia simultánea en la marca notoria.

Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse. Entre la marca notoria y los productos que protege debe haber una identidad de tal naturaleza, que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata.

Esta asociación signo-producto, en otros casos, es de tal magnitud o influencia en el consumidor que éste difícilmente acepta que con esa marca se puedan comercializar otros productos así sean distintos o disímiles a los ya registrados La norma comunitaria protege la marca notoria cuando se trata de productos ‘similares o idénticos’ y no disímiles o de diversa naturaleza.

No habría tal protección del riesgo de confusión, por ejemplo, entre marcas iguales que distingan camisas y automóviles o libros y refrigeradoras”. (Proceso 08-IP-95, ya citado). Finalmente, cabe señalar que en el examen de registrabilidad de un signo en que se pretenda fijar el grado de confusión que podría revelarse con relación a una marca notoriamente conocida, el criterio que se aplica para el cotejo de dichos signos debe ser más riguroso y estricto, GACETA OFICIAL ya que bastaría con una semejanza superficial o imperceptible, para que un tercero se aproveche del prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir un signo que puede perjudicar en definitiva al consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 22/07/2003 31.36 porque además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención.

TERCERO: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por una o varias palabras, letras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. CONCLUYE PRIMERO: En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido abrogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos.

SEXTO: Conforme a la Decisión 85, correspondía a la Oficina Nacional competente realizar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a fin de que el peticionario la complemente debidamente, en cuyo caso, o en aquel en que dicha solicitud no mereciere observaciones por parte de la Administración, ésta ordenaba la publicación de un extracto de la solicitud para que cualquier persona, dentro GACETA OFICIAL de los treinta días hábiles siguientes, pueda oponerse a ella.

Las oposiciones presentadas dentro de los treinta días hábiles posteriores a la publicación del extracto, se tramitaban de conformidad con lo establecido por las legislaciones nacionales de cada País Miembro. Si no se presentaren oposiciones durante los treinta días hábiles en mención, o si presentadas dentro de dicho término fueren rechazadas, la Oficina Nacional Competente concluía con la expedición del certificado del registro.

De los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, se desprende que las situaciones a ser reguladas por la legislación nacional como complementaria del Derecho Comunitario, corresponden a la publicación del extracto de la solicitud de registro, a la tramitación de las oposiciones debidamente presentadas y a la expedición del certificado de registro correspondiente.

SÉPTIMO: El artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente, regula lo relativo al trámite posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las oposiciones por parte de terceros, esto es, al examen de registrabilidad para que un signo pueda ser objeto de registro como marca. En él se establece que, una vez vencido el plazo para que se presenten oposiciones, o al no haber sido presentada alguna, la oficina nacional competente realizará el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

La segunda parte del referido artículo señala que si se han presentado oposiciones, entiéndase dentro del plazo fijado para el efecto y si no incurrieren en las causales de inadmisión señaladas en el artículo 149, la oficina nacional competente decidirá sobre dichas oposiciones y sobre la concesión o denegación del registro mediante resolución. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta tanto el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un signo como marca, así como las causales de irregistrabilidad, todo conforme a lo previsto en la norma sustancial vigente al momento en que fue solicitado el registro de ese signo como marca. 22/07/2003 32.36 OCTAVO: El registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, que le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por el ordenamiento comunitario que regula la materia.

NOVENO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria.

El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. A diferencia del hecho notorio que no requiere de prueba, la difusión de la marca entre el público consumidor derivada del uso intenso de la misma y de la calidad de los productos o servicios que ella ampara y que se traduce en el reconocimiento de una marca hasta el punto de considerarla como notoria debe ser probado, entre otros medios a través de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

DÉCIMO: No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean confundibles con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior. La protección especial que se da a la marca notoria se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro— con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénti- GACETA OFICIAL cos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de nomenclátor.

La norma contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85, protege la marca notoria cuando se trata de productos similares o idénticos y no disímiles o de diversa naturaleza. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 4879-MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22/07/2003 33.36 Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 22/07/2003 34.36 GACETA OFICIAL 22/07/2003 35.36 GACETA OFICIAL 22/07/2003 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú