PROCESO 23-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo, y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 6679. Actor: Agroindustria UVE S.A. UVE S.A. Marca: CACIQUE.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de mayo del dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio N° 0237, de 14 de enero de 2003, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 6679, que fue recibida en este Tribunal el 12 de marzo de 2003.
Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto del 2 de abril de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes La parte actora es la sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A., la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, actúa como tercero interesado en el presente proceso. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 7 de mayo de 1993, la sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A., solicitó el registro de la marca “CACIQUE”, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para identificar todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de Colombia, la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY y la sociedad OLEOFLORES Ltda., presentaron observaciones con fundamento en el registro de las marcas CACIQUE, registradas con anterioridad por éstas, en la Clase 30 (Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo) y en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente.
Mediante Resolución Nº 17232 de 27 de junio de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, declaró fundada la observación presentada por la sociedad QUAKER OATS COMPANY y negó el registro de la marca “CACIQUE” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A. pues entre la expresión que se pretendía registrar y la marca en que se basa la observación “existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que inducen al público consumidor en error.
Por consiguiente estas marcas no pueden coexistir en el mercado, pues generarían confusión en el adquiriente o consumidor”. Contra la referida Resolución N° 17232, AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A. interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación; asimismo, al amparo del artículo 89 de la Decisión 344, solicitó la modificación de la solicitud limitando los productos a amparar con el registro del signo solicitado a sólo carne, pescado, aves y caza.
Mediante Resolución Nº 05459 de 21 de marzo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que era procedente la limitación de productos de la Clase 29, sin embargo, “ ( ) de permitir la coexistencia de las marcas en el mercado éstas estarían destinadas a distinguir productos de las clases relacionadas, como son las correspondientes a las clases 29 y 30 internacional, por cuanto ambas hacen referencia a alimentos, por lo que comparten los mismos canales de distribución y comercialización”, razón por la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 17232.
Posteriormente, mediante Resolución Nº 11695 de 31 de mayo de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución Nº 17232, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2. Fundamentos de la demanda La sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A. –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicitó al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las mencionadas Resoluciones Nº 17232, y Nº 05459, y Nº 11695.
Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que le conceda el registro de la marca “CACIQUE” para distinguir los productos de la Clase 29 solicitada. Señala la demandante que los actos administrativos cuya nulidad solicita son violatorios de los artículos 81, 83 literal a), y 89 de la Decisión 344 “( ) toda vez que el Jefe de la División de Signos Distintivos, al declarar fundada la oposición u observación y negar el registro con base en la marca registrada CACIQUE, para productos de la clase 30, y toda vez que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al confirmar en apelación la providencia recurrida, desconocieron que el signo CACIQUE, solicitado en registro para distinguir productos de la clase 29, es suficientemente distintivo, totalmente o, al menos, parcialmente, puesto que dichos productos de la marca solicitada no son confundiblemente semejantes, pues no son intercambiables, ya sea totalmente, ya sea parcialmente, en relación con los productos de la clase 30 para los cuales se encuentra registrada la marca CACIQUE de la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, máxime si en el recurso interpuesto se modificó la solicitud de registro en el sentido de limitar la marca única y exclusivamente, para los productos: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, huevos, productos comprendidos en la clase 29 internacional ( )”.
Añade a continuación la demandante que: “Se violó tal disposición comunitaria [refiriéndose al párrafo primero del artículo 89 de la Decisión 344], por aplicación indebida, toda vez que el Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación y negó el registro de la marca CACIQUE, en la clase 29, sobre la base de que todos los productos de la clase 29 son similares a todos los productos de la clase 30 ( ) a pesar de que no todos los productos de las dos clases son, similares entre sí, y a pesar de que se hizo limitación expresa en los productos de la clase 29”.
La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en los artículos 3, 60 a 62, 85, 135 y 138 del Código de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia. 2.3. Contestación a la demanda No se adjunta copia de la contestación a la demanda de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin embargo, el órgano jurisdiccional consultante alcanza un breve resumen sobre los argumentos presentados por ésta.
En este sentido, sostiene la demandada que “con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió ésta en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas “CACIQUE” solicitada para la clase 29 y la marca CACIQUE (registrada, para distinguir productos de la clase 30 a favor de la sociedad The Quaker Oats Company), se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confusión en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado, llevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad directa e indirecta de confusión, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen; además de ello, no es indudable que los productos que distingue la clase 29 son similares (sic) con los productos amparados en la clase 30 de la nomenclatura vigente.
Si se aprecian la marcas antes mencionadas en una visión en conjunto, en la totalidad de los elementos que la integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no de las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas”. Cabe señalar que el órgano jurisdiccional consultante no ha presentado a este Tribunal los argumentos sostenidos por el tercero interesado, sociedad THE QUAKER OATS COMPANY.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89 primer párrafo y 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
( )” Artículo 89 primer párrafo “El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. ( )” Artículo 101 “Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”.
Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como marca, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de un signo como marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.
Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (MATÍAS ALEMÁN, Marco.
Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77) II. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica como paso previo al registro de una marca, además de que el signo no esté incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
En efecto, el artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas o intrínsecas basadas en el signo mismo, de manera que, al configurarse alguno de los supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de funcionar como una marca tal como lo requiere el artículo 81 de la mencionada Decisión 344. En consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la protección que concede el registro marcario.
De otro lado, el artículo 83 de la Decisión 344 dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca. En este sentido, el juez consultante, en el presente caso deberá verificar si el signo objeto de controversia reúne los requisitos establecidos en el artículo 81, y además no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de carácter absoluto o relativo establecidas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344; en particular del literal a) del artículo 83 que a continuación se desarrolla.
III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES O IDENTICOS. III.1. De la Comparación entre Marcas El artículo 83 contiene impedimentos relativos a conflictos entre particulares, en la medida en que el supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registrada y confundible con el signo que solicita acceder al registro. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.
(PROCESO Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL + gráfica) En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Entre otros: PROCESO Nº 19-IP-2003. 14 de mayo de 2003. Marca: LAFAYETTE. PROCESO Nº 82-IP-2002. G.O.A.C. No. 891 de 29 de enero de 2003.
Marca: CHIP’S). Cabe señalar que la prohibición contenida en el artículo 83 se fundamenta en los intereses protegidos por el derecho marcario como son, por una parte: el derecho de exclusiva del titular del registro; y por otra, el interés del consumidor de que exista transparencia en el mercado, y se evite el error o confusión real en las transacciones mercantiles.
Por tal motivo, para que se configuren los supuestos establecidos en el artículo 83, es preciso que se den dos requisitos: primero, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; segundo, que la identidad o semejanza sea tal que produzca o pueda producir error o confusión real en el mercado. Asimismo, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.
En la confusión directa el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. En cambio, en el caso de la confusión indirecta, el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, en el presente caso, al existir identidad entre el signo pendiente de registro y una marca, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.
Cabe señalar que al tratarse de marcas idénticas las consideraciones que debe tener el examinador son aun más estrictas, sobre este punto ha señalado este Tribunal que “En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible”.
(PROCESO Nº 19-IP-2003, ya citado) En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su identidad o similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
III.2. De la Conexión Competitiva. En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, al pertenecer los productos en cuestión a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata de un caso de conexión competitiva.
Sobre el particular este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia, el alcance de la conexión competitiva y las reglas para su verificación, (Entre otros: PROCESO Nº 66-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 del 18 de diciembre de 2002. Marca: S.O.S., PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA) a saber: “La confusión puede darse en un mismo género de productos: El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases.
Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica que puede venderse en un mismo negocio, aunque estén destinados a diferentes propósitos, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia ” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires- Argentina, 199, pp. 192-201)”.
Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).
Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.
Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.
Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.
Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso Nº 08-IP-1995. G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER.). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por el consultante.
IV. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO Con relación a las modificaciones que el peticionario puede introducir a la solicitud inicial, éstas sólo pueden ser de carácter secundario. En tal sentido, el solicitante podrá seleccionar o limitar los productos o servicios a los inicialmente señalados, mas en ningún momento podrá incluir productos o servicios nuevos a los indicados en la solicitud inicial.
Sobre el particular, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.
Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ” (Entre otros: PROCESO Nº 15-IP- 97.
G.O.A.C. No. 314 de 18 de diciembre de 1997. MARCA: "CODE BLEU (etiqueta)". PROCESO Nº 65-IP-2001. G.O.A.C. No. 836 de 18 de septiembre de 2002, MARCA: "SUSSEX"). En este sentido, la eliminación o limitación de los productos o servicios que identificará el signo solicitado, efectuada luego de presentada la solicitud inicial, es una modificación de carácter secundario de conformidad a lo establecido en el artículo 89 de la Decisión 344.
V. UTILIZACION DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Con relación a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, ha dicho este Tribunal que la misma “Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.
Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos” (PROCESO Nº 10-IP-94. G.O.A.C. Nº 177 de 20 de abril de 1995). En este sentido, este órgano jurisdiccional, al referirse al carácter obligatorio del Arreglo de Niza, ha manifestado que “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos … En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones” (Sentencia dictada en el PROCESO Nº 10-IP- 94, ya citada).
Por tanto, la norma contenida en el artículo 101 permite, a la autoridad administrativa y al peticionario, identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar. Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Tercero: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontables en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Cuarto: En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así como la conexión competitiva que exista entre ellos, aunque pertenezcan a distintas clases.
En este sentido, el juez consultante deberá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. Con el fin de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.
Quinto: El artículo 89 de la Decisión 344 establece que el peticionario del registro de marca podrá modificar su solicitud sólo en aspectos secundarios; considerándose entre éstos a la eliminación o limitación de los productos o servicios señalados en la solicitud inicial. Sexto: Para efectos de la concesión del registro de marca, el artículo 101 de la citada Decisión establece que los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza de 1957, sus actualizaciones y modificaciones.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO