Año XX - Número 965 Lima, 8 de agosto de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 32-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 93, 94 literal a), 95 y Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión 344.

Nombre Comercial: MAC PABLO. Proceso interno Nº 2113-93MP Proceso 39-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “& mixta”. Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA. Proceso interno Nº 7275 Proceso 51-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito.

Marca: “ROLAND diseño de letras”. Actor: TEXTILES EL RAYO CIA. Ltda. Proceso interno Nº 6803-EG Proceso 61-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 81, literal a (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal a, y 102 eiusdem.

Parte actora: PEREZ COMPANC S.A. Denominación: “PEREZ COMPANC”. Expediente interno N° 6394 PROCESO 32-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 93, 94 literal a), 95 y Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión 344.

Nombre Comercial: MAC PABLO. Proceso interno Nº 2113-93MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de julio del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente, doctor Luis Berrazueta Erazo, re- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL cibida en este Tribunal en fecha 25 de marzo de 2003, sobre los artículos 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 96, 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 128, 143, 144 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134, 135 literales a) e i), 136 literales a), b) y h), 192, 193 y 194 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2113-93-MP.

El auto de 14 de mayo del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno La demanda es presentada por el mandatario de MCDONALD’S CORPORATION, son demandados el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca), el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado y como tercero interesado interviene el apoderado de Jens Larsen Espinosa. 2.

Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 270-TDCA-2S de 19 de marzo de 2003 y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: El 15 de noviembre de 1993, el apoderado del señor Jens Larsen Espinoza, solicitó el registro del nombre comercial MAC PABLO, bajo el trámite Nº 3570-93, publicado en la Gaceta 346 correspondiente al mes de noviembre de 1993 que salió en circulación el día 12 de abril de 1994. 08/08/2003 2.40 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por Resolución Nº 0943097 de 13 de marzo de 1995, no dio trámite a la observación presentada por el apoderado de Mc.

Donald’s Corporation, y en tal virtud ordenó la continuación del trámite de registro de inscripción del nombre comercial MAC PABLO. 3. Fundamentos jurídicos de la demanda La actora MCDONALD’S CORPORATION sostiene que el señor Jeans (sic) Larsen solicitó el registro del nombre comercial MAC PABLO el 15 de noviembre de 1993 y que el 29 de junio de 1994 presentó observación con el fin de impedir que se inscribiera dicho nombre comercial, en virtud de tener registrado y haber usado el nombre comercial MCDONALD’S Y LOGOTIPO SOCIAL, además de tener registradas las marcas de fábrica MCDONALD’S Y LOGOTIPO SOCIAL.

Argumenta que la Decisión 344 en su artículo 96, obliga a la oficina nacional competente, en este caso la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a examinar “si una solicitud de registro de una marca de fábrica es o no registrable, esto es, si contraviene o no las disposiciones previstas especialmente en los Arts. 81, 82 y 83, normas que son aplicables también al registro de nombres comerciales, de conformidad con el Art. 128 de la misma Decisión”.

Por lo que, indica, que el Director Nacional de la Propiedad Industrial al ordenar la continuación del trámite de registro del nombre comercial MAC PABLO ha violado dichas normas, “puesto que la denominación MAC PABLO no puede registrarse por su evidente similitud y posibilidad de confusión con la denominación MCDONALD’S ”. Sostiene igualmente que el “Director Nacional de Propiedad Industrial ha violado las normas de los Arts. 143, 144 y 147 de la misma Decisión 344 y el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, al impedir que se de trámite legal a una demanda de oposición (sic)”.

El 29 de junio de 1994 MCDONALD’S CORPORATION presentó observación al registro del nombre comercial MAC PABLO. Manifiesta que “con este proceder, se incita a quienes imitan nombres comerciales y a quienes actúan contra el derecho de propiedad intelectual, al engañar a los consumidores y beneficiarse del prestigio y fama generados con el esfuerzo de terceros, lo cual constituye evidentemente un hecho ilícito”.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de conformidad con lo que dispone el artículo 94 También basa el presente recurso en el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, GACETA OFICIAL Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada, en las disposiciones de la Ley Contencioso Administrativa y en “el Art. 49 del Reglamento para la aplicación de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Finalmente solicita que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado y, en consecuencia disponga que no se dé trámite al registro del nombre comercial MAC PABLO, y se dé tramite (sic) a la oposición (sic) presentada; asimismo condene al Estado ecuatoriano a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Jefe de Control y Revisión de Juicios de la Procuraduría General del Estado y delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda, en lo fundamental, proponiendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;

(ii) falta de derecho del actor para proponer su demanda, por carecer de fundamento legal sus pretensiones “pues la acción procesal de oposición, fue reemplazada dentro de la legislación del Acuerdo de Cartagena en las decisiones 311, 313 y 344, por la figura de las observaciones”; (iii) improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, (iv) caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta a la demanda en los siguientes términos: (i) negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;

(ii) legalidad y validez de la resolución impugnada, toda vez que esta resolución es “una consecuencia de lo prescrito en el Art. 94, inciso primero de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Sostiene que el 15 de noviembre de 1993, el apoderado del Sr. Jean Larsen, presenta solicitud de registro e inscripción del nombre comercial MAC PABLO y que el “demandante presen- 08/08/2003 3.40 ta observación al registro con más de treinta días fuera de término, es decir, la gaceta 346 correspondiente al mes de noviembre de 1993, salió a circulación el día 12 de abril de 1994, venciéndose el término para presentar OBSERVACIONES (más no OPOSICIONES, figura no prescrita en la Decisión 344) el día 26 de mayo de 1994”.

Por lo que, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial “basada en el Art. 94 inciso primero de la Desición (sic) 344 decidió rechazar la observación y ordenar la continuación del trámite de registro del nombre comercial denominado MAC PABLO”. Finalmente concluye diciendo, que la observación ha sido presentada extemporáneamente y en consecuencia, fue rechazada.

El apoderado especial y mandatario del Sr. Jens Larsen Espinosa, como tercero interesado solicita: (i) que por medio del Secretario Relator de la Sala se certifique la última diligencia actuada dentro del proceso hasta la presente fecha; (ii) una vez comprobado que han transcurrido más de 2 años desde la última actuación, se declare el abandono de la causa y se ordene el archivo respectivo.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 96, 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 128, 143, 144 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134, 135 literales a) e i), 136 literales a), b) y h), 192, 193 y 194 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también GACETA OFICIAL con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, contenidas en el artículo 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, conforme a lo facultado en las citadas normas del Tratado y Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 93, 94 literal a), 95, y la disposición transitoria primera de la Decisión 344, por tener relación con el caso en estudio.

No corresponde la interpretación de los artículos 134, 135 literales a) e i), 136 literales a), b) y h), 192, 193 y 194 de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso en estudio; igualmente no son aplicables al caso los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 128, 144 y 147 de la Decisión 344 por cuanto el tema de la controversia corresponde a la impugnación de una resolución interna por la que no se admite a trámite una observación al registro de un nombre comercial bajo el argumento de haber sido presentada extemporáneamente.

Los textos de las normas a interpretarse son: Decisión 313 “Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. Decisión 344 “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. 08/08/2003 4.40 A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 94.- La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; ( )”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Disposiciones transitorias: “Primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. GACETA OFICIAL I. LA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO RELACIONADO CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA DECISIÓN 344 Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata en sus efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior así como en materia procedimental, de conformidad a la disposición transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena precedentemente transcrita.

Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.

(Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss). Sobre este tema el Tribunal ha sostenido: “El problema de aplicación de las normas en el 08/08/2003 5.40 tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa.

Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico. Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas.

Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas. Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores”. (Proceso 44-IP-2000, marca: BELMONT EXTRA SUAVE etiqueta, aprobada el 30 de abril de 2003). Respecto a este tema Francesco Messineo dice: “La teoría que tiende a afirmarse cada vez más, es la teoría llamada de los hechos pasados (facta praeterita), o hechos consumados, esto es, situaciones ya maduradas.

Esta teoría ha sido formulada diciendo que el juez no puede aplicar la nueva norma a hechos pasados (consumados). Una aplicación semejante realizará el juez (arbitrariamente), si desconoce las consecuencias ya verificadas del hecho pasado y solo porque el hecho del cual dependen aquellas consecuencias no es conforme a la norma nueva. A la inversa, se debe considerar que está consentida la aplicación de la nueva norma (retroactividad), siempre que las consecuencias del hecho consumado sean consideraras en sí mismas y se pueda prescindir de la valoración de ese hecho consumado; o sea, siempre que no sea necesario asumir el hecho consumado como presupuesto de tales consecuencias”.

(Messineo, Francesco. “Manual de Derecho Civil y Comercial”, Tomo I, Traducción Sentis Melendo, VII Edición, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1969). Este Tribunal también ha señalado que “ la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial poste- GACETA OFICIAL rior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derecho A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002). También es pertinente señalar lo manifestado por este Tribunal de Justicia en la sentencia recaída dentro del Proceso 4-IP-95, al referirse a los efectos de la determinación de la norma vigente con relación al acto administrativo: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto ” (Proceso 4-IP-95.

Marca: GRANOLAJET, G.O.A.C No. 253 de 7 de marzo de 1997). En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que durante la vigencia de la Decisión 313, el 15 de noviembre de 1993: (i) se solicitó el registro del nombre comercial MAC PABLO bajo el trámite Nº 3570-93; (ii) dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Nº 346 correspondiente al mes de noviembre de 1993 que salió en circulación el día 12 de abril de 1994, es decir durante la vigencia de la Decisión 344.

En consecuencia las observaciones de MC DONALD’S CORPORATION fueron presentadas en vigencia de la Decisión 344, el 29 de junio de 1994 y finalmente el 13 de marzo de 1995, igualmente en vigencia de la Decisión 344, el Director Nacional de Propiedad Industrial no dio trámite a la observación presentada y ordenó la continuación del trámite de registro del nombre comercial MAC PABLO.

De ello se desprende que, durante el lapso transcurrido entre la presentación de la solicitud para el registro marcario, su publicación y la presentación de observaciones por parte de la 08/08/2003 6.40 actora, estuvieron vigentes dos Decisiones sobre Propiedad Industrial, la 313 y la 344. En ese sentido, si la norma sustancial vigente a la fecha de la solicitud de registro de una marca o nombre comercial, en este caso la Decisión 313, fue derogada al momento de llevarse a cabo el procedimiento de registrabilidad del signo por la Decisión 344, aquella norma derogada será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que esta norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

II. TRÁMITE Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA De los artículos 93 al 96 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. Tendrán interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial.

También tendrán interés legítimo para presentar observaciones en los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. La oficina nacional competente en ejercicio de lo facultado por el artículo 94 de la Decisión 344, podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en dicho artículo, dentro de las cuales en su literal a), se encuentran las solicitudes presentadas extemporáneamente.

De donde se desprende que la oficina nacional competente, en el caso concreto, se limitará solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las referidas causales, lo que es reiterado por el artículo 95 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 94, la oficina nacional com- GACETA OFICIAL petente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos.

Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga. A su vez el artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha señalado: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha manifestado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y en el caso de autos las normas que correspondería tomar en cuenta serían las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 en relación al artículo 117 de la misma Decisión. 08/08/2003 7.40 La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe ser debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de las normas contenidas en los artículos 93, 94, 95, 96 y la disposición transitoria primera de la Decisión 344 en lo que fueren aplicables al caso concreto. III. NORMAS NACIONALES COMPLEMENTARIAS AL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL El artículo 119 de la Decisión 313, cuya texto se reproduce en el artículo 144 de la Decisión 344, admite la posibilidad de que los temas referidos a Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria citada, sean regulados por la legislación interna de cada País Miembro.

Al respecto de la complementariedad que debe existir entre el Derecho nacional y el comunitario, el Tribunal ha sostenido que “ se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177 de 20 de abril de 1995).

Sobre el mismo tema el Tribunal ha señalado que: “ El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios ta- GACETA OFICIAL les como el de ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria ”.

(Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 177 de 20 de abril de 1995). En el caso de autos, teniendo presente que la solicitud de registro del nombre comercial MAC PABLO ha sido presentada en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena donde, en los artículos 71 y siguientes, se encontraba la normativa jurídica referida a los requisitos para el registro marcario, el procedimiento de registro, los derechos conferidos por la marca, la cancelación, nulidad y caducidad del registro; así como que la presentación de las observaciones tenidas por extemporáneas se hicieron en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en cuyos artículos 93 a 96 se encuentran también normados los plazos, requisitos, trámite, y otros aspectos relacionados con el procedimiento de las mismas, resulta que no existe fundamento para invocar el contenido del artículo 119 de la Decisión 313, toda vez que la solicitud de registro del nombre comercial MAC PABLO y las observaciones denunciadas como extemporáneas se encuentran plenamente previstas por la normativa jurídica de la Comunidad Andina dentro del Régimen sobre Propiedad Industrial, de donde resulta, en lo pertinente, no aplicable la previsión contenida en el referido artículo 119 de la Decisión 313. 08/08/2003 8.40 Las situaciones jurídicas concretas dentro del ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata en los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior así como en materia procedimental.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial.

CONCLUYE TERCERO: La oficina nacional competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o no admitirlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en el artículo 94 de la Decisión 344, limitándose solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las causales señaladas y que por tanto hayan sido admitidas a trámite.

PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima en la norma comunitaria sustantiva la regla es que no surte efectos retroactivos.

CUARTO: En el caso de que la oficina nacional competente admita las observaciones, notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL 08/08/2003 9.40 formule alegatos.

Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a conceder o negar el registro. En el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado o que estas no hayan sido admitidas, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca o nombre comercial, y comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa. miento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO QUINTO: Los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria sobre Propiedad Industrial, pueden ser regulados por la legislación interna de cada País Miembro, observándose que la legislación nacional no podrá modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria a la luz de los principios de preeminencia, aplicación directa y efecto inmediato.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2113-93 MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumpli- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 39-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “& mixta”. Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA. Proceso interno Nº 7275. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 8 de abril de 2003, relativa a los artículos 81 y 82, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comi- GACETA OFICIAL sión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 7275.

El auto de veintiuno de mayo del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por el apoderado de la SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA, y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

La actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, busca se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: • Resolución Nº 15100 de 30 de junio de 2000, por la cual se niega el registro de la marca “& (mixta)”; Resolución Nº 24386 de 29 de septiembre de 2000, por la que se resuelve el recurso de reposición y, Resolución Nº 35593 de 29 de diciembre de 2000, por la cual se resuelve el recurso de apelación, siendo ambas confirmatorias de la resolución inicial. 2) Hechos De los señalados por el consultante, y complementados con los documentos incluidos en anexos, se demuestra que: La actora SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA, en fecha 31 de mayo de 1999, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “& (mixto)” para distinguir “servicios de fabricación, almacenaje, alquiler, compra y venta de madera, materiales, maquinaria y herramientas en general para la fabricación y/o transformación de artículos de madera, de todo tipo de productos elaborados en madera y de productos para su mejoramiento o conservación, así como de muebles de 08/08/2003 10.40 cualquier material, lencería y en general toda clase de artículos para el hogar o la oficina, servicios de diseño de muebles, artículos u obras de madera y otros materiales, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza” (Clase 42: “Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”).

Una vez publicado el extracto de dicha solicitud “en la Gaceta de Propiedad Industrial, ningún tercero formuló observaciones. Mediante Resolución 15100 de 30 de junio de 2000 la Superintendencia negó el registro de la marca solicitada, considerando que el signo & (mixto) no era suficientemente distintivo, enmarcándose dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en los artículos 81 literal a) (sic) y 82 literal a) de la Decisión 344”.

Contra dicha resolución, la SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación, indicando que “el signo mixto ya había sido registrado por la Superintendencia para identificar productos de las clases 16 y 20 internacional”, no siendo por tanto confundibles con signos de otros. La Superintendencia, mediante Resolución Nº 24386, de 29 de septiembre de 2000, “resolvió confirmar la Resolución 14538 (sic) de 30 de junio de 2000, concediendo el recurso de apelación. Es decir, la Superintendencia confirma esta Resolución que es ajena al trámite administrativo que interesa y se pronuncia sobre la registrabilidad del signo ‘MUEBLES & ACCESORIOS’, cuando lo que se discute es acerca del registro del signo & (mixto)”.

Finalmente se señala que el 1° de diciembre de 2000 entró en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “advirtiendo que sus normas debían aplicarse en los trámites administrativos de registro de propiedad industrial que estuvieren en curso”; y que a través de la Resolución Nº 35593 de 29 de diciembre de 2000, la Superintendencia confirmó la Resolución Nº 15100 “considerando que la marca solicitada es un signo falto de la suficiente distintividad, ya que dadas sus características no sería susceptible de apropiación exclusiva por parte de terceros”, indicando que el argumento del solici- GACETA OFICIAL tante consistente en que ya se había concedido una marca exactamente igual al signo solicitado pero para las clases 16 y 20, no es motivo suficiente para que éste se deba conceder. 08/08/2003 11.40 te marca con él ni es exclusivamente nominativo”. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda 3) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora señala como normas violadas los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “por indebida aplicación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los actos administrativos acusados, considerando erradamente que el signo & (mixto) no es perceptible ni suficientemente distintivo”.

A dicha afirmación, la actora la califica de no ser cierta por cuanto el signo señalado sí es perceptible y cobra fuerza distintiva, “toda vez que la clase 42 internacional contempla servicios que ni siquiera accidentalmente se identifican con la marca solicitada”. También menciona que la Superintendencia “violó el tercer inciso de la Primera disposición transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que en la Resolución del 29 de diciembre de 2000 no se rigió por la precitada Decisión, como expresamente lo imponía la norma invocada a partir del 1° de diciembre de 2000”; señalando al respecto que la Administración “omitió considerar la procedencia de aplicar los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para resolver la solicitud de la sociedad accionante de registrar la marca MUEBLES & ACCESORIOS (MIXTA) (sic); si lo hubiese hecho, habría advertido que al concordar sistemáticamente estos literales con las normas que de manera enunciativa señalan que para que un signo se pueda registrar como marca debe ser suficientemente distintivo, no prohíben indiscriminadamente el registro de todas las denominaciones gramaticalmente genéricas, como equivocadamente lo entendió la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en indicaciones, en nombres genéricos o técnicos o en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, lo que acontece con el signo & + ELEMENTOS FIGURATIVOS, como quiera que este signo no es una indicación, nombre o designación de los productos (sic) que mi poderdan- La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contesta la demanda indicando que no se debe tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante “en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio (sic) por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Indica que al haber sido expedidas las resoluciones Nos. 15100 de 30 de junio de 2000, 24386 de 29 de septiembre de 2000, y 35593 de 29 de diciembre de 2000, “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; y que conforme a las atribuciones concedidas por la Decisión 344, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones impugnadas.

Señala, asimismo, que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; ya que “Si bien la norma aplicable al momento de resolver los recursos impugnados, debe ser la vigente al momento de decidir los mismos, esto no obsta para que se de aplicación a la norma anterior vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por cuanto los principios fundamentales de la decisión anterior pasaron a formar parte del derecho vigente, atendiendo entonces a la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable, tal como lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia ”.

También sostiene la demandada que el fundamento legal de las resoluciones acusadas se ajusta plenamente a Derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, ya que “La fuerza distintiva es una función básica de la marca, que permite a los consumidores distingan (sic) en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

El GACETA OFICIAL signo mixto ‘&’ para distinguir productos (sic) de la clase 42, resulta ser un signo falto de la suficiente distintividad como para acceder al registro marcario como marca de servicio, ya que dadas sus características no sería susceptible de apropiación exclusiva por parte de terceros”. Que el signo “& (mixto)” carece de la fuerza distintiva necesaria para ser registrado como marca “ya que este signo solicitado es muy débil y falto de originalidad que en lugar de distinguir confundirá a los consumidores, por lo cual no podrá distinguirse de otros servicios competidores dentro del mercado.

En consecuencia, la marca ‘&’ (mixta), para distinguir los productos (sic) comprendidos en la clase 42 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”. 5) Resolución No. 24386 de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia De la Resolución 24386, de 29 de septiembre de 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, y que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA contra la Resolución 15100 de 30 de junio de 2000, se desprende que “ en el presente caso, se pretende registrar como marca el signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixta) (sic), para distinguir actividades relacionadas con la fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación, almacenaje, alquiler, compra y venta de madera, materiales, maquinaria y herramientas en general para la fabricación y/o transformación de artículos de madera, de todo tipo de productos elaborados en madera y de productos para su mejoramiento o conservación, así como de muebles de cualquier material, lencería y en general de toda clase de artículos para el hogar o la oficina, servicios de diseño de muebles, artículos u obras de madera u otros materiales, a pesar de que es perceptible a través de los sentidos y susceptible de representación gráfica, carece de distintividad, debido a que la expresión no podría singularizar o distinguir los servicios que se pretenden prestar de otros servicios prestados por sus competidores dentro del mercado, pudiendo eso sí, generar confusión en el público consumidor; 08/08/2003 12.40 además, hay que tener en cuenta que con la marca solicitada, se esta dando a entender que se prestaran (sic) servicios de producción, fabricación o elaboración de muebles, así como otra clase de servicios relacionados con la madera”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 82, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, en ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto solicitadas contenidas en los artículos 81 y 82, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los GACETA OFICIAL productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

( )”. Decisión 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- ( ) Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 08/08/2003 13.40 de 29 de diciembre de 2000, por la cual se resolvió el recurso de apelación, la que fue emitida ya en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por esta razón, este Órgano Jurisdiccional estima conveniente desarrollar lo relativo a la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo. Para mejor dilucidar el tema planteado en el marco de la situación descrita, cabe distinguir entre las normas sustanciales o que contemplan el nacimiento de un derecho, y las normas que se refieren al procedimiento a seguirse.

Respecto de las primeras, el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por lo tanto, toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido.

En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho. 1. Aplicación de la ley en el tiempo De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante, así como de sus anexos, correspondientes al proceso interno No. 7275, se desprende que tanto la solicitud de registro del signo “& mixto” como marca, su tramitación y posterior denegatoria a través de la Resolución 15100, así como la tramitación del recurso de reposición interpuesto por la solicitante del registro, resuelto mediante Resolución 24386, fueron llevados a cabo en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; habiendo sido la Resolución 35593, Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se GACETA OFICIAL confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998).

Por otra parte, respecto a la norma de carácter procedimental posterior, de conformidad con la disposición contemplada en el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente a partir del 1º de diciembre del año 2000 (artículo 274), se aplicará, desde su entrada en vigencia, a los procedimientos en trámite.

El Tribunal ha señalado a este respecto, que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas” (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1º de octubre de 2002). 2.

La marca y sus características En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores o figuras que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el 08/08/2003 14.40 signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden las siguientes características que debe reunir todo signo para ser considerado como marca: Perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido en forma inmediata por los consumidores o usuarios a través de los sentidos, siendo asimilado en forma mediata por la inteligencia. Al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado y apreciado es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, sea asimilada por la inteligencia con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados. Distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo GACETA OFICIAL tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades” (Otamendi, Jorge.

“Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). 08/08/2003 15.40 expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías, Marcas, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, Bogotá, p. 77). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros” (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

Susceptibilidad de representación gráfica 3. Signos mixtos Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado o descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes materiales, permitiéndose con ello su archivo en la respectiva oficina de propiedad industrial. Este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88, literal d), de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

El Tribunal considera, para el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, que resulta igualmente necesario para el Juez consultante examinar lo relacionado con el tipo de signos mixtos. Esta característica permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del signo, ya que será ello lo que se publicará para que los competidores puedan conocerlo y apreciarlo, pudiendo incluso proceder, si fuere el caso, a efectuar observaciones a su registro como marca.

El Tribunal ha manifestado al respecto, que esta característica “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada” (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003).

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad Siendo aquellos que se componen por un elemento denominativo y uno gráfico, cabe de manera ilustrativa señalar que: (i) el denominativo utiliza expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual, subdividiéndose en sugestivos (con connotación conceptual referente a la evocación de cualidades o funciones del producto o servicio identificado por la marca), y arbitrarios (que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto o servicio que va a representar); y, (ii) el elemento gráfico es el que se aprecia a través del sentido de la vista, constituido por figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas, pudiendo distinguirse entre los puramente gráficos (que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo), y los figurativos (que despiertan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir).

En los signos mixtos se debe tener presente que, por lo general, el elemento denominativo GACETA OFICIAL prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239). 4.

Prohibiciones para el registro de un signo como marca: signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales Signos genéricos Los signos genéricos son aquellos que, por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la causal de irregistrabilidad del literal d), artículo 82, de la Decisión 344.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel que de manera exclusiva “designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro” (Proceso 17-IP-03, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., de 19 de marzo del presente año).

La dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica 08/08/2003 16.40 de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca” (Proceso 17-IP-03, ya citado). Respecto a la desaparición de la dimensión genérica de un signo por haber adquirido fuerza distintiva suficiente en relación a los productos o servicios que pretende representar, el Tribunal ha manifestado que: “Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Proceso 02-IP-89, marca: OFERTA, publicado en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989).

Conforme también lo ha expresado el Tribunal, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001).

Signos descriptivos Calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan exclusivamente a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de GACETA OFICIAL producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios.

Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado, toda vez que la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación exclusiva entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.

Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la reiterada doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

Signos comunes o usuales Conforme a la disposición contemplada en el artículo 82, literal e), de la Decisión 344, no podrá ser registrado como marca el signo que consista exclusivamente en una indicación, denominación o figura que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en donde ha sido solicitado el registro, sea una designación común o usual de los productos o servicios que pretende amparar.

El profesor Otamendi manifiesta respecto a los signos usuales, que constituyen “ las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 71).

Por su parte, Mar- 08/08/2003 17.40 co Matías Alemán sostiene que “Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías; ob.cit., p. 84).

Por lo tanto, es una denominación común o usual la que en un determinado país es utilizada para designar o identificar un producto o servicio determinado; por lo que, si un signo —cuyo registro haya sido solicitado como marca— consiste exclusivamente en esa designación común o usual del producto o servicio que va a amparar, no será lo suficientemente distintivo, hallándose prohibido el otorgar indebidamente a su titular un monopolio sobre esa designación común o usual sobre un producto o servicio determinado.

En relación al otorgamiento del registro a esta clase de signos, la doctrina ha manifestado que ello sería “sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos”; señalando como una situación distinta “el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos… son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 77).

Cabe finalmente agregar que “La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico” (Proceso 22-IP-2003, de 9 de abril de 2003, marca: SOFT TAILS). 5.

Marcas evocativas Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio, quien a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los GACETA OFICIAL diferenciará de otros.

Cuando una denominación contiene palabras utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiere una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser distintiva en relación con determinados productos o servicios. Los signos evocativos, al constituirse en aquellas ideas o imágenes que se refieren al producto o servicio que representan, utilizando siempre una expresión de fantasía, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca, por lo que pueden ser registrables. 6.

Marcas débiles Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Efectivamente, si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.

Según la doctrina: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Refiriéndose al mismo tema el tratadista Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un 08/08/2003 18.40 elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Las normas sustanciales, o que contemplan el nacimiento de un derecho, no surten efectos retroactivos, siendo aquella que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Será aplicable para juzgar sobre la legalidad de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad de un signo como marca, la misma norma sustancial que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado dicho registro marcario. La norma de carácter procesal posterior, de conformidad con la disposición contemplada en el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia, y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios GACETA OFICIAL no son suficientes para el registro de un signo como marca.

TERCERO: Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo, que es aquel que utiliza expresiones acústicas o fonéticas y está formado por una o varias palabras, letras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual; y un elemento gráfico, que se aprecia a través del sentido de la vista, y se constituye mediante figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

En el tipo de signos mixtos, hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

CUARTO: Los signos genéricos son aquellos que por su naturaleza, o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. Los signos descriptivos son los que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios que buscan identificar, por lo que no son objeto de registro por cuanto refieren exclusivamente a lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar.

Los signos comunes o usuales son los que en un determinado país donde ha sido solicitado su registro como marca, son utilizados como indicación en el lenguaje corriente o en el uso comercial, de manera usual o común, para designar o identificar los productos o servicios que pretenden distinguir en el mercado; por lo 08/08/2003 19.40 que, al no ser suficientemente distintivos y al estar impedido otorgar indebidamente a su titular un monopolio sobre esa designación común o usual de ese producto o servicio, su registro se encuentra expresamente prohibido.

QUINTO: Las marcas evocativas sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no los describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

SEXTO: Todo signo registrado como marca, como consecuencia de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.

El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni podrá fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre signos similares.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7275, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 08/08/2003 20.40 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO PROCESO 51-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito.

Marca: “ROLAND diseño de letras”. Actor: TEXTILES EL RAYO CIA. Ltda. Proceso interno Nº 6803-EG. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez, recibida en este Tribunal en fecha 30 de abril de 2003, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno Nº 6803-EG.

El auto de dieciocho de junio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. y son demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado, y la compañía AMERICAN ROLAND FOOD CORP., ésta última, según el Juez Consultante, interviniendo como tercero interesado.

La sociedad actora TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción a objeto de que se declare la nulidad de la Resolución: • N° 973742 de 22 de septiembre de 1999, mediante la cual, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, negó la observación presentada por dicha sociedad y concedió el registro de la marca “ROLAND diseño de letras”, para proteger productos de la Clase Internacional Nº 32, a favor de AMERICAN ROLAND FOOD CORP. 2.

Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 290-TCA-DQ-1S-EGF de 28 de abril de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: El 20 de septiembre de 1997 la sociedad AMERICAN ROLAND FOOD CORP., por medio de su apoderado, solicitó el registro de la marca GACETA OFICIAL “ROLAND diseño de letras” para identificar productos comprendidos en la Clase Internacional 32, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 392 (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). El 16 de octubre de 1998, la sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. presentó observaciones al registro de la marca “ROLAND diseño de letras”, por ser propietaria del “registro previo de la marca notoriamente conocida ROLAND ETIQUETA para proteger productos de la Clase Internacional No. 25” (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería). El 22 de septiembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 973742, “niega la observación presentada, pues en su criterio AMERICAN ROLAND FOOD CORP tiene mejor derecho sobre la marca solicitada y dada la naturaleza de los productos que ampara no causaría confusión en el público consumidor; por tanto ordena la continuación del trámite de registro de la denominación ROLAND DISEÑO DE LETRAS y la emisión del título correspondiente”. 08/08/2003 21.40 Ecuador ROLAND ETIQUETA”.

Finalmente, sostiene que dicho signo “no puede registrarse como marca ya que el artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344 es absolutamente claro al expresar que no son registrables como marcas los signos que no constituyan marca según el artículo 81 o que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación de la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), contesta la demanda de la siguiente manera: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la misma; y, (ii) ratifica la Resolución No. 973742 “pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. El Director de Patrocinio, encargado, delegado del Procurador General del Estado “comparece con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso”. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA., indica que “los signos ROLAND ETIQUETA y ROLAND DISEÑO DE LETRAS, son idénticos por lo que de aceptarse el registro del segundo se produciría confusión y error en el público consumidor”; y que “Resulta evidente la identidad en el orden fonético y auditivo, y la semejanza en el orden gráfico visual”.

Citando la sentencia de este Tribunal emitida en el Proceso 01-IP-87, reitera su criterio sobre la identidad de los signos en conflicto, señalando que por ello “la confusión es un hecho”. En relación a este tema, también manifiesta que entre las marcas “ROLAND ETIQUETA” y “ROLAND diseño de letras”, existe una innegable y evidente identidad ortográfica y fonética, por lo que “de permitirse el registro de la segunda, se crearía con absoluta certeza confusión en el consumidor”.

La sociedad demandante cita el artículo 81 de la Decisión 344, señalando que “la denominación ROLAND DISEÑO DE LETRAS no es suficientemente distintiva, es decir, no posee poder diferenciador frente a la marca ya registrada en El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;

(ii) que a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial le corresponde resolver sobre la concesión o denegación de una marca “De conformidad con lo que dispone el Art. 95 de la Decisión 344 ”; (iii) que la sociedad demandada “tiene registrada la marca ROLAND en varios países entre los cuales se encuentran Colombia, Bolivia y Perú con las que protegen productos de las clases 29, 30 y 32 por lo que tiene mejor derecho sobre la marca dentro de la Comunidad Andina”; y, (iv) que al tener en cuenta la naturaleza, propiedad y finalidad de los productos que amparan las marcas enfrentadas, “se considera que la mera analogía o identidad de las palabras que titulan las marcas no implica riesgo de confusión debido a que la marca solicitada está destinada a distinguir productos distintos y fácilmente diferenciables de los designados por la marca registrada”, señalando que el consumidor “no supondrá que existe ningún nexo entre el origen empresarial de los productos en cuestión”.

GACETA OFICIAL AMERICAN ROLAND FOOD CORP., como tercero interesado, conforme lo manifiesta la Autoridad Consultante, manifiesta ser propietaria de la marca ROLAND, “denominación que ha cobrado total notoriedad, misma que ha rebasado los límites internos de su país de origen para convertirse en marca de renombre ”; que en el Ecuador su marca “es usada con singular éxito y los productos que ésta ampara se hallan en los principales mercados del país”.

Así mismo, señala que la marca ROLAND “es novedosa, visible y es suficientemente distintiva ya que tiene un diseño especial de letras y su etiqueta es inconfundible de cualquier otra, por lo que bajo ningún concepto se puede aceptar la versión de que al permitir el registro causaría confusión en el consumidor”; por lo que sostiene ser “inaceptable creer que el público no diferencie entre lo que son productos comestibles, tales como: cerveza, ale y porter (sic); aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jugos; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, que son los productos que contempla la clase internacional 32 y que protege la marca ROLAND diseño de letras de mi Representada, con calcetines que ampara la marca ROLAND de la Contraparte”, indicando ser imposible, “fuera de toda lógica pensar que el consumidor solicite un par de calcetines o medias y el vendedor por error le dé una cerveza, un jugo, una gaseosa, un refresco o producto similar”, por lo que insiste en que la marca ROLAND, clase 32, no causa engaño ni confusión a los medios comerciales o al público consumidor.

Concluye oponiendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) improcedencia de la acción; (iii) caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción; (iv) negativa de la confusión entre las marcas en controversia; (v) total validez de la resolución impugnada;

(vi) falta de derecho de la actora para proponer la acción; (vii) “coexistencia pacífica con la marca de la Demandante”; y (viii) “notoriedad y renombre de la marca ROLAND de propiedad de American Roland Food Corp.”. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordena- 08/08/2003 22.40 miento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que el Consultante omitió señalar el lugar y dirección donde se recibirá la respuesta a su consulta, sin embargo ello fue subsanado en vista de que éste Tribunal tiene conocimiento de la dirección del Órgano Nacional Consultante, por lo que se pudo suplir dicha omisión, lo que permitirá remitirle la presente sentencia. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto y con lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas comunitarias referidas al caso concreto, por lo tanto corresponde interpretar las normas contenidas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )” I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

En el Derecho Comunitario Andino el signo, mientras no esté registrado, no constituye marca a diferencia del nombre comercial que, como una excepción al régimen, su derecho emerge tanto de su registro como de su uso. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca: Requisitos La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. 08/08/2003 23.40 Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS AL- GACETA OFICIAL PES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Matías Alemán, Marco, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77). Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

Funciones De la definición de la marca se desprenden las siguientes funciones: 08/08/2003 24.40 1. De identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor. Según el profesor Otamendi “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (Otamendi, Jorge, p. 9). 2. De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad, que permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y le garantiza al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca en cuestión tienen calidad uniforme, en el sentido de que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que obtuvo en el producto o el servicio que adquirió con anterioridad. 3.

De publicidad, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca ROLAND diseño de letras cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales pertinentes de los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con las funciones que le son propias.

II. MARCAS DENOMINATIVAS, GRÁFICAS Y MIXTAS El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de signos: denominativos, gráficos y mixtos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener GACETA OFICIAL significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).

Tratándose de marcas mixtas, a efectos del cotejo, se debe proceder con una etapa previa, cual es la de determinar en cada uno de los signos en cuestión cual de los elementos: el denominativo o el gráfico prevalece, para recién después efectuar el procedimiento de cotejo marcario, entre los elementos que resulten 08/08/2003 25.40 prevalentes a fin de determinar su posible confundibilidad.

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, pertenecientes a diferente persona. Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

La confundibilidad Es la posibilidad de confusión por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que amparan y que pueden inducir a error o a engaño al consumidor. El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de GACETA OFICIAL los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Sobre el supuesto de identidad entre dos signos, el Tribunal ha observado que: “ las dos denominaciones son idénticas, concepto que desplaza a la similitud, no aplicándose en este caso las reglas y criterios para establecer la confundibilidad entre dos marcas, pues la identidad ‘descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’”.

(Proceso 56-IP-2003, aprobado el 25 de junio de 2003, marca: IQA mixta, citando al proceso 8-IP-1998, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: HERMES). 08/08/2003 26.40 Es importante señalar que la valoración entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Al respecto se debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la GACETA OFICIAL 08/08/2003 27.40 solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como que su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. sión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA) Con relación a este tema, el hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

Asimismo respecto a la conexión competitiva también deberán tenerse presentes los siguientes criterios: de intercambiabilidad, en sentido de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

También la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televi- Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP-94, ya citado).

Las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación doctrinal y jurisprudencial de este Tribunal, que ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos”. (Proceso 08-IP-1995, marca: LISTER, publica- GACETA OFICIAL do en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, cuando se dan los criterios de conexión competitiva los mismos que deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por la oficina nacional competente o por el juez, según se trate.

IV. COEXISTENCIA MARCARIA Con relación al tema existen dos clases de coexistencia marcaria: una de ellas llamada de derecho, que está prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 que si bien prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y distingan los mismos productos o servicios, sin embargo permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse.

Para tal caso, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. La otra clase de coexistencia es la de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estu- 08/08/2003 28.40 dio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL), Al respecto el tratadista Jorge Otamendi ha sostenido sobre el tema “ cuando las marcas han coexistido ‘desde fechas lejanas’, ‘por un tiempo lo suficientemente prolongado y con difusión publicitaria –debió inevitablemente ser conocido por alguien o por todos los que actuaban en un ramo, sino idéntico en su público consumidor, si en sus fuentes de abastecimiento- y que fue largamente tolerado por la oponente, no se advierte qué perjuicio puede aparejar la regularización de una situación de hecho existente, conocida y tolerada por tantos años” (Otamendi, Jorge, p. 196 y 197).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.

SEGUNDO: Los signos denominativos son los que utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están estructuradas.

Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un GACETA OFICIAL elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

Tratándose de marcas mixtas, a efectos del cotejo, se debe proceder con una etapa previa, cual es la de determinar en cada uno de los signos en cuestión cual de los elementos: el denominativo o el gráfico prevalece, para recién después efectuar el procedimiento de cotejo marcario, entre los elementos que resulten prevalentes a fin de determinar su posible confundibilidad.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad. Ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos, y a la conexión competitiva entre los productos o servicios que pueda llegarse a dar.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de 08/08/2003 29.40 diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

SEXTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6803-EG, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 08/08/2003 30.40 PROCESO N° 61-IP-2003 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 81, literal a (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal a, y 102 eiusdem.

Parte actora: PEREZ COMPANC S.A. Denominación: “PEREZ COMPANC”. Expediente interno N° 6394. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de julio de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 81, literal a (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 20 de junio del año en curso; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Señala el consultante que “la sociedad PEREZ COMPANC S.A. presentó en Colombia el 28 de diciembre de 1998 una solicitud para el registro de la marca ‘PEREZ COMPANC’, para distinguir máquinas, herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos, productos de la clase 7ª de la clasificación internacional de Niza” (Clase 7: “Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos”); que “el nombre de dicha sociedad, constituida en Argentina, fue adoptado por corresponder los apellidos de sus principales accionistas y funcionarios y ha venido siendo usado desde 1947”; que “la marca KOMPAC de titularidad de la sociedad VARN PRODUCTS COMPANY INC fue registrada en 1993 para distinguir, exclusivamente, ‘MECANISMO DE HUMEDECIMIENTO DE PRENSA OFFCET’ (sic) y ha coexistido pacíficamente con PEREZ COMPANC”; que “ningún tercero presentó observaciones en contra de su registro, no obstante lo cual la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 19465 de 20 de septiembre de 1999 lo negó por considerar que era confundible con KOMPAC”; y que “contra tal acto interpuso los recursos de reposición y de apelación los cuales fueron resueltos desfavorablemente”.

De la demanda se desprende además que “El registro original de la marca PEREZ COMPANC en la Argentina, coexiste pacíficamente con la marca KOMPAC desde la fecha en que fue esta última registrada en 1997, a favor de la sociedad VARN PRODUCTS COMPANY INC. tal y como se confirma en la certificación expedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina ”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, la actora denuncia “Que se quebrantó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 … por indebida aplicación, ya que la Administración concluyó, erradamente, que el signo ‘PEREZ COMPANC’ era confundible con ‘KOMPAC’, siendo que no es así, pues la marca solicitada es indisoluble y no puede cotejarse únicamente ‘COMPANC’ con ‘KOMPAC’, sin tener en cuenta ‘PEREZ’, que es igualmente distintiva dentro de la marca”; que “bajo ningún criterio, puede justificarse que la expresión ‘PEREZ’ es muy débil ya que una marca o expresión tiene esa connotación cuando es genérica o descriptiva de los productos o servicios que distingue”; que “si, en gracia de discusión, se GACETA OFICIAL tomara la expresión ‘PEREZ’ aisladamente, ella es distintiva al no presentar relación alguna con los productos comprendidos en la clase 7ª”; que “si bien los productos pertenecen a la misma clase no son capaces de inducir al público a confusión ya que la marca KOMPAC se encuentra limitada a un solo productos (sic), no pudiendo hacerse extensivo el derecho a los demás productos”; que “si los anteriores argumentos no son suficientes, debe tenerse en cuenta que las marcas pueden coexistir pacíficamente, como ocurre con otras, cuyo listado acompaña, que comparten una misma palabra”; que “hace notar la antigüedad en el uso y registro de la marca ‘PEREZ COMPANC’, a nivel mundial; que se trata de una marca usada como nombre comercial desde 1947”; y que “debe tenerse en cuenta el tipo de consumidores y de servicios a que se dirige la marca y la coexistencia en forma pacífica en el mercado, de las marcas enfrentadas”.

En su demanda, la actora agrega que “La semejanza entre las marcas debe ser capaz de inducir al público a error y en nuestro caso la simple similitud fonética en una de sus partes no es suficiente para impedir el registro de la marca solicitada … La marca solicitada corresponde … al apellido completo de las personas que la crearon. Es importante como un todo, sin que pueda restársele valor al término inicial PEREZ el cual es tan distintivo como el término final COMPANC, para efectos de distinguir los productos de la clase 7 de la clasificación internacional … Es bien claro que la marca registrada y con base en la cual se rechaza el registro de la marca solicitada se encuentra limitada a un solo y particular producto de la clase, no pudiendo hacer extensivo su derecho a los demás productos de la clase … en caso de presentarse alguna similitud entre las marcas el registro de la marca KOMPAC se encuentra tan limitado, que su comparación con marcas que cubran otros productos de la clase debe ser benevolente … Si el titular de la marca registrada no ha querido oponerse a la marca solicitada por no considerar que esta (sic) represente un obstáculo a la comercialización de su único producto, mal puede la administración aplicar un criterio estricto y otorgarle más derechos al registro de la marca KOMPAC que los que el propio titular ha querido hacer valer”; que “No se trata pues de una marca que pretenda parecerse a ninguna otra registrada, sino una marca posicionada en el mercado y que repre- 08/08/2003 31.40 senta una actividad comercial constante y fructífera por parte de la sociedad titular”; y que, en el presente caso, “los productos distinguidos con las marcas en conflicto son productos altamente técnicos … Son pues … productos costosos y de alto nivel técnico, que se dirigen en consecuencia a consumidores especializados”. 2.

Contestación a la demanda De la contestación presentada por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se desprende que “Con la expedición de las resoluciones n° 19465 y 2310 no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca (sic) ‘PEREZ COMPANC’ (solicitada), frente a la marca ‘kOMPAC’ (sic) (registrada), para la clase 7 se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”; que en la comparación de los signos en conflicto “se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias … que inducen al consumidor a error; más aún cuando su escritura y pronunciación son similares”; y que “la marca ‘PEREZ COMPANC’ … no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 … pues no es suficientemente distintiva”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el artículo 81, literal a (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), el citado artículo 81 forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

GACETA OFICIAL Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 233 y 234 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 83, literal a) y 102 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. 08/08/2003 32.40 “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indis- GACETA OFICIAL pensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro res- 08/08/2003 33.40 pecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, GACETA OFICIAL la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, una impresión general que causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, 08/08/2003 34.40 tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe del signo “PEREZ COMPANC”, solicitado para proteger los productos de la clase 7 de la Nomenclatura Internacional de Niza, y la marca “KOMPAC”, registrada para amparar un “MECANISMO DE HUMEDECIMIENTO PARA PRENSA OFFSET”, producto comprendido en la clase 7, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y el producto amparado por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

GACETA OFICIAL En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la mención de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 ss). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. 08/08/2003 35.40 Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”; y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ ” (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90). III. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera que, bajo la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el GACETA OFICIAL registro del signo distintivo ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

IV. De la coexistencia de hecho Comoquiera que, en el proceso interno que condujo a la presente interpretación prejudicial, la accionante ha expuesto el hecho de que “El registro original de la marca PEREZ COMPANC en la Argentina, coexiste pacíficamente con la marca KOMPAC desde la fecha en que fue esta última registrada en 1997”, es del caso reiterar que “la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”.

Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”; y 70-IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en la G.O.A.C. No. 642, del 15 de febrero del mismo año, caso “PLATINOL”). Sin embargo, la posible coexistencia de hecho es distinta a la convencional prevista en el artículo 107 de la Decisión 344, disposición que, en cambio, reconoce la posibilidad de la libre circulación, en los Países Miembros de la Subregión, de productos o servicios amparados por marcas idénticas o semejantes, siempre que sus titulares celebren convenios previos 08/08/2003 36.40 para evitar el riesgo de confusión y garantizar la transparencia en el mercado.

Por tanto, lo que la norma en cuestión no permite, ni autoriza, es que existan registros simultáneos de dos marcas idénticas o semejantes a nombre de titulares diferentes a objeto de distinguir los mismos productos (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”.

Criterio ratificado en la sentencia dictada en el expediente Nº 70-IP-2000, ya citada). Por otra parte, en el ámbito de la doctrina se sostiene que “cuando las marcas han coexistido ‘desde fechas lejanas’, ‘por un tiempo lo suficientemente prolongado y con difusión publicitaria —debió inevitablemente ser conocido por alguien o por todos los que actuaban en un ramo, sino idéntico en su público consumidor, si en sus fuentes de abastecimiento— y que fue largamente tolerado por la oponente, no se advierte qué perjuicio puede aparejar la regularización de una situación de hecho existente, conocida y tolerada por tantos años’ ” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”;

Buenos Aires, cuarta edición, LexisNexis, Abeledo-Perrot, pp. 196 y 197). Finalmente, a propósito de la citada coexistencia de hecho, el Tribunal también ha manifestado que ella no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad del signo solicitado y, en particular, para que determine si éste es confundible o no con el signo ya registrado como marca o ya solicitado para registro (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. No. 916, del 2 de abril del mismo año, caso “T MOBIL”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario GACETA OFICIAL determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. 4º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 5º El registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, 08/08/2003 37.40 realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 08/08/2003 38.40 GACETA OFICIAL 08/08/2003 39.40 GACETA OFICIAL 08/08/2003 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú