PROCESO 61-IP-2003 — Comunidad Andina

PROCESO N° 61-IP-2003 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 81, literal a (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal a, y 102 eiusdem.

Parte actora: PEREZ COMPANC S.A. Denominación: “PEREZ COMPANC”. Expediente interno N° 6394. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de julio de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 81, literal a (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 20 de junio del año en curso; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Señala el consultante que “la sociedad PEREZ COMPANC S.A. presentó en Colombia el 28 de diciembre de 1998 una solicitud para el registro de la marca ‘PEREZ COMPANC’, para distinguir máquinas, herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos, productos de la clase 7ª de la clasificación internacional de Niza” (Clase 7: “Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos”); que “el nombre de dicha sociedad, constituida en Argentina, fue adoptado por corresponder los apellidos de sus principales accionistas y funcionarios y ha venido siendo usado desde 1947”; que “la marca KOMPAC de titularidad de la sociedad VARN PRODUCTS COMPANY INC fue registrada en 1993 para distinguir, exclusivamente, ‘MECANISMO DE HUMEDECIMIENTO DE PRENSA OFFCET’ (sic) y ha coexistido pacíficamente con PEREZ COMPANC”; que “ningún tercero presentó observaciones en contra de su registro, no obstante lo cual la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 19465 de 20 de septiembre de 1999 lo negó por considerar que era confundible con KOMPAC”; y que “contra tal acto interpuso los recursos de reposición y de apelación los cuales fueron resueltos desfavorablemente”.

De la demanda se desprende además que “El registro original de la marca PEREZ COMPANC en la Argentina, coexiste pacíficamente con la marca KOMPAC desde la fecha en que fue esta última registrada en 1997, a favor de la sociedad VARN PRODUCTS COMPANY INC. tal y como se confirma en la certificación expedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina ”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, la actora denuncia “Que se quebrantó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 … por indebida aplicación, ya que la Administración concluyó, erradamente, que el signo ‘PEREZ COMPANC’ era confundible con ‘KOMPAC’, siendo que no es así, pues la marca solicitada es indisoluble y no puede cotejarse únicamente ‘COMPANC’ con ‘KOMPAC’, sin tener en cuenta ‘PEREZ’, que es igualmente distintiva dentro de la marca”; que “bajo ningún criterio, puede justificarse que la expresión ‘PEREZ’ es muy débil ya que una marca o expresión tiene esa connotación cuando es genérica o descriptiva de los productos o servicios que distingue”; que “si, en gracia de discusión, se tomara la expresión ‘PEREZ’ aisladamente, ella es distintiva al no presentar relación alguna con los productos comprendidos en la clase 7ª”; que “si bien los productos pertenecen a la misma clase no son capaces de inducir al público a confusión ya que la marca KOMPAC se encuentra limitada a un solo productos (sic), no pudiendo hacerse extensivo el derecho a los demás productos”; que “si los anteriores argumentos no son suficientes, debe tenerse en cuenta que las marcas pueden coexistir pacíficamente, como ocurre con otras, cuyo listado acompaña, que comparten una misma palabra”; que “hace notar la antigüedad en el uso y registro de la marca ‘PEREZ COMPANC’, a nivel mundial; que se trata de una marca usada como nombre comercial desde 1947”; y que “debe tenerse en cuenta el tipo de consumidores y de servicios a que se dirige la marca y la coexistencia en forma pacífica en el mercado, de las marcas enfrentadas”.

En su demanda, la actora agrega que “La semejanza entre las marcas debe ser capaz de inducir al público a error y en nuestro caso la simple similitud fonética en una de sus partes no es suficiente para impedir el registro de la marca solicitada … La marca solicitada corresponde … al apellido completo de las personas que la crearon. Es importante como un todo, sin que pueda restársele valor al término inicial PEREZ el cual es tan distintivo como el término final COMPANC, para efectos de distinguir los productos de la clase 7 de la clasificación internacional … Es bien claro que la marca registrada y con base en la cual se rechaza el registro de la marca solicitada se encuentra limitada a un solo y particular producto de la clase, no pudiendo hacer extensivo su derecho a los demás productos de la clase … en caso de presentarse alguna similitud entre las marcas el registro de la marca KOMPAC se encuentra tan limitado, que su comparación con marcas que cubran otros productos de la clase debe ser benevolente … Si el titular de la marca registrada no ha querido oponerse a la marca solicitada por no considerar que esta (sic) represente un obstáculo a la comercialización de su único producto, mal puede la administración aplicar un criterio estricto y otorgarle más derechos al registro de la marca KOMPAC que los que el propio titular ha querido hacer valer”; que “No se trata pues de una marca que pretenda parecerse a ninguna otra registrada, sino una marca posicionada en el mercado y que representa una actividad comercial constante y fructífera por parte de la sociedad titular”; y que, en el presente caso, “los productos distinguidos con las marcas en conflicto son productos altamente técnicos … Son pues … productos costosos y de alto nivel técnico, que se dirigen en consecuencia a consumidores especializados”. 2.

Contestación a la demanda De la contestación presentada por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se desprende que “Con la expedición de las resoluciones n° 19465 y 2310 no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca (sic) ‘PEREZ COMPANC’ (solicitada), frente a la marca ‘kOMPAC’ (sic) (registrada), para la clase 7 se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”; que en la comparación de los signos en conflicto “se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias … que inducen al consumidor a error; más aún cuando su escritura y pronunciación son similares”; y que “la marca ‘PEREZ COMPANC’ … no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 … pues no es suficientemente distintiva”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el artículo 81, literal a (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), el citado artículo 81 forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 233 y 234 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 83, literal a) y 102 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, una impresión general que causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe del signo “PEREZ COMPANC”, solicitado para proteger los productos de la clase 7 de la Nomenclatura Internacional de Niza, y la marca “KOMPAC”, registrada para amparar un “MECANISMO DE HUMEDECIMIENTO PARA PRENSA OFFSET”, producto comprendido en la clase 7, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y el producto amparado por la marca ya registrada.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la mención de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 ss). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”; y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP- 2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ ” (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90). III. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera que, bajo la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el registro del signo distintivo ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP- 98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

IV. De la coexistencia de hecho Comoquiera que, en el proceso interno que condujo a la presente interpretación prejudicial, la accionante ha expuesto el hecho de que “El registro original de la marca PEREZ COMPANC en la Argentina, coexiste pacíficamente con la marca KOMPAC desde la fecha en que fue esta última registrada en 1997”, es del caso reiterar que “la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP- 98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”.

Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”; y 70-IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en la G.O.A.C. No. 642, del 15 de febrero del mismo año, caso “PLATINOL”). Sin embargo, la posible coexistencia de hecho es distinta a la convencional prevista en el artículo 107 de la Decisión 344, disposición que, en cambio, reconoce la posibilidad de la libre circulación, en los Países Miembros de la Subregión, de productos o servicios amparados por marcas idénticas o semejantes, siempre que sus titulares celebren convenios previos para evitar el riesgo de confusión y garantizar la transparencia en el mercado.

Por tanto, lo que la norma en cuestión no permite, ni autoriza, es que existan registros simultáneos de dos marcas idénticas o semejantes a nombre de titulares diferentes a objeto de distinguir los mismos productos (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”.

Criterio ratificado en la sentencia dictada en el expediente Nº 70-IP-2000, ya citada). Por otra parte, en el ámbito de la doctrina se sostiene que “cuando las marcas han coexistido ‘desde fechas lejanas’, ‘por un tiempo lo suficientemente prolongado y con difusión publicitaria —debió inevitablemente ser conocido por alguien o por todos los que actuaban en un ramo, sino idéntico en su público consumidor, si en sus fuentes de abastecimiento— y que fue largamente tolerado por la oponente, no se advierte qué perjuicio puede aparejar la regularización de una situación de hecho existente, conocida y tolerada por tantos años’ ” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”;

Buenos Aires, cuarta edición, LexisNexis, Abeledo- Perrot, pp. 196 y 197). Finalmente, a propósito de la citada coexistencia de hecho, el Tribunal también ha manifestado que ella no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad del signo solicitado y, en particular, para que determine si éste es confundible o no con el signo ya registrado como marca o ya solicitado para registro (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. No. 916, del 2 de abril del mismo año, caso “T MOBIL”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. 4º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 5º El registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO