PROCESO 39-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: “& mixta”. Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA. Proceso interno Nº 7275. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 8 de abril de 2003, relativa a los artículos 81 y 82, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 7275.
El auto de veintiuno de mayo del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por el apoderado de la SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA, y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
La actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, busca se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: ( Resolución Nº 15100 de 30 de junio de 2000, por la cual se niega el registro de la marca “& (mixta)”;
Resolución Nº 24386 de 29 de septiembre de 2000, por la que se resuelve el recurso de reposición y, Resolución Nº 35593 de 29 de diciembre de 2000, por la cual se resuelve el recurso de apelación, siendo ambas confirmatorias de la resolución inicial. 2) Hechos De los señalados por el consultante, y complementados con los documentos incluidos en anexos, se demuestra que: La actora SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA, en fecha 31 de mayo de 1999, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “& (mixto)” para distinguir “servicios de fabricación, almacenaje, alquiler, compra y venta de madera, materiales, maquinaria y herramientas en general para la fabricación y/o transformación de artículos de madera, de todo tipo de productos elaborados en madera y de productos para su mejoramiento o conservación, así como de muebles de cualquier material, lencería y en general toda clase de artículos para el hogar o la oficina, servicios de diseño de muebles, artículos u obras de madera y otros materiales, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza” (Clase 42: “Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”).
Una vez publicado el extracto de dicha solicitud “en la Gaceta de Propiedad Industrial, ningún tercero formuló observaciones. Mediante Resolución 15100 de 30 de junio de 2000 la Superintendencia negó el registro de la marca solicitada, considerando que el signo & (mixto) no era suficientemente distintivo, enmarcándose dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en los artículos 81 literal a) (sic) y 82 literal a) de la Decisión 344”.
Contra dicha resolución, la SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación, indicando que “el signo mixto ya había sido registrado por la Superintendencia para identificar productos de las clases 16 y 20 internacional”, no siendo por tanto confundibles con signos de otros. La Superintendencia, mediante Resolución Nº 24386, de 29 de septiembre de 2000, “resolvió confirmar la Resolución 14538 (sic) de 30 de junio de 2000, concediendo el recurso de apelación. Es decir, la Superintendencia confirma esta Resolución que es ajena al trámite administrativo que interesa y se pronuncia sobre la registrabilidad del signo ‘MUEBLES & ACCESORIOS’, cuando lo que se discute es acerca del registro del signo & (mixto)”.
Finalmente se señala que el 1° de diciembre de 2000 entró en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “advirtiendo que sus normas debían aplicarse en los trámites administrativos de registro de propiedad industrial que estuvieren en curso”; y que a través de la Resolución Nº 35593 de 29 de diciembre de 2000, la Superintendencia confirmó la Resolución Nº 15100 “considerando que la marca solicitada es un signo falto de la suficiente distintividad, ya que dadas sus características no sería susceptible de apropiación exclusiva por parte de terceros”, indicando que el argumento del solicitante consistente en que ya se había concedido una marca exactamente igual al signo solicitado pero para las clases 16 y 20, no es motivo suficiente para que éste se deba conceder. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora señala como normas violadas los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “por indebida aplicación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los actos administrativos acusados, considerando erradamente que el signo & (mixto) no es perceptible ni suficientemente distintivo”.
A dicha afirmación, la actora la califica de no ser cierta por cuanto el signo señalado sí es perceptible y cobra fuerza distintiva, “toda vez que la clase 42 internacional contempla servicios que ni siquiera accidentalmente se identifican con la marca solicitada”. También menciona que la Superintendencia “violó el tercer inciso de la Primera disposición transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que en la Resolución del 29 de diciembre de 2000 no se rigió por la precitada Decisión, como expresamente lo imponía la norma invocada a partir del 1° de diciembre de 2000”; señalando al respecto que la Administración “omitió considerar la procedencia de aplicar los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para resolver la solicitud de la sociedad accionante de registrar la marca MUEBLES & ACCESORIOS (MIXTA) (sic); si lo hubiese hecho, habría advertido que al concordar sistemáticamente estos literales con las normas que de manera enunciativa señalan que para que un signo se pueda registrar como marca debe ser suficientemente distintivo, no prohíben indiscriminadamente el registro de todas las denominaciones gramaticalmente genéricas, como equivocadamente lo entendió la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en indicaciones, en nombres genéricos o técnicos o en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, lo que acontece con el signo & + ELEMENTOS FIGURATIVOS, como quiera que este signo no es una indicación, nombre o designación de los productos (sic) que mi poderdante marca con él ni es exclusivamente nominativo”. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contesta la demanda indicando que no se debe tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante “en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio (sic) por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.
Indica que al haber sido expedidas las resoluciones Nos. 15100 de 30 de junio de 2000, 24386 de 29 de septiembre de 2000, y 35593 de 29 de diciembre de 2000, “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; y que conforme a las atribuciones concedidas por la Decisión 344, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones impugnadas.
Señala, asimismo, que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; ya que “Si bien la norma aplicable al momento de resolver los recursos impugnados, debe ser la vigente al momento de decidir los mismos, esto no obsta para que se de aplicación a la norma anterior vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por cuanto los principios fundamentales de la decisión anterior pasaron a formar parte del derecho vigente, atendiendo entonces a la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable, tal como lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia ”.
También sostiene la demandada que el fundamento legal de las resoluciones acusadas se ajusta plenamente a Derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, ya que “La fuerza distintiva es una función básica de la marca, que permite a los consumidores distingan (sic) en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
El signo mixto ‘&’ para distinguir productos (sic) de la clase 42, resulta ser un signo falto de la suficiente distintividad como para acceder al registro marcario como marca de servicio, ya que dadas sus características no sería susceptible de apropiación exclusiva por parte de terceros”. Que el signo “& (mixto)” carece de la fuerza distintiva necesaria para ser registrado como marca “ya que este signo solicitado es muy débil y falto de originalidad que en lugar de distinguir confundirá a los consumidores, por lo cual no podrá distinguirse de otros servicios competidores dentro del mercado.
En consecuencia, la marca ‘&’ (mixta), para distinguir los productos (sic) comprendidos en la clase 42 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”. 5) Resolución No. 24386 de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia De la Resolución 24386, de 29 de septiembre de 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, y que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA contra la Resolución 15100 de 30 de junio de 2000, se desprende que “ en el presente caso, se pretende registrar como marca el signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixta) (sic), para distinguir actividades relacionadas con la fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación, almacenaje, alquiler, compra y venta de madera, materiales, maquinaria y herramientas en general para la fabricación y/o transformación de artículos de madera, de todo tipo de productos elaborados en madera y de productos para su mejoramiento o conservación, así como de muebles de cualquier material, lencería y en general de toda clase de artículos para el hogar o la oficina, servicios de diseño de muebles, artículos u obras de madera u otros materiales, a pesar de que es perceptible a través de los sentidos y susceptible de representación gráfica, carece de distintividad, debido a que la expresión no podría singularizar o distinguir los servicios que se pretenden prestar de otros servicios prestados por sus competidores dentro del mercado, pudiendo eso sí, generar confusión en el público consumidor; además, hay que tener en cuenta que con la marca solicitada, se esta dando a entender que se prestaran (sic) servicios de producción, fabricación o elaboración de muebles, así como otra clase de servicios relacionados con la madera”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81 y 82, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);
Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);
Que, en ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto solicitadas contenidas en los artículos 81 y 82, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
( )”. Decisión 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- ( ) Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 1. Aplicación de la ley en el tiempo De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante, así como de sus anexos, correspondientes al proceso interno No. 7275, se desprende que tanto la solicitud de registro del signo “& mixto” como marca, su tramitación y posterior denegatoria a través de la Resolución 15100, así como la tramitación del recurso de reposición interpuesto por la solicitante del registro, resuelto mediante Resolución 24386, fueron llevados a cabo en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; habiendo sido la Resolución 35593, de 29 de diciembre de 2000, por la cual se resolvió el recurso de apelación, la que fue emitida ya en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Por esta razón, este Órgano Jurisdiccional estima conveniente desarrollar lo relativo a la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo. Para mejor dilucidar el tema planteado en el marco de la situación descrita, cabe distinguir entre las normas sustanciales o que contemplan el nacimiento de un derecho, y las normas que se refieren al procedimiento a seguirse.
Respecto de las primeras, el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por lo tanto, toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido.
En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho. Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998).
Por otra parte, respecto a la norma de carácter procedimental posterior, de conformidad con la disposición contemplada en el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente a partir del 1º de diciembre del año 2000 (artículo 274), se aplicará, desde su entrada en vigencia, a los procedimientos en trámite.
El Tribunal ha señalado a este respecto, que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas” (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1º de octubre de 2002). 2.
La marca y sus características En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores o figuras que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden las siguientes características que debe reunir todo signo para ser considerado como marca: Perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido en forma inmediata por los consumidores o usuarios a través de los sentidos, siendo asimilado en forma mediata por la inteligencia. Al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado y apreciado es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, sea asimilada por la inteligencia con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados. Distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.
Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades” (Otamendi, Jorge.
“Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros” (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000).
Susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado o descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes materiales, permitiéndose con ello su archivo en la respectiva oficina de propiedad industrial. Este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88, literal d), de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Esta característica permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del signo, ya que será ello lo que se publicará para que los competidores puedan conocerlo y apreciarlo, pudiendo incluso proceder, si fuere el caso, a efectuar observaciones a su registro como marca. El Tribunal ha manifestado al respecto, que esta característica “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.
Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada” (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías, Marcas, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, Bogotá, p. 77).
De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados. 3.
Signos mixtos El Tribunal considera, para el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, que resulta igualmente necesario para el Juez consultante examinar lo relacionado con el tipo de signos mixtos. Siendo aquellos que se componen por un elemento denominativo y uno gráfico, cabe de manera ilustrativa señalar que: (i) el denominativo utiliza expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual, subdividiéndose en sugestivos (con connotación conceptual referente a la evocación de cualidades o funciones del producto o servicio identificado por la marca), y arbitrarios (que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto o servicio que va a representar); y, (ii) el elemento gráfico es el que se aprecia a través del sentido de la vista, constituido por figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas, pudiendo distinguirse entre los puramente gráficos (que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo), y los figurativos (que despiertan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir).
En los signos mixtos se debe tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239). 4.
Prohibiciones para el registro de un signo como marca: signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales Signos genéricos Los signos genéricos son aquellos que, por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la causal de irregistrabilidad del literal d), artículo 82, de la Decisión 344.
El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel que de manera exclusiva “designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro” (Proceso 17-IP-03, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., de 19 de marzo del presente año).
La dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.
Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca” (Proceso 17-IP-03, ya citado). Respecto a la desaparición de la dimensión genérica de un signo por haber adquirido fuerza distintiva suficiente en relación a los productos o servicios que pretende representar, el Tribunal ha manifestado que: “Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Proceso 02-IP-89, marca: OFERTA, publicado en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989).
Conforme también lo ha expresado el Tribunal, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001).
Signos descriptivos Calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan exclusivamente a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios.
Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado, toda vez que la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación exclusiva entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.
Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la reiterada doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
Signos comunes o usuales Conforme a la disposición contemplada en el artículo 82, literal e), de la Decisión 344, no podrá ser registrado como marca el signo que consista exclusivamente en una indicación, denominación o figura que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en donde ha sido solicitado el registro, sea una designación común o usual de los productos o servicios que pretende amparar.
El profesor Otamendi manifiesta respecto a los signos usuales, que constituyen “ las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 71).
Por su parte, Marco Matías Alemán sostiene que “Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías; ob.cit., p. 84).
Por lo tanto, es una denominación común o usual la que en un determinado país es utilizada para designar o identificar un producto o servicio determinado; por lo que, si un signo —cuyo registro haya sido solicitado como marca— consiste exclusivamente en esa designación común o usual del producto o servicio que va a amparar, no será lo suficientemente distintivo, hallándose prohibido el otorgar indebidamente a su titular un monopolio sobre esa designación común o usual sobre un producto o servicio determinado.
En relación al otorgamiento del registro a esta clase de signos, la doctrina ha manifestado que ello sería “sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos”; señalando como una situación distinta “el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos… son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 77).
Cabe finalmente agregar que “La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico” (Proceso 22-IP-2003, de 9 de abril de 2003, marca: SOFT TAILS). 5.
Marcas evocativas Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio, quien a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los diferenciará de otros.
Cuando una denominación contiene palabras utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiere una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser distintiva en relación con determinados productos o servicios. Los signos evocativos, al constituirse en aquellas ideas o imágenes que se refieren al producto o servicio que representan, utilizando siempre una expresión de fantasía, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca, por lo que pueden ser registrables. 6.
Marcas débiles Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Efectivamente, si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.
Según la doctrina: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Refiriéndose al mismo tema el tratadista Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Las normas sustanciales, o que contemplan el nacimiento de un derecho, no surten efectos retroactivos, siendo aquella que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.
Será aplicable para juzgar sobre la legalidad de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad de un signo como marca, la misma norma sustancial que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado dicho registro marcario. La norma de carácter procesal posterior, de conformidad con la disposición contemplada en el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.
SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia, y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.
TERCERO: Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo, que es aquel que utiliza expresiones acústicas o fonéticas y está formado por una o varias palabras, letras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual; y un elemento gráfico, que se aprecia a través del sentido de la vista, y se constituye mediante figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.
En el tipo de signos mixtos, hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.
CUARTO: Los signos genéricos son aquellos que por su naturaleza, o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. Los signos descriptivos son los que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios que buscan identificar, por lo que no son objeto de registro por cuanto refieren exclusivamente a lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar.
Los signos comunes o usuales son los que en un determinado país donde ha sido solicitado su registro como marca, son utilizados como indicación en el lenguaje corriente o en el uso comercial, de manera usual o común, para designar o identificar los productos o servicios que pretenden distinguir en el mercado; por lo que, al no ser suficientemente distintivos y al estar impedido otorgar indebidamente a su titular un monopolio sobre esa designación común o usual de ese producto o servicio, su registro se encuentra expresamente prohibido.
QUINTO: Las marcas evocativas sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no los describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.
SEXTO: Todo signo registrado como marca, como consecuencia de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.
El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni podrá fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre signos similares.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7275, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO