Año XXI - Número 1102 Lima, 6 de agosto de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 64-IP-2004.- Proceso 65-IP-2004.- Proceso 67-IP-2004.- Pág. Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud proveniente de la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6695-ML. Actor: “LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A.”. Marca: “NEXIS” Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d), h) y l), 83 literales a) y d), 95, 113 literal c) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 114 de la misma Decisión. Actor: FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA LTDA. Marca: “TAPA ROJA”. Proceso interno N° 2000-06370 (6370) Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación de oficio del artículo 81 de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud procedente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 659199-MP. Actor: “LICHTWER PHARMA GMBH.” MARCA: “EUMINT” PROCESO 64-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d), y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud proveniente de la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6695-ML. Actor: “LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A.”. Marca: “NEXIS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta días del mes de junio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por medio de su Magistrado consultante doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: Para nosotros la Patria es América LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. GACETA OFICIAL Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Procurador General del Estado Director Nacional de Propiedad Industrial Tercero interesado: REED ELSEVIER PROPERTIES, INC. 06/08/2004 2.32 de hecho y de derecho de la demanda, expresa que la marca NEXIS ostenta la calidad de notoria, contando con registros en varios países, y que en Perú coexiste con la marca LEGIS en forma pacífica.

Señala que, si bien las marcas enfrentadas se encuentran dentro de la misma Clasificación Internacional, los productos que ambas ofrecen son de distinta naturaleza, por lo que no hay lugar a confusión. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda. LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. impugna la Resolución Nº 973105, de 15 de septiembre de 1999, expedida por Director Nacional de Propiedad Industrial, que rechazó la observación presentada por el actor en contra del registro de la marca NEXIS, para proteger productos comprendidos dentro de la Clase Internacional Nº 9; el accionante fundamenta su observación en que posee el registro de la marca LEGIS en varios Países de la Comunidad Andina.

Agrega que la marca anteriormente registrada es notoria y que por las similitudes que guarda con la marca NEXIS, puede crear confusión en el mercado. 1.3. Contestación a la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, contesta a la demanda, negando los fundamentos de hecho y de derecho en ella establecidos, y ratifica la legalidad de la resolución impugnada por guardar conformidad con la legislación andina y nacional.

Por ser pertinentes dentro del caso planteado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procederá a la interpretación de las normas solicitadas por el consultante, esto es: los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d), y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

DESICIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” El Delegado del Procurador General del Estado comparece a fin de vigilar las actuaciones judiciales en el presente proceso, de conformidad con las disposiciones nacionales pertinentes.

Artículo 82 El Director Nacional de Propiedad Industrial propone como excepciones: la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, expresa que las semejanzas existentes entre las marcas no son susceptibles de inducir al público consumidor a confusión, añade que la marca solicitada es distintiva de modo suficiente y que no existe similitud con la denominación enfrentada, por lo que ratifica la validez de la resolución impugnada. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” El Tercero Interesado contesta a la demanda en los siguientes términos: niega los fundamentos “No podrán registrarse como marcas los signos que: Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para GACETA OFICIAL registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. 06/08/2004 3.32

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: Los requisitos para el registro de marca; prohibiciones al registro de marcas; irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión; reglas para el cotejo de marcas; comparación entre marcas denominativas; notoriedad de la marca. 4.1.

Los requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 establece que los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. En lo referente a la definición de marca el Tribunal, en reiteradas sentencias, ha señalado que: Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “ constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 1 Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” La distintividad es la función principal de la marca y a través de ella, se pueden diferenciar e individualizar los productos o servicios que se encuentran en el mercado, de otros similares de 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. GACETA OFICIAL 06/08/2004 4.32 diferente procedencia; tal característica garantiza el derecho a una libre elección por parte de los consumidores y protege los intereses del titular de la marca. debe tener la posibilidad de describirse materialmente, a fin de que quien la observe se forme una idea del signo, para ello se utilizan diferentes medios como: palabras, figuras, gráficos, etc.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que: Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.” 2 “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”. 3 La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por los sentidos, tal requisito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado.

La marca se define como un bien inmaterial, por ello es necesario que lo intangible se materialice para adquirir una representación externa que pueda ser apreciada por todos. El Tribunal ha manifestado lo siguiente al respecto: “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, como requisito necesario para poder ser registrado como marca ” 4 La susceptibilidad de representación gráfica es el requisito que determina que la marca 2 3 4 Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”.

Artículo de Marcos Matías Alemán. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Pág. 186, 1996. BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág.

27. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso Nº 71IP-2000. Caso: “FUENTE CLARA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 631 del 10 de enero de 2001. “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 5 La descripción material de la marca, permite su publicación y archivo en las respectivas oficinas de Propiedad Industrial. 4.2.

Prohibiciones al registro de marcas. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en numerosas sentencias ha expresado que para que un signo pueda obtener su registro marcario, es fundamental que cumpla con los requisitos de: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, además de no incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83.

Las prohibiciones al registro de marcas contenidas en el artículo 82 son de las denominadas intrínsecas o absolutas, y se presentan cuando el signo es incapaz de cumplir sus funciones de marca según lo determinado por el artículo 81, cabe indicar que a través de tal impedimento se protege de modo principal el interés de los consumidores; la segunda clase de prohibiciones, son las llamadas relativas, y están contenidas en el artículo 83, donde se hace referencia al impedimento de registrar signos que afecten el derecho de terceras personas.

El literal a) del artículo 83, de la Decisión 344, establece una prohibición dirigida a proteger el derecho de terceros, que pueden ser titulares o previos solicitantes de un registro marcario, la norma claramente establece que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para 5 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág.

77. GACETA OFICIAL su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para esos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En el literal d) del citado artículo, se ofrece protección a la marca notoria, al establecer la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se aspira a registrar sea confundible con una notoriamente conocida. 06/08/2004 5.32 do similar o idéntico; la similitud depende de la coincidencia en las raíces o terminaciones y de la identidad en la sílaba tónica en las denominaciones comparadas; la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas debido a su parecido conceptual.

Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.” 6 4.3.

Irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión. La prohibición de registro de la marca, contenida en el citado literal a) del artículo 83, no exige que de manera efectiva se produzca confusión entre los consumidores, sino que es suficiente con la sola existencia del riesgo de que suceda. Bercovitz, expresa que: “Cabe distinguir tres supuestos en que puede producirse riesgo de confusión sin que exista doble identidad de signos y productos o servicios.

Estos supuestos son los siguientes: El titular de la marca, posee el derecho exclusivo de uso sobre ésta, por lo que se encuentra facultado por la ley, para presentar observaciones en contra de registros que generarían confusión con su marca; puede oponerse además, a los actos administrativos emitidos por la Oficina Nacional Competente que atenten contra sus derechos.

La identidad o semejanza existente entre los signos en disputa, puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, en la que el comprador adquiere un producto determinado en la creencia de que está comprando otro; y la indirecta, se produce cuando el consumidor atribuye, en forma errada, un origen empresarial común, a productos o servicios de distinto origen empresarial.

La similitud marcaria puede presentarse en los aspectos: ortográfico, fonético o ideológico; la similitud ortográfica existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más evidente; la similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados emiten un soni- - signos idénticos para productos o servicios semejantes. - signos semejantes para productos o servicios idénticos. - signos semejantes para productos o servicios también semejantes.” 7 En relación con este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que la norma comunitaria: “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la mar6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02-IP-2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en Gaceta Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 804 del 11 de junio del 2002. BERCOVITZ Alberto. “APUNTES DE DERECHO MERCANTIL”. Cuarta Edición. Editado por Thomson Aranzadi. España. 2003. Pág. 476. GACETA OFICIAL ca pueda inducir al público consumidor a error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 14-IP-96 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en G.O. A.C. Nº 363 de 11 de agosto de 1998, caso “PROMOFERIAS”).” 8 4.4. Reglas para el cotejo de marcas. Comparación entre marcas denominativas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias de sus sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar el riesgo de confusión que puede generarse entre las marcas, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) 06/08/2004 6.32 visión total de todos los factores integrantes de la marca, con el fin de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.

Debe emplearse el método de cotejo sucesivo en la comparación de marcas; no cabe el análisis simultáneo ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Para determinar la similitud existente entre las marcas es importante observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, las palabras pueden provenir, tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados entorno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” La regla más importante, aplicada en el cotejo de todo tipo de marcas, es la que señala que la comparación debe realizarse a través de una visión global o de conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para efecto de establecer similitud, es decir, se debe procurar tener una “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 3-IP2002. Marca: “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza 8 GACETA OFICIAL y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 9 06/08/2004 7.32 gencia de probar la notoriedad de la marca y para ello se han establecido criterios para determinar tal condición. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los siguientes términos sobre el tema: El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

“Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: 4.5. Notoriedad de la marca. y Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. Se define a las marcas notorias como “aquéllas que son ampliamente conocidas en el sector del mercado a que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas.” 10 Gozan de una especial protección, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes. y Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. y Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

Alberto Casado Cerviño indica que: “ el titular de la marca notoria deberá gozar de una cierta protección reforzada, proporcional a la notoriedad adquirida, que le proteja en cierta medida frente a los intentos de terceros desaprensivos de aprovecharse del esfuerzo económico y empresarial del titular del signo anterior y del prestigio que la marca haya podido obtener en el mercado.” 11 La prohibición de registrar el signo que constituya la reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial de una marca notoria, se aplica con el propósito de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio. y Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 12 Con fundamento en las consideraciones anteriores, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El reconocimiento de la notoriedad de la marca no se fundamenta en la sola afirmación de tal circunstancia por parte de quien desea hacerla valer, sino que será necesario que el interesado demuestre mediante prueba hábil la referida calidad ante la Autoridad Nacional Competente. El artículo 84 de la Decisión 344, plantea la exi9 10 11 FERNÁNDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. BERCOVITZ Alberto. “APUNTES DE DERECHO MERCANTIL”. Cuarta Edición. Editado por Thomson Aranzadi. España. 2003. Pág. 495. CASADO Cerviño Alberto. “DERECHO DE MARCAS Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES”. Editorial Tecnos. Madrid 2000. Pág. 64. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro.

Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

SEGUNDO: La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 22IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. GACETA OFICIAL medio de protección al empresario y al público consumidor.

Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error.

TERCERO: Las prohibiciones al registro de marcas, pueden ser de carácter absoluto o relativo; al primer grupo, pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca; las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros, que se pudieran ver afectados por la concesión del registro de nuevos signos como marca.

CUARTO

QUINTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna.

Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 06/08/2004 8.32 SEXTO: Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

Empero para que esta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6695-ML., deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 06/08/2004 9.32 PROCESO 65-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d), h) y l), 83 literales a) y d), 95, 113 literal c) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 114 de la misma Decisión. Actor: FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA LTDA. Marca: “TAPA ROJA”. Proceso interno N° 2000-06370 (6370). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los treinta días del mes de junio del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de junio del presente año, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 23 de junio del 2004. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado en el proceso, al señor CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA LTDA., solicita se declare la nulidad de la Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, Nº 06687, de 13 de abril de 1998, mediante la cual la mencionada Dependencia concedió registro como marca para la denominación “TAPA ROJA”, solicitado por el señor CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional 33. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 20 de junio de 1997, el señor CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO presentó solicitud para obtener registro de la denominación “TAPA ROJA”, como marca destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El 29 de septiembre del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 451. - El 13 de abril de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, no habiendo sido presentada ninguna observación a esa solicitud, emitió la Resolución Nº 06687, por medio de la cual concedió registro para la marca “TAPA ROJA”. - La firma, FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA LTDA., solicitó, posteriormente, la cancelación de dicho registro, argumentado que con anterioridad ha sido propietaria del signo y de los nombres y enseñas comerciales “AGUARDIENTE TAPA ROJA”. 1 Clase 33.- Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

GACETA OFICIAL b) Escrito de demanda La sociedad FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA LTDA., domiciliada en la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, Colombia, manifiesta por intermedio de apoderado, que el señor CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO presentó solicitud para el registro de la denominación “TAPA ROJA”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 33, respecto de la cual la aludida Superintendencia concedió el registro solicitado, por medio de Resolución Nº 06687, de 13 de abril de 1998.

Expresa que la mencionada Superintendencia, al emitir la resolución impugnada, “…no realizó el examen de fondo de la solicitud de registro de la misma como lo prevé el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de lo contrario, se habría percatado de la pre-existencia de la licencia permanente que la misma Superintendencia le había concedido a la actora en el año de 1989 para la fabricación del producto ‘AGUARDIENTE TAPA ROJA’.”.

Sostiene su impugnación acerca de la aludida Resolución, afirmando que la FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA LTDA. “…tiene legítimo interés para demandar ya que desde hace más de treinta años, se ha identificado en el mercado con el signo distintivo TAPA ROJA, fabricando y comercializando, entre otros productos, el aguardiente y el aperitivo, marcados igualmente con el signo TAPA ROJA, haciéndolo pública y notoriamente conocido mediante la inversión de ingentes cantidades de trabajo y dinero en propaganda.

Así, de mantenerse la validez de los actos administrativos que concedieron el registro marcario de este signo y le atribuyeron la facultada a CASTRO RESTREPO de oponerse a que sea usado por la accionante, aquél se enriquecería injustamente y ésta perdería su cuantiosa inversión y su actividad comercial se vería gravemente perjudicada. Pero el perjuicio no sería solamente para la Fábrica de licores del Tolima y sus trabajadores, sino para la comunidad tolimense en general, a cuya salud y educación destina preferentemente las rentas que genera en ejercicio del monopolio de licores de acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política.”.

Argumenta la violación del artículo 113, literal c) de la Decisión 344, por considerar que “de su 06/08/2004 10.32 interpretación sistemática y teleológica, se deduce que los registros no deben obtenerse de mala fe y que la consecuencia de ello es la anulabilidad de los actos administrativos que los otorguen.” Asevera que “…es evidente que la obtención de registro de la marca en comento por parte del señor CASTRO RESTREPO lo fue de mala fe, puesto que, de los hechos anteriormente expuestos, se desprende que éste tenía conocimiento de que la FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA venía distinguiendo tanto sus productos como establecimientos de comercio con la marca TAPA ROJA además de venir utilizándola pública y notoriamente, desde el año 1965, no sólo en el Departamento del Tolima sino en gran parte del territorio nacional.”.

Aduce la violación del artículo 83 en sus literales a) y d) al expresar que su marca ha sido utilizada, no sólo como marca sino como nombre y enseña comerciales, además de haber sido reconocida su notoriedad; así como que había obtenido el registro de la marca TAPA ROJA, con anterioridad a la presentación de la solicitud con el mismo fin por parte del señor Carlos Augusto Castro Restrepo.

Respecto a la violación del artículo 82 literal h) argumenta, que “…el acto de conceder el registro de la marca en cita a un tercero, implica inducir en engaño al público y a los medios comerciales, puesto que estos tienen la convicción de que los productos alcohólicos distinguidos con el signo TAPA ROJA … son aptos para el consumo … con fundamento en que toda la calidad de sus productos se encuentra avalada por la misma Superintendencia…”.

Expone, adicionalmente, la violación del literal d) del mismo artículo, referente a las causales de irregistrabilidad que la norma consagra en lo relativo “al lugar de origen”, aduciendo que se desconoció la notoria asociación de la marca con la Fábrica de Licores del Tolima, el Departamento del Tolima o el aguardiente fabricado por el mismo.

En cuanto a la violación del literal l) del aludido artículo 82, sostiene que con el registro de la marca ha sido vulnerada dicha norma, en lo correspondiente a la “…reproducción de documentos mercantiles utilizados por la accionante para distinguir, promocionar y, en general, comercializar el aguardiente que produce”. GACETA OFICIAL 06/08/2004 11.32 Plantea la violación también del artículo 81, señalando que la función de distintividad “…no se evidencia por tratarse de signos evidentemente idénticos”. considera que “…no son aplicables al presente caso, como quiera que la marca en estudio no se encuentra actualmente registrada por no haberse renovado su registro.”.

En torno a la violación del artículo 128 de la misma Decisión, manifiesta que la Superintendencia no tomó en cuenta el criterio consistente en la “…no exigencia de aplicación de las normas protectoras respecto de los nombres y enseñas comerciales que tiene que conocer…”, alegando el desconocimiento deliberado por parte de dicha Dependencia, respecto de la utilización del signo TAPA ROJA por la actora.

En cuanto a la violación del artículo 113 literal c) de la misma Decisión, referente a la mala fe, expresa que “…ello no se encuentra probado en la actuación de la vía gubernativa.”. En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia pronunciada por este Tribunal en los procesos 26-IP-96, 35-IP-98 y 38-IP-99. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Concluye señalando que la violación referida del artículo 128 tampoco se ha producido y, que la demandante “…incurre en confusión conceptual sobre las nociones de nombre comercial y signos distintivos…”. El señor Carlos Augusto Castro Restrepo, en calidad de tercero interesado, contesta la demanda por intermedio de apoderado, expresando que “…la actuación surtida por la Superintendencia se ciñó a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Proceso 20-IP-97) y a las normas comunitarias e internas aplicables para tal efecto, sin que durante el trámite de la misma se hubiese presentado oposición alguna.”.

Sostiene la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, manifiesta que en sus actuaciones “no ha incurrido en violación de normas de carácter superior contenidas en la Constitución Nacional, en el código contencioso administrativo (sic), en el código de comercio (sic) y en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Sostiene que “el registro que le fuere concedido, lo fue, sin que se encontrara registrada otra marca idéntica o similar, siendo por ello plenamente legítimo, toda vez que la Fábrica demandante no acreditó ser titular legítima de marca con el mismo nombre; y, finalmente, teniendo en cuenta que contra el registro de dicha marca fue ejercitada la acción aludida, la cual fue denegada por la no acreditación mencionada por parte de la demandante…”.

Fundamenta sus actuaciones refiriendo jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 4-IP-94, 8-IP-95 y 1-IP-95, relacionada con el uso exclusivo de la marca, así como respecto a la caducidad por falta de renovación de un registro, remitiéndose al proceso 9-IP-94. Afirma, respecto a la mala fe argumentada por la demandante, que “…en ningún momento su representado ha actuado de mala fe, ni abusado del derecho de quien solicita el registro de una marca, respecto de la cual ha operado la caducidad por falta de renovación oportuna”.

Acerca de los argumentos sobre violación de los artículos 81 y 82 literales d), h) y l) de la Decisión 344, manifiesta que “carecen de asidero legal las argumentaciones expuestas por la demandante … toda vez que, dicho registro, tuvo lugar previo cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas legales para ello…”. Al referir la supuesta violación del artículo 128 aduce que “no sea tomada en cuenta ya que no se probó el simple uso, ni el uso del signo ‘TAPA ROJA’ como nombre comercial por parte de la actora”.

Respecto de la violación del artículo 83, en los literales aludidos como causales de irregistrabilidad y, en lo atinente a derechos de terceros, Respecto de la violación del artículo 82, en sus literales d) y l), expresa que “conforme con las disposiciones consagradas en las mismas, el signo en cuestión no constituye signo descriptivo o la reproducción de distintivos oficiales.” GACETA OFICIAL Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 06/08/2004 12.32 CONSIDERANDO: de la misma Decisión, referente a la caducidad de un registro por falta de renovación del mismo, materia que ha sido considerada dentro de la controversia suscitada en este caso.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base, según así se expresa, en lo dispuesto por el artículo 33 inciso segundo de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, aprobatoria de la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la mencionada Comunidad.

No obstante que la respectiva solicitud no ha sido estructurada en aplicación exacta del procedimiento fijado por el artículo 125 del Estatuto del Organismo, se aprecia que aquélla, en términos generales, se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por esa norma, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las disposiciones cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 0755, de 20 de mayo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d), h) y l), 83 literales a) y d), 95, 113 literal c) y, 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual a este Tribunal le corresponde atender el requerimiento en los términos formulados, por constatar que la solicitud referente al registro de la marca TAPA ROJA ha sido presentada el 20 de junio de 1997, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.

Considera este Tribunal, por otro lado, la conveniencia de interpretar, de oficio, el artículo 114 DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” (…) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” (…) “l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;” GACETA OFICIAL 06/08/2004 13.32 (…) (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” (…) “c) El registro se haya obtenido de mala fe.” “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

“2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” “Artículo 114.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. “Asimismo será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.” (…) “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” GACETA OFICIAL

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de 06/08/2004 14.32 palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Irregistrabilidad de signos que indiquen lugar de origen El artículo 82 literal d) de la Decisión 344 considera que no son objeto de registro como marca los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

Así mismo, esta norma comunitaria prohíbe expresamente el registro de signos que consistan exclusivamente en la designación de un lugar de origen. La prohibición se establece por cuanto las denominaciones que indican un lugar de origen, son generalmente empleadas por los habitantes de ese lugar y, por lo tanto, pueden ser utilizadas por todos los empresarios asentados en la localidad o zona geográfica para anunciar la procedencia territorial del producto, lo cual consta como una información adicional del producto hecha en el envase, envoltura, propaganda, etc., más no se puede pretender utilizar exclusivamente y a título de marca una denominación geográfica o de origen para identificar los productos o los servicios de una empresa determinada.

Si el examinador advierte al momento de realizar el análisis de la marca solicitada para registro, que se trata de la denominación de un lugar de origen o geográfico, no puede conceder tal GACETA OFICIAL 06/08/2004 15.32 registro, puesto que si se lo adjudica, dicho acto tendría consecuencias injustas sobre el resto de empresarios de la misma región, impidiéndose el uso de una indicación de procedencia de un producto o de un servicio respecto de los cuales tienen también derecho, al tiempo, obviamente, de violentar el ordenamiento jurídico andino. otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

Al respecto este Tribunal ha sostenido: El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. 3 “…Las denominaciones de origen, en cambio, están constituidas por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien, cualidades y características exclusivas relativas al ambiente geográfico, a factores naturales o humanos de la región en que es producido el bien.

“La utilización de denominaciones de origen, con relación a productos naturales agrícolas, artesanales o industriales, queda en consecuencia reservada, exclusivamente, para los productores, fabricantes y artesanos de la localidad o región evocada por dicha denominación de origen.” 2 En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Organismo ha manifestado, adicionalmente: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de 2 Proceso 18-IP-99, sentencia de 25 de agosto de 1999, G.O. Nº 774, de 19 de marzo del 2002.

Marca: “CALIFRUT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor”. 4 3 4 Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995;

G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166. Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/08/2004 16.32 Irregistrabilidad de signos que reproduzca una documentación mercantil

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO El literal l) del artículo que se analiza determina que no podrán ser registrados como marcas, los signos que: “…reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;” La identidad y la semejanza El caso que nos ocupa y que es materia de la interpretación, involucra aseveraciones hechas por la parte actora la cual manifiesta, entre sus fundamentaciones, que el comerciante propietario de la marca “TAPA ROJA”, reproduce documentos mercantiles utilizados por la FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA, para distinguir, promocionar y, en general, comercializar el aguardiente que produce; actos que expresa han sido realizados con el afán de utilizar la fama que a esa marca le ha dado la FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA, así como, de enriquecerse injustamente cobrando por la licencia de uso de la marca, para cuyo valor comercial no ha contribuido en nada.

El actual titular de la marca “TAPA ROJA”, como consecuencia de la expedición de la Resolución Nº 06687, de 13 de abril de 1998, sostiene por su lado, que “…el hecho de que una licencia de fabricación pueda ser expedida con el carácter de permanente, no significa que nunca más dejará de ser explotada o que mediante la misma se adquiera un derecho ad infinitud y menos sobre la marca del producto para la cual se concede.

(No se pierda de vista que la única forma en que se adquiere el derecho al uso exclusivo de una marca es mediante su registro ante la Oficina Nacional Competente, el cual debe ser renovado por períodos sucesivos de 10 años, so pena de que opere la caducidad del mismo de pleno derecho).”. Sobre esta materia, a la Instancia Jurisdiccional Consultante le corresponderá determinar, si las situaciones aducidas por la actora caen en el ámbito de las prohibiciones para el registro de marcas expresamente establecidas por el literal l) del artículo 82 de la Decisión 344 o, si aquéllas corresponden a actos cometidos por el titular del registro del signo, con posterioridad a ese otorgamiento.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Reglas para realizar el Cotejo Marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 6. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componen- 06/08/2004 17.32 tes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7

7. LA MARCA NOTORIA El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los sig7 6 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL nos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Si bien este literal establece tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado tal como lo establece el artículo 84 de la misma Decisión, cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 8 Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

Corresponde al juez consultante poner especial cuidado en determinar las similitudes presentadas, tomando en cuenta que la confusión puede presentarse en los tres campos: el gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual, ya referidos anteriormente.

8. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO MARCARIO El Derecho Comunitario, Decisión 344 en este caso, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedi- 8 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998.

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 06/08/2004 18.32 miento determinado en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344. Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

El artículo 93 de la misma, establece que luego de realizada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de las pretensiones contenidas en la respectiva solicitud, pueden oponerse a ella mediante la formulación de observaciones, las cuales deben ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación. Una vez recibida la observación, a la Autoridad Nacional Competente le corresponde examinar si cumple los requisitos exigidos y, acto seguido, notificar al solicitante para que defienda sus pretensiones y ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorgue para ello.

Cumplido dicho plazo y tal como lo establece el artículo 95 de la Decisión 344, “la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

La función conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario a la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo GACETA OFICIAL libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los correspondientes registros.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas o a los nombres comerciales en conflicto.

9. LA NULIDAD DEL REGISTRO POR MALA FE Nulidad del registro marcario El Tribunal, al interpretar el artículo 113 de la Decisión 344, ha sostenido que la acción de nulidad del registro de una marca sólo puede ser adelantada, en el caso de los particulares, a instancia de “parte interesada”, es decir, que el accionante debe tener un interés jurídicamente protegido, cuya vulneración le hubiera afectado de manera particular.

Ha expresado al respecto, que la nulidad de un acto administrativo: “normalmente procede contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de la marca;

Obviamente, el ejercicio de esos recursos –el administrativo y el subsiguiente judicial-, incluido el trámite del ‘agotamiento de la vía administrativa’ estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional”. 9 9 Proceso 28-IP-95, marca: “CANALI” y ratificados en el Proceso 20-IP-99, marca: “SUMMER JUICE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 06/08/2004 19.32 Causales para intentar la nulidad del registro El mencionado artículo de la Decisión 344 determina, que procede decretar la nulidad del registro en virtud de la acción de nulidad, cuando se presente una o varias de las siguientes causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe.” El principio de la buena fe en el registro de marcas El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.

El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe, es sancionado por el régimen jurídico con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por élla. Así, el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 erige en causal de nulidad el hecho de haber obtenido un registro marcario infringiendo el principio de la buena fe, conducta infractora que GACETA OFICIAL para el caso se tipifica en la realización de una cualquiera de las acciones previstas en la norma comentada o de cualesquiera otras que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o irregular, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal.

Corresponde en todo caso al juez o a la autoridad competente, analizar la situación concreta a los efectos de determinar si en el contenido del literal c) del artículo 113, cabe la conducta realizada por el agente o si ésta es susceptible de incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe.

La parte final del artículo 113 dispone, por otro lado, que “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”, lo cual equivale a decir que se trata de opciones judiciales imprescriptibles en el tiempo y por lo tanto el derecho para su interposición no caduca.

10. LA CADUCIDAD DE UN REGISTRO La Decisión 344 se refiere a la caducidad del registro de la marca en los artículos 99, 100 y 114; según esas normas, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la oficina nacional competente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, dentro del período de gracia previsto en los artículos 99 y 114; o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro conforme lo determina el inciso segundo también del artículo 114.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 99 de la Decisión 344, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro de la marca permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo disponen las legislaciones de los Países Miembros. 06/08/2004 20.32 En consecuencia con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.

Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales dispuestas en el artículo 114 citado. Si aquélla se produjo por falta de renovación, y el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 99, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”, según el tenor literal del artículo 100 de la Decisión 344.

En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto, y precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”. 10

11. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCION Los nombres comerciales Este Organismo ha expresado que “…un nombre comercial identifica a una persona natural o 10 Proceso No. 09-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995. Marca: “DIDA”. En G. O. C. No. 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/08/2004 21.32 “Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro”. 12 jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.” 11 En el caso de los nombres comerciales, la protección de éstos puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquella de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. Se concluye por tanto, que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca.

El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

Este Organo Comunitario ha manifestado al respecto: “La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro.

En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada?. Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea. 11 Proceso 13-IP-2003, sentencia de 30 de abril del 2003.

G.O. Nº 947, de 16 de julio del 2003; marca: “XTEP mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

No son registrables como marcas las denominaciones que se refieren a lugares geográficos, ya que su uso es común para la colectividad y no puede ser de uso exclusivo de un particular a título de marca, de acuerdo a lo establecido por el artículo 82 literal d) de la mencionada Decisión. 3. Según lo determina el artículo 82 literal h) de aquélla, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 12 Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999.

G.O. Nº 490, de 4 de octubre de 1999; marca: “FAIRBANKS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 4. No puede ser registrado como marca, el signo que reproduzca, entre otros elementos, documentos mercantiles, según así lo determina el literal l) del artículo 82 de la Decisión 344. 5. Tampoco son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8.

No podrá ser registrado un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de los servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 9.

La Oficina Nacional Competente debe necesariamente llevar a cabo el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Di- 06/08/2004 22.32 cho examen debe ser realizado aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, emita la Oficina Nacional Competente sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 10.

La acción que sea ejercida con el objeto de lograr la anulación de un registro de marca, no está sometida a caducidad en la legislación comunitaria andina, por lo que puede ser intentada en cualquier tiempo. La anulación de un registro constituye un trámite netamente jurisdiccional que corresponde ser llevado a cabo de oficio o a petición de parte interesada. 11.

La caducidad del registro genera para el titular de la misma, la pérdida de todo derecho respecto de la marca. El registro caducado deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. 12. Según lo establece el artículo 128, en el caso de que la legislación interna de un País Miembro contemple un sistema de registro para los nombres comerciales, se aplicarán para ese objeto las normas que respecto de las marcas establece la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto pueda haber determinado el respectivo País. Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial y, también, servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva.

La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2000-06370 (6370), GACETA OFICIAL 06/08/2004 23.32 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 67-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación de oficio del artículo 81 de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud procedente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6591-99-MP. Actor: “LICHTWER PHARMA GMBH.” MARCA: “EUMINT”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta días del mes de junio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por medio del doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: LICHTWER PHARMA GMBH. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Procurador General del Estado. Director Nacional de Propiedad Industrial. Tercero interesado: Laboratorios MEDIHEALTH S.A. 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda. La sociedad LICHTWER PHARMA GMBH. impugnó el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 972242, emitida por le señor Director Nacional de Propiedad Industrial, por medio del cual se niega la solicitud del registro de la marca EUMINT con fundamento en la observación formulada por el titular de la marca EUMED. El actor manifiesta que la denominación solicitada EUMINT, no presenta semejanzas capa- GACETA OFICIAL ces de producir confusión con respecto de la marca EUMED, ya que de modo evidente existe entre ellas suficiente diferencia fonética, se agrega, que la sílaba tónica en cada una de las denominaciones en conflicto es totalmente diferente, (MED y MINT) por ello se puede concluir que las marcas EUMED y EUMINT no son susceptibles de generar confusión. Agrega que para la comparación entre las marcas se debe obedecer a una visión de conjunto o general, sin fraccionarlas para comparar sus partes aisladamente. 1.3.

Contestación de la demanda. 06/08/2004 24.32 semejanza entre ellas puede no sólo causar confusión, sino también generar una errónea asociación entre productos. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Corresponde interpretar los artículos 83 literal a) y 95 solicitados por el consultante y de oficio por ser pertinente dentro del caso planteado, el artículo 81 de la Decisión 344.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, contesta a la demanda, negando los fundamentos de hecho y de derecho en ella establecidos, y ratifica la legalidad de la resolución impugnada por guardar conformidad con la legislación andina y nacional.

Artículo 81 El Delegado del Procurador General del Estado comparece a fin de vigilar las actuaciones judiciales en el presente proceso, de conformidad con las disposiciones nacionales pertinentes. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” El Director Nacional de Propiedad Industrial propone como excepciones: la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, expresa que entre las marcas enfrentadas EUMED y EUMINT existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público consumidor a confusión, añade que la marca solicitada EUMINT es la reproducción parcial del signo de propiedad de quien la observa.

Debe mencionarse además que las denominaciones enfrentadas protegen productos similares y comprendidos dentro de la misma clase en la Clasificación Internacional, por lo que el riesgo de confusión es mayor. El Tercero Interesado manifiesta que su observación al registro de la marca EUMINT se fundamentó, en la titularidad que ostenta sobre la marca EUMED, registrada en el Ecuador en 1994, para distinguir productos comprendidos dentro de las clases tres y cinco de la Clasificación Internacional de Niza.

Señala que entre las marcas EUMINT y EUMED, existen extremas semejanzas que impedirían su coexistencia pacífica en el mercado, y que la “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

GACETA OFICIAL Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su tratado. 06/08/2004 25.32 Los requisitos para que un signo pueda registrarse como marca, según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, a más de cumplir los mencionados requisitos, es indispensable que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

En sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado sobre la marca lo siguiente: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.” 2 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión; reglas para el cotejo de marcas; comparación entre marcas denominativas; observaciones al registro de marca; partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas. De inicio es importante realizar algunas consideraciones doctrinarias a fin de aclarar lo relativo a la definición de la marca. “ Breuer Moreno define a la marca como “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola” ( ) “ la marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro ” La distintividad.

Es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofrecen en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta condición de la marca, el consumidor puede realizar fácilmente la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Jorge Otamendi sobre la distintividad expresa que: “El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes ( ) “ es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.” 1 1 BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14. 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786 de 24 de abril del 2002. GACETA OFICIAL 06/08/2004 26.32 pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.” 3 del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 6 La perceptibilidad.

En numerosas sentencias se ha acogido el criterio expresado por el profesor Otero Lastres, en el sentido de que “ todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum) ” 4.

La perceptibilidad de la marca, implica que un signo sea aprehendido por quien lo observe, lo que permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado. Fernández Novoa sobre este aspecto explica que: 4.2. Irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión. La prohibición de que signos confundibles puedan ser registrados como marcas, busca construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicio que desea adquirir, además a través de dicha restricción, se protege el derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.

Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado” 7 “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 5 Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo que se pretenda registrar como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese. La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad. Es evidente que la falta de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede provocar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado al respecto: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea 3 4 5 OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230. OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ”. Año XLVII – Nº 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202. FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS. 6 7 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS”.

Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77. BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 GACETA OFICIAL productos pueden provenir de empresas diferentes”. 8 “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. 9 El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de aquellos signos que afecten el derecho de terceros de conformidad con la normativa comunitaria; en este sentido, se establece el impedimento de registro de los que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios; o para aquéllos respecto de los cuales puedan inducir al público consumidor a error.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta; la primera conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la posibilidad de existencia de un cierto nexo entre los productos o servicios; la confusión indirecta se caracteriza porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de 8 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11 de agosto de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de noviembre del 2000. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de noviembre del 2002. 06/08/2004 27.32 sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, depende, principalmente de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones; a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 4.3. Reglas para el cotejo de marcas.

Comparación entre marcas denominativas. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos en conflicto se deben observar las siguientes reglas, a fin de determinar si existe similitud o identidad capaz de causar confusión en los consumidores. “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjun- GACETA OFICIAL to de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas”. 06/08/2004 28.32 todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual.

En sentencias anteriores se ha manifestado que: “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio”. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo”.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina”.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario”. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 La marca denominativa se conforma por una palabra o conjunto de palabras, que forman un 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de julio del 2000. Proceso Nº 46-IP2000. Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 594 de 21 de agosto del 2000. “La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje.” 11 El cotejo entre marcas denominativas debe efectuarse atendiendo a los criterios establecidos por la doctrina para toda clase de marcas, es importante empezar con una visión global o de conjunto, observando la totalidad de los elementos que integran a las marcas.

Es indiscutible la semejanza cuando la sílaba tónica contenida en las denominaciones comparadas, es idéntica, ocupa la misma ubicación o resulta difícil de distinguir; además la similitud existe, cuando en la comparación se detecta el mismo orden en la sucesión de las vocales que conforman las palabras, ya que tal situación es un factor determinante para fijar la sonoridad de las palabras.

Es importante determinar “la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 12 En la comparación de marcas denominativas es importante determinar los distintos niveles de similitud que pueden presentarse en los aspectos ortográfico fonético o ideológico. 4.4.

Observaciones al registro de marca. Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán 11 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786 de 24 de abril del 2002. FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL formular las observaciones que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, a partir de la fecha de publicación. De haberse presentado observaciones, la oficina nacional competente deberá notificar al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, agotado el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o no, del registro.

En el caso de no haber surgido observaciones provenientes de terceros, una vez vencido el plazo establecido en el artículo 93, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o denegatoria del registro.

El artículo 95 manifiesta que la concesión o denegatoria del registro de marca será notificada al peticionario a través de resolución debidamente motivada; la doctrina manifiesta que todo acto proveniente de la autoridad pública debe ser motivado, esto quiere decir, que se deben expresar los motivos que influyeron para que el órgano emisor se pronuncie en uno u otro sentido, para ello se deben tomar en consideración las normas legales y los hechos que precedieron a la expedición de un acto.

La motivación es un elemento sustancial de todo Acto Administrativo y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto; en materia de propiedad industrial, la Decisión 344 señala que todo acto referente a la concesión o denegación del registro de marcas, deberá comunicarse al interesado a través de resolución debidamente motivada. 06/08/2004 29.32 raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, cabe indicar que al realizar el examen comparativo, no deben considerarse las partículas de uso general o común, a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, en el caso presente por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía de la marca.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) En razón de lo expuesto, corresponde a la Alta Jurisdicción Nacional Consultante determinar si la resolución que se impugna se ciñe o no, en esta materia, a las exigencias de la norma comunitaria. 4.6.

Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha GACETA OFICIAL 06/08/2004 30.32 signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 13 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” 14 SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia; por ello no hay lugar al registro de una marca, cuando su similitud con otro signo registrado anteriormente, puede generar confusión para el público consumidor y para el sector competitivo del mercado.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

CUARTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

QUINTO: Para conceder o negar una solicitud de registro, la Oficina Nacional Competente debe cumplir con el procedimiento establecido por la normativa comunitaria realizando el examen de fondo y de forma, se deberán analizar las observaciones en caso de ser presentadas, para finalmente concluir emitiendo una resolución debidamente motivada.

SEXTO: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: 13 14 Para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 y además el OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. GACETA OFICIAL que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 06/08/2004 31.32 neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6591-99MP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Ge- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 06/08/2004 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú