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PROCESO 67-IP-2004CAN · Interpretaciones prejudiciales2004-08-06

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LOS ARTÍCULOS 83 LITERAL a) Y 95 DE LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA E INTERPRETACIÓN DE OFICIO DEL ARTÍCULO 81 DE LA DECISIÓN 344, CON FUNDAMENTO EN LA SOLICITUD PROCEDENTE DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. EXPEDIENTE INTERNO Nº 6591-99-MP. ACTOR: “LICHTWER PHARMA GMBH.” MARCA: “EUMINT”.

PROCESO 67-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación de oficio del artículo 81 de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud procedente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6591-99-MP. Actor: “LICHTWER PHARMA GMBH.” MARCA: “EUMINT”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta días del mes de junio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por medio del doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: LICHTWER PHARMA GMBH. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Procurador General del Estado. Director Nacional de Propiedad Industrial. Tercero interesado: Laboratorios MEDIHEALTH S.A. 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda. La sociedad LICHTWER PHARMA GMBH. impugnó el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 972242, emitida por le señor Director Nacional de Propiedad Industrial, por medio del cual se niega la solicitud del registro de la marca EUMINT con fundamento en la observación formulada por el titular de la marca EUMED. El actor manifiesta que la denominación solicitada EUMINT, no presenta semejanzas capaces de producir confusión con respecto de la marca EUMED, ya que de modo evidente existe entre ellas suficiente diferencia fonética, se agrega, que la sílaba tónica en cada una de las denominaciones en conflicto es totalmente diferente, (MED y MINT) por ello se puede concluir que las marcas EUMED y EUMINT no son susceptibles de generar confusión. Agrega que para la comparación entre las marcas se debe obedecer a una visión de conjunto o general, sin fraccionarlas para comparar sus partes aisladamente. 1.3.

Contestación de la demanda. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI, contesta a la demanda, negando los fundamentos de hecho y de derecho en ella establecidos, y ratifica la legalidad de la resolución impugnada por guardar conformidad con la legislación andina y nacional. El Delegado del Procurador General del Estado comparece a fin de vigilar las actuaciones judiciales en el presente proceso, de conformidad con las disposiciones nacionales pertinentes.

El Director Nacional de Propiedad Industrial propone como excepciones: la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, expresa que entre las marcas enfrentadas EUMED y EUMINT existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público consumidor a confusión, añade que la marca solicitada EUMINT es la reproducción parcial del signo de propiedad de quien la observa.

Debe mencionarse además que las denominaciones enfrentadas protegen productos similares y comprendidos dentro de la misma clase en la Clasificación Internacional, por lo que el riesgo de confusión es mayor. El Tercero Interesado manifiesta que su observación al registro de la marca EUMINT se fundamentó, en la titularidad que ostenta sobre la marca EUMED, registrada en el Ecuador en 1994, para distinguir productos comprendidos dentro de las clases tres y cinco de la Clasificación Internacional de Niza.

Señala que entre las marcas EUMINT y EUMED, existen extremas semejanzas que impedirían su coexistencia pacífica en el mercado, y que la semejanza entre ellas puede no sólo causar confusión, sino también generar una errónea asociación entre productos. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Corresponde interpretar los artículos 83 literal a) y 95 solicitados por el consultante y de oficio por ser pertinente dentro del caso planteado, el artículo 81 de la Decisión 344.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su tratado. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión; reglas para el cotejo de marcas; comparación entre marcas denominativas; observaciones al registro de marca; partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas. De inicio es importante realizar algunas consideraciones doctrinarias a fin de aclarar lo relativo a la definición de la marca. “ Breuer Moreno define a la marca como “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola” ( ) “ la marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro ” ( ) “ es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.” [1] Los requisitos para que un signo pueda registrarse como marca, según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, a más de cumplir los mencionados requisitos, es indispensable que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

En sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado sobre la marca lo siguiente: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.” [2] La distintividad.

Es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofrecen en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta condición de la marca, el consumidor puede realizar fácilmente la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Jorge Otamendi sobre la distintividad expresa que: “El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.” [3] La perceptibilidad.

En numerosas sentencias se ha acogido el criterio expresado por el profesor Otero Lastres, en el sentido de que “ todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum) ” [4].

La perceptibilidad de la marca, implica que un signo sea aprehendido por quien lo observe, lo que permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado. Fernández Novoa sobre este aspecto explica que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” [5] Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo que se pretenda registrar como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese. La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad. Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[6] 4.2.

Irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión. La prohibición de que signos confundibles puedan ser registrados como marcas, busca construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicio que desea adquirir, además a través de dicha restricción, se protege el derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.

Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado” [7] Es evidente que la falta de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede provocar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado al respecto: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. [8] “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. [9] El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de aquellos signos que afecten el derecho de terceros de conformidad con la normativa comunitaria; en este sentido, se establece el impedimento de registro de los que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios; o para aquéllos respecto de los cuales puedan inducir al público consumidor a error.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta; la primera conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la posibilidad de existencia de un cierto nexo entre los productos o servicios; la confusión indirecta se caracteriza porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, depende, principalmente de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones; a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 4.3. Reglas para el cotejo de marcas.

Comparación entre marcas denominativas. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos en conflicto se deben observar las siguientes reglas, a fin de determinar si existe similitud o identidad capaz de causar confusión en los consumidores. “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas”.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio”. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo”.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina”.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario”. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.[10] La marca denominativa se conforma por una palabra o conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual.

En sentencias anteriores se ha manifestado que: “La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje.” [11] El cotejo entre marcas denominativas debe efectuarse atendiendo a los criterios establecidos por la doctrina para toda clase de marcas, es importante empezar con una visión global o de conjunto, observando la totalidad de los elementos que integran a las marcas.

Es indiscutible la semejanza cuando la sílaba tónica contenida en las denominaciones comparadas, es idéntica, ocupa la misma ubicación o resulta difícil de distinguir; además la similitud existe, cuando en la comparación se detecta el mismo orden en la sucesión de las vocales que conforman las palabras, ya que tal situación es un factor determinante para fijar la sonoridad de las palabras.

Es importante determinar “la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. [12] En la comparación de marcas denominativas es importante determinar los distintos niveles de similitud que pueden presentarse en los aspectos ortográfico fonético o ideológico. 4.4.

Observaciones al registro de marca. Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las observaciones que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, a partir de la fecha de publicación. De haberse presentado observaciones, la oficina nacional competente deberá notificar al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, agotado el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o no, del registro.

En el caso de no haber surgido observaciones provenientes de terceros, una vez vencido el plazo establecido en el artículo 93, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o denegatoria del registro.

El artículo 95 manifiesta que la concesión o denegatoria del registro de marca será notificada al peticionario a través de resolución debidamente motivada; la doctrina manifiesta que todo acto proveniente de la autoridad pública debe ser motivado, esto quiere decir, que se deben expresar los motivos que influyeron para que el órgano emisor se pronuncie en uno u otro sentido, para ello se deben tomar en consideración las normas legales y los hechos que precedieron a la expedición de un acto.

La motivación es un elemento sustancial de todo Acto Administrativo y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto; en materia de propiedad industrial, la Decisión 344 señala que todo acto referente a la concesión o denegación del registro de marcas, deberá comunicarse al interesado a través de resolución debidamente motivada.

En razón de lo expuesto, corresponde a la Alta Jurisdicción Nacional Consultante determinar si la resolución que se impugna se ciñe o no, en esta materia, a las exigencias de la norma comunitaria. 4.6. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, cabe indicar que al realizar el examen comparativo, no deben considerarse las partículas de uso general o común, a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, en el caso presente por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía de la marca.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” [13] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” [14] De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 y además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia; por ello no hay lugar al registro de una marca, cuando su similitud con otro signo registrado anteriormente, puede generar confusión para el público consumidor y para el sector competitivo del mercado.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

CUARTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

QUINTO: Para conceder o negar una solicitud de registro, la Oficina Nacional Competente debe cumplir con el procedimiento establecido por la normativa comunitaria realizando el examen de fondo y de forma, se deberán analizar las observaciones en caso de ser presentadas, para finalmente concluir emitiendo una resolución debidamente motivada.

SEXTO: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6591-99-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP-2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786 de 24 de abril del 2002. [3] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis.

Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230. [4] OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ”. Año XLVII – Nº 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202. [5] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS. [6] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS”.

Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77. [7] BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14-IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11 de agosto de 1998. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 27 de noviembre del 2000. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de noviembre del 2002. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de julio del 2000. Proceso Nº 46-IP-2000. Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Nº 594 de 21 de agosto del 2000. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP-2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786 de 24 de abril del 2002. [12] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984.

Págs. 199 y SS. [13] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. [14] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003.