Año XXII - Número 1198 Lima, 23 de mayo de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 173-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a la solicitud del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno N° 2002-00026. Actor: THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY. Marca: TIDE mixta Proceso 15-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88,103 y 119, y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la Republica de Colombia.

Proceso Interno N° 2003-00259-01. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: ESPAÑOLA Proceso 21-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según lo remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República de Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 1593-2003.

Actor: William H. Fernández Santa Cruz. Marca: “KRYZTAL PLUS mixta” Proceso 4-IP-2005.Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: WOK (mixta). Actor: Benjamín Villegas Bayer. Proceso Interno Nº 2002-00275 (8181) Pág. 1 9 14 24 PROCESO Nº 173-IP-2004 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a la solicitud del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno N° 2002-00026. Actor: THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY. Marca: TIDE mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco. VISTOS: Andina, contenida en el Oficio Nº 1408, de 10 de septiembre de 2004, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 2002-00026.

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a) y e) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 23/05/2005 2.32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de marzo de 2005. confirmó su decisión inicial y concedió el registro de la marca mixta TIDE.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: La demandante hace mención a que: “Adicionalmente, hay confusión indirecta ya que la marca mixta TIDE de la sociedad solicitante distingue productos de la clase 4 que guardan relación con los productos de la clase 3 que la marca TIDE de mi poderdante protege por cuanto ambas cubren aceites”. 1.

Las partes. La actora es: THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY. Se demanda a la Nación a través de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, como tercero interesado a la Sociedad BRACOL LTDA. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. El 3 de julio de 1997 la sociedad LUBRAX LIMITADA, hoy C.I. BRACOL LTDA., presentó solicitud de registro de la marca mixta TIDE, para identificar productos de la clase internacional 4 (Clase 4: Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas).

Dicha solicitud fue publicada en la gaceta de propiedad industrial Nº 451 de 3 de julio de 1997. Contra dicha solicitud, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY formuló observación el 12 de noviembre de 1997, con base en la notoriedad de sus marcas TIDE nominativa y mixta registradas en la clase 3; luego, la solicitante del registro modificó su solicitud limitando el alcance de este para distiguir exclusivamente “aceites y grasas industriales para maquinaria y combustibles para motores”, posteriormente el 30 de noviembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendecia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY y concedió el registro de la marca solicitada.

La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, interpuso el respectivo recurso de reposición y subsidiario de apelación; sin embargo la Jefe de la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición interpuesto, 2.2. Fundamentos de la demanda. Arguye además que: “Procede entonces la comparación entre las denominaciones TIDE y TIDE, cuya confundibilidad o riesgo de confusión es evidente: su composición ortográfica es idéntica; su pronunciación es la misma, y finalmente tiene idéntico contenido conceptual, pues ambas hacen alusión al concepto TIDE el cual significa ‘marea’ al ser traducido al español”.

Asimismo manifiesta que C.I. BRACOL LTDA. “dio respuesta a la observación alegando ausencia de riesgo de confusión entre las marcas mixtas TIDE debido a que las marcas distinguían productos de diferentes clases, sin tener en cuenta que siendo la marca TIDE de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY una marca notoria, dicho aspecto no limita la protección especial que merece la marca de mi poderdante en clases diferentes a aquellas en las cuales se encuentra registrada localmente”. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio. El representante de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que: “no le asiste la razón a la parte demandante habida cuenta que las marcas confrontadas ‘TIDE’ clase 3, ( ) cuyo titular es la parte demandante y la marca ‘TIDE’, clase 4 solicitada por la sociedad Lubrax Ltda. hoy C.I Bracol Limitada, si bien son idénticas en el elemento denominativo que es el predominante, es necesario tener en cuenta que los productos que pretende amparar la marca solicitada y los que ampara la marca registrada son completamente distintos en razón a que los productos de la clase 3 tienen como naturaleza los productos de limpieza y aseo, en tanto que los aceites y grasas indus- GACETA OFICIAL triales, los combustibles y las materias para el alumbrado comprendidos en la clase 4, permiten concluir que no se presenta conexión de competitividad ya que sus finalidades, naturaleza, medios de publicidad y comercialización, pudiendo coexistir pacíficamente dentro del mercado, sin que generen confusión dentro del público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de los productos identificados con una y otra marca”.

Añade además que: “Si se revisan las actuaciones administrativas en debate, se tiene que la sociedad The Procter & Gamble Company al presentar las observaciones contra el registro de la marca ‘TIDE’ (mixta) solicitada por la sociedad Lubrax Ltda. hoy Bracol Ltda. no presentó ninguna prueba de la notoriedad aducida; es claro que cuando la notoriedad es el fundamento principal de una observación debe ser probada a la fecha en que la marca a la cual se observa fue solicitada”. 23/05/2005 3.32 DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; 3.3.2.

Del tercero interesado; Sociedad BRACOL LTDA. ( )” No contestó a la demanda. Artículo 83 CONSIDERANDO: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, en la presente causa se interpretarán de oficio los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ); e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( )”. GACETA OFICIAL Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. 23/05/2005 4.32 La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS. CONEXIÓN COMPETITIVA. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca GACETA OFICIAL anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el 23/05/2005 5.32 grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

GACETA OFICIAL Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consideración a la composición de los signos en conflicto, este Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas.

Las denominativas, llamadas también nominales o verbales, son aquellas que utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. Las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la 23/05/2005 6.32 clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

La doctrina de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, recoge algunos criterios que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, tales como: a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o servicios de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

GACETA OFICIAL b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos o servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto o servicio con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos o servicios. Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva. e) Misma finalidad.

Productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. III. DE LA MARCA NOTORIA Y DE SU PRUEBA. La notoriedad de una marca radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece al grupo de consumidores o usuarios de bienes o servicios que suele utilizar.

La característica que tiene una marca de notoria es que sea protegida de manera espe- 23/05/2005 7.32 cial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad “notoria” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Este Tribunal se ha pronunciado sobre la notoriedad y la prueba de la misma en los siguientes términos: “La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determina el artículo 84 de la Decisión 344.

Corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios del artículo 84”.

(Proceso 76-IP-2000. Marca: “Fiberglass”. Publicada en Gaceta Oficial No. 633, el 17 de enero de 2001) Por tanto, la carga de la prueba de notoriedad corresponderá a quien la alegue, el que podrá servirse de los medios procesales que estén previstos en el derecho nacional para este efecto. IV. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Se presume que los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, no forman parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlos como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma GACETA OFICIAL extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, y en el caso de la comparación entre un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en cuenta todo el conjunto; vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Cuarto: Quien alega la notoriedad de la marca, está obligado a probarla, basándose por ejemplo, en los criterios enunciados en la Decisión 344; correspondiéndole a la Autoridad Na- 23/05/2005 8.32 cional Competente el determinar si una marca es o no notoria. Quinto: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/05/2005 9.32 PROCESO Nº 15-IP-2005 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88,103 y 119, y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la Republica de Colombia.

Proceso Interno N° 2003-00259-01. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: ESPAÑOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 25 del Decreto 2591 de 2000, contenida en el Oficio Nº 0081, de fecha 27 de enero de 2005, remitida por el Consejo de Estado, de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2003-00259-01.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de marzo de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos Mediante Resolución 6125 de 27 de agosto de 1987 se otorgó el registro de ESPAÑOLA a ETERNIT COLOMBIANA S.A. para distinguir productos de la clase 6 (Metales comunes y sus aleaciones; materiales de consctrucción metáli- cos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales).

Oportunamente se solicitó su renovación, la cual fue concedida mediante Resolución 5410 de 30 de diciembre de 1992. También en tiempo hábil, el 23 de mayo de 2002 fue solicitada una segunda renovación del registro de ESPAÑOLA, de la misma que fue declarada su caducidad mediante Resolución 30619 de 23 de septiembre de 2002. Dicha decisión se fundamentó en que “ en el término de 3 meses para pagar las tasas de los títulos otorgados respecto del registro de la marca ESPAÑOLA, había vencido el 14 de abril de 1994 sin que se hubiera acreditado el pago de las tasas vigentes en ese momento”.

Fueron intentados los recursos de reposición y apelación y ambos confirmaron la declaración de la caducidad por falta de pago de las tasas. 2.2. Fundamentos de la demanda ETERNIT COLOMBIANA S.A. en su demanda sostiene que se violaron los artículos 25 del Decreto 2591 que reglamenta la Decisión 486, 114 de la Decisión 344 y 174 de la Decisión 486.

Considera que los actos acusados se expidieron de forma irregular y violando los derechos de defensa y debido proceso. Señalan además que “ el Código Contencioso Administrativo colombiano dispone que la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas caduca a los 3 años de producido el acto antijurídico. La sanción de que se trata en el presente caso es de aquellas denominadas rescisorias de los actos administrativos favorables ”.

Señala asimismo que, no comprenden por qué si la renovación fue otorgada en 1992, es recién GACETA OFICIAL en el procedimiento de renovación del 2002 que se declara la caducidad; siendo así que el problema se da en el pago de las tasas de la renovación ocurrida en 1992. Señalan que antes de declararse la nulidad debía haberse permitido a ETERNIT COLOMBIANA, como afectada, exponer sus razones; según el actor, dicho trámite fue obviado. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, defiende la legalidad de sus actos. Señala que “ ETERNIT COLOMBIANA S.A. a la fecha en que vencieron los tres meses otorgados por la norma para pagar las tasas correspondientes a las (sic) renovación del registro de la marca ESPAÑOLA, no se había allanado a hacerlo”.

Que, pueden declarar la caducidad de aquellos títulos concedidos cuyo pago no se haya acreditado. Señala también que la caducidad del certificado de registro de la marca ESPAÑOLA opera de pleno derecho desde abril de 1994, pues el Decreto colombiano que reglamenta la Decisión 486, señala un plazo para pagar las tasas. Aclaran además, que caducado el registro por el paso del tiempo sin que se paguen las tasas, cualquier persona puede solicitar el registro de la marca.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 174 de 23/05/2005 10.32 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 25 del Decreto 2591 de 2000. Sin embargo, este Tribunal sólo es competente para interpretar las normas que formen parte del ordenamiento jurídico comunitario por lo que no será interpretado el Decreto 2591; y como a la fecha de la solicitud de la primera renovación del signo, que genera la presente controversia, la Decisión vigente era la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se interpretarán de oficio los artículos 88,103 y 119, así como la Disposición Transitoria Cuarta de esa Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 313 Artículo 88 “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”. Artículo 103 “El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

Artículo 119 “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fe- GACETA OFICIAL cha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: “Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia’ (RUBIO, 23/05/2005 11.32 Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss). El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. En este sentido, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344, al establecer el principio de irretroactividad normativa, dispone la excepción relativa al goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas; señalando que su regulación será aplicada en función a la normativa vigente al momento de la concesión del derecho.

En este sentido, queda sentada la regla de irretroactividad (con su respectiva excepción) en beneficio del principio de seguridad jurídica, y por lo tanto, clara la aplicación de la Decisión 313 a los actos nacidos dentro de su vigencia. II. DE LOS ASUNTOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO COMPRENDIDOS EN LAS NORMAS COMUNITARIAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Según lo previsto en el artículo 119 de la Decisión 313, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria.

Sin embargo, este Tribunal ha señalado que no puede “…la autoridad nacional … regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues GACETA OFICIAL ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Interpretación dictada en el expediente Nº 02IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, del 9 de marzo de 2005). Por tanto, el Tribunal confirma que la potestad que tienen las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular en sus normas internas los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 (o cualquier otra norma comunitaria sobre propiedad industrial), no puede ejercerse de manera que esto represente una demanda de restricciones adicionales a lo contemplado por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. También ya ha precisado el Tribunal que en virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

III. DE LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA La Decisión 313, señala que la duración del registro de una marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión, y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. Entre los requisitos para solicitar y obtener la renovación está, que la petición sea formulada 23/05/2005 12.32 ante la oficina nacional competente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de la expiración. Asi pues, la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original. De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 88, esta decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva.

El Tribunal ha señalado, sobre el derecho de renovación, que: “ no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año).

IV. DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO DEL SIGNO En el artículo 103 de la Decisión 313 se indican las causales que dan lugar a la declaratoria de la caducidad de un registro, y son que el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal o que falte el pago de las tasas, en los términos establecidos en la norma interna del respectivo País Miembro.

Este “… modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica ‘que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce …’ (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc”.

(Criterio proferido dentro del proceso 179-IP-04). GACETA OFICIAL En cuanto a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, debe señalarse que se refiere a las destinadas a sufragar el servicio prestado por la oficina nacional competente, por la renovación, prórroga, licencia o transferencia del signo. Se interpreta que el artículo 103, segundo párrafo, que en lo relativo a las tasas y a su pago, se refiere al reconocimiento de la competencia de los Países Miembros para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas que deban ser cobrados por sus oficinas nacionales competentes.

El Tribunal ha señalado que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 109-IP-2000, del 27 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 660, del 10 de abril del mismo año, caso “LA BELLA”).

Si se declara la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, incluyendo a su antiguo titular, sin tomar en cuenta la causal que haya originado la extinción de aquél. El Tribunal ha dejado sentado que “… si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna.

Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-98, ya citada y confirmada en la interpretación 179-IP-04). 23/05/2005 13.32 Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Cuarta Disposición Transitoria autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos.

Segundo: El Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, que de alguna manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de estos Países, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Tercero: La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios.

Cuarto: La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

GACETA OFICIAL 23/05/2005 14.32 Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente. La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca puede dar lugar a su extinción por caducidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 21-IP-2005 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según lo remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República de Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 1593-2003.

Actor: William H. Fernández Santa Cruz. Marca: “KRYZTAL PLUS mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena según lo que se desprende del expediente enviado junto con el Oficio No. 036-2005-SCS-CS, de fecha 27 de enero de 2005, de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno N° 1593-2003.

Como bien fue señalado en la admisión de la presente consulta, si bien la solicitud no reúne los requisitos de admisibilidad contemplados en el ordenamiento comunitario vigente, estos pueden ser deducidos de los documentos enviados, y por tanto, como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes. La parte actora es el señor WILLIAM H. FERNÁNDEZ SANTA CRUZ.

Se demanda al INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN GACETA OFICIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL y como tercero interesado a la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANA BACKUS Y JOHNSTON S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Fundamentos de hecho y derecho de la demanda y la contestación. El 2 de octubre de 1998, WILLIAM H. FERNÁNDEZ SANTA CRUZ solicitó el registro de KRYZTAL PLUS (mixto) para distinguir lejía y otros productos de limpieza pertenecientes a la clase 3.

EL 8 de enero de 1999, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANA BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. formuló observación al registro de KRYZTAL PLUS por ser titular de la marca CRISTAL registrada en la clase 32 (“Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”), la cual fue reconocida como notoria a través de las Resoluciones Nos. 14937-98-INDECOPI/OSD, 14962-98-INDECOPI/OSD, 14963-98-INDECOPI/OSD, 1493898-INDECOPI/OSD, todas de 22 de diciembre de 1998; con lo que se violaría el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

Además recuerda que las marcas notorias se protegerán con independencia de los productos o servicios. Al contestar las observaciones presentadas, WILLIAM H. FERNÁNDEZ SANTA CRUZ señala que BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. no documentó la reproducción del signo mixto y tampoco la notoriedad de su marca. Además que “ la prohibición del artículo 83 de la Decisión 344 se aplica en el caso que el signo solicitado pretenda distinguir los mismos productos o servicios que la marca notoriamente conocida, lo que no sucede en el presente caso ”.

Por otra parte, el 22 de enero de 1999, Chanel S.A. también presentó observación con base en CRISTALLE CHANEL registrada en la clase 3; sin embargo, posteriormente Chanel S.A. y WILLIAM H. FERNÁNDEZ llegaron a un acuerdo en el que éste último excluiría de registrar con su signo, los productos utilizados por Chanel S.A.; por lo que esta sociedad desistió en su observación. En octubre de 1999 se declaró infundada la observación de BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. y fue otorgado el registro de KRYZTAL PLUS 23/05/2005 15.32 (mixta).

El rechazo de la observación se basó en que BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. no presentó los documentos que requieren la ley y la jurisprudencia para probar la notoriedad de una marca. Además, que los productos que distinguen los signos no están vinculados por lo que no habría posibilidad de confusión en el consumidor. Tampoco existe la posibilidad de un aprovechamiento injusto.

En noviembre de 1999, BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., interpuso recurso de apelación manifestando que la administración hizo una errónea interpretación del principio de especialidad y restringió la protección reforzada que deben tener las marcas notorias. En diciembre de 1999, WILLIAM H. FERNÁNDEZ contestó el traslado de la apelación indicando que CRISTAL “ si bien tiene la calidad de notoria, la notoriedad no implica usarla como sinónimo de prohibición de registro de marcas que pretendan distinguir productos diferentes ”.

Además reitera que entre sus productos y los distinguidos por CRISTAL no existe ninguna relación. También señaló diversas marcas registradas que usan la palabra CRISTAL como CRISTAL, CRYSTALIN, CRISTAL AIR, etc. Finalmente, el 25 de septiembre de 2000, el Tribunal del INDECOPI, resolvió revocar la Resolución del INDECOPI por la cual se otorgó el registro de KRYZTAL PLUS.

WILLIAM H. FERNÁNDEZ, señala que entre KRYZTAL PLUS y CRISTAL no puede haber riesgo de confusión y/o asociación pues son marcas de productos totalmente diferentes, la primera marca identifica productos de limpieza y, la segunda productos para consumo humano; y que debe tomarse en cuenta el principio de especialidad. También que entre las marcas en disputa existen diferencias fonéticas y figurativas.

Alega además, que el propio INDECOPI ha señalado que tanto cristal, como plus, son terminos genéricos y no apropiables. Además señala que reconoce la notoriedad de CRISTAL y que eso no tiene discusión; pero insisten en que en ningun momento han querido beneficiarse del prestigio de dicha marca. UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANA BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. como tercero interesado, además de defender la legalidad de los actos de GACETA OFICIAL la administración, plantea la notoriedad de su marca, señala el concepto de marca notoria y como esta trasciende el principio de especialidad.

Además alega que existen dos supuestos de marca notoria en la Decisión 344, el contenido en el literal d) del artículo 83 y el contenido en el literal e) del mismo artículo. Señala que el primero “ otorga una defensa amplia de la marca notoriamente conocida, que no solo se extiende a los conflictos con otras marcas sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales”.

Y, según la demandante el inciso e) del artículo 83 “ protege exclusivamente a la marca notoriamente conocida frente al registro de signos que sean confundibles ”; y que en base a las diferencias de los supuestos deben exigirse condiciones diferentes para acceder a la protección. Señalan que con esto quiso el legislador decir que la marca notoria debe ser protegida en todos los sectores del comercio.

Recuerda que un tercero no puede acceder al registro de una marca notoria. Tampoco, un signo que constituya una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca notoria; además que el riesgo de confusión es evidente.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, en el presente caso, procede la interpretación del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitado; y de oficio la interpretación de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: 23/05/2005 16.32 DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente co- GACETA OFICIAL nocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. La interpretación prejudicial A continuación reproduciremos la interpretación de este Tribunal desarrollada en el Proceso 141IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1059 del 23 de abril de 2004, respecto de las “Interpretaciones Prejudiciales” en nuestro sistema andino de justicia. En ella se establece la naturaleza del medio consultivo de la Interpretación Prejudicial, sus requisitos, competencia del Tribunal Andino de Justicia y las obligaciones del juez consultante; todo ello, en virtud a la normativa andina.

“I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano juris- 23/05/2005 17.32 diccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de GACETA OFICIAL 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002).

Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. (…) I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta.

Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999).

(…) I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal). Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, pu- 23/05/2005 18.32 blicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003).” II.

DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). III. CLASES DE SIGNOS: DENOMINATIVOS Y MIXTOS En razón de la composición de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 23/05/2005 19.32 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240). IV. DE LAS MARCAS DÉBILES Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. De hecho, si algún elemento de los que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Señala la doctrina que, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

El Profesor Otamendi, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge, ob.cit., pp. 191 y 192). GACETA OFICIAL V. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales pudieran producir error o confusión. Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y 23/05/2005 20.32 también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza por que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre un signo solicitado y una marca registrada, o entre un signo solicitado y otro solicitado previamente, estará presente el riesgo de que el consumidor relacione y confunda ambos en el mercado.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. En el caso de autos, al confrontarse los signos en conflicto a fin de determinar la confundibilidad, la comparación habrá de hacerse tomando en cuenta los signos en su totalidad, atendiéndose a la impresión gráfica de conjunto que estos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate.

Por tanto, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. Es decir, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, GACETA OFICIAL el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal consultante deberá determinar si al compararse el signo mixto con el denominativo, en el primero puede considerarse como elemento principal el elemento gráfico lo cual serviría, a su criterio, para eliminar el riesgo de confusión. De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro.

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. El mencionado tratadista ha manifestado en relación a la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, lo siguiente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fracciona- 23/05/2005 21.32 dos en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). GACETA OFICIAL VI. IMITACIÓN DE UNA MARCA NOTORIA. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. Para determinar la notoriedad de una marca es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar.

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad “notoria” que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Este Tribunal se ha pronunciado sobre la notoriedad y la prueba de la misma en los siguientes términos: “La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determina el artículo 84 de la Decisión 344.

Corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios del artículo 84”.

(Proceso 76-IP-2000. Marca: “Fiberglass”. Publicada en Gaceta Oficial No. 633, el 17 de enero de 2001) En este sentido, en virtud de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios de que se trate.

Asimismo, el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, dispone que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida flexibiliza el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los signos que distingan productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. 23/05/2005 22.32 Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

Los criterios que deberán ser considerados por el juzgador para la determinación de la notoriedad, son los previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Asimismo, la carga de la prueba de notoriedad corresponderá a quien la alegue, a quien le corresponderá servirse de los medios procesales que estén previstos en el derecho nacional para este efecto. En el presente caso, el Tribunal solicitante deberá determinar si CRISTAL es una marca notoria, y por tanto, si debe o no probar la notoriedad.

De dicho examen se podrá deducir que puede romper el principio de especialidad, por el riesgo de confusión que pudiera existir en los consumidores, que al adquirir CRISTAL se refiera a una cerveza y no se confundan con KRYZTAL PLUS y adquieran lejía u otro producto de limpieza. GACETA OFICIAL 23/05/2005 23.32 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: Cuarto: El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

En la comparación entre signos mixtos o entre un signo mixto y uno denominativo, el elemento predominante en el conjunto marcario es generalmente el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, debiendo siempre tomarse en cuenta el conjunto que conforma la marca.

Quinto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá posteriormente a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. Sexto: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial– con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia. GACETA OFICIAL 23/05/2005 24.32 Séptimo: Marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo.

La Decisión 344 protege a la marca notoria cuando exista el riesgo de confusión con independencia del tipo de productos. Corresponde al juez nacional determinar la condición de la marca. su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 04-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Marca: WOK (mixta). Actor: Benjamín Villegas Bayer. Proceso Interno Nº 2002-00275 (8181). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arcinie- gas Andrade, relativa a los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-00275 (8181).

El auto de 16 de marzo de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, GACETA OFICIAL Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2145 de 1 de diciembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es el señor Benjamín Villegas Bayer y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado la sociedad INVERSIONES HAVI Ltda. 2. Hechos BENJAMÍN VILLEGAS BAYER, el 7 de febrero de 2001, presentó solicitud de registro de la marca WOK (mixta), para identificar servicios de bar, restaurante y venta de productos alimenticios al por mayor y al detal dentro de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 de marzo de 2001, fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La sociedad INVERSIONES HAVI LIMITADA presentó oposiciones, argumentando que WOK (MIXTA) carece de distintividad y es descriptiva de la calidad y otras características e informaciones de los servicios que pretende identificar y que, además, es idéntica o semejante a una enseña comercial denominada H. SAZÓN WOK & SATAY BAR RESTARURANTE.

Mediante Resolución Nº 28806 de 31 de agosto del 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca WOK (mixta), argumentando que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) ni en la del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que “… De las pruebas aportadas por el opositor no encontramos prueba que demuestre que la enseña que se encuentra en uso es H. SASSON WOK & SATAY BAR RESTAURANTE … el nombre con el cual se identifica el restaurante en su puerta de entrada es H. SASSON”.

La sociedad INVERSIONES HAVI LIMITADA interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación, el primero fue resuelto por Resolución Nº 38528 de 27 de noviembre de 2001 que 23/05/2005 25.32 confirmó la Resolución impugnada y el segundo por la Resolución Nº 3386 de 31 de enero de 2002, en la que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Decisión contenida en la Resolución Nº 28806, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca WOK (mixta). 3.

Fundamentos Jurídicos de la demanda El actor indica que “Por indebida aplicación derivada de falsedad en la motivación, la Resolución N° 033386 … contraviene el Artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina”. Dice que las argumentaciones de la Superintendencia carecen de sustento probatorio. Sostiene que: “… la palabra WOK es de origen chino y no existe en nuestro idioma.

Por lo tanto, es de suponer que no es conocida por la población de nuestro país. En efecto, por tratarse de un término que designa un utensilio de cocina proveniente de otro país, su significado sólo es conocido por personas que tienen conocimientos especializados en comida extranjera, pero no por todo el público consumidor”. Igualmente sostiene que “La palabra WOK, entendida como un utensilio de cocina, no describe el servicio de bar y restaurante … hace alusión al instrumento mediante el cual se preparan ciertos alimentos.

Es decir, la palabra WOK trae al consumidor la idea del utensilio empleado para preparar los alimentos que se venden a través del servicio de restaurante y bar. Lo anterior implica que la marca solicitada no consiste exclusivamente en una descripción del servicio. El hecho de que traiga a la mente del consumidor la idea de que la comida se preparó un (sic) dicho instrumento, hace que la marca sea evocativa, pero de ningún modo descriptiva”.

Indica que “… se aportaron pruebas con las cuales se demostró que el vocablo WOK sólo identifica el instrumento de cocina y no la comida que con él se prepara …”. El demandante manifiesta que: “… afirmar que la palabra WOK es irregistrable para distinguir servicios de bar y restaurante porque es un instrumento que otorga características especiales a los alimentos, es inadmisible, pues TODOS los utensilios de cocina otorgan a los alimentos características especiales”.

Por lo tanto concluye diciendo que “… es impreciso y errado GACETA OFICIAL afirmar que existe un tipo especial de comida WOK o al WOK … pues se estaría afirmando básicamente que múltiples platos, postres, sopas y ensaladas de países con culturas tan diferentes como China, Japón, Singapur, Indonesia y Malasia entre otros, son un mismo tipo de comida”.

Finalmente argumenta que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 y que “… la marca WOK … es registrable, pues simplemente evoca una idea en el consumidor, sin describir directamente ninguna de las cualidades o características del servicio que se pretende prestar…”. 4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda dice: Que “Con la expedición de la resolución Nº 3386 …expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic)”.

Igualmente dice que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”. Que “… la marca ‘WOK’ (sic) se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 … toda vez que describe una característica o cualidad de algunos de los servicios de la clase 42 sobre los cuales se pretende amparar”.

Indica que “La expresión WOK, para distinguir servicios de bar, restaurante y venta de productos alimenticios al por mayor y al detal no cuenta con la distintividad por los consumidores como un instrumento que, permite cocinar los alimentos a altas temperaturas, sin que éstos pierdan su textura, color y nivel nutricional. En este orden un consumidor promedio al entrar en contacto con el signo capta fácilmente su definición (WOK) que utilizada para restaurantes indicaría clara y directamente que se trata de comida preparada al WOK”.

Que: “… entendiendo que de la expresión WOK, su definición corresponde a un instrumento que 23/05/2005 26.32 imprime una característica especial a una determinada comida, no debe ser procedente otorgar su registro en la medida que un consumidor promedio al advertir que, el tipo de comida preparada bajo aquel instrumento tiene características especiales, esto es y no otra razón la que le permitirá recordar el tipo de comida, es decir por el nombre de aquel instrumento WOK, lo que … iría en detrimento de los demás competidores … es claro que, la expresión que se pretende registrar describe características de los servicios …”.

Igualmente sostiene que “… la marca WOK (sic) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 …el acto administrativo acusado … no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante”.

La sociedad INVERSIONES HAVI LTDA., como tercero interesado, contesta la demanda diciendo que: “Para el presente caso tenemos que WOK es un instrumento comúnmente utilizado dentro de la cocina de los diferentes países orientales, por lo cual su grado de conocimiento debe estudiarse de conformidad con el público consumidor medio de este tipo de cocinas JAPONESA, VIETNAMITA, TAILANDESA, CHINA MALAYA, etc”.

Dice que “… encontramos que no el común de las personas dentro de mercado colombiano conoce y consume comidas vietnamitas, japonesas, tailandesas o japonesas. Generalmente el gusto por este tipo de cocinas está reservado a personas de niveles y clases sociales altas, así mismo a personas provenientes de dichas regiones que viven en nuestro país, sin importar su nivel económico.

Es dentro de este público consumidor especializado que debe estudiarse el grado de conocimiento del significado de la expresión WOK, pues resulta obvio que para personas de pocos recursos económicos que no tienen conocimiento alguno de comida internacional, la mencionada palabra resulta desconocida … es dable entender que el público consumidor medio de cocina internacional, conoce ampliamente la expresión WOK y que ésta le transmite clara y directamente información relevante sobre los servicios de RESTAURANTE y BAR”.

GACETA OFICIAL Indica que “… dada la relevancia e importancia del WOK dentro de la comida de origen oriental … los empresarios y consumidores de ese tipo de comida conocen si siquiera (sic) de manera superficial que se trata de un utensilio en el cuál se prepara la comida de dicho origen”. Igualmente indica que aún en el caso de que se admita que “… la mayoría de consumidores de comida internacional … no conocen el significado de la expresión WOK, aún así es irregistrable, pues ésta, al consistir en el nombre de un instrumento de cocina que le otorga características especiales a las comidas en él preparadas, es descriptiva para distinguir servicios de restaurantes en los cuales se ofrece comida preparada en WOK”.

Dice que “… nos encontramos ante un sustantivo WOK que refiere cualidades y propiedades de servicios de restaurantes, pues indica (i) que la comida proveída por ellos se hace en el WOK, y (ii) que muy seguramente se trata de comida de origen oriental”. 23/05/2005 27.32 Que, teniendo en cuenta que la solicitud del registro del signo WOK (mixto) se presentó el 7 de febrero de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables se encuentran dentro de la referida Decisión 486, por lo que, dando curso a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 135 literal e) de la misma Decisión. Decisión 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Finalmente argumenta “… que la expresión WOK, no es distintiva sino explicativa de los servicios de bar y restaurante”. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

CONSIDERANDO: b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; Que las normas contenidas en los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500); a) las palabras o combinación de palabras; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los pro- GACETA OFICIAL ductos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)”. I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase 23/05/2005 28.32 a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que “Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición …” (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57).

En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación … Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar GACETA OFICIAL en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo WOK (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. Signos mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas puesto que tienen relación directa con el caso concreto, objeto de la interpretación prejudicial.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un 23/05/2005 29.32 elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores …”.

Con relación a la prevalencia de estos elementos, la doctrina también dice que se debe determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240). El Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro GACETA OFICIAL de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). En el presente caso, estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de realizar el examen de registrabilidad del signo WOK (mixto).

III. Signos descriptivos La jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios.

Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios que está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

Al respecto sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). 23/05/2005 30.32 El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). Es importante tener presente que sólo se denegará el registro del signo, si éste está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas no distintivas y, en consecuencia, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas.

IV. Signos evocativos Son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo GACETA OFICIAL que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP2004, ya citado). V. Signos en idioma extranjero Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras cuyo conocimiento y significado conceptual se han generalizado.

En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). El Tribunal asimismo dice que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3IP-95, ya citado). 23/05/2005 31.32 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo mixto el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser determinantes, lo que conlleva la necesidad de que el Juez Consultante examine los elementos distintivos del signo.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado y poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de GACETA OFICIAL la mayoría del público consumidor o usuario y contienen vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00275 (8181), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE 23/05/2005 32.32 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú