PROCESO 04-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Marca: WOK (mixta). Actor: Benjamín Villegas Bayer.

Proceso Interno Nº 2002-00275 (8181). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-00275 (8181).

El auto de 16 de marzo de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2145 de 1 de diciembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es el señor Benjamín Villegas Bayer y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado la sociedad INVERSIONES HAVI Ltda. 2. Hechos BENJAMÍN VILLEGAS BAYER, el 7 de febrero de 2001, presentó solicitud de registro de la marca WOK (mixta), para identificar servicios de bar, restaurante y venta de productos alimenticios al por mayor y al detal dentro de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 de marzo de 2001, fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La sociedad INVERSIONES HAVI LIMITADA presentó oposiciones, argumentando que WOK (MIXTA) carece de distintividad y es descriptiva de la calidad y otras características e informaciones de los servicios que pretende identificar y que, además, es idéntica o semejante a una enseña comercial denominada H. SAZÓN WOK & SATAY BAR RESTARURANTE.

Mediante Resolución Nº 28806 de 31 de agosto del 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca WOK (mixta), argumentando que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) ni en la del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que “… De las pruebas aportadas por el opositor no encontramos prueba que demuestre que la enseña que se encuentra en uso es H. SASSON WOK & SATAY BAR RESTAURANTE … el nombre con el cual se identifica el restaurante en su puerta de entrada es H. SASSON”.

La sociedad INVERSIONES HAVI LIMITADA interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación, el primero fue resuelto por Resolución Nº 38528 de 27 de noviembre de 2001 que confirmó la Resolución impugnada y el segundo por la Resolución Nº 3386 de 31 de enero de 2002, en la que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Decisión contenida en la Resolución Nº 28806, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca WOK (mixta). 3.

Fundamentos Jurídicos de la demanda El actor indica que “Por indebida aplicación derivada de falsedad en la motivación, la Resolución N° 033386 … contraviene el Artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina”. Dice que las argumentaciones de la Superintendencia carecen de sustento probatorio. Sostiene que: “… la palabra WOK es de origen chino y no existe en nuestro idioma.

Por lo tanto, es de suponer que no es conocida por la población de nuestro país. En efecto, por tratarse de un término que designa un utensilio de cocina proveniente de otro país, su significado sólo es conocido por personas que tienen conocimientos especializados en comida extranjera, pero no por todo el público consumidor”. Igualmente sostiene que “La palabra WOK, entendida como un utensilio de cocina, no describe el servicio de bar y restaurante … hace alusión al instrumento mediante el cual se preparan ciertos alimentos.

Es decir, la palabra WOK trae al consumidor la idea del utensilio empleado para preparar los alimentos que se venden a través del servicio de restaurante y bar. Lo anterior implica que la marca solicitada no consiste exclusivamente en una descripción del servicio. El hecho de que traiga a la mente del consumidor la idea de que la comida se preparó un (sic) dicho instrumento, hace que la marca sea evocativa, pero de ningún modo descriptiva”.

Indica que “… se aportaron pruebas con las cuales se demostró que el vocablo WOK sólo identifica el instrumento de cocina y no la comida que con él se prepara …”. El demandante manifiesta que: “… afirmar que la palabra WOK es irregistrable para distinguir servicios de bar y restaurante porque es un instrumento que otorga características especiales a los alimentos, es inadmisible, pues TODOS los utensilios de cocina otorgan a los alimentos características especiales”.

Por lo tanto concluye diciendo que “… es impreciso y errado afirmar que existe un tipo especial de comida WOK o al WOK … pues se estaría afirmando básicamente que múltiples platos, postres, sopas y ensaladas de países con culturas tan diferentes como China, Japón, Singapur, Indonesia y Malasia entre otros, son un mismo tipo de comida”. Finalmente argumenta que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 y que “… la marca WOK … es registrable, pues simplemente evoca una idea en el consumidor, sin describir directamente ninguna de las cualidades o características del servicio que se pretende prestar…”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda dice: Que “Con la expedición de la resolución Nº 3386 …expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic)”.

Igualmente dice que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”. Que “… la marca ‘WOK’ (sic) se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 … toda vez que describe una característica o cualidad de algunos de los servicios de la clase 42 sobre los cuales se pretende amparar”.

Indica que “La expresión WOK, para distinguir servicios de bar, restaurante y venta de productos alimenticios al por mayor y al detal no cuenta con la distintividad por los consumidores como un instrumento que, permite cocinar los alimentos a altas temperaturas, sin que éstos pierdan su textura, color y nivel nutricional. En este orden un consumidor promedio al entrar en contacto con el signo capta fácilmente su definición (WOK) que utilizada para restaurantes indicaría clara y directamente que se trata de comida preparada al WOK”.

Que: “… entendiendo que de la expresión WOK, su definición corresponde a un instrumento que imprime una característica especial a una determinada comida, no debe ser procedente otorgar su registro en la medida que un consumidor promedio al advertir que, el tipo de comida preparada bajo aquel instrumento tiene características especiales, esto es y no otra razón la que le permitirá recordar el tipo de comida, es decir por el nombre de aquel instrumento WOK, lo que … iría en detrimento de los demás competidores … es claro que, la expresión que se pretende registrar describe características de los servicios …”.

Igualmente sostiene que “… la marca WOK (sic) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 …el acto administrativo acusado … no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante”.

La sociedad INVERSIONES HAVI LTDA., como tercero interesado, contesta la demanda diciendo que: “Para el presente caso tenemos que WOK es un instrumento comúnmente utilizado dentro de la cocina de los diferentes países orientales, por lo cual su grado de conocimiento debe estudiarse de conformidad con el público consumidor medio de este tipo de cocinas JAPONESA, VIETNAMITA, TAILANDESA, CHINA MALAYA, etc”.

Dice que “… encontramos que no el común de las personas dentro de mercado colombiano conoce y consume comidas vietnamitas, japonesas, tailandesas o japonesas. Generalmente el gusto por este tipo de cocinas está reservado a personas de niveles y clases sociales altas, así mismo a personas provenientes de dichas regiones que viven en nuestro país, sin importar su nivel económico.

Es dentro de este público consumidor especializado que debe estudiarse el grado de conocimiento del significado de la expresión WOK, pues resulta obvio que para personas de pocos recursos económicos que no tienen conocimiento alguno de comida internacional, la mencionada palabra resulta desconocida … es dable entender que el público consumidor medio de cocina internacional, conoce ampliamente la expresión WOK y que ésta le transmite clara y directamente información relevante sobre los servicios de RESTAURANTE y BAR”.

Indica que “… dada la relevancia e importancia del WOK dentro de la comida de origen oriental … los empresarios y consumidores de ese tipo de comida conocen si siquiera (sic) de manera superficial que se trata de un utensilio en el cuál se prepara la comida de dicho origen”. Igualmente indica que aún en el caso de que se admita que “… la mayoría de consumidores de comida internacional … no conocen el significado de la expresión WOK, aún así es irregistrable, pues ésta, al consistir en el nombre de un instrumento de cocina que le otorga características especiales a las comidas en él preparadas, es descriptiva para distinguir servicios de restaurantes en los cuales se ofrece comida preparada en WOK”.

Dice que “… nos encontramos ante un sustantivo WOK que refiere cualidades y propiedades de servicios de restaurantes, pues indica (i) que la comida proveída por ellos se hace en el WOK, y (ii) que muy seguramente se trata de comida de origen oriental”. Finalmente argumenta “… que la expresión WOK, no es distintiva sino explicativa de los servicios de bar y restaurante”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud del registro del signo WOK (mixto) se presentó el 7 de febrero de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables se encuentran dentro de la referida Decisión 486, por lo que, dando curso a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 135 literal e) de la misma Decisión. Decisión 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)”. I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP- 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que “Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición …” (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57).

En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación … Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo WOK (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. Signos mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas puesto que tienen relación directa con el caso concreto, objeto de la interpretación prejudicial.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores …”.

Con relación a la prevalencia de estos elementos, la doctrina también dice que se debe determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240). El Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). En el presente caso, estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de realizar el examen de registrabilidad del signo WOK (mixto).

III. Signos descriptivos La jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios.

Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios que está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

Al respecto sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). Es importante tener presente que sólo se denegará el registro del signo, si éste está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas no distintivas y, en consecuencia, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas.

IV. Signos evocativos Son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). V. Signos en idioma extranjero Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras cuyo conocimiento y significado conceptual se han generalizado.

En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). El Tribunal asimismo dice que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo mixto el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser determinantes, lo que conlleva la necesidad de que el Juez Consultante examine los elementos distintivos del signo.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado y poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y contienen vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00275 (8181), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA