Año XXII - Número 1231 Lima, 16 de agosto de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 53-IP-2005.- Proceso 70-IP-2005.- Proceso 86-IP-2005.- Proceso 91-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal b), 113 literal a) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 96 de la misma Decisión. Marca: TECNIPAN.
Actor: TECNIPAN LTDA. Proceso interno Nº 200300012 (8610) Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1087-2002.
Actor: 3COM CORPORATION. Marca: “U.S. ROBOTICS” Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h); y, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Actor: AMERICAN CYANAMID COMPANY.
Marca: “VIADERM”. Proceso interno N° 6989-M.L. Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134 y 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 135, literales b) y f), y 150 eiusdem.
Parte actora: sociedad MARCONI CORPORATION PLC. Caso: denominación “MARCONI”. Expediente: N° 2002-00376 Pág. 1 12 21 31 PROCESO 53-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b), 113 literal a) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 96 de la misma Decisión. Marca: TECNIPAN.
Actor: TECNIPAN LTDA. Proceso interno Nº 2003-00012 (8610). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, relativa a los artículos 83 literal b), 93, 113 y Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2003-00012 (8610).
El auto de 11 de mayo de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0456 de 18 de marzo de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad TECNIPAN LTDA, demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado es la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE CV. b) Hechos El 28 de octubre de 1999, la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE CV solicitó el registro como marca del signo TECNIPAN para distinguir productos de la Clase 30. (Clasificación Internacional de Niza, Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual no se presentaron observaciones al registro de la marca solicitado. Mediante Resolución N° 09645 del 28 de abril de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa TECNIPAN. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 09645 del 28 de abril de 2000 “… por existir un derecho con antelación al nombre comercial (sic) a favor de la sociedad TECNIPAN LTDA … ”. 16/08/2005 2.40 Indica que la sociedad TECNIPAN LTDA. “… ha venido utilizando este nombre desde el mes de marzo de 1987 hasta la fecha …”.
Dice que tomando en cuenta las disposiciones del artículo 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 603 del Código de Comercio “…las tres normas … demuestran claramente, que en el caso materia de los hechos … la Sociedad TECNIPAN LTDA, por ser primera en el tiempo es primera en el derecho, ya que viene usando el signo como nombre comercial desde el mes de marzo de 1987 hasta hoy.
CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., apenas obtiene la protección desde la fecha de La (sic) presentación de la solicitud, es decir desde el 28 de octubre de 1999 … que el uso ejercido por CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V, sobre la marca TECNIPAN, es posterior al uso del nombre comercial TECNIPAN, ejercido por la Sociedad TECNIPAN LTDA, en tal caso a esta última se le debe proteger el nombre comercial declarando la NULIDAD del registro de la marca a la primera”.
Finalmente argumenta que “El uso del nombre comercial confiere por si solo derecho a su protección, indicando esto que no es necesario el requisito del registro por cuanto la normatividad de la Comunidad Andina y la legislación nacional no lo exigen … así las cosas cuando se presenten conflictos entre una marca y un nombre comercial, el conflicto deberá resolverse dando aplicabilidad al principio in dubio pro signo priori, que le da al nombre comercial prioridad sobre la marca cuando el propietario del nombre demuestre su utilización con anterioridad al registro de la marca …”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, indica que con la expedición de la Resolución 09645 “… no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, y que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “…expidió legal y válidamente la resolución 09645 del 28 de abril de 2000 concediendo el registro de la marca ‘TECNIPAN’ para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la nomenclatura vigente que es claro e inequívoco que la Decisión 344 de la Comunidad Andina como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad GACETA OFICIAL industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa ”.
Al referirse a los hechos controvertidos, manifiesta que: “…la sociedad ahora demandante no presentó observaciones a la solicitud de registro de la marca “TECNIPAN” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la nomenclatura vigente presentada por la SOCIEDAD CENTRAL IMPULSORA S.A. C.V., ni presentó los recursos procedentes dentro de la vía gubernativa contra el acto administrativo acusado en su calidad de tercero interesado con interés particular y concreto en las resultas de la actuación administrativa”.
Sobre el mismo tema indica que: “… deberá el interesado probar el uso personal, público, ostensible y continuado del nombre comercial … para que el nombre comercial sea protegido … debe cumplirse con dos requsitos) (sic) el interesado sobre quien pesa la caraga (sic) de la prueba, debe presentar oportunamente, dentro del trámite de registro de la marca, las observaciones a que haya lugar ii) el interesado debe allegar los elementos probatorios tendientes a demostrar su interés legítimo y su mejor derecho, es decir acreditará la existencia y continuidad del derecho sobre el nombre comercial.
Además de lo anterior las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre co (sic) las actividades económicas para las cuales se pretende el registro de la marca …”. Sostiene que “… La Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa … resulta evidente que la marca ‘TECNIPAN’ para distinguir productos comprendidos en la clase 30 es registrable conforme a lo dispuesto en la … Decisión 344 … la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria pues es suficientemente distintiva y su registro no conllevaría a error o confusión al público consumidor”.
El tercero interesado, no contesta a la demanda.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 83 literal b), 93, 113 y 128 de la Decisión 344 de la 16/08/2005 3.40 Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, corresponde interpretar los artículos 83 literal b), 113 sólo en su literal a) y 128 de la Decisión 344 y, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 y no así el artículo 93 de la misma Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
(…)”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
(…)”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y en su caso los adquiera sin riesgo de 16/08/2005 4.40 confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene GACETA OFICIAL que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca TECNIPAN cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 16/08/2005 5.40 comercial. No obstante se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.
(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “ en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro. la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.
II. Protección del nombre comercial y su prueba Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario GACETA OFICIAL Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo.
Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 3-IP-98; caso “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998). III. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error. No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de las prohibiciones para otorgar el registro.. la existencia de similitud o semejanza con el nom- 16/08/2005 6.40 bre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error” (Proceso Nº 45-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL).
En consecuencia se puede asumir -contrario sensu-, que una causal de prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca o un nombre comercial anteriormente registrados o solicitados para registro. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o solicitada para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). GACETA OFICIAL Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Proceso 3-IP-98, ya citado).
La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.
(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que cada uno distingue y la actividad económica que el nombre comercial ampara.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con 16/08/2005 7.40 el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también GACETA OFICIAL en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno y que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal los que, de ser aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, to- 16/08/2005 8.40 mando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre la marca TECNIPAN y el nombre comercial TECNIPAN LTDA. es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos que ampara la marca y la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial.
IV. Partículas de uso común y marca débil Inicialmente una marca o un nombre comercial protegido que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo; por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”).
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.
(Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). Con relación al signo que se ha tornado banal, el Tribunal dice que, tal situación se produce “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad GACETA OFICIAL 16/08/2005 9.40 intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”.
(Proceso 54-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1096 del 26 de julio de 2004, marca, MUNDO AVENTURA (mixta). vistas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada. V. Examen de registrabilidad y motivación de la resolución La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Al respecto el Tribunal ha indicado: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.
La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.
(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad pre- VI. Nulidad del registro de un signo como marca El artículo 113 de la Decisión 344 señala expresamente las causales que pueden dar lugar a la nulidad de un registro y autoriza a la autoridad nacional competente para decretarla, ya sea de oficio o a instancia de parte interesada; asimismo declara la imprescriptibilidad de la acción. La Autoridad Nacional Competente, para tal efecto, de acuerdo a la misma Decisión 344, es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial o el juez establecido por la legislación interna, dotado de competencia para pronunciarse sobre la nulidad en cuestión. Como causales de nulidad, este artículo señala que éstas existen cuando el registro: (i) se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Decisión 344;
(ii) se hubiere concedido sobre la base de datos o documentos previamente declarado como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenido en la solicitud y que sean esenciales; y, (iii) se haya obtenido de mala fe. Sobre la legitimación para la solicitud de la nulidad del registro de un signo, el Tribunal ha señalado que: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’.
En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en GACETA OFICIAL esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’.
Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO ….
El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial … Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea”.
(“Derecho de Marcas”, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220) … En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”.
(Interpretación Prejudicial, emitida en el Proceso 59-IP2005, aprobada el 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. y figura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO). Sobre la norma aplicable al caso, el Tribunal ha señalado que: “Y si, concedido el registro de la marca, sobreviene su impugnación, la norma sustancial vigente para la fecha de la concesión de aquél será la aplicable para juzgar sobre su 16/08/2005 10.40 validez”, en definitiva la norma aplicable al momento de la presentación de la solicitud.
(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 11 de septiembre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.
CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a GACETA OFICIAL reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.
SEXTO: Una marca o un nombre comercial que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas o nombres comerciales de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad. Los elementos de uso común son débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. 16/08/2005 11.40 gar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión y, en consecuencia, en tutela del principio de seguridad jurídica, se aplicará la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00012 (8610) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
SÉPTIMO: El signo registrado como marca o el nombre comercial protegido, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca o el nombre comercial en débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
OCTAVO: Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.
Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO NOVENO: El artículo 113 de la Decisión 344 señala expresamente las causales que pueden dar lugar a la nulidad de un registro y autoriza a la autoridad nacional competente para decretarla, ya sea de oficio o a instancia de parte interesada. Asimismo declara la imprescriptibilidad de la acción. Una vez concedido el registro de una marca y en el caso que se produzca su impugnación, la norma sustancial destinada a juz- Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/08/2005 12.40 PROCESO 70-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1087-2002.
Actor: 3COM CORPORATION. Marca: “U.S. ROBOTICS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de junio de 2005.
Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca U.S. ROBOTICS, para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Una vez efectuada la publicación correspondiente no se formuló observación a dicho registro y la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución N° 8002-1998/OSD-INDECOPI de fecha 07 de julio de 1998 denegando el registro de la marca solicitada.
La Resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos se fundó en que el signo solicitado podía ser asociado por el consumidor con la marca MV ROBOTICS y logotipo, previamente registrada a favor de FUTURE TECH INTERNATIONAL INC. 1.2.2. La demanda. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes: Demandante: 3COM CORPORATION. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INDECOPI. EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero Interesado: FUTURE TECH INTERNATIONAL INC. 1.2. Hechos Relevantes. 1.2.1. Los hechos. El 25 de febrero de 1998, 3COM CORPORATION (Estados Unidos de América) solicitó ante la Según los documentos adjuntados al informe del Juez Consultante, al parecer de la actora el signo solicitado cumple con los requisitos establecidos para su registro y no es confundible con ninguna marca previamente solicitada o registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
A fin de determinar que las marcas no son confundibles hace las siguientes consideraciones: en lo referente al aspecto gráfico dice que la marca registrada es de tipo mixto y que presenta como elemento principal la figura de un ojo y las letras MV en color oscuro, mientras que el signo solicitado es denominativa y no presenta color alguno; al realizar la comparación fonética, la marca registrada se pronuncia EME-VEROBOTICS by MARKVISION y en el caso del signo solicitado la pronunciación es U-ESEROBOTICS.
La actora aduce que el titular de la marca registrada anteriormente consideró que el signo solicitado U.S. ROBOTICS no es confundible con la GACETA OFICIAL marca MV ROBOTICS, porque cada signo tiene características propias que lo diferencian plenamente. En este sentido manifestó que “No cabe por tanto que en contra de la opinión de Future Tech International Inc., titular de la marca registrada: MV ROBOTICS, el INDECOPI considere que la citada marca es confundible con el signo solicitado.” Y en su criterio la expresión ROBOTICS es evocativa, y por ende, de libre uso, razón por la cual considera que se le debe otorgar el registro solicitado. 1.2.3.
La contestación a la demanda. La administración expresó que alegar que “una Resolución es inválida simplemente porque deniega una marca abiertamente confundible con otra previamente registrada, en la misma clase de la nomenclatura oficial y para los mismos productos no sólo es inconsistente, sino también contrario al derecho marcario”. La Resolución que emitió la Oficina de Signos Distintivos se fundó en que el signo solicitado podría ser asociado por el consumidor con la marca MV ROBOTICS.
Tomando en consideración que algunos productos distinguidos por los signos confrontados son idénticos y que los signos tienen semejanza, se determinó que existe riesgo de inducir al público a confusión respecto del origen empresarial del producto. 16/08/2005 13.40 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: El consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Como la solicitud de registro de marca se presentó el 25 de febrero de 1998, es aplicable al caso la Decisión 344. La presente interpretación prejudicial versará sobre el artículo solicitado por el consultante y procede el Tribunal a interpretar de oficio el artículo 81 de la Decisión mencionada. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” ( ) Artículo 83 Además concluyó que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
No aparece en el informe del Juez Consultante que la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales, ni el tercero interesado hayan contestado a la demanda. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” 4.
Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el GACETA OFICIAL registro de marcas; examen de registrabilidad y ausencia de observaciones; reglas para el cotejo marcario; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; comparación entre una marca denominativa y una mixta; palabras de uso común en la conformación de signos marcarios; signos en idioma extranjero. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. La importancia de la marca radica en que a más de servir como medio identificador de productos o servicios en el mercado, en ocasiones es indicador de la calidad de lo que se comercializa bajo ese signo, además es un medio que ayuda a publicitar el producto o servicio, darlo a conocer entre los consumidores y crear una imagen del producto.
En el mercado actual la marca ha adquirido un altísimo valor que por lo general es mayor al de los otros bienes de la empresa; es innegable que ciertas marcas por su prestigio y condiciones especiales garantizan el éxito de los productos que distinguen en el mercado. La marca es un elemento indispensable dentro del proceso de comercialización de productos y servicios ya que sirve de nexo entre el consumidor y el fabricante, quien busca lograr aceptación en el mercado.
La doctrina expresa que las ventajas de la marca son: “a) la posibilidad de que el comerciante sea identificado en el mercado al ofertar su producto; b) que el consumidor tiene la seguridad de adquirir un producto cuyas cualidades ha apreciado con anterioridad; y c) para el Estado, el beneficio se encuentra en la influencia que la marca ejerce sobre la oferta y la demanda al motivar un aumento de productividad de las empresas.” 1 La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferen1 MORENO Y BRAVO, Emilio. “DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Editorial Dykinson. Madrid 1999. Pág. 4. 16/08/2005 14.40 ciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 2 La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
La distintividad. Es la característica de la marca que le permite servir como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado; a través de este requisito se realiza la identificación de los diferentes productos o servicios que se ofertan en el mercado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice lo que le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.
Luis Eduardo Bertone dentro del tema comenta lo que sigue a continuación: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas”. 3 La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriori2 3 ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág.
27. GACETA OFICIAL zarse o adquirir forma material por medio del empleo de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. De este modo el signo marcario funciona como un estímulo que llega al receptor y le permite asociarlo con lo que se oferta bajo ese signo distintivo, esto permite que el receptor llegue a realizar una correcta asociación entre la marca y el producto, lo que le permite identificar lo que se identifica con la marca. 16/08/2005 15.40 solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que: “La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos”. 5 Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que un signo que no es perceptible no es apto para cumplir con la función identificadora de la marca. “ es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.” 4 La susceptibilidad de representación gráfica.
Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 15 de septiembre del 2004. Proceso N° 89-IP-2004. Marca: “ODU S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1115 de 9 de septiembre de 2004. De manera que para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.
La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4.2.
Examen de registrabilidad y ausencia de observaciones. Los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 establecen quiénes son los interesados directos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido. Los terceros que según la ley tengan legítimo interés con respecto de las pretensiones de la solicitud presentada, luego de realizada la publicación, pueden oponerse a ella a través de la formulación de observaciones, las que podrán presentarse dentro de 30 días hábiles contados desde la fecha de la publicación; recibida la observación la Oficina Nacional Competente realiza el estudio de la misma para determinar si cumple con 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 27 de octubre del 2004. Proceso N° 135-IP-2004. Marca: “TIERNITOS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. GACETA OFICIAL los requisitos legales, posteriormente se notifica al solicitante para que defienda sus pretensiones y presente las pruebas que considere adecuadas dentro del plazo establecido, luego de lo cual se decidirá sobre las observaciones concediendo o negando el registro de marca; tal decisión deberá ser notificada al peticionario por medio de resolución motivada.
El examen de registrabilidad es un requisito ineludible que debe cumplirse con anterioridad a la concesión del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se realizará siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se dijo atrás, será minucioso y deberá acoger los criterios contenidos en la doctrina y en la jurisprudencia. Resultaría improcedente que la administración del sistema de propiedad industrial se amparara en la ausencia de observaciones para justificar el registro de una marca, sin considerar el examen de registrabilidad, pues con ello no se prestaría la suficiente protección a la marca ni a los consumidores y se podría llegar al resultado de que en el mercado coexistieran marcas idénticas o similares generadoras de confusión. Por lo tanto, la inexistencia de observaciones al registro de marcas no libera a la administración de la obligación de practicar el examen respectivo, ya que es una etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los aludidos registros.
Ha dicho el Tribunal: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca ” “La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. 6 4.3.
Reglas para el cotejo marcario. El determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas es una labor complicada, en la que el examinador realiza su valoración to6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 16 de septiembre del 2003. Proceso N° 81-IP-2003. Marca: “SOUND BLASTER”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 996 de 10 de octubre de 2003. 16/08/2005 16.40 mando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicando los criterios jurisprudenciales pertinentes.
En reiteradas interpretaciones este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Según las reglas recomendadas por la doctrina el cotejo de todo tipo de marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se deben primar los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 4.4.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a GACETA OFICIAL otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ellas con exclusividad. 16/08/2005 17.40 Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado, en titularidad de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.
La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.
Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.
“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 7 Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.
Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.
La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad.
Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. 4.5.
Comparación entre una marca denominativa y una mixta. La marca denominativa se conforma por un conjunto de letras que forman un todo pronunciable dotado o no de significado conceptual; por su parte, la marca mixta está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico; es importante advertir que dentro del conjunto marcario de esta naturaleza existe una parte principal y otra accesoria.
El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el que generalmente sobresale o se destaca dentro del conjunto marcario, esto se da por la fuerza expresiva que tienen las palabras que por lo general impactan y permanecen en la mente del consumidor; sin embargo, en ciertos casos, el elemento gráfico de la marca mixta puede obtener preponderancia debido a su tamaño, color, colocación en la gráfica u otros elementos que pueden ser definitivos para que este elemento se destaque.
En este caso al confrontarse un signo denominativo y uno mixto, el examinador debe analizar cuál es el elemento preponderante de la marca mixta y si en el conjunto marcario predomina el 16/08/2005 18.40 elemento denominativo, notándose que el gráfico no le otorga distintividad alguna al conjunto marcario, deberá realizarse la comparación de los signos como si se tratase de marcas denominativas. 4.6.
Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. Una marca puede incluir en su conjunto a palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. En el caso de marcas conformadas por palabras de uso común, al realizarse el examen comparativo, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso presente como las denominaciones están conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio GACETA OFICIAL 16/08/2005 19.40 que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. 8 similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. (Proceso 57-IP2002 marca CLASICC)”. 4.7. Signos en idioma extranjero.
En la conformación de un conjunto marcario pueden incluirse elementos denominativos provistos o no de significado en el idioma español. Las palabras en idioma extranjero se consideran signos de fantasía porque se presume que su significado o traducción al idioma español no es de conocimiento general, por lo que en ciertos casos se estima que son altamente distintivos y, por lo tanto, registrables como marcas 9.
Sin embargo, es claro que no serán registrables los signos en idioma extranjero cuyo significado conceptual ha adquirido gran difusión y conocimiento generalizado entre el público consumidor resultando que los vocablos por su significado son genéricos o descriptivos con respecto de los productos o servicios que van a distinguir. “No serán sin embargo registrables, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que integran dichos signos, se han hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y, tampoco, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos”. 10 Los criterios reiterados, entre otros, en los procesos 93-IP-2004, 97-IP-2004, 79-IP-2004 y 85IP-2004.
De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Este Tribunal ha manifestado al respecto: “…no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros… (Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS).” “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener 8 9 OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. El término ROBOTICS “ciencia o estudio de la tecnología asociada con el diseño, fabricación, teoría y aplicación de robots”; no aparece como un vocablo oficial en diferentes diccionarios, más sin embargo es considerada dentro del argot técnico.
Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 21 de julio del 2004. Proceso N° 73IP-2004. Marca: “PARMALAT KIDS UP”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1110 de 27 de agosto de 2004. GACETA OFICIAL TERCERO: El examen de registrabilidad deberá ser practicado por la Oficina Nacional Competente, habiéndose presentado o no observaciones por quien ostenta la calidad de legítimo interesado.
Sólo luego del análisis correspondiente, mediante resolución motivada se concederá o negará el registro de la marca. La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca contemplados en la Decisión 344.
CUARTO
QUINTO
SEXTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión. El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.
En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, en el signo mixto el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
SEPTIMO: El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho 16/08/2005 20.40 el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
OCTAVO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 10872002, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/08/2005 21.40 PROCESO 86-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h); y, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.
Actor: AMERICAN CYANAMID COMPANY. Marca: “VIADERM”. Proceso interno N° 6989-M.L. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil cinco. de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la firma antes mencionada, se confirma la Resolución Nº 972516, de 24 de agosto de 1999 y, en consecuencia, se otorga el registro de la marca “VIADERM” solicitado por el INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A., para distinguir productos correspondientes a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: 1.3 Hechos relevantes Que la solicitud recibida por este Tribunal el 25 de mayo del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 8 de junio del 2005.
Del expediente remitido por la Sala consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante AMERICAN CYANAMID COMPANY, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Presidente de éste y, el Procurador General del Estado. Se considera como beneficiario del acto administrativo impugnado, al INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que firma AMERICAN CYANAMID COMPANY, mediante mandataria impugna la siguiente Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI: Nº 975644, de 9 de febrero del 2000, notificada el 15 de los mismos mes y año, por medio a) Los hechos - El 31 de diciembre de 1996, el INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “VIADERM”, como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 5. 1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 383, correspondiente al mes de diciembre de 1996. - El 27 de enero de 1998, la sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY presentó observación contra el registro solicitado, con base en la marca “VISDERM” de su propiedad, que ampara productos también de la Clase Internacional Nº 5. - El 24 de agosto de 1999, El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 972516, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió 1 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.
GACETA OFICIAL 16/08/2005 22.40 el registro de la marca VIADERM en favor del INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A., aceptando la limitación convenida, en el sentido de proteger única y exclusivamente “productos dermatológicos”. tencia de las marcas en controversia indudablemente induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor sobre la procedencia de los productos identificados con dicha denominación”. - La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución emitida. - El 9 de febrero del 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, emitió la Resolución Nº 975644, por medio de la cual resolvió “denegar el recurso de reposición”; y, confirmar la resolución Nº 972516.
Argumenta, finalmente, en lo principal, que “…dado que las marcas en controversia protegen productos comprendidos en la misma clase internacional Nº 5, hace que el riesgo de confusión entre ellas sean aún mayor, siendo imperativo evitar que se produzcan este tipo de confusiones que pueden ser muy graves, al tratarse de productos farmacéuticos en donde la salud humana está de por medio”. b) Escrito de demanda c) Contestaciones a la demanda La firma AMERICAN CYANAMID COMPANY manifiesta, que el 31 de diciembre de 1996, el INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “VIADERM”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 5, respecto de la cual formuló observación por ser propietaria de la marca notoria “VISDERM”, debidamente registrada en el Ecuador bajo el Nº 680-83 y en otros países como Chile.
El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: Expresa que, posteriormente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 972516, de 24 de agosto de 1999, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro solicitado, aceptando la limitación convenida, en el sentido de proteger, únicamente, “productos dermatológicos”.
Argumenta que AMERICAN CYANAMID COMPANY presentó recurso de reposición acerca de la resolución emitida, el que fue decidido por la misma Dependencia, mediante Resolución Nº 975644, de 9 de febrero del 2000, por la cual niega dicho recurso y confirmar la resolución inicialmente dictada. Afirma la actora, además, que “la marca VIADERM constituye un signo que carece de toda perceptibilidad, distinción y no es susceptible de representación gráfica, dada la existencia anterior de la marca VISDERM de mi representada”.
Expresa, también, que la marca solicitada para registro “…es extremadamente similar a la notoriamente conocida marca VISDERM de propiedad de mi representada, por lo cual la coexis- 1. Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. Legitimidad del Acto Administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia. 3.
Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. 4. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción, de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 5. Falta de derecho del actor. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, se excepciona por su parte en los siguientes términos: 1.
Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Ratificación en la Resolución Nº 975644, materia de la impugnación, al considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. 3. Solicita que al dictarse sentencia se acojan sus excepciones y rechace la demanda. GACETA OFICIAL El Procurador General del Estado contesta también la demanda, afirmando que “ corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.
Manifiesta, además, que señala casilla judicial “con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa ”. d) Tercero Interesado El INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A., por intermedio de su representante legal, contesta la demanda interponiendo también las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la demanda. 16/08/2005 23.40 jo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta el informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS 2. Negativa de que la resolución impugnada viole alguna disposición legal. 3. Negativa de que la marca “VIADERM” esté incursa en alguna de las prohibiciones de registro contempladas en la Decisión 344 y en la Ley de Propiedad Intelectual. 4. Negativa de que la marca “VIADERM” y la marca “VISDERM” sean similares. 5.
Alega que la marca “VIADERM” es suficientemente distintiva frente a la marca “VISDERM” o cualquier otra marca registrada. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha solicitado, por medio de Oficio Nº 179-TDCA-1S, de 23 de mayo del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h); y, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Este Tribunal considera al respecto, que corresponde atender el requerimiento formulado, por haberse verificado que la solicitud referente al registro de la marca “VIADERM” ha sido presentada el 31 de diciembre de 1996, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344. 2.3. NORMAS A SER INTERPRETADAS 6. Negativa de que la marca “VISDERM” sea famosa o notoriamente conocida en el mercado nacional e internacional.
En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, DECISION 344 2.
CONSIDERANDO: (…)
2.1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se manifiesta, con base en lo dispuesto por el artículo 33 de la Decisión 472, aprobatoria de la Codificación del Tratado de Creación de este Tribunal, observando este Tribunal que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado por medio de Decisión 500 del Conse- “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
GACETA OFICIAL 16/08/2005 24.40 “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;
(…)
2.4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” a) Perceptibilidad (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un GACETA OFICIAL 16/08/2005 25.40 servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. del referido artículo y, en el artículo 83 de la misma Decisión. c) Susceptibilidad de representación gráfica Denominaciones que pueden producir engaño La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser descrito en la forma indicada precedentemente, para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
2.6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, las restricciones para que un signo sea considerado marca. Falta de requisitos sustanciales en la marca El literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.
El literal h) del artículo 82 de la Decisión en estudio considera, entre las prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.
Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.
El Tribunal al respecto ha expresado: Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos establecidos en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si con tal pretensión no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones ex-presamente fijadas en los otros literales “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. 2 En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Organismo ha manifestado, adicionalmente: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de 2 Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995;
G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166. GACETA OFICIAL determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”. 3
2.7. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el examen entre dos signos, para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de 3 4 Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001;
G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/08/2005 26.40 establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 5 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 5 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 16/08/2005 27.40 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
Reglas para realizar el cotejo marcario “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 6.
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:
2.7. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.
La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 7 6 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 16/08/2005 28.40 conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 9 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 determina una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.
Lo hace, estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 8 Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 de la Decisión 344.
2.8. LAS MARCAS FARMACEUTICAS En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de dos marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que al respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado, entre varios otros, en el Proceso13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente 8 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario, con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000, lo siguiente: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.
“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.
Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.” 10 16/08/2005 29.40 Al realizar el examen comparativo de marcas que contienen partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
En este contexto, el tratadista Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 11 En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.
2.9. PARTICULAS DE USO COMUN En la conformación de una marca, su creador podrá valerse de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna, por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado legalmente para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. 10 Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus interpretaciones ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obs- 11 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL tante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”.
“…Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” 12 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
Según lo determina el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 3.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o 12 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. Marca: “& mixta”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/08/2005 30.40 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, en todo caso, deberá ser debidamente probada conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. 7.
No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 8. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, respecto de los cuales un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por éllas identificados. El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la administración de tales productos por el público al que están destinados puede ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión. GACETA OFICIAL 16/08/2005 31.40 9.
La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6989-M.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 91-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134 y 135, literal e, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 135, literales b) y f), y 150 eiusdem.
Parte actora: sociedad MARCONI CORPORATION PLC. Caso: denominación “MARCONI” Expediente: N° 2002-00376. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiuno de junio del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 134 y 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colom- bia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, y recibida en este Tribunal en fecha 26 de mayo de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: GACETA OFICIAL 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 27 de diciembre de 2000 la sociedad MARCONI CORPORATION PLC solicitó el registro de la marca MARCONI (Nominativa) para identificar ‘Servicios de Comunicación’ comprendidos en la Clase 38 Internacional … cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial … sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros”; que “El 31 de julio de 2001, mediante Resolución Núm. 25221, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la marca, motivo por el cual interpuso en su contra recurso de reposición y, en subsidio de apelación, con el fin que fuera revocada …”; y que “Mediante la Resolución núm. 42135 de 19 de diciembre se resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida y mediante la Resolución Núm. 13483 del 30 de abril del 2002 se decidió el recurso de apelación en el mismo sentido”. 1.2.
Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 135, literal e, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “por cuanto la Superintendencia demandada decidió negar el registro solicitado, al considerar que el mismo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en esa disposición, lo cual es cierto (sic) … En efecto lo anterior se comprueba si se emplean con propiedad y se interpretan adecuadamente los conceptos fundamentales para determinar cuando se excluye la aptitud distintiva de un signo, pese a lo cual en los actos acusados se revela un desconocimiento de tales conceptos al punto de distribuir indistintamente los caracteres ‘descriptivo, genérico y usual’ al vocablo Marconi en relación con servicios de comunicaciones, lo que constituye un indicio claro de la equivocación en que se incurrió al considerarlos aplicables al signo”; que “no se emplearon debidamente los conceptos relativos a la acepción legal reconocida de signos descriptivos, genéricos y usuales precisadas (sic) por la doctrina, ni las condiciones que deben concurrir para que un signo encuadre dentro de cada categoría”; que “Lo único que se contempló para expedir los actos enjuiciados fue una utilización remota y 16/08/2005 32.40 reducida de la expresión Marconi en la fase inicial de las actividades y servicios de comunicaciones que no guarda relación con los servicios actuales de comunicación para los que tal expresión no es un termino (sic) descriptivo, ni genérico ni una denominación usual”; que “Marconi es una expresión originada en el nombre del inventor Guglielmo Marconi, fundador de Marconi’s Wireless Telegraphy Company, firma predecesora de Marconi Corporation PLC, que adoptó dicha expresión como nombre comercial y como marca para identificar servicios en el área de las comunicaciones y la tecnología de nueva generación, pues es uno de los proveedores globales de servicios de banda ancha, como redes de acceso, redes metropolitanas y de transporte, servicio que es actualmente conocido en el mercado global de las comunicaciones por consumidores de todo el mundo, incluido Colombia, sin que ninguno de ellos haya entendido que la marca Marconi identifica un servicio de telegrafía, como lo afirma la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados”.
El consultante refiere asimismo el argumento de la actora según el cual “El hecho de que la Palabra Marconi aparezca en los diccionarios no es prueba suficiente para afirmar que la norma es descriptiva para servicios de comunicaciones, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio no estaba facultada para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 … pues ello no establece la relación directa que debería existir entre la expresión, los servicios de comunicaciones que identifica la marca”; que “En efecto, el Decreto 1900 de 1990, Estatuto que regula las actividades y servicios de telecomunicaciones en Colombia enumera e indica las clases de servicios de esa naturaleza, entre los que no aparece un servicio que se denomine Marconi, así como tampoco ninguna característica, finalidad o propiedad de estos que se describa como tal, de donde se sigue que resulta equivocado considerar, como se hace en los actos acusados, que un termino (sic) que pudo ser usado esporádicamente en otra época para referirse al envió (sic) de telegramas, hoy en día genérico o descriptivo para identificar servicios de comunicaciones con tecnología de nueva generación”; que “La marca Marconi (nominativa) no se utiliza para nombrar ningún servicio de la Clase 38 Internacional, ni en lenguaje comercial, ni en el lenguaje técnico, así como tampoco para explicar como es un servicio de esta clase ni para describir sus características, si no GACETA OFICIAL (sic) que se trata de una expresión DISTINTIVA que, por lo mismo es idónea para identificar los servicios para los que se solicitó su registro, por lo que las causales de irregistrabilidad de términos genéricos o descriptivos fueron equivocadamente aplicadas al caso y por ende, la decisión de negar el registro fue contrario (sic) a la ley”; que “Para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) de la Decisión 486, tendría que estar probado que la palabra Marconi sea descriptiva o genérica en el campo de los servicios de comunicación o, en su defecto, que en ese sector comercial se usa de manera generalizada para referirse al servicio, conclusión a lo (sic) cual no puede arribarse por las razones a las que se ha hecho alusión”.
Finalmente, el consultante informa que, según el actor, “Las resoluciones acusadas desconocieron arbitrariamente el artículo 134 de la Decisión 486 según el cual para que un signo sea registrado como marca, debe ser apto para distinguir productos o servicios es decir, ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente … En efecto la marca solicitada cumple con los requerimientos establecidos por la ley para ser registrada como tal, por lo cual es apta para identificar y distinguir servicios de la Clase 38 Internacional, para los cuales se solicitó su registro de los de otro lado participante en el comercio de servicios de la misma clase, toda vez que no se trata de una expresión genérica o descriptiva ni tampoco evocativa, además de que es susceptible de representación gráfica por cuanto es una palabra que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales”; y que “el desconocimiento de la capacidad distintiva de la expresión Marconi, constituye un evidente error de derecho de la Administración, por cuanto al negarle el registro de la marca aplico (sic) un criterio de valoración alejado de las reglas establecidas por la Jurisprudencia y la doctrina marcaria”.
El Tribunal observa además que, según la demanda, “… si no hay ni relación directa entre la expresión MARCONI y los servicios actuales de comunicaciones NO ES UN TERMINO DESCRIPTIVO. Asimismo, si no se emplea la expresión MARCONI para designar servicios actuales de comunicaciones, no es un TERMINO GENÉRICO, ni una DENOMINACIÓN USUAL”; que “no hay ninguna posibilidad de que la respuesta a la pregunta cuál es el servicio? sea la expresión MARCONI, porque definitivamente ningún servicio de la clase 38 se conoce genéricamente 16/08/2005 33.40 como MARCONI”; que “MARCONI no dice cómo es el servicio, ni cuál es su destino, valor, cantidad ni ningún otro dato específico de los servicios de la clase 38 internacional”; que “… es equivocado considerar como se hace en los actos acusados, que un término que pudo ser usado esporádicamente en otra época, para referirse al envío de telegramas, HOY EN DÍA sea genérico o descriptivo para identificar servicios de comunicaciones con tecnología de nueva generación en el mercado de los servicios modernos de comunicaciones, pues estos últimos se basan en ciencias y técnicas avanzadas, ajenas ABSOLUTAMENTE al uso arcaico del ‘Marconigrama’ ”; que “se aprecia inconsistencia en la motivación de las decisiones, pues la apreciación que llevó a considerar la expresión MARCONI un término genérico y descriptivo para servicios de la clase 38 internacional, no tiene fundamento fáctico, lo cual implica una falsa motivación y además, no encuadra dentro de los parámetros de la prohibición legal de registro de expresiones que sean genéricas y/o descriptivas respecto de una determinada clase de servicios”; que “la motivación del acto presenta vicios” ya que “El empleo retraído y anticuado de una expresión en el inicio de las comunicaciones no puede equipararse a una utilización GENERALIZADA de la misma en el comercio, para designar un SERVICIO ACTUAL o para describir sus propiedades”; que “Resulta equivocado e ilegal, considerar que un término usado en el siglo pasado para referirse eventualmente a los telegramas, pueda ser genérico o descriptivo en el comercio de los servicios de la clase 38ª utilizados en actividades tecnológicas y de comunicaciones de vanguardia y por ello, negar su registro como marca”; y que “El lenguaje empleado para referirse a la clase de servicios con tecnologías de nueva generación está totalmente desligado del uso que se haya podido dar en el pasado a la expresión MARCONI, pues los fenómenos del comercio y de los signos distintivos que en él se emplean son por esencia DINAMICOS, más aún cuando se basan en la ciencia y la técnica”. 2.
Contestación a la demanda El consultante destaca, del texto de los “escritos de contestación de la demanda y alegatos de conclusión”, presentados por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, los siguientes alegatos: que “es claro que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable GACETA OFICIAL válida y legalmente con respecto a los actos administrativos acusados”; que “es preciso señalar que el signo Marconi no cumple con el requisito de distintividad dispuesto en esta norma como quiera que adolece de distintividad intrínseca por cuanto designa uno de los servicios que pretende identificar, lo que descarta la violación de esa norma”; que “contrario a lo afirmado por la parte actora el termino (sic) marconi no ha caído en desuso, por que (sic) el mismo es utilizado en (sic) frecuencia en los despachos judiciales, en conceptos y en la generalidad del público, especialmente para aludir a un medio de comunicación como quiera que al decir la palabra Marconi viene de inmediato a la mente del consumidor la idea de telegrama y, por ende, de un servicio de comunicación independiente del avance tecnológico”; que “La expresión Marconi tiene un significado en el idioma español, diferente del apellido de su inventor Guglielmo Marconi, un sistema de telegrafía de hilos tal como se indico (sic) en la Resolución núm.13483 demandada, en virtud del cual transmite un concepto que es precisamente el que lo hace descriptivo”; que “si bien el Decreto 1900 de 1990, sobre servicios de telecomunicaciones, no indica expresamente el termino (sic) Marconi cuando regula las Clases de servicios el mismo, hace parte de los que se denominan Teleservicios”; y que “al expedir los actos acusados la entidad se ajustó plenamente al tramite (sic) administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que los mismos no son nulos pues se ajustan a pleno derecho y no violentan normas de carácter supranacional o legal como lo aduce la parte demandante”.
El Tribunal observa que, según el escrito de contestación a la demanda, “la marca ‘MARCONI’ además de no reunir los requisitos marcarios establecidos … se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 … de la Decisión 486 … toda vez que describe en forma directa e indirecta las características de los servicios de la clase 38 que pretende amparar; la expresión MARCONI consiste exclusivamente en la indicación que denota o describe en forma directa el medio indicado para la prestación del servicio, que es el servicio de marconi que es un medio por el cual las personas pueden comunicarse, término que a todas luces no logra identificar en el mercado el servicio especializado y definido como un sistema de tleelgrafía (sic) sin hilos según el Diccionario General de la Lengua Española”. 16/08/2005 34.40
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son los “artículos 134 y 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 123 y 124 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 135, literales b) y f), y 150 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;
GACETA OFICIAL e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 16/08/2005 35.40 I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. La distintividad derivada del uso previo del signo. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiera.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca.
Como se ha indicado en la doctrina, “… cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465). Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.
Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).
En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de GACETA OFICIAL la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.
La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada …” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
En definitiva, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro 16/08/2005 36.40 origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).
Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.
Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471). En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.
La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.
El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.
GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.
II. De los signos evocativos En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”). En definitiva, si bien las marcas evocativas no son tan distintivas como las de fantasía o las arbitrarias, requieren de cierta imaginación, pensamiento o percepción para alcanzar una idea sobre la naturaleza de los bienes o servicios (http://www.bitlaw.com/trademark/degrees. html#fanciful).
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. III. De los signos genéricos Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.
La falta de 16/08/2005 37.40 distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte.
Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.
El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”), y que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.
Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).
Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio GACETA OFICIAL de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f, del artículo 135 de la Decisión 486 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12IP-95, ya citadas).
Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.
IV. De los signos descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio, pero no informa acerca de su origen empresarial, por lo que no será apto para desempeñar la función principal de la marca.
Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e, de la Decisión 486, no podrá ser registrado. La citada prohibición reproduce, en lo sustancial, la prevista en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, por lo que el Tribunal reitera el criterio interpretativo establecido desde entonces sobre el tema que se examina.
El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pre- 16/08/2005 38.40 tende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).
Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. Importa destacar a este propósito que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).
Hay que tener presente asimismo que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.
El Tribunal se ha manifestado sobre este punto al interpretar el artículo 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los términos siguientes: “un signo consistente ‘exclusivamente’ de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.
Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, GACETA OFICIAL caso “MARGARINA EXCLUSIVA”). A este supuesto cabe agregar el ya examinado sobre la registrabilidad del signo descriptivo, a causa de su aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, derivada dicha aptitud del uso constante del signo en un País Miembro.
V. Del procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).
De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (artículo 149).
El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).
En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición. De haber habido oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150).
En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es 16/08/2005 39.40 decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).
De no haber habido oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.
El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excepción prevista en el citado artículo 135, último párrafo. 2° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
A diferencia del descriptivo, GACETA OFICIAL 16/08/2005 40.40 el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. car el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 3° Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. 6° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.
En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes en el País Miembro. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional. 4° El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 5° El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.
Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindi- Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú