PROCESO 70-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1087-2002.

Actor: 3COM CORPORATION. Marca: “U.S. ROBOTICS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de junio de 2005. 1.

Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: 3COM CORPORATION. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INDECOPI. EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero Interesado: FUTURE TECH INTERNATIONAL INC. 1.2. Hechos Relevantes. 1.2.1. Los hechos. El 25 de febrero de 1998, 3COM CORPORATION (Estados Unidos de América) solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca U.S. ROBOTICS, para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez efectuada la publicación correspondiente no se formuló observación a dicho registro y la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución N° 8002-1998/OSD-INDECOPI de fecha 07 de julio de 1998 denegando el registro de la marca solicitada. La Resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos se fundó en que el signo solicitado podía ser asociado por el consumidor con la marca MV ROBOTICS y logotipo, previamente registrada a favor de FUTURE TECH INTERNATIONAL INC. 1.2.2.

La demanda. Según los documentos adjuntados al informe del Juez Consultante, al parecer de la actora el signo solicitado cumple con los requisitos establecidos para su registro y no es confundible con ninguna marca previamente solicitada o registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

A fin de determinar que las marcas no son confundibles hace las siguientes consideraciones: en lo referente al aspecto gráfico dice que la marca registrada es de tipo mixto y que presenta como elemento principal la figura de un ojo y las letras MV en color oscuro, mientras que el signo solicitado es denominativa y no presenta color alguno; al realizar la comparación fonética, la marca registrada se pronuncia EME-VE-ROBOTICS by MARKVISION y en el caso del signo solicitado la pronunciación es U-ESE- ROBOTICS.

La actora aduce que el titular de la marca registrada anteriormente consideró que el signo solicitado U.S. ROBOTICS no es confundible con la marca MV ROBOTICS, porque cada signo tiene características propias que lo diferencian plenamente. En este sentido manifestó que “No cabe por tanto que en contra de la opinión de Future Tech International Inc., titular de la marca registrada: MV ROBOTICS, el INDECOPI considere que la citada marca es confundible con el signo solicitado.” Y en su criterio la expresión ROBOTICS es evocativa, y por ende, de libre uso, razón por la cual considera que se le debe otorgar el registro solicitado. 1.2.3.

La contestación a la demanda. La administración expresó que alegar que “una Resolución es inválida simplemente porque deniega una marca abiertamente confundible con otra previamente registrada, en la misma clase de la nomenclatura oficial y para los mismos productos no sólo es inconsistente, sino también contrario al derecho marcario”. La Resolución que emitió la Oficina de Signos Distintivos se fundó en que el signo solicitado podría ser asociado por el consumidor con la marca MV ROBOTICS.

Tomando en consideración que algunos productos distinguidos por los signos confrontados son idénticos y que los signos tienen semejanza, se determinó que existe riesgo de inducir al público a confusión respecto del origen empresarial del producto. Además concluyó que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No aparece en el informe del Juez Consultante que la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales, ni el tercero interesado hayan contestado a la demanda. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.

Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: El consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como la solicitud de registro de marca se presentó el 25 de febrero de 1998, es aplicable al caso la Decisión 344. La presente interpretación prejudicial versará sobre el artículo solicitado por el consultante y procede el Tribunal a interpretar de oficio el artículo 81 de la Decisión mencionada.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” ( ) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” 4.

Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; examen de registrabilidad y ausencia de observaciones; reglas para el cotejo marcario; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; comparación entre una marca denominativa y una mixta; palabras de uso común en la conformación de signos marcarios; signos en idioma extranjero. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas. La importancia de la marca radica en que a más de servir como medio identificador de productos o servicios en el mercado, en ocasiones es indicador de la calidad de lo que se comercializa bajo ese signo, además es un medio que ayuda a publicitar el producto o servicio, darlo a conocer entre los consumidores y crear una imagen del producto.

En el mercado actual la marca ha adquirido un altísimo valor que por lo general es mayor al de los otros bienes de la empresa; es innegable que ciertas marcas por su prestigio y condiciones especiales garantizan el éxito de los productos que distinguen en el mercado. La marca es un elemento indispensable dentro del proceso de comercialización de productos y servicios ya que sirve de nexo entre el consumidor y el fabricante, quien busca lograr aceptación en el mercado.

La doctrina expresa que las ventajas de la marca son: “a) la posibilidad de que el comerciante sea identificado en el mercado al ofertar su producto; b) que el consumidor tiene la seguridad de adquirir un producto cuyas cualidades ha apreciado con anterioridad; y c) para el Estado, el beneficio se encuentra en la influencia que la marca ejerce sobre la oferta y la demanda al motivar un aumento de productividad de las empresas.”[1] La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[2] La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad. Es la característica de la marca que le permite servir como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado; a través de este requisito se realiza la identificación de los diferentes productos o servicios que se ofertan en el mercado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice lo que le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

Luis Eduardo Bertone dentro del tema comenta lo que sigue a continuación: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas”.[3] La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. De este modo el signo marcario funciona como un estímulo que llega al receptor y le permite asociarlo con lo que se oferta bajo ese signo distintivo, esto permite que el receptor llegue a realizar una correcta asociación entre la marca y el producto, lo que le permite identificar lo que se identifica con la marca.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que un signo que no es perceptible no es apto para cumplir con la función identificadora de la marca.

“ es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.”[4] La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que: “La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos”.[5] De manera que para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4.2.

Examen de registrabilidad y ausencia de observaciones. Los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 establecen quiénes son los interesados directos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido. Los terceros que según la ley tengan legítimo interés con respecto de las pretensiones de la solicitud presentada, luego de realizada la publicación, pueden oponerse a ella a través de la formulación de observaciones, las que podrán presentarse dentro de 30 días hábiles contados desde la fecha de la publicación; recibida la observación la Oficina Nacional Competente realiza el estudio de la misma para determinar si cumple con los requisitos legales, posteriormente se notifica al solicitante para que defienda sus pretensiones y presente las pruebas que considere adecuadas dentro del plazo establecido, luego de lo cual se decidirá sobre las observaciones concediendo o negando el registro de marca; tal decisión deberá ser notificada al peticionario por medio de resolución motivada.

El examen de registrabilidad es un requisito ineludible que debe cumplirse con anterioridad a la concesión del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se realizará siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se dijo atrás, será minucioso y deberá acoger los criterios contenidos en la doctrina y en la jurisprudencia. Resultaría improcedente que la administración del sistema de propiedad industrial se amparara en la ausencia de observaciones para justificar el registro de una marca, sin considerar el examen de registrabilidad, pues con ello no se prestaría la suficiente protección a la marca ni a los consumidores y se podría llegar al resultado de que en el mercado coexistieran marcas idénticas o similares generadoras de confusión. Por lo tanto, la inexistencia de observaciones al registro de marcas no libera a la administración de la obligación de practicar el examen respectivo, ya que es una etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los aludidos registros.

Ha dicho el Tribunal: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca ” “La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”.[6] 4.3.

Reglas para el cotejo marcario. El determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas es una labor complicada, en la que el examinador realiza su valoración tomando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicando los criterios jurisprudenciales pertinentes. En reiteradas interpretaciones este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Según las reglas recomendadas por la doctrina el cotejo de todo tipo de marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se deben primar los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 4.4.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado, en titularidad de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.”[7] La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. 4.5.

Comparación entre una marca denominativa y una mixta. La marca denominativa se conforma por un conjunto de letras que forman un todo pronunciable dotado o no de significado conceptual; por su parte, la marca mixta está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico; es importante advertir que dentro del conjunto marcario de esta naturaleza existe una parte principal y otra accesoria.

El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el que generalmente sobresale o se destaca dentro del conjunto marcario, esto se da por la fuerza expresiva que tienen las palabras que por lo general impactan y permanecen en la mente del consumidor; sin embargo, en ciertos casos, el elemento gráfico de la marca mixta puede obtener preponderancia debido a su tamaño, color, colocación en la gráfica u otros elementos que pueden ser definitivos para que este elemento se destaque.

En este caso al confrontarse un signo denominativo y uno mixto, el examinador debe analizar cuál es el elemento preponderante de la marca mixta y si en el conjunto marcario predomina el elemento denominativo, notándose que el gráfico no le otorga distintividad alguna al conjunto marcario, deberá realizarse la comparación de los signos como si se tratase de marcas denominativas. 4.6.

Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. Una marca puede incluir en su conjunto a palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. En el caso de marcas conformadas por palabras de uso común, al realizarse el examen comparativo, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso presente como las denominaciones están conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.[8] 4.7. Signos en idioma extranjero. En la conformación de un conjunto marcario pueden incluirse elementos denominativos provistos o no de significado en el idioma español.

Las palabras en idioma extranjero se consideran signos de fantasía porque se presume que su significado o traducción al idioma español no es de conocimiento general, por lo que en ciertos casos se estima que son altamente distintivos y, por lo tanto, registrables como marcas[9]. Sin embargo, es claro que no serán registrables los signos en idioma extranjero cuyo significado conceptual ha adquirido gran difusión y conocimiento generalizado entre el público consumidor resultando que los vocablos por su significado son genéricos o descriptivos con respecto de los productos o servicios que van a distinguir.

Este Tribunal ha manifestado al respecto: “…no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros… (Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS).” “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. (Proceso 57-IP-2002 marca CLASICC)”.

“No serán sin embargo registrables, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que integran dichos signos, se han hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y, tampoco, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos”.[10] Los criterios reiterados, entre otros, en los procesos 93-IP-2004, 97-IP- 2004, 79-IP-2004 y 85-IP-2004.

De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: El examen de registrabilidad deberá ser practicado por la Oficina Nacional Competente, habiéndose presentado o no observaciones por quien ostenta la calidad de legítimo interesado. Sólo luego del análisis correspondiente, mediante resolución motivada se concederá o negará el registro de la marca. La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca contemplados en la Decisión 344.

CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

QUINTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

SEXTO: En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, en el signo mixto el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

SEPTIMO: El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

OCTAVO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 1087-2002, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] MORENO Y BRAVO, Emilio.

“DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Editorial Dykinson. Madrid 1999. Pág. 4. [2] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [3] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 15 de septiembre del 2004. Proceso N° 89-IP-2004. Marca: “ODU S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1115 de 9 de septiembre de 2004. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de octubre del 2004. Proceso N° 135-IP-2004. Marca: “TIERNITOS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 16 de septiembre del 2003. Proceso N° 81-IP-2003. Marca: “SOUND BLASTER”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 996 de 10 de octubre de 2003. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. [8] OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. [9] El término ROBOTICS “ciencia o estudio de la tecnología asociada con el diseño, fabricación, teoría y aplicación de robots”; no aparece como un vocablo oficial en diferentes diccionarios, más sin embargo es considerada dentro del argot técnico. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 21 de julio del 2004. Proceso N° 73-IP-2004. Marca: “PARMALAT KIDS UP”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1110 de 27 de agosto de 2004.