PROCESO Nº 91-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134 y 135, literal e, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 135, literales b) y f), y 150 eiusdem.

Parte actora: sociedad MARCONI CORPORATION PLC. Caso: denominación “MARCONI” Expediente: N° 2002-00376. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiuno de junio del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 134 y 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, y recibida en este Tribunal en fecha 26 de mayo de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 27 de diciembre de 2000 la sociedad MARCONI CORPORATION PLC solicitó el registro de la marca MARCONI (Nominativa) para identificar ‘Servicios de Comunicación’ comprendidos en la Clase 38 Internacional … cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial … sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros”; que “El 31 de julio de 2001, mediante Resolución Núm. 25221, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la marca, motivo por el cual interpuso en su contra recurso de reposición y, en subsidio de apelación, con el fin que fuera revocada …”; y que “Mediante la Resolución núm. 42135 de 19 de diciembre se resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida y mediante la Resolución Núm. 13483 del 30 de abril del 2002 se decidió el recurso de apelación en el mismo sentido”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 135, literal e, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “por cuanto la Superintendencia demandada decidió negar el registro solicitado, al considerar que el mismo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en esa disposición, lo cual es cierto (sic) … En efecto lo anterior se comprueba si se emplean con propiedad y se interpretan adecuadamente los conceptos fundamentales para determinar cuando se excluye la aptitud distintiva de un signo, pese a lo cual en los actos acusados se revela un desconocimiento de tales conceptos al punto de distribuir indistintamente los caracteres ‘descriptivo, genérico y usual’ al vocablo Marconi en relación con servicios de comunicaciones, lo que constituye un indicio claro de la equivocación en que se incurrió al considerarlos aplicables al signo”; que “no se emplearon debidamente los conceptos relativos a la acepción legal reconocida de signos descriptivos, genéricos y usuales precisadas (sic) por la doctrina, ni las condiciones que deben concurrir para que un signo encuadre dentro de cada categoría”; que “Lo único que se contempló para expedir los actos enjuiciados fue una utilización remota y reducida de la expresión Marconi en la fase inicial de las actividades y servicios de comunicaciones que no guarda relación con los servicios actuales de comunicación para los que tal expresión no es un termino (sic) descriptivo, ni genérico ni una denominación usual”; que “Marconi es una expresión originada en el nombre del inventor Guglielmo Marconi, fundador de Marconi’s Wireless Telegraphy Company, firma predecesora de Marconi Corporation PLC, que adoptó dicha expresión como nombre comercial y como marca para identificar servicios en el área de las comunicaciones y la tecnología de nueva generación, pues es uno de los proveedores globales de servicios de banda ancha, como redes de acceso, redes metropolitanas y de transporte, servicio que es actualmente conocido en el mercado global de las comunicaciones por consumidores de todo el mundo, incluido Colombia, sin que ninguno de ellos haya entendido que la marca Marconi identifica un servicio de telegrafía, como lo afirma la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados”.

El consultante refiere asimismo el argumento de la actora según el cual “El hecho de que la Palabra Marconi aparezca en los diccionarios no es prueba suficiente para afirmar que la norma es descriptiva para servicios de comunicaciones, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio no estaba facultada para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 … pues ello no establece la relación directa que debería existir entre la expresión, los servicios de comunicaciones que identifica la marca”; que “En efecto, el Decreto 1900 de 1990, Estatuto que regula las actividades y servicios de telecomunicaciones en Colombia enumera e indica las clases de servicios de esa naturaleza, entre los que no aparece un servicio que se denomine Marconi, así como tampoco ninguna característica, finalidad o propiedad de estos que se describa como tal, de donde se sigue que resulta equivocado considerar, como se hace en los actos acusados, que un termino (sic) que pudo ser usado esporádicamente en otra época para referirse al envió (sic) de telegramas, hoy en día genérico o descriptivo para identificar servicios de comunicaciones con tecnología de nueva generación”; que “La marca Marconi (nominativa) no se utiliza para nombrar ningún servicio de la Clase 38 Internacional, ni en lenguaje comercial, ni en el lenguaje técnico, así como tampoco para explicar como es un servicio de esta clase ni para describir sus características, si no (sic) que se trata de una expresión DISTINTIVA que, por lo mismo es idónea para identificar los servicios para los que se solicitó su registro, por lo que las causales de irregistrabilidad de términos genéricos o descriptivos fueron equivocadamente aplicadas al caso y por ende, la decisión de negar el registro fue contrario (sic) a la ley”; que “Para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) de la Decisión 486, tendría que estar probado que la palabra Marconi sea descriptiva o genérica en el campo de los servicios de comunicación o, en su defecto, que en ese sector comercial se usa de manera generalizada para referirse al servicio, conclusión a lo (sic) cual no puede arribarse por las razones a las que se ha hecho alusión”.

Finalmente, el consultante informa que, según el actor, “Las resoluciones acusadas desconocieron arbitrariamente el artículo 134 de la Decisión 486 según el cual para que un signo sea registrado como marca, debe ser apto para distinguir productos o servicios es decir, ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente … En efecto la marca solicitada cumple con los requerimientos establecidos por la ley para ser registrada como tal, por lo cual es apta para identificar y distinguir servicios de la Clase 38 Internacional, para los cuales se solicitó su registro de los de otro lado participante en el comercio de servicios de la misma clase, toda vez que no se trata de una expresión genérica o descriptiva ni tampoco evocativa, además de que es susceptible de representación gráfica por cuanto es una palabra que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales”; y que “el desconocimiento de la capacidad distintiva de la expresión Marconi, constituye un evidente error de derecho de la Administración, por cuanto al negarle el registro de la marca aplico (sic) un criterio de valoración alejado de las reglas establecidas por la Jurisprudencia y la doctrina marcaria”.

El Tribunal observa además que, según la demanda, “… si no hay ni relación directa entre la expresión MARCONI y los servicios actuales de comunicaciones NO ES UN TERMINO DESCRIPTIVO. Asimismo, si no se emplea la expresión MARCONI para designar servicios actuales de comunicaciones, no es un TERMINO GENÉRICO, ni una DENOMINACIÓN USUAL”; que “no hay ninguna posibilidad de que la respuesta a la pregunta cuál es el servicio? sea la expresión MARCONI, porque definitivamente ningún servicio de la clase 38 se conoce genéricamente como MARCONI”; que “MARCONI no dice cómo es el servicio, ni cuál es su destino, valor, cantidad ni ningún otro dato específico de los servicios de la clase 38 internacional”; que “… es equivocado considerar como se hace en los actos acusados, que un término que pudo ser usado esporádicamente en otra época, para referirse al envío de telegramas, HOY EN DÍA sea genérico o descriptivo para identificar servicios de comunicaciones con tecnología de nueva generación en el mercado de los servicios modernos de comunicaciones, pues estos últimos se basan en ciencias y técnicas avanzadas, ajenas ABSOLUTAMENTE al uso arcaico del ‘Marconigrama’ ”; que “se aprecia inconsistencia en la motivación de las decisiones, pues la apreciación que llevó a considerar la expresión MARCONI un término genérico y descriptivo para servicios de la clase 38 internacional, no tiene fundamento fáctico, lo cual implica una falsa motivación y además, no encuadra dentro de los parámetros de la prohibición legal de registro de expresiones que sean genéricas y/o descriptivas respecto de una determinada clase de servicios”; que “la motivación del acto presenta vicios” ya que “El empleo retraído y anticuado de una expresión en el inicio de las comunicaciones no puede equipararse a una utilización GENERALIZADA de la misma en el comercio, para designar un SERVICIO ACTUAL o para describir sus propiedades”; que “Resulta equivocado e ilegal, considerar que un término usado en el siglo pasado para referirse eventualmente a los telegramas, pueda ser genérico o descriptivo en el comercio de los servicios de la clase 38ª utilizados en actividades tecnológicas y de comunicaciones de vanguardia y por ello, negar su registro como marca”; y que “El lenguaje empleado para referirse a la clase de servicios con tecnologías de nueva generación está totalmente desligado del uso que se haya podido dar en el pasado a la expresión MARCONI, pues los fenómenos del comercio y de los signos distintivos que en él se emplean son por esencia DINAMICOS, más aún cuando se basan en la ciencia y la técnica”. 2.

Contestación a la demanda El consultante destaca, del texto de los “escritos de contestación de la demanda y alegatos de conclusión”, presentados por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, los siguientes alegatos: que “es claro que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto a los actos administrativos acusados”; que “es preciso señalar que el signo Marconi no cumple con el requisito de distintividad dispuesto en esta norma como quiera que adolece de distintividad intrínseca por cuanto designa uno de los servicios que pretende identificar, lo que descarta la violación de esa norma”; que “contrario a lo afirmado por la parte actora el termino (sic) marconi no ha caído en desuso, por que (sic) el mismo es utilizado en (sic) frecuencia en los despachos judiciales, en conceptos y en la generalidad del público, especialmente para aludir a un medio de comunicación como quiera que al decir la palabra Marconi viene de inmediato a la mente del consumidor la idea de telegrama y, por ende, de un servicio de comunicación independiente del avance tecnológico”; que “La expresión Marconi tiene un significado en el idioma español, diferente del apellido de su inventor Guglielmo Marconi, un sistema de telegrafía de hilos tal como se indico (sic) en la Resolución núm.13483 demandada, en virtud del cual transmite un concepto que es precisamente el que lo hace descriptivo”; que “si bien el Decreto 1900 de 1990, sobre servicios de telecomunicaciones, no indica expresamente el termino (sic) Marconi cuando regula las Clases de servicios el mismo, hace parte de los que se denominan Teleservicios”; y que “al expedir los actos acusados la entidad se ajustó plenamente al tramite (sic) administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que los mismos no son nulos pues se ajustan a pleno derecho y no violentan normas de carácter supranacional o legal como lo aduce la parte demandante”.

El Tribunal observa que, según el escrito de contestación a la demanda, “la marca ‘MARCONI’ además de no reunir los requisitos marcarios establecidos … se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 … de la Decisión 486 … toda vez que describe en forma directa e indirecta las características de los servicios de la clase 38 que pretende amparar; la expresión MARCONI consiste exclusivamente en la indicación que denota o describe en forma directa el medio indicado para la prestación del servicio, que es el servicio de marconi que es un medio por el cual las personas pueden comunicarse, término que a todas luces no logra identificar en el mercado el servicio especializado y definido como un sistema de tleelgrafía (sic) sin hilos según el Diccionario General de la Lengua Española”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “artículos 134 y 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 123 y 124 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 135, literales b) y f), y 150 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. La distintividad derivada del uso previo del signo. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiera.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca.

Como se ha indicado en la doctrina, “… cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465). Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada …” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

En definitiva, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471). En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.

El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De los signos evocativos En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20- IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”). En definitiva, si bien las marcas evocativas no son tan distintivas como las de fantasía o las arbitrarias, requieren de cierta imaginación, pensamiento o percepción para alcanzar una idea sobre la naturaleza de los bienes o servicios (http://www.bitlaw.com/ trademark/degrees.html#fanciful).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. III. De los signos genéricos Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte.

Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”), y que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f, del artículo 135 de la Decisión 486 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.

IV. De los signos descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio, pero no informa acerca de su origen empresarial, por lo que no será apto para desempeñar la función principal de la marca.

Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e, de la Decisión 486, no podrá ser registrado. La citada prohibición reproduce, en lo sustancial, la prevista en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, por lo que el Tribunal reitera el criterio interpretativo establecido desde entonces sobre el tema que se examina.

El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. Importa destacar a este propósito que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

Hay que tener presente asimismo que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.

El Tribunal se ha manifestado sobre este punto al interpretar el artículo 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los términos siguientes: “un signo consistente ‘exclusivamente’ de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.

Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”). A este supuesto cabe agregar el ya examinado sobre la registrabilidad del signo descriptivo, a causa de su aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, derivada dicha aptitud del uso constante del signo en un País Miembro.

V. Del procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).

De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (artículo 149).

El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición. De haber habido oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150).

En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

De no haber habido oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excepción prevista en el citado artículo 135, último párrafo. 2° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 3° Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes en el País Miembro. 4° El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 5° El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 6° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA