Año XXIII - Número 1387 Lima, 23 de agosto de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 61-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 82, literal b), de la misma Decisión. Signo tridimensional “ENVASE”.

Actor: JOHNSON & JOHNSON. Proceso interno N° 497-2003 Proceso 65-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales a), d) y e); y de oficio el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 1944-03.

Actor: TEXACO INC. Nombre comercial: FOOD MART Proceso 79-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: F.C.C.+GRÁFICA.

Actor: sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. Proceso Interno: N° 2003-00369 Proceso 80-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales a) y h); 83, literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y de oficio el literal e) del artículo 83 y el artículo 84, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador.

Expediente interno N° 379-99-LM. Actor: Sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA. Marca: “TOSTY JELLY (mixta)” 8 20 29 PROCESO 61-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 82, literal b), de la misma Decisión. Signo tridimensional “ENVASE”.

Actor: JOHNSON & JOHNSON. Proceso interno N° 497-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 81 y 82 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 497-2003.

El auto de 24 de mayo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1112006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: JOHNSON & JOHNSON.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. b) Hechos El 17 de mayo de 1996, la sociedad JOHNSON & JOHNSON, solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de “(…) la marca de producto constituido por el envase característico (…)”, para distinguir talcos, productos de tocador en general y todos los demás productos de la clase 3 (Clasificación Internacional de Niza, Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

El 10 de septiembre de 1996, la FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. formuló observaciones con base en el registro de su marca “PERSONAL CARE” también de la Clase 3. Mediante Resolución 016716-96-INDECOPI/OSD de 20 de diciembre de 1996, se resolvió “Decla- 23/08/2006 2.48 rar INFUNDADA la observación formulada por FABRICA (sic) DE ACCESORIOS ELECTRONICOS (sic) S.A., de Perú, y en consecuencia INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de JOHNSON & JOHNSON, (…) el registro de la marca de producto constituida por el envase característico (…) para distinguir talcos, productos de tocador en general y todos los demás productos de la clase 03 de la Nomenclatura Oficial, quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente resolución”.

Contra dicha Resolución, el 23 de enero de 1997, FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución Nº 1146-1999/TPIINDECOPI, del 20 de septiembre de 1999, en que se decidió: “REVOCAR la Resolución Nº. 16716-96-INDECOPI/OSD (…) y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el envase característico (…) solicitado por JOHNSON & JOHNSON”.

El 22 de diciembre de 1999, JOHNSON & JOHNSON interpone demanda de impugnación de la Resolución administrativa Nº 1146-1999/TPIINDECOPI. El 6 de abril de 2000, el INDECOPI da contestación a la demanda. El 7 de abril de 2000, el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, también da contestación a la demanda.

Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2002, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, declara “INFUNDADA la demanda de fojas cincuenta; en los seguidos por Johnson & Johnson con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (…)”. Contra dicha sentencia, el 6 de enero de 2003, JOHNSON & JOHNSON interpone recurso de apelación. El 30 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dispone: “(…) suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación de los artículos 81 y 82 incisos c) GACETA OFICIAL (sic) que regula los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”, razones por las cuales “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. 23/08/2006 3.48 c) Fundamentos jurídicos de la demanda mi mandante ya es propietaria en la Clase 5, de la marca que consta de un envase característico (…) que es idéntico al que ahora se está solicitando como marca para distinguir productos, esta vez, de la Clase 3”; aunque en otro aparte de la misma Resolución “(…) se reconoce de manera expresa que la marca solicitada por mi mandante en la Clase 3, no es una forma usual o necesaria de los envases para la distinción de talcos y productos de tocador (…)”, por lo que opina la parte actora que “Este proceder arbitrario no puede sino dar lugar a la nulidad de la resolución expedida”.

La parte actora indica que es propietaria de las marcas: “Envase en forma de prisma rectangular (…) para distinguir productos de la Clase 3 (…). Envase característico con la denominación JONSON’S (sic) BABY escrita en letras características y la denominación CLINICALLY MILDNESS PROVEN (…) para distinguir productos de tocador y cosméticos y todos los demás productos de la Clase 3 (…).

Envase característico, para distinguir talcos medicados, productos medicinales e higiénicos; y todos los demás productos de la Clase 5 (…). Diseño Industrial para modelo de botella y tapa combinados (…)”. Sostiene también que “(…) dentro de los 30 días hábiles que tuvo cualquier competidor que se sintiera afectado en sus derechos con el registro del envase solicitado por mi mandante, ninguno de los propietarios de las marcas mencionadas en el considerando de fojas 8-11 ha formulado observación al registro solicitado, lo que significa que todas estas personas, consideraron que el envase solicitado como marca, es realmente original, satisface los requerimientos de ley y por tanto no se sintieron afectados ni vieron recortados sus derechos en lo más mínimo”.

También indica que “si idéntico envase característico ya ha sido registrado en la Clase 5 a favor de mi mandante Johnson & Johnson, precisamente porque reúne los requisitos de ley, no existe motivo justificado para que el mismo envase característico, no sea registrado en la Clase 3, también a nombre de Johnson & Johnson (…). Que, si de otro lado, el envase característico solicitado es similar al otorgado anteriormente (…) radicando la diferencia entre estos en pequeños aspectos, no hay motivo fundado tampoco para que se deniegue el registro del envase característico solicitado en esta oportunidad (…).

Que (…) Johnson & Johnson es la única empresa que cuenta con un registro idéntico y otros similares al que ahora está solicitando pero en la Clase 3 (…). Que el envase característico que ahora se está solicitando sea registrado como marca, es igual al que ya ha sido registrado como Diseño Industrial en el Perú, a nombre de mi mandante Johnson & Johnson (…)”, y que está registrado como Diseñó Industrial en Ecuador, como Patente en Estados Unidos y como marca en el Benelux. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Respecto a la Resolución que impugna, dice que “(…) en forma sospechosa, irregular e ilegal, se omite y no se menciona para nada que El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.

Manifiesta que “(…) la demandante impugna la resolución administrativa expedida por el Tribunal de INDECOPI, sobre la base de un único argumento que consiste en sostener que dicha empresa cuenta en el Perú y otros países con registros de marcas compuestas por envases similares en las clases 3 y 5 de la Nomenclatura Oficial e incluso con algunos registros como diseño industrial y patente”; y que la “(…) demandante no discute lo que constituye el fundamento central por el cual le fue denegada la marca que solicitó, esto es, que el envase que se pretendió registrar como marca no cuenta con elementos que permitan a un consumidor distinguirlo de los demás envases que se encuentran disponibles en el mercado y que en consecuencia no es posible que el consumidor los asocie con un origen empresarial determinado”.

GACETA OFICIAL También argumenta que, aunque la marca sea una figura tridimensional, debe cumplir con los requisitos para el registro marcario, “Así tenemos que el envase que se pretenda registrar como marca debe contar con elementos diferenciadores que permitan identificarlo en el mercado, distinguiéndolo de sus similares, de tal forma que baste con ver el envase para saber de qué producto se trata o cuál es la marca denominativa que llevan”.

El INDECOPI sostiene, además, que “En el caso concreto de la marca que pretendió registrar la empresa demandante constituida por el envase característico conforme al modelo para distinguir talcos, productos de tocador en general y todos los demás productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, es fácil constatar que no llega a cumplir con el requisito de distintividad que exige la ley, porque no cuenta con ningún elemento característico que le permita a un consumidor distinguirlo de los demás envases de talcos que se expenden en el mercado”.

Argumenta también que “(…) es evidente que no puede admitirse el registro como marca de producto del envase solicitado porque no podría constituir una marca, dado que no cumple con la función esencial de ésta, cual es la de distinguir los productos de un empresario de los productos similares de los demás empresarios (…)”. Sobre el argumento de la demandante de tener registrados como marcas otros signos similares, dice que estos registros fueron otorgados por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI y que “(…) ninguna resolución expedida por un órgano de inferior jerarquía puede constituir jurisprudencia vinculante para el órgano superior.

En este caso concreto, ninguna resolución expedida por las Oficinas de Signos Distintivos o de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI puede constituir jurisprudencia obligatoria para el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que es el superior jerárquico”. Finalmente, sostiene que “(…) el análisis de registrabilidad de un signo debe ser evaluado en función a las características propias de cada solicitud, para determinar si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, siendo por ello irrelevante a estos efectos los anteriores registros que pudieran haberse otorgado en otros expedientes administrativos”. 23/08/2006 4.48 El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda diciendo “(…) la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y de derecho (…)”.

Sobre el principio de territorialidad, señala que en el caso concreto “(…) la conclusión será de que aún cuando la solicitante presentó medios de prueba que acreditaban el registro del signo solicitado en Benelux, las Antillas Holandesas y en otros piases (sic) ello no indica que la Autoridad Administrativa de nuestro país –Indecopidebía registrarlo inmediatamente, ya que el registro del signo en otros países no es determinante, puesto que para tal fin deberá tomarse en cuenta los requisitos de registrabilidad establecidos en la legislación peruana”.

Indica que el artículo 82, literal b), de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que consistan en envases. Argumenta, entonces, que “(…) el signo solicitado constituye una forma usual de los envases para la distinción de talcos y productos de tocador de la clase 03 de la N.O., razón por la cual, definitivamente resultaba IMPROCEDENTE su registro (…) ya que carecía del requisito más importante para tal fin, cual es, la DISTINTIVIDAD, que definitivamente no poseía la marca de la actora (…)”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 82, literal c), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo estableci- GACETA OFICIAL do por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de “(…) la marca de producto constituido por el envase característico (…)”, fue presentada el 17 de mayo de 1996, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto, se encuentran sometidos a las disposiciones de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 81 de la Decisión 344.

Conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretará el artículo 82, literal c), de la citada Decisión 344, solicitado por el consultante, por no ser aplicable al caso concreto; y, se interpretará de oficio el artículo 82, literal b), ibidem, por sí ser pertinente al caso.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)”. 23/08/2006 5.48 I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. GACETA OFICIAL La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Sentencia del Proceso 19-IP2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, caso: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías.

“Normatividad Subregional sobre 23/08/2006 6.48 Marcas de Productos y Servicios”. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo tridimensional solicitado por JOHNSON & JOHNSON como marca de producto constituido por el envase característico, cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. Clases de marcas: marcas tridimensionales Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)” (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1224, del 2 de agosto de 2005, caso “FORMA DE BOTELLA”).

En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, se permite la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma o el envase del producto que pretende distinguir, siempre que reúna los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no sea la forma usual del producto o de su envase, conforme lo dispone el artículo 82, literal b), ibidem.

Por tanto, se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, ser perceptible por cualquiera de los sentidos, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las demás prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada.

En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).

Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características GACETA OFICIAL especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.

(Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada). Por su parte, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro.

“Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase (…) no hace parte de la forma externa a registrar como marca (…)” (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada).

Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Sentencia del Proceso 82-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 651, del 20 de marzo de 2001, caso “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”). III. Irregistrabilidad de signos consistentes en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o por la función del producto El artículo 82, literal b), de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de la forma tridimensional de un producto, cuando ella consista en la forma usual del producto o de su envase.

También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cuali- 23/08/2006 7.48 dades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”.

(FernándezNovoa, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 85). En resumen, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. En cuanto al término envase, el Tribunal ha entendido por tal “ ‘(…) todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (AREÁN LALÍN, Manuel: ‘La protección de las marcas tridimensionales’, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial, Quito, 1994, pág. 6); y que, en el ámbito del término en referencia, puede incluirse una amplia gama de objetos, tales como botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes y, en fin, todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.

(Sentencia del Proceso 38-IP-2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre de 2002, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC”). En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, “la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”).

Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse in concreto, visto que, por ejemplo, “la forma usual de unas tijeras es GACETA OFICIAL irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, ya citada).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: La forma o envase tridimensional de un producto, que es un cuerpo que posee volumen, que ocupa las tres dimensiones en el espacio, y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto, puede constituir un signo distintivo y ser registrado como marca, siempre que presente características que la diferencien suficientemente de la forma o envase usual o necesario del producto, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del mismo, y no como la simple representación de éste.

TERCERO: Por tanto, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distinti- 23/08/2006 8.48 vidad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 497-2003, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/08/2006 9.48 PROCESO 65-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales a), d) y e); y de oficio el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 1944-03.

Actor: TEXACO INC. Nombre comercial: FOOD MART. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de mayo de 2006.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: Sociedad TEXACO INC. Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES - MITINCI.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. DE LA REPÚBLICA DE PERÚ Tercero interesado: Sociedad FOOD MART S.R. LTD. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. La sociedad FOOD MART S.R. LTD solicitó el 25 de abril de 1996, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del nombre comercial FOOD MART en relación con productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9034 - 1996. b. El INDECOPI, mediante Resolución N° 01436996 del 11 de noviembre de 1996, concedió el registro del nombre comercial FOOD MART en relación con productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad FOOD MART S.R LTD.

Le fue asignado el certificado N° 1876. c. La sociedad TEXACO INC. solicitó el 6 de febrero de 1997, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la nulidad del registro del nombre comercial FOOD MART. d. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 11200-97 del 29 de agosto de 1997, declaró infundada la solicitud de nulidad interpuesta por la sociedad TEXACO INC. GACETA OFICIAL e. El 23 de septiembre de 1997, la sociedad TEXACO INC. interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 11200-97 del 29 de agosto de 1997. f. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 055 - 1999 del 22 de enero de 1999, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. g. El 11 de mayo de1999, la sociedad TEXACO INC., mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez e ineficacia de las Resoluciones N° 11200 - 97 del 29 de agosto de 1997 y 055 - 1999 de 22 de enero de 1999. h. La Sala Civil de Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 5 de junio de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta. i. La sociedad TEXACO INC., mediante escrito radicado el 9 de julio de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. 2.

Fundamentos de la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. La denominación FOOD MART, de origen inglés, traduce “tienda de alimentos”. b. Las denominaciones FOOD Y MART no son suficientemente distintivas para ser adoptadas como marcas o nombres comerciales, ya que son compartidas por diversos signos registrados para distinguir productos, servicios o actividades económicas en diversas clases: 42, 25, 29, 35, 24, 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como ejemplos se encuentran, entre otras, las siguientes marcas registradas: K MART, MOBIL MART, PETSMART Y DISEÑO, WAL-MART, MARTEX, HOME MART, MOVISMART, PAGEMART, ALITHUFOODS, ANDES FOOD, AQUINITO´S FOODS, BABY FOOD, BON LAC FOOD, CARGILL FOODS, D´ANY FOODS, 23/08/2006 10.48 D´AQUINO FOODS, FOODPAK, GREEN FOOD, INCA´S FOOD, INFOOD FINANCE ERU S.A., NATURAL FOOD FROM THE INKA´S LAND, NESTLE FOOD SERVICES, NESTLE FOOD SERVICES, ETC. c. En relación con la comercialización de alimentos de la clase 32, como por ejemplo los zumos de fruta, el agua mineral, y las bebidas no alcohólicas, la frase FOOD MART, “tienda de alimentos”, no es suficientemente distintiva ya que resulta evidentemente genérica. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • La denominación FOOD MART no es apreciada por el consumidor nacional como un término que designe productos incluidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ni la comercialización de los mismos, ya que su significado en español no es comúnmente conocido por el consumidor medio, para quien dicho término será percibido como de fantasía y asociado con algún origen inglés. • Si el consumidor medio, en relación con la denominación FOOD MART, se pregunta ¿qué es?, no respondería necesaria y espontáneamente que es una tienda donde se comercializan productos de la Clase 32.

Muy diferente sería el caso con las palabras SANDWICH o BOUTIQUE, que ante la misma pregunta, el consumidor medio respondería de manera acorde a la definición del diccionario, ya que son términos ampliamente difundidos y conocidos por el público. • Por lo anteriormente expuesto, la expresión FOOD MART no es una denominación genérica en relación con los productos de la Clase 32 y, en consecuencia, las Resoluciones impugnadas no son nulas.

GACETA OFICIAL b. Por parte Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú. El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • La expresión FOOD MART no es genérica en relación con los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que aunque dicha expresión signifique en español “tienda de alimentos”, el consumidor nacional no la asocia con dicho significado y, por consiguiente, lo toma como un término de fantasía de origen inglés. • En consecuencia, las Resoluciones impugnadas son correctas y se encuentran conforme a derecho. c. Contestación por parte del tercero interesado.

La sociedad FOOD MART S.R. LTD., tercera interesada en las resultas del proceso, se opone a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • La denominación FOOD MART no es la única que significa “pequeños comercios de alimentos o abarrotes”. Hay otras como GROCERY STORE, SHOP, o MARKET que tienen ese mismo significado. • Cada uno de los productos detallados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza tiene su denominación genérica en inglés: SODA, SODA WATER, BEER, JUICE, etc.

Lo anterior es ampliamente conocido por el consumidor nacional. • Los signos genéricos no sólo se analizan a partir de criterios gramaticales o etimológicos. Por lo tanto, no se puede pretender agrupar mediante la yuxtaposición de nombres, actividades económicas que no están comprendidas dentro del significado común y corriente en las actividades comerciales del país, o en la mentalidad del consumidor promedio. 23/08/2006 11.48 • Por tal motivo, el INDECOPI, tal y como se desprende de la Resolución impugnada N° 055-1999, procedió a realizar las averiguaciones pertinentes con el objetivo de determinar si los agentes económicos involucrados, en especial los consumidores, entienden que la denominación FOOD MART designa productos de la clase 32.

Determinó, entonces, que en el consumidor medio existe total desconocimiento del significado en español de FOOD MART, ya que no existe en el mercado publicidad, propaganda o servicio que se asocie con dicha denominación 4.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DE 2003, PROFERIDA POR LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PERÚ. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “Octavo.- Que así mismo, de acuerdo con la doctrina en derecho marcario, para que un término sea considerado genérico debe ser conocido por el público consumidor y utilizado comúnmente en el comercio para describir los productos que distingue como podría ser el término magazzine para señalar una revista o gym para identificar un gimnasio;

Noveno.Que conforme a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la denominación FOOD MART no es apreciada por el consumidor promedio nacional como un término que distingue productos de la clase treintIdós de la Nomenclatura Oficial, ni tampoco para distinguir la actividad económica de comercialización de los mismos; que por el contrario, el consumidor promedio lo percibirá como un término de fantasía relacionado al idioma inglés; por consiguiente, el nombre comercial concedido a la codemandada FOOD MART Sociedad de Responsabilidad Limitada, no constituye una denominación genérica conforme lo establece la doctrina y la legislación vigente; consecuentemente no se contraviene el artículo ochentidós, inciso d), de la Decisión trescientos cuarenticuatro y por ende no se incurre en la causal de nulidad de registro prevista en el artículo ciento ochentiuno, inciso a), del Decreto Legislativo ochocientos veintitrés”.

GACETA OFICIAL 23/08/2006 12.48 II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. (…) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento en que se solicitó el registro del nombre comercial FOOD MART. e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;

(…) Artículo 128 También se interpretará de oficio el literal a) del artículo 82 y el artículo 128 de la misma Decisión, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” DECISION 344 DECISIÓN 486 (…) (…) Artículo 81 Disposición Transitoria Primera. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

GACETA OFICIAL IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: 23/08/2006 13.48 en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004).

A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Normas aplicables en relación con el registro de nombres comerciales. C. Requisitos para el registro de nombres comerciales. D. Signos genéricos, descriptivos. E. Signos en Idioma extranjero. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamen-te concedido es un derecho adquirido y Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). GACETA OFICIAL ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nue- 23/08/2006 14.48 va norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, GACETA OFICIAL ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo FOOD MART se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que la resolución del proceso judicial en primera instancia se realizó en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto, el artículo 172 de la Decisión 486 será aplicable al caso bajo estudio. B. NORMAS APLICABLES EN RELACIÓN CON EL REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES. Como quiera que en el caso bajo estudio se alega que se violaron los artículos 81 y 82, literales d) y e), los cuales se refieren al registro signos como marcas, se hace necesario tratar el tema de las normas aplicables en relación con el registro de nombres comerciales, toda vez que lo que se discute es si la denominación FOOD MART es registrable como NOMBRE COMERCIAL. 23/08/2006 15.48 El artículo 128 de la Decisión 344, dispone lo siguiente: “Art. 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. El artículo trascrito establece que en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas de la Decisión 344.

De lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las normas pertinentes del capítulo de marcas? El capítulo V de la Decisión 344, denominado “De las marcas”, regula lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, del procedimiento de registro marcario, de los derechos conferidos por la marca, de la cancelación del registro marcario, la nulidad del registro marcario, la caducidad del registro marcario, de las licencias y las transferencias de las marcas, de los lemas comerciales y de las marcas colectivas.

De los anteriores temas no todos son pertinentes en relación con el registro de nombres comerciales. En efecto, no todas las secciones contenidas en el capítulo “De las marcas” están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales. Es decir, las licencias y trasferencias de las marcas, de los lemas comerciales y de las marcas colectivas, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial.

Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículo 102 y 103 contenidos en la Sección “de los derechos conferidos por la marca”, y de las normas contenidas en la Sección “de la cancelación del registro marcario”.

GACETA OFICIAL En relación con las primera, el nombre comercial no se protege como consecuencia de su registro, sino por el hecho de su primer uso; de ahí que se diga que el registro o depósito de un nombre comercial no es atributivo, como es el registro marcario, sino declarativo. Por tal motivo no se podría aplicar dichas normas, ya que se basan en los derechos que se desprende del registro de un signo como marca, y en relación con el nombre comercial, los derechos que de él emanan se protege desde su primer uso.

En relación con las segunda, la figura del nombre comercial se basa en su uso, mientras que la figura de la marca se basa en el registro. De ahí que la figura de la cancelación por no uso de la marca se presente cuando ésta no haya sido utilizada por su titular o por el licenciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena).

Es decir, se puede tener registrada una marca sin que dicha marca sea usada, so pena de que una vez trascurridos tres años pueda ser cancelada por falta de uso. Lo anterior en relación con la figura del nombre comercial no es aplicable, ya que uno de los elementos esenciales de los nombres comerciales es su uso. Es decir, no se puede concebir un nombre comercial registrado y no usado porque esto iría en contra de los propios requisitos esenciales del nombre comercial.

En relación con el uso como requisito esencial de la figura del nombre comercial el Tribunal de ha manifestado de la siguiente manera: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se 23/08/2006 16.48 encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, del 12 de julio de 2000)”. (Proceso 05-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 914 de 1 de abril de 2003). De lo anterior se desprende que la oficina nacional o el juez competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales.

C. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES. En el literal anterior se llegó a la conclusión que, por remisión del artículo 128 de la Decisión 344, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables al registro de los nombres comerciales, en el evento en que en cualquiera de los Países Miembros se implante un registro de nombre comerciales.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas, como se dijo, son aplicables a los nombres comerciales. Estos requisitos son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora, en relación con los nombres comerciales, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil de otros.

En este sentido, un nombre comercial que sea capaz de causar en el público consumidor confusión o error en relación con la actividad económica, la empresa o el establecimiento mercantil de otro comerciante, es irregistrable. GACETA OFICIAL 23/08/2006 17.48 2. La perceptibilidad. D. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS. El nombre comercial es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Como quiera que dentro del proceso interno que dio origen a la presente interpretación, la demandante argumentó que la expresión FOOD MART es genérica en relación con los productos pertenecientes a la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, y a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir nombre comercial, ya que a través de los sentidos se forma una imagen o impresión que permite distinguir o identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil.

Es de esta manera como el nombre comercial penetra en la mente del público consumidor y, en consecuencia, es la forma como dicho nombre comercial se asimila con facilidad. 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable como nombre comercial debe tener la posibilidad de ser expresado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro de un nombre comercial, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la misma Decisión. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada normativa.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el nombre comercial cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, GACETA OFICIAL cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica.

C. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Como quiera que en el caso bajo estudio el signo distintivo objeto de la controversia, se encuentra conformado por una expresión escrita en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de signos en idioma extranjero. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. 23/08/2006 18.48 gistradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros…”.

(Proceso 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759 de 6 de febrero de 2002). El Tribunal así mismo dice que: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. (Proceso Nº 3-IP95.

Interpretación Prejudicial de 7 de agosto de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189 de 15 de septiembre de 1995)”. (Proceso 109-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 31 de agosto de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1306 de 10 de marzo de 2006). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. …Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser re- PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del nombre comercial ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede GACETA OFICIAL 23/08/2006 19.48 sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como nombre comercial si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344, de conformidad con la remisión que hace el artículo 128 de la Decisión 344. Además, se debe tener en cuenta que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, “De las marcas”, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombre comerciales. Es decir, las Secciones denominadas “De las licencias y trasferencias de las marcas”, “De los lemas comerciales” y “De las marcas colectivas”, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial.

Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículo 102 y 103 contenidos en la Sección “De los derechos conferidos por la marca”, y de las normas contenidas en la Sección “De la cancelación del registro marcario”.

Por tal motivo la oficina nacional o el juez competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales.

CUARTO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.

QUINTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.

SEXTO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que se halle conformado por una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capaci- GACETA OFICIAL 23/08/2006 20.48 dad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SÉPTIMO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 19442003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 79-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: F.C.C.+GRÁFICA.

Actor: sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. Proceso Interno: N° 2003-00369. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, adjuntada al oficio N° 0497 de 17 de abril de 2006, recibido en este Tribunal el 21 de abril de 2006, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa al ar- tículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2003-00369.

El auto de 31 de mayo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 0497, complementada con los documentos incluidos en anexos.

GACETA OFICIAL a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. Demandada: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: La sociedad BONEM S.A. b) Hechos El 31 de mayo de 2002, la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., solicitó ante la División de Signos Distintivos el registro como marca del signo F.C.C.+GRÁFICA, para identificar “embragues para vehículos”, productos comprendidos en la Clase 12.

(Clasificación Internacional de Niza, Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima). El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 518 de 31 de julio de 2002. El 10 de septiembre de 2002, la Sociedad BONEM S.A. mediante apoderado presentó oposición a la solicitud del registro del signo F.C.C.+GRÁFICA con fundamento en el registro de su marca FPC+GRÁFICA para productos de la Clase 12.

Por Resolución N° 37820, de 27 de noviembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por BONEM S.A. y negó el registro de la marca F.C.C.+GRÁFICA solicitada por la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. El 16 de enero de 2003 la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución N° 37820.

El primero es resuelto por la misma Jefa de la División de Signos Distintivos, quien por Resolución N° 6000 de 28 de febrero de 2003, confirmó en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución N° 37820 y concedió el recurso de apelación, el cual, a su vez, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien mediante Resolución N° 7752 de 27 de marzo de 2003, también, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “(…) la marca FCC+GRAFICA (sic) no es confundible con la marca FPC+GRAFICA (sic) (…)”.

Indica que: “(…) No existe identidad entre las marcas 23/08/2006 21.48 FCC+GRAFICA (sic) (solicitada) y FPC+GRAFICA (sic) registrada” y que “(…) aún aceptando algún tipo de similitud entre dichas marcas, la vocación de registrabilidad de la expresión FCC+ GRAFICA (sic) como marca no se pierde, por cuanto sus elementos nominativos que no comparte con la marca previamente registrada y los gráficos que en su totalidad son originales le permiten al consumidor diferenciar claramente los productos que la misma identifica frente a los productos que identifica la marca FPC+GRAFICA (sic)”.

Argumenta que: “El riesgo de confusión entre la marca F.C.C.+GRAFICA (sic) y la marca FPC+GRAFICA (sic), se elimina dado el grado de especialidad de quienes adquieren los productos que ellas identifican, los cuales son de consumo selectivo y no masivo (…). No existe pretendida similitud gráfica, auditiva y fonética entre las marcas FCC+GRAFICA (sic) y FPC+GRAFICA (sic) (…)”.

Indica que al analizar el signo solicitado: “(…) se observa cómo un elemento preponderante de la misma es la gráfica compuesta por un círculo que lo cierran las expresiones CLUTCH TECHNOLOGY y dentro del cual aparecen las letras FCC separadas por puntos (…). De esta manera el hecho de que la parte nominativa de la marca esté conformada por letras (FCC) y no por palabras y que éstas además se encuentren dentro del círculo, le hace perder preponderancia a las mismas.

Manifiesta que no existe confundibilidad ortográfica ya que “(…) los signos compuestos por una sola letra o una combinación de sólo unas cuantas de ellas, que no conforman ningún nombre, ni real ni de fantasía (como ocurre en este caso, no pueden alegar que tiene derechos exclusivos sobre las letras en cuestión, pues este recae solamente sobre su especial configuración gráfica”.

Al hacer referencia a otra marca similar FMC+GRÁFICA y haciendo una comparación dice: “(…) se debe concluir que el signo solicitado para registro por mi representada F.C.C.+ GRAFICA (sic) cuya configuración gráfica es más distintiva de la que posee la marca FMC+ GRAFICA (sic) frente a la marca FPC+GRAFICA (sic) lógicamente debe poder coexistir pacíficamente en el mercado con estos signos, sin que se produzca confusión alguna entre el publico (sic) consumidor”.

También se fundamenta en los criterios doctrinarios respecto a que: “Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente GACETA OFICIAL (…). Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos (…). Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.

Finalmente dice que no existe confundibilidad fonética, toda vez que: “(…) tratándose de un elemento nominativo que no está compuesto de palabras sino de una sucesión de letras, no es posible aplicar los criterios clásicos de similitud fonética, pues es claro que al no existir sílabas no será posible hablar de sílabas tónicas, átonas, desidencias o raíces”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, al contestar la demanda dice que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “(…) legal y válidamente … negando el registro de la marca ‘FCC+ GRAFICA’ (sic) para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C.”. También dice que “(…) es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente (…)”.

Indica que: “(…) la expresión ‘F.C.C.+GRAFICA’ (sic) de la clase 12, a contrario de lo que afirma el apoderado de la sociedad demandante, no tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones no se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia pueden llevar al público consumidor a confusión sobre el producto mismo y sobre su procedencia empresarial”.

Sostiene que: “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, y teniendo en cuenta que el elemento predominante en la solicitud de registro es el denominativo, tenemos que la marca solicitada está estructurada por tres letras, que reflejan una misma composición respecto de la marca previamente registrada, lo cual no le da 23/08/2006 22.48 suficiente distintividad, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual no hay una estructura completamente distinta o diferenciadora, por el contrario resultan semejantes al punto de generar riesgo de confusión (…).

Al mismo tiempo hay que afirmar que el componente gráfico, no es suficiente para otorgar distintividad al signo solicitado frente al previamente registrado (…). Igualmente la percepción sonora o auditiva que ambas marcas generan es muy similar, pues en su pronunciación en el idioma español, tienen una similar percepción auditiva”. Asimismo sostiene que efectuado “(…) el examen comparativo de las marcas ‘F.C.C.+GRAFICA (sic) Tipo Mixta de la clase 12 solicitada, frente a “F.P.C.+GRAFICA (sic), para distinguir los productos de la clase 12, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo riesgo de confusión entre las mismas (…).

En consecuencia, no era procedente el registro de la marca ‘F.C.C.+GRAFICA (sic) para distinguir los productos comprendidos en la clase 12, conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 (…)”. La Sociedad BONEM S.A. en calidad de tercero interesado contesta la demanda diciendo que: “No existe violación directa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que este se aplica en su totalidad y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 (…)” dice: “Es claro para la administración que el signo FCC (mixta) (sic), además de carecer de distintividad se asemeja a una marca anteriormente solicitada para registro y busca proteger los mismos productos, lo cual puede generar riesgo de asociación o confusión en el mercado”.

Sobre la afirmación del “(…) actor que el signo CLUTCH FCC TECHNOLOGY, no comparte elementos nominativos con la marca registrada FPC CLUTCH DISC (…)” dice: “(…) observamos que no sólo comparten dos de (sic) letras dentro de su signo, sino, que ambas contienen también la expresión CLUTCH, los que las hace aún más confundibles”. También dice que “Existe similitud gráfica, auditiva, fonética e incluso conceptual entre los signos en conflicto por lo cual las decisiones de la administración deben ser confirmadas”.

Sostiene que es el elemento denominativo en ambos signos el que prevalece, además dice que: “Desde el punto de vista gráfi- GACETA OFICIAL co ninguna (sic) de los dos logos es una maravillosa creación publicitaria están compuestas de elementos simples conformados por un tipo de letra no muy especial, y la palabra CLUTCH, que indica que productos se están distinguiendo con este signo (…).

Ortográficamente los signos son muy similares, pues dos de las tres letras que los conforman son idénticas, y en ambos aparece la palabra CLUTCH como explicativo (…) podemos concluir diafanamente (sic) que los signos en conflicto son casi idénticos, y existe total confundibilidad fonética (…)”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme a lo previsto por el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo F.C.C. Clutch Tegnology (mixto), se realizó el 31 de mayo 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto se interpretará, de oficio, el 134 de la misma Decisión. 23/08/2006 23.48 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. En consecuencia, los temas que son objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o GACETA OFICIAL servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas 23/08/2006 24.48 en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes dibujados o escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo, para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los GACETA OFICIAL signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, aprobado el 22 de febrero de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo F.C.C.+ GRÁFICO cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. II. Marcas mixtas.

Comparación entre marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 23/08/2006 25.48 Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si en ambos prevalece el elemento gráfico la comparación deberá realizarse con base a los rasgos, dibujos, imágenes y al concepto que cada uno de ellos evoque.

En el supuesto de que sea el elemento denominativo el que prevalezca en ambos el cotejo tendrá que realizarse tomando en cuenta las reglas de comparación que rigen para los signos denominativos. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. III.

De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, GACETA OFICIAL conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos 23/08/2006 26.48 en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación GACETA OFICIAL corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

También es importante tener en cuenta que, además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Al respecto el Tribunal dice: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)”.

(Proceso 165-IP-2005, de 19 de octubre de 2005, marca: VIC MATIE). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajenas. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspec- 23/08/2006 27.48 tos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1114 del 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elemen- GACETA OFICIAL tos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos F.C.C.+GRÁFICA y FPC+GRÁFICA. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La 23/08/2006 28.48 distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si en ambos prevalece el elemento gráfico la comparación deberá realizarse con base a los rasgos, dibujos, imágenes y al concepto que cada uno de ellos evoque. En el supuesto de que sea el elemento denominativo el que prevalezca en ambos el cotejo tendrá que realizarse tomando en cuenta las reglas de comparación que rigen para los signos denominativos.

TERCERO: No son registrables como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpreta- GACETA OFICIAL 23/08/2006 29.48 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO ción prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-00369 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 80-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales a) y h); 83, literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Y de oficio el literal e) del artículo 83 y el artículo 84, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador. Expediente interno N° 379-99-LM. Actor: Sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA.

Marca: “TOSTY JELLY (mixta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República de Ecuador. antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: Sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 31 de mayo de 2006. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL I.

ANTECEDENTES. Tercero interesado: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como ING. RAMIRO CADENA Y DRA. ZELIDEK CADENA GACETA OFICIAL B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y del acto impugnado, se encuentran los siguientes: a. Los señores Ramiro Cadena y Zelidek Cadena solicitaron el 17 de mayo de 1996 el registro del signo mixto TOSTY JELLY, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; trámite al cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 67715/96.

La representación gráfica del signo solicitado es la siguiente: 23/08/2006 30.48 d. La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA, el 16 de agosto de 1999 presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo. 2. Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos: a. El signo mixto TOSTY JELLY no es distintivo en relación con las marcas TOSTY y TOSTITOS de propiedad de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA.

En consecuencia, su registro se otorgó en contravención de los artículos 82, literales a) y h), y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b. De coexistir en el mercado los productos amparados por las marcas en conflicto, se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, ya que dichos signos poseen una semejanza tal que son capaces de inducir al público consumidor a error. c. El elemento predominante en el signo mixto TOSTY JELLY es el denominativo, ya que su parte gráfica, además de tener reducidas dimensiones, no evoca concepto alguno que pueda servir para identificar los productos. b. La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA presentó observaciones al registro del signo mixto TOSTY JELLY con base en las siguientes marcas: • TOSTY, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • TOSTITOS, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • TOSTITOS y logotipo, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. c. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0969354 del 13 de abril de 1999, resolvió rechazar la observación y conceder el registro de la marca mixta TOSTY JELLY. d. Aplicando los criterios adoptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se tiene que la palabra clave dentro del elemento denominativo es TOSTY.

Es decir, es la palabra con mayor caracterización o fuerza distintiva. Además, de la observación gráfica del signo se evidencia que la palabra TOSTY predomina en el conjunto marcario. e. Entre el signo solicitado y la marca TOSTY de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA existe una evidente identidad. f. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA posee una familia de marcas en la que predomina la palabra TOSTY.

Por lo tanto, la concesión de registro del signo TOSTY JELLY ocasiona un daño irreparable a INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EUATORIANAS S.A. INALECSA, así como confusión tanto en el público como en los GACETA OFICIAL medios comerciales, quienes son inducidos a creer que la marca TOSTY JELLY es una variación de la línea de marcas de propiedad de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA. g. Las marcas TOSTY y TOSTITOS de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA son notoriamente conocidas en Ecuador y, en consecuencia, se exige que el cotejo marcario sea muy estricto.

Por tal razón, la Resolución impugnada violó el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. h. La Resolución Administrativa tampoco se encuentra debidamente motivada, violando con esto el artículo 95 de la Decisión 344. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Según el informe del Juez Consultante, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contestó la demanda con las siguientes excepciones: 23/08/2006 31.48 sido legalmente citados, no han contestado la demanda, ni comparecido al proceso”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81; 82, literales a) y h), 83, literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretarán, los artículos 81; 82, literal a), 83, literales a) y d) y 95 de la Decisión 344, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo mixto TOSTY JELLY.

“Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho. Legitimidad del acto administrativo impugnado.” Así mismo se interpretará de oficio el literal e) del artículo 83 y el artículo 84 de la mencionada Decisión, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial No se interpretará el artículo 82, literal h), ya que no es procedente al caso bajo estudio.

Según el informe del Juez Consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda con las siguientes excepciones: A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 “a) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) Legitimidad del Acto Administrativo. c) Improcedencia de la demanda. d) Caducidad y prescripción. (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. e) Falta de derecho del actor”. c. Por parte de los terceros interesados en el proceso.

Según el informe del Juez Consultante, “Ramiro Cadena y Zelidek Cadena, no obstante haber Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. GACETA OFICIAL 23/08/2006 32.48 Artículo 82 (…) “No podrán registrarse como marcas los signos que: Artículo 84 a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”;

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. GACETA OFICIAL En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

VII. CONSIDERACIONES Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Confusión directa e indirecta.

D. Comparación entre signos mixtos E. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 23/08/2006 33.48 Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). F. Signos compuestos. G. La familia de marcas. H. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad. I. De la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito GACETA OFICIAL legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…. ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). 23/08/2006 34.48 A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformi- GACETA OFICIAL dad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso 46-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo TOSTY JELLY se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente 23/08/2006 35.48 a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial está tramitando en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto, el artículo 172 de la Decisión 486 será aplicable al caso bajo estudio. B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley.

Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 23/08/2006 36.48 el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los re- GACETA OFICIAL quisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 23/08/2006 37.48 de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a 3 4 2.

La perceptibilidad. BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de 23/08/2006 38.48 productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser incurrido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

GACETA OFICIAL 23/08/2006 39.48 Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

C. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: La confusión puede darse de dos maneras: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 5 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. 1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2.

De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: GACETA OFICIAL “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005).

De manera que si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. 23/08/2006 40.48 de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 E. SIGNOS COMPUESTOS.

Como quiera que en el caso bajo estudio el signo solicitado, se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Proceso 13-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad 6 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de “… la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial…” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217 de 11 de julio de 2005). En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signo mixtos TOSTY JELLY y TOSTITOS, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

F. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. Los signos denominativos son aquellos que se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. 23/08/2006 41.48 Pero si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

En caso de que predomine el elemento denominativo del signo gráfico, se deberá proceder al cotejo marcario entre ellos para lo que deberá tenerse en cuenta el signo denominativo compuesto que se pretende registrar. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto TOSTY JELLY, por un lado, y los signo denominativos TOSTY y TOSTITOS, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

G. LA FAMILIA DE LAS MARCAS. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la sociedad demandante alega que posee una familia de marcas en donde predomina la palabra TOSTY, es necesario en la presente providencia tratar el tema de la familia de marcas. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es GACETA OFICIAL probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso N° 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial del 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

H. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA argumentó que sus marcas TOSTY y TOSTITOS son notorias, es pertinente abordar el tema de la marca notoria, la prueba de dicha notoriedad y su ámbito de aplicación. 1.

La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. 23/08/2006 42.48 Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la pre-servación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 7 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad….

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “inde- 7 OTAMENDI, Jorge.

Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL pendientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”. Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: 23/08/2006 43.48 superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. (Proceso N° 23-IP-96. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998).

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”. (Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 674 de 31 de mayo de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 8 “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. 9 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 10 2.

La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. 8 9 10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL 23/08/2006 44.48 Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: rá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

(…) d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” I. DE LA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA CONCESIÓN O A LA DENEGACIÓN DE REGISTROS MARCARIOS. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la sociedad demandante adujo que la Resolución demandada no fue debidamente motivada, se hace necesario tratar el tema de la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios en el Régimen de la Decisión 344.

Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos. Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. El Tribunal sobre este punto ha dicho lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). Teniendo presente que la resolución impugnada en el proceso interno fue expedida en vigencia de la Decisión 344, se encuentra que dicha norma consagra el principio comentado y, por lo tanto, los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados.

Así lo establece el artículo 95 de la Decisión citada, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde. En virtud de lo anteriormente expuesto, Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permiti- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, GACETA OFICIAL C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante o opositora.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ante- 23/08/2006 45.48 riormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta los signos denominativos y compuestos.

CUARTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifi- GACETA OFICIAL que la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos e incluyendo al denominativo compuesto. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

QUINTO: Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

SEXTO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circuns- 23/08/2006 46.48 tancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEPTIMO: Los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados. Así lo establece el artículo 95 de la Decisión citada, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 37999-LM, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/08/2006 47.48 GACETA OFICIAL 23/08/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú