PROCESO 61-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 82, literal b), de la misma Decisión. Signo tridimensional “ENVASE”.
Actor: JOHNSON & JOHNSON. Proceso interno N° 497-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 81 y 82 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 497- 2003.
El auto de 24 de mayo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 111-2006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: JOHNSON & JOHNSON.
Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. b) Hechos El 17 de mayo de 1996, la sociedad JOHNSON & JOHNSON, solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de “(…) la marca de producto constituido por el envase característico (…)”, para distinguir talcos, productos de tocador en general y todos los demás productos de la clase 3 (Clasificación Internacional de Niza, Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).
El 10 de septiembre de 1996, la FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. formuló observaciones con base en el registro de su marca “PERSONAL CARE” también de la Clase 3. Mediante Resolución 016716-96-INDECOPI/OSD de 20 de diciembre de 1996, se resolvió “Declarar INFUNDADA la observación formulada por FABRICA (sic) DE ACCESORIOS ELECTRONICOS (sic) S.A., de Perú, y en consecuencia INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de JOHNSON & JOHNSON, (…) el registro de la marca de producto constituida por el envase característico (…) para distinguir talcos, productos de tocador en general y todos los demás productos de la clase 03 de la Nomenclatura Oficial, quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente resolución”.
Contra dicha Resolución, el 23 de enero de 1997, FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución Nº 1146-1999/TPI-INDECOPI, del 20 de septiembre de 1999, en que se decidió: “REVOCAR la Resolución Nº 16716-96- INDECOPI/OSD (…) y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el envase característico (…) solicitado por JOHNSON & JOHNSON”.
El 22 de diciembre de 1999, JOHNSON & JOHNSON interpone demanda de impugnación de la Resolución administrativa Nº 1146-1999/TPI-INDECOPI. El 6 de abril de 2000, el INDECOPI da contestación a la demanda. El 7 de abril de 2000, el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, también da contestación a la demanda.
Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2002, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, declara “INFUNDADA la demanda de fojas cincuenta; en los seguidos por Johnson & Johnson con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (…)”. Contra dicha sentencia, el 6 de enero de 2003, JOHNSON & JOHNSON interpone recurso de apelación. El 30 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dispone: “(…) suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación de los artículos 81 y 82 incisos c) (sic) que regula los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”, razones por las cuales “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora indica que es propietaria de las marcas: “Envase en forma de prisma rectangular (…) para distinguir productos de la Clase 3 (…).
Envase característico con la denominación JONSON’S (sic) BABY escrita en letras características y la denominación CLINICALLY MILDNESS PROVEN (…) para distinguir productos de tocador y cosméticos y todos los demás productos de la Clase 3 (…). Envase característico, para distinguir talcos medicados, productos medicinales e higiénicos; y todos los demás productos de la Clase 5 (…).
Diseño Industrial para modelo de botella y tapa combinados (…)”. También indica que “si idéntico envase característico ya ha sido registrado en la Clase 5 a favor de mi mandante Johnson & Johnson, precisamente porque reúne los requisitos de ley, no existe motivo justificado para que el mismo envase característico, no sea registrado en la Clase 3, también a nombre de Johnson & Johnson (…).
Que, si de otro lado, el envase característico solicitado es similar al otorgado anteriormente (…) radicando la diferencia entre estos en pequeños aspectos, no hay motivo fundado tampoco para que se deniegue el registro del envase característico solicitado en esta oportunidad (…). Que (…) Johnson & Johnson es la única empresa que cuenta con un registro idéntico y otros similares al que ahora está solicitando pero en la Clase 3 (…).
Que el envase característico que ahora se está solicitando sea registrado como marca, es igual al que ya ha sido registrado como Diseño Industrial en el Perú, a nombre de mi mandante Johnson & Johnson (…)”, y que está registrado como Diseñó Industrial en Ecuador, como Patente en Estados Unidos y como marca en el Benelux. Respecto a la Resolución que impugna, dice que “(…) en forma sospechosa, irregular e ilegal, se omite y no se menciona para nada que mi mandante ya es propietaria en la Clase 5, de la marca que consta de un envase característico (…) que es idéntico al que ahora se está solicitando como marca para distinguir productos, esta vez, de la Clase 3”; aunque en otro aparte de la misma Resolución “(…) se reconoce de manera expresa que la marca solicitada por mi mandante en la Clase 3, no es una forma usual o necesaria de los envases para la distinción de talcos y productos de tocador (…)”, por lo que opina la parte actora que “Este proceder arbitrario no puede sino dar lugar a la nulidad de la resolución expedida”.
Sostiene también que “(…) dentro de los 30 días hábiles que tuvo cualquier competidor que se sintiera afectado en sus derechos con el registro del envase solicitado por mi mandante, ninguno de los propietarios de las marcas mencionadas en el considerando de fojas 8-11 ha formulado observación al registro solicitado, lo que significa que todas estas personas, consideraron que el envase solicitado como marca, es realmente original, satisface los requerimientos de ley y por tanto no se sintieron afectados ni vieron recortados sus derechos en lo más mínimo”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.
Manifiesta que “(…) la demandante impugna la resolución administrativa expedida por el Tribunal de INDECOPI, sobre la base de un único argumento que consiste en sostener que dicha empresa cuenta en el Perú y otros países con registros de marcas compuestas por envases similares en las clases 3 y 5 de la Nomenclatura Oficial e incluso con algunos registros como diseño industrial y patente”; y que la “(…) demandante no discute lo que constituye el fundamento central por el cual le fue denegada la marca que solicitó, esto es, que el envase que se pretendió registrar como marca no cuenta con elementos que permitan a un consumidor distinguirlo de los demás envases que se encuentran disponibles en el mercado y que en consecuencia no es posible que el consumidor los asocie con un origen empresarial determinado”.
También argumenta que, aunque la marca sea una figura tridimensional, debe cumplir con los requisitos para el registro marcario, “Así tenemos que el envase que se pretenda registrar como marca debe contar con elementos diferenciadores que permitan identificarlo en el mercado, distinguiéndolo de sus similares, de tal forma que baste con ver el envase para saber de qué producto se trata o cuál es la marca denominativa que llevan”.
El INDECOPI sostiene, además, que “En el caso concreto de la marca que pretendió registrar la empresa demandante constituida por el envase característico conforme al modelo para distinguir talcos, productos de tocador en general y todos los demás productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, es fácil constatar que no llega a cumplir con el requisito de distintividad que exige la ley, porque no cuenta con ningún elemento característico que le permita a un consumidor distinguirlo de los demás envases de talcos que se expenden en el mercado”.
Argumenta también que “(…) es evidente que no puede admitirse el registro como marca de producto del envase solicitado porque no podría constituir una marca, dado que no cumple con la función esencial de ésta, cual es la de distinguir los productos de un empresario de los productos similares de los demás empresarios (…)”. Sobre el argumento de la demandante de tener registrados como marcas otros signos similares, dice que estos registros fueron otorgados por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI y que “(…) ninguna resolución expedida por un órgano de inferior jerarquía puede constituir jurisprudencia vinculante para el órgano superior.
En este caso concreto, ninguna resolución expedida por las Oficinas de Signos Distintivos o de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI puede constituir jurisprudencia obligatoria para el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que es el superior jerárquico”. Finalmente, sostiene que “(…) el análisis de registrabilidad de un signo debe ser evaluado en función a las características propias de cada solicitud, para determinar si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, siendo por ello irrelevante a estos efectos los anteriores registros que pudieran haberse otorgado en otros expedientes administrativos”.
El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda diciendo “(…) la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y de derecho (…)”.
Sobre el principio de territorialidad, señala que en el caso concreto “(…) la conclusión será de que aún cuando la solicitante presentó medios de prueba que acreditaban el registro del signo solicitado en Benelux, las Antillas Holandesas y en otros piases (sic) ello no indica que la Autoridad Administrativa de nuestro país –Indecopi- debía registrarlo inmediatamente, ya que el registro del signo en otros países no es determinante, puesto que para tal fin deberá tomarse en cuenta los requisitos de registrabilidad establecidos en la legislación peruana”.
Indica que el artículo 82, literal b), de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que consistan en envases. Argumenta, entonces, que “(…) el signo solicitado constituye una forma usual de los envases para la distinción de talcos y productos de tocador de la clase 03 de la N.O., razón por la cual, definitivamente resultaba IMPROCEDENTE su registro (…) ya que carecía del requisito más importante para tal fin, cual es, la DISTINTIVIDAD, que definitivamente no poseía la marca de la actora (…)”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81 y 82, literal c), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de “(…) la marca de producto constituido por el envase característico (…)”, fue presentada el 17 de mayo de 1996, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto, se encuentran sometidos a las disposiciones de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 81 de la Decisión 344.
Conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretará el artículo 82, literal c), de la citada Decisión 344, solicitado por el consultante, por no ser aplicable al caso concreto; y, se interpretará de oficio el artículo 82, literal b), ibidem, por sí ser pertinente al caso.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)”. I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Sentencia del Proceso 19-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, caso: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías.
“Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo tridimensional solicitado por JOHNSON & JOHNSON como marca de producto constituido por el envase característico, cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
II. Clases de marcas: marcas tridimensionales Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)” (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1224, del 2 de agosto de 2005, caso “FORMA DE BOTELLA”).
En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, se permite la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma o el envase del producto que pretende distinguir, siempre que reúna los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no sea la forma usual del producto o de su envase, conforme lo dispone el artículo 82, literal b), ibidem.
Por tanto, se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, ser perceptible por cualquiera de los sentidos, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las demás prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada.
En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).
Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.
(Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada). Por su parte, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro.
“Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase (…) no hace parte de la forma externa a registrar como marca (…)” (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada).
Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Sentencia del Proceso 82-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 651, del 20 de marzo de 2001, caso “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”). III. Irregistrabilidad de signos consistentes en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o por la función del producto El artículo 82, literal b), de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de la forma tridimensional de un producto, cuando ella consista en la forma usual del producto o de su envase.
También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”.
(Fernández-Novoa, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 85). En resumen, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. En cuanto al término envase, el Tribunal ha entendido por tal “ ‘(…) todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (AREÁN LALÍN, Manuel: ‘La protección de las marcas tridimensionales’, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial, Quito, 1994, pág. 6); y que, en el ámbito del término en referencia, puede incluirse una amplia gama de objetos, tales como botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes y, en fin, todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.
(Sentencia del Proceso 38-IP-2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre de 2002, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC”). En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, “la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”).
Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse in concreto, visto que, por ejemplo, “la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, ya citada).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO: La forma o envase tridimensional de un producto, que es un cuerpo que posee volumen, que ocupa las tres dimensiones en el espacio, y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto, puede constituir un signo distintivo y ser registrado como marca, siempre que presente características que la diferencien suficientemente de la forma o envase usual o necesario del producto, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del mismo, y no como la simple representación de éste.
TERCERO: Por tanto, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 497-2003, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA