PROCESO 65-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales a), d) y e); y de oficio el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 1944-03.

Actor: TEXACO INC. Nombre comercial: FOOD MART. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de mayo de 2006.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: Sociedad TEXACO INC. Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES - MITINCI.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. DE LA REPÚBLICA DE PERÚ Tercero interesado: Sociedad FOOD MART S.R. LTD. B. datos RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. La sociedad FOOD MART S.R. LTD solicitó el 25 de abril de 1996, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del nombre comercial FOOD MART en relación con productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9034 - 1996. b. El Indecopi, mediante Resolución N° 014369-96 del 11 de noviembre de 1996, concedió el registro del nombre comercial FOOD MART en relación con productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad FOOD MART S.R LTD.

Le fue asignado el certificado N° 1876. c. La sociedad TEXACO INC. solicitó el 6 de febrero de 1997, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la nulidad del registro del nombre comercial FOOD MART. d. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 11200-97 del 29 de agosto de 1997, declaró infundada la solicitud de nulidad interpuesta por la sociedad TEXACO INC. e. El 23 de septiembre de 1997, la sociedad TEXACO INC. interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 11200-97 del 29 de agosto de 1997. f. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 055 - 1999 del 22 de enero de 1999, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. g. El 11 de mayo de1999, la sociedad TEXACO INC., mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez e ineficacia de las Resoluciones N° 11200 - 97 del 29 de agosto de 1997 y 055 - 1999 de 22 de enero de 1999. h. La Sala Civil de Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 5 de junio de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta. i. La sociedad TEXACO INC., mediante escrito radicado el 9 de julio de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. 2.

Fundamentos de la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. La denominación FOOD MART, de origen inglés, traduce “tienda de alimentos”. b. Las denominaciones FOOD Y MART no son suficientemente distintivas para ser adoptadas como marcas o nombres comerciales, ya que son compartidas por diversos signos registrados para distinguir productos, servicios o actividades económicas en diversas clases: 42, 25, 29, 35, 24, 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como ejemplos se encuentran, entre otras, las siguientes marcas registradas: K MART, MOBIL MART, PETSMART Y DISEÑO, WAL-MART, MARTEX, HOME MART, MOVISMART, PAGEMART, ALITHUFOODS, ANDES FOOD, AQUINITO´S FOODS, BABY FOOD, BON LAC FOOD, CARGILL FOODS, D´ANY FOODS, D´AQUINO FOODS, FOODPAK, GREEN FOOD, INCA´S FOOD, INFOOD FINANCE ERU S.A., NATURAL FOOD FROM THE INKA´S LAND, NESTLE FOOD SERVICES, NESTLE FOOD SERVICES, ETC. c. En relación con la comercialización de alimentos de la clase 32, como por ejemplo los zumos de fruta, el agua mineral, y las bebidas no alcohólicas, la frase FOOD MART, “tienda de alimentos”, no es suficientemente distintiva ya que resulta evidentemente genérica. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi. El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • La denominación FOOD MART no es apreciada por el consumidor nacional como un término que designe productos incluidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ni la comercialización de los mismos, ya que su significado en español no es comúnmente conocido por el consumidor medio, para quien dicho término será percibido como de fantasía y asociado con algún origen inglés. • Si el consumidor medio, en relación con la denominación FOOD MART, se pregunta ¿qué es?, no respondería necesaria y espontáneamente que es una tienda donde se comercializan productos de la Clase 32.

Muy diferente sería el caso con las palabras SANDWICH o BOUTIQUE, que ante la misma pregunta, el consumidor medio respondería de manera acorde a la definición del diccionario, ya que son términos ampliamente difundidos y conocidos por el público. • Por lo anteriormente expuesto, la expresión FOOD MART no es una denominación genérica en relación con los productos de la Clase 32 y, en consecuencia, las Resoluciones impugnadas no son nulas. b. Por parte Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú. El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • La expresión FOOD MART no es genérica en relación con los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que aunque dicha expresión signifique en español “tienda de alimentos”, el consumidor nacional no la asocia con dicho significado y, por consiguiente, lo toma como un término de fantasía de origen inglés. • En consecuencia, las Resoluciones impugnadas son correctas y se encuentran conforme a derecho. c. Contestación por parte del tercero interesado.

La sociedad FOOD MART S.R. LTD., tercera interesada en las resultas del proceso, se opone a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • La denominación FOOD MART no es la única que significa “pequeños comercios de alimentos o abarrotes”. Hay otras como GROCERY STORE, SHOP, o MARKET que tienen ese mismo significado. • Cada uno de los productos detallados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza tiene su denominación genérica en inglés: SODA, SODA WATER, BEER, JUICE, etc.

Lo anterior es ampliamente conocido por el consumidor nacional. • Los signos genéricos no sólo se analizan a partir de criterios gramaticales o etimológicos. Por lo tanto, no se puede pretender agrupar mediante la yuxtaposición de nombres, actividades económicas que no están comprendidas dentro del significado común y corriente en las actividades comerciales del país, o en la mentalidad del consumidor promedio. • Por tal motivo, el INDECOPI, tal y como se desprende de la Resolución impugnada N° 055-1999, procedió a realizar las averiguaciones pertinentes con el objetivo de determinar si los agentes económicos involucrados, en especial los consumidores, entienden que la denominación FOOD MART designa productos de la clase 32.

Determinó, entonces, que en el consumidor medio existe total desconocimiento del significado en español de FOOD MART, ya que no existe en el mercado publicidad, propaganda o servicio que se asocie con dicha denominación 4.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA del 5 de junio de 2003, PROFERIDA POR LA SALA CIVIL tranSitoria DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de perú. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “Octavo.- Que así mismo, de acuerdo con la doctrina en derecho marcario, para que un término sea considerado genérico debe ser conocido por el público consumidor y utilizado comúnmente en el comercio para describir los productos que distingue como podría ser el término magazzine para señalar una revista o gym para identificar un gimnasio;

Noveno.- Que conforme a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la denominación FOOD MART no es apreciada por el consumidor promedio nacional como un término que distingue productos de la clase treintIdós de la Nomenclatura Oficial, ni tampoco para distinguir la actividad económica de comercialización de los mismos; que por el contrario, el consumidor promedio lo percibirá como un término de fantasía relacionado al idioma inglés; por consiguiente, el nombre comercial concedido a la codemandada FOOD MART Sociedad de Responsabilidad Limitada, no constituye una denominación genérica conforme lo establece la doctrina y la legislación vigente; consecuentemente no se contraviene el artículo ochentidós, inciso d), de la Decisión trescientos cuarenticuatro y por ende no se incurre en la causal de nulidad de registro prevista en el artículo ciento ochentiuno, inciso a), del Decreto Legislativo ochocientos veintitrés”.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento en que se solicitó el registro del nombre comercial FOOD MART. También se interpretará de oficio el literal a) del artículo 82 y el artículo 128 de la misma Decisión, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;

(…) Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera.

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Normas aplicables en relación con el registro de nombres comerciales. C. Requisitos para el registro de nombres comerciales. D. Signos genéricos, descriptivos.

E. Signos en Idioma extranjero. A. aPLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo FOOD MART se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que la resolución del proceso judicial en primera instancia se realizó en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto, el artículo 172 de la Decisión 486 será aplicable al caso bajo estudio. b. NORMAS APLICABLES EN RELACIÓN CON EL REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES. Como quiera que en el caso bajo estudio se alega que se violaron los artículos 81 y 82, literales d) y e), los cuales se refieren al registro signos como marcas, se hace necesario tratar el tema de las normas aplicables en relación con el registro de nombres comerciales, toda vez que lo que se discute es si la denominación FOOD MART es registrable como NOMBRE COMERCIAL.

El artículo 128 de la Decisión 344, dispone lo siguiente: “Art. 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

El artículo trascrito establece que en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas de la Decisión 344. De lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las normas pertinentes del capítulo de marcas? El capítulo V de la Decisión 344, denominado “De las marcas”, regula lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, del procedimiento de registro marcario, de los derechos conferidos por la marca, de la cancelación del registro marcario, la nulidad del registro marcario, la caducidad del registro marcario, de las licencias y las transferencias de las marcas, de los lemas comerciales y de las marcas colectivas.

De los anteriores temas no todos son pertinentes en relación con el registro de nombres comerciales. En efecto, no todas las secciones contenidas en el capítulo “De las marcas” están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales. Es decir, las licencias y trasferencias de las marcas, de los lemas comerciales y de las marcas colectivas, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial.

Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículo 102 y 103 contenidos en la Sección “de los derechos conferidos por la marca”, y de las normas contenidas en la Sección “de la cancelación del registro marcario”.

En relación con las primera, el nombre comercial no se protege como consecuencia de su registro, sino por el hecho de su primer uso; de ahí que se diga que el registro o depósito de un nombre comercial no es atributivo, como es el registro marcario, sino declarativo. Por tal motivo no se podría aplicar dichas normas, ya que se basan en los derechos que se desprende del registro de un signo como marca, y en relación con el nombre comercial, los derechos que de él emanan se protege desde su primer uso.

En relación con las segunda, la figura del nombre comercial se basa en su uso, mientras que la figura de la marca se basa en el registro. De ahí que la figura de la cancelación por no uso de la marca se presente cuando ésta no haya sido utilizada por su titular o por el licenciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena).

Es decir, se puede tener registrada una marca sin que dicha marca sea usada, so pena de que una vez trascurridos tres años pueda ser cancelada por falta de uso. Lo anterior en relación con la figura del nombre comercial no es aplicable, ya que uno de los elementos esenciales de los nombres comerciales es su uso. Es decir, no se puede concebir un nombre comercial registrado y no usado porque esto iría en contra de los propios requisitos esenciales del nombre comercial.

En relación con el uso como requisito esencial de la figura del nombre comercial el Tribunal de ha manifestado de la siguiente manera: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, del 12 de julio de 2000)”. (Proceso 05-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 914 de 1 de abril de 2003). De lo anterior se desprende que la oficina nacional o el juez competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales.

C. Requisitos para el registro de NOMBRES COMERCIALES. En el literal anterior se llegó a la conclusión que, por remisión del artículo 128 de la Decisión 344, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables al registro de los nombres comerciales, en el evento en que en cualquiera de los Países Miembros se implante un registro de nombre comerciales.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas, como se dijo, son aplicables a los nombres comerciales. Estos requisitos son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora, en relación con los nombres comerciales, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil de otros.

En este sentido, un nombre comercial que sea capaz de causar en el público consumidor confusión o error en relación con la actividad económica, la empresa o el establecimiento mercantil de otro comerciante, es irregistrable. 2. La perceptibilidad. El nombre comercial es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir nombre comercial, ya que a través de los sentidos se forma una imagen o impresión que permite distinguir o identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil. Es de esta manera como el nombre comercial penetra en la mente del público consumidor y, en consecuencia, es la forma como dicho nombre comercial se asimila con facilidad. 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable como nombre comercial debe tener la posibilidad de ser expresado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro de un nombre comercial, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la misma Decisión. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada normativa.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el nombre comercial cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria. D. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS.

Como quiera que dentro del proceso interno que dio origen a la presente interpretación, la demandante argumentó que la expresión FOOD MART es genérica en relación con los productos pertenecientes a la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, y a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica.

B. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Como quiera que en el caso bajo estudio el signo distintivo objeto de la controversia, se encuentra conformado por una expresión escrita en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de signos en idioma extranjero. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. …Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros…”.

(Proceso 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759 de 6 de febrero de 2002). El Tribunal así mismo dice que: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. (Proceso Nº 3-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 7 de agosto de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189 de 15 de septiembre de 1995)”. (Proceso 109-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 31 de agosto de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1306 de 10 de marzo de 2006). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del nombre comercial ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como nombre comercial si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344, de conformidad con la remisión que hace el artículo 128 de la Decisión 344. Además, se debe tener en cuenta que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, “De las marcas”, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombre comerciales. Es decir, las Secciones denominadas “De las licencias y trasferencias de las marcas”, “De los lemas comerciales” y “De las marcas colectivas”, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial.

Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículo 102 y 103 contenidos en la Sección “De los derechos conferidos por la marca”, y de las normas contenidas en la Sección “De la cancelación del registro marcario”.

Por tal motivo la oficina nacional o el juez competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales.

CUARTO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.

QUINTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.

SEXTO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que se halle conformado por una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SÉPTIMO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 1944-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA