Año XXIII - Número 1414 Lima, 16 de octubre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 116-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 72 literal e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 71 de la misma Decisión, del artículo 96 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Signo: FRESH LOOK. Actor: sociedad WESLEY-JESSEN CORPORATION. Proceso Interno Nº 1329-C.S.A Proceso 73-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de oficio, del artículo 82 literales d) y e) de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 2221-2003.

Actor: LAVANDERÍA Y TINTORERÍA QUICK-PRESS C.A. Marca: QUICK-PRESS (mixta) Proceso 114-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 3 y 5 de la misma Decisión, así como del artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 de Cuenca, República del Ecuador.

Expediente interno N° 131-04. Actor: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Caso: “Devolución del impuesto al valor agregado, I.V.A.” Proceso 92-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal f) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003-00168-01. Actor: MASAPAN S.A. Marca: MASAPAN 9 16 24 PROCESO 116-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 72 literal e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 71 de la misma Decisión, del artículo 96 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Signo: FRESH LOOK. Actor: sociedad WESLEY-JESSEN CORPORATION. Proceso Interno Nº 1329-C.S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribu- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL nal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Patricio Secaira Durango, relativa a los artículos 72 literal e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 82 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 1329-C.S.A.;

El auto de 19 de julio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 823-TCA-2S de 24 de mayo de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad WESLEY-JESSEN CORPORATION y demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. 2. Hechos El 30 de marzo de 1993, WESLEY-JESSEN CORPORATION solicitó el registro como marca del signo FRESH LOOK para proteger lentes de contacto, comprendidos en la clase 9.

Por Oficio Nº DNPI 8761 MICIP de 20 de abril de 1994, el Director Nacional de Propiedad Industrial comunicó a WESLEY-JESSEN CORPORATION que “(…) esta Dirección Nacional no continuará con el trámite de mi (sic) referencia por contravenir las disposiciones del Artículo 82, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Publicado en el Registro Oficial 327 de noviembre 30 de 1993, por tratarse de una denominación de uso común para los productos que pretende proteger (…).

Por lo anteriormente expuesto, esta Unidad Administrativa le concede el término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación para que haga su pronunciamiento”. El 18 de mayo de 1994, WESLEY-JESSEN CORPORATION presentó escrito en el que solicitó “(…) dejar sin efecto su negativa y disponer 16/10/2006 2.32 que continúe el trámite de registro de la marca FRESH LOOK”, todo esto con base en la Ley de Modernización del Estado.

Igualmente la demandante indica que el 16 de junio de 1994 “(…) cuando ya había transcurrido en exceso el término establecido en el Artículo 28 de la Ley de Modernización para que el Director Nacional de la Propiedad Industrial resolviera sobre la petición de mi mandante de 18 de mayo de 1994, mi mandante solicitó al citado Director que procediera con el registro de la marca de fábrica FRESH LOOK, puesto que se entendería que el silencio administrativo significaba la aceptación del pedido de que se dejara sin efecto la observación efectuada en Oficio 8761 DNPI MICIP (sic) de 20 de abril de 1994 (…)”.

Por Resolución Nº 11038 de 19 de agosto de 1994 el Director Nacional de Propiedad Industrial resuelve: “Ratificarse en el contenido del oficio de abril 20 de 1994, y, ordenar el archivo del expediente formado”. Contra dicho acto administrativo, WESLEY-JESSEN CORPORATION interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción, solicitando la nulidad de la Resolución Nº 11038. 3.

Fundamento jurídico de la demanda WESLEY-JESSEN CORPORATION en su escrito de demanda, al referirse a la Resolución impugnada, como fundamento de derecho, manifiesta que ésta: “(…) constituye una flagrante violación tanto de la Ley de Modernización del Estado, cuanto de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento de la solicitud de registro de la marca, y de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente a la fecha en (sic) el Director Nacional de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de registro de la marca FRESH LOOK”.

Sobre la Ley de Modernización del Estado, dice que esta fue violada por la autoridad administrativa “En virtud de su silencio administrativo de casi un mes (…) se configuró un acto administrativo tácito en cuya virtud se había resuelto en favor de WESLEY-JESSEN CORPORATION, la reclamación de 18 de mayo de 1994, y por tanto, debía ya registrarse la marca FRESH LOOK”.

Sobre la violación de las Decisiones 313 y 344 dice que el Director de Propiedad Industrial “(…) erróneamente aplica lo que determinan los Arts. 72, literal e) u 82 literal e) de la (sic) citadas Decisiones, respectivamente. La denominación GACETA OFICIAL 16/10/2006 3.32 FRESH LOOK no es una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del Ecuador, ni de cualquier otro país del mundo, sea una designación común o usual de los lentes de contacto.

Nadie en el mundo solicita lentes de contacto con las palabras FRESH LOOK, pues nadie se refiere a los lentes de contacto con tales palabras. No cabe que se confundan denominaciones sugestivas y con significado en el idioma, con signos que comúnmente se utilizan para indicar el producto que protegen”. de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500); 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda: Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo FRESH LOOK se presentó el 30 de marzo de 1993, es decir en vigencia de la Decisión 313, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 72 literal e) de la Decisión 313.

Asimismo en ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 de su Estatuto se interpretará, de oficio, el artículo 71 de la misma Decisión, el artículo 96 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se interpretará el artículo 82 literal e) de la misma Decisión 344 por no ser aplicable al caso.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contesta la demanda oponiendo como excepción: “ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA PASIVA (…) la demanda debió estar dirigida solamente en contra del Director de Propiedad Industrial (…)”. Por lo que solicita “(…) se rechace la demanda en mi contra (…)”. El Delegado del Procurador General del Estado, deduce las siguientes excepciones: “PRIMERA: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

SEGUNDA: Falta de derecho del actor, pues sus pretensiones carecen de fundamento legal que las ampare; TERCERA: Improcedencia de la acción (…) CUARTA: Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción (…)”. El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda con las siguientes excepciones: “a) Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) Legalidad y validez de la resolución impugnada (…)”.

Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 72 literal e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 82 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una de- GACETA OFICIAL signación común o usual de los productos o servicios de que se trate; (…)”. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. 16/10/2006 4.32 aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. (…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). (…)”. I. Aplicación de la ley comunitaria en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la Asimismo, apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP- GACETA OFICIAL 16/10/2006 5.32 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). imágenes, individual o conjuntamente estructurados. II. La marca y los requisitos para su registro La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Con base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o si-milares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Sentencia del Proceso 19-IP2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, caso: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanis- GACETA OFICIAL 16/10/2006 6.32 mo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías. “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Top Manangement, Bogotá, p. 77). producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías, Ob. Cit. p. 84). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FRESH LOOK solicitado como marca, cumple con los requisitos del artículo 71, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la referida Decisión 313.

Con relación a la prohibición del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en una indicación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001). III. Signos denominativos compuestos Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, caso “BOLIN BOLA”). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo FRESH LOOK con relación a los productos contenidos en la Clase 9, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger.

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de una denominación compuesta, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por vocablos que la doten de distintividad suficiente, o que en su conjunto el signo que pretende registrarse tenga la capacidad distintiva. V. Examen de registrabilidad y motivación de la resolución IV. Signos de uso común Al respecto, y con relación a la debida motivación, el Tribunal ha indicado: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debida- Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

GACETA OFICIAL mente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta. La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ( )”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313. Se reitera que, la resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

VI. Signos en idioma extranjero. Signos de fantasía Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. 16/10/2006 7.32 ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso Nº 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del PRIMERO: En principio y con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, GACETA OFICIAL al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrado como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de la denominación compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman el signo que se pretende registrar. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro.

CUARTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad. 16/10/2006 8.32 miento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1329-C.S.A., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO QUINTO: Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- SEXTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conoci- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/10/2006 9.32 PROCESO Nº 073-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de oficio, del artículo 82 literales d) y e) de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 2221-2003 Actor: LAVANDERÍA Y TINTORERÍA QUICK-PRESS C.A. Marca: QUICK-PRESS (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil seis. saber, lavado de ropa, planchado de ropa y demás servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional. VISTOS: El Oficio Nº 150-2006-SCS-CS, de 3 de abril de 2006, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2221-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de mayo de 2006. 1. Las partes. La parte actora es LAVANDERÍA Y TINTORERÍA QUICK-PRESS C.A. Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, y a UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 7 de diciembre de 1999, Lavandería y Tintorería Quick-Press C.A. (Venezuela) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación QUICK-PRESS escrita en letras características, según el diseño que a continuación se presenta, para distinguir servicios de lavandería, a Mediante Resolución Nº 5115-2000/OSD-INDECOPI de fecha 26 de abril de 2000, la Oficina de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro solicitado, ya que de la búsqueda de antecedentes verificó que se encuentra registrada a favor de Elfriede Sponholz de Granda, la marca de servicio LAVA QUICK y diseño para distinguir servicios de lavado de ropa de la clase 37, inscrita bajo Certificado Nº 4067.

La resolución señala que no obstante que los signos sub litis difieren en elementos de carácter denominativo y figurativo, ello no resulta suficiente para eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los signos, toda vez que ambos presentan de manera relevante el término QUICK, además de la poca fuerza distintiva del término LAVA de la marca registrada; lo que llevaría a generar confusión indirecta.

Con fecha 23 de mayo de 2000, la empresa solicitante interpuso recurso de apelación alegando las diferencias existentes entre los signos en conflicto. Con fecha 9 de octubre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 1126-2000/ TPI-INDECOPI, confirma la resolución de primera instancia administrativa y, en consecuencia, deniega el registro de la marca solicitada, GACETA OFICIAL basado en la prohibición establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, por confusión indirecta.

Ante aquello, LAVANDERÍA Y TINTORERÍA QUICK-PRESS C.A. formula demanda de impugnación de resolución administrativa ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, la misma que resuelve el caso declarando fundada la demanda; sentencia que fue apelada por el INDECOPI ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. 2.2.

Fundamentos de la demanda. Del escrito de la demanda presentado; se observan los siguientes argumentos legales: • Los criterios desarrollados por el Tribunal de INDECOPI para resolver el procedimiento administrativo resultan empíricos y carentes de fundamentación jurídica, dado que no utiliza criterios objetivos, prueba de ello es que deniega la marca solicitada a pesar de la probada coexistencia registral de marcas que contienen el término QUICK en la misma clase, a nombre de diferente titular. • Que, el término QUICK es descriptivo y usualmente empleado en los servicios de la clase 37. • Que, el Tribunal de INDECOPI no ha apreciado la marca solicitada en conjunto, sino en forma aislada.

Además, la administración tomó como término relevante en la marca registrada, el término QUICK, cuando el que se encontraba en primer lugar, era el término “LAVA”. Por tal motivo señala que, el INDECOPI, no ha apreciado el conjunto de los elementos denominativos, gráficos y fonéticos de las marcas confrontadas, ya que las marcas presentan diferencias en aquellos niveles. • Que, el Tribunal no ha seguido sus propios criterios plasmados en resoluciones anteriores para apreciar la confundibilidad de marcas que coinciden en algunos de sus elementos, pero difieren en el conjunto de ellos. 16/10/2006 10.32 que esta exige.

Así, concuerda con la opinión de la administración, al señalar que el término QUICK es un elemento meramente descriptivo, no siendo suficientemente distintivo para indicar de por sí solo un origen empresarial. Asimismo, que la resolución ha sido emitida con la rigurosidad debida, ya que los signos confrontados distinguen los mismos servicios de la clase 37.

Finalmente, agrega que aún cuando el público consumidor logre recordar y distinguir que existen diferencias entre los signos, dada la identidad entre algunos servicios, la utilización del término QUICK en ambos signos, podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada, determinando un riesgo de confusión indirecta.

2.3.2. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI. Señala, respecto de la coexistencia de marcas que contienen el término QUICK, que la marca que coexiste en el registro es HEEL QUICK, sin embargo, no constituye óbice alguno, dado que distingue servicios diferentes. Respecto del término QUICK, indica que es un término habitualmente usado para distinguir servicios de lavado de ropa y por ello, el Tribunal de INDECOPI ha actuado de acuerdo a ley, al considerarlo así, y no como un signo descriptivo, como sugiere la demandante.

En este sentido, concluye que el signo QUICK-PRESS es un signo de fantasía. Agrega que el signo solicitado aparenta ser una derivación del signo registrado, por lo que induciría al consumidor a confusión indirecta, y consecuentemente, recae en la prohibición de irregistrabilidad que la norma establece. En este sentido, la resolución administrativa no ha incurrido en causal de invalidez o ineficacia. 2.3.

Contestación a la demanda. 2.4. Dictamen Fiscal Supremo. 2.3.1 LAVANDERÍA Y TINTORERÍA QUICKPRESS C.A. Señala que la resolución impugnada se emitió de acuerdo a ley, según el examen comparativo El dictamen fiscal de primera instancia judicial solicita que se declare infundada la demanda, por cuanto considera: que “(…) aún cuando el público consumidor logre recordar y distinguir GACETA OFICIAL que existen diferencias entre los signos en litis, dada la identidad de los servicios que distinguen, la utilización del término QUICK en ambas marcas podría inducir a que el público consumidor crea que el signo solicitado es una variación de la marca registrada (…)”.

Mientras, el Dictamen Nº 140-2004-MP-FN-FSCA de segunda instancia judicial, es de la opinión que los signos confrontados no son confundibles. 2.5. Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. La Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declara fundada la demanda, basándose en el hecho de que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones de ley. 2.6.

Apelación de la Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. INDECOPI apela señalando que la Sala ha incurrido en un doble error, en primer lugar, no ha ponderado adecuadamente las circunstancias adjetivas del caso analizado, como la naturaleza de los signos LAVA y QUICK, y, en segundo lugar, que ha efectuado una lectura errónea del inciso a) del artículo 131 del Decreto Legislativo 823, norma peruana de propiedad industrial, dado que desconoce la posibilidad de confusión indirecta.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la 16/10/2006 11.32 Comisión del Acuerdo de Cartagena y conforme a lo establecido en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal se interpretará, de oficio, el artículo 82, literales d) y e) de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a GACETA OFICIAL una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 16/10/2006 12.32 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de letras o de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a), no podrán registrarse como marca los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para un productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. GACETA OFICIAL Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto que la marca, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, o respecto de un nombre comercial protegido, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca so- 16/10/2006 13.32 bre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto”. (Proceso 18-IP-98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre GACETA OFICIAL 16/10/2006 14.32 otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

III. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Sobre la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”.

(Proceso 04-IP-88, caso: “DAIMLER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39, del 29 de enero de 1989). Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999, Caso Lloyd)”.

(BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En relación con la comparación entre dos marcas, en caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría, en principio, al gráfico, siendo en ese caso y, en definitiva, aquel elemento el predominante y, en el cual debe centrarse el análisis comparativo”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, en FUNDAMENTOS DE DERECHOS DE MARCAS, Editorial Montecorvo 1989, p. 240). (Proceso 142-IP-2005, Marca Gino Ferrari y LOGO TIPO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1278, del 15 de diciembre de 2005).

IV. TÉRMINOS DE USO COMÚN, DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS EN SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. En los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, se presume que éstos no forman parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlos como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos aquéllos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos que hayan adquirido tal GACETA OFICIAL característica y tengan la calidad de genéricos o descriptivos.

Sin embargo, aquello se da en signos que estén compuestos exclusivamente por dichos términos, no en los que la distintividad del signo esté plasmada en algún elemento figurativo, o en la combinación de los elementos denominativos y gráficos del signo, es decir, que poseen elementos adicionales que le otorguen distintividad. En dicho caso, podrán acceder al registro.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…). Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001, marca OLYMPUS, publicada en la Gaceta Oficial Nº 759, del 6 de febrero de 2002). Asimismo, los términos descriptivos, genéricos o que son parte del uso común, no tienen posibilidad de ser apropiados y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualquier empresario. La combinación de dichas partículas por ser singular, es la que, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación. De otro lado, en el análisis de confundibilidad de dos signos compuestos por partículas de uso común, descriptivas o genéricas, el análisis en la comparación deberá centrarse en aquel elemento que le otorga la fuerza distintiva a cada uno de los signos. En este sentido, el consultante, deberá determinar cuál es dicho elemento en cada signo, para realizar la comparación respectiva, sin perder la idea del signo en su conjunto. 16/10/2006 15.32 Conforme a lo anterior, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro, efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Tercero. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Cuarto. En la comparación entre dos signos mixtos, deberá tomarse en cuenta GACETA OFICIAL 16/10/2006 16.32 que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, todo ello en concordancia con los criterios establecidos en la presente ponencia. Quinto. No serán registrables los signos conformados por términos en idioma extranjero, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Sin embargo, en la comparación entre signos, si no están compuestos éstos exclusivamente por dichos términos, y poseen elementos adicionales que le otorgan distintividad, éstos podrán acceder a registro. Si los signos objeto de análisis se encuentran compuestos por partículas de uso común, descriptivas o genéricas, el análisis en la comparación deberá centrarse en aquel elemento que le otorga la fuerza distintiva a ambos signos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 114-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 3 y 5 de la misma Decisión, así como del artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 de Cuenca, República del Ecuador.

Expediente interno N° 131-04. Actor: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Caso: “Devolución del impuesto al valor agregado, I.V.A.”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial GACETA OFICIAL 16/10/2006 17.32 formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 de Cuenca, República del Ecuador. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. VISTOS: La sociedad CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. basó su demanda en los siguientes argumentos: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de julio de 2006. a. La Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas (Ley 99/24 R.O. 381.

Suplemento del 30 de abril de 1999), establece el derecho a la devolución del IVA pagado por los exportadores de bienes, el sector público y los discapacitados. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Demandado: DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL AUSTRO. B. DATOS RELEVANTES. Dentro de la solicitud de interpretación prejudicial se encuentran los siguientes datos relevantes: 1.

Hechos. a. La sociedad CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. solicitó ante el Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Austro, devolución del impuesto del valor agregado en relación con lo pagado en el mes de mayo de 2004 a raíz de su actividad exportadora. b. Mediante Resolución Nº 101012004RVDEVOO 3546, proferida por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Austro el 9 de agosto de 2004, se aceptó parcialmente la solicitud, devolviendo la cantidad de US 3.394,70 y negando la cantidad de US 2.278,04. c. La sociedad CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. presentó ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, demanda de impugnación contra la Resolución Nº 101012004RVDEVOO3546, proferida por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Austro. b. Dicha normativa es concordante con la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que en su artículo 4 dispone: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación será devuelto al exportador”. c. La Ley del Régimen Tributario Interno, así como su reglamento de aplicación, no deben contradecir las normas dictadas en el marco de la Comunidad Andina. d. En el presente caso, el artículo 69 A de la Ley del Régimen es restrictiva frente a las disposiciones de la Decisión 388, ya que dispone lo siguiente: “IVA pagado en actividades de exportación.Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes, empleados en la fabricación de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado sin intereses en un tiempo no mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago.

Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El Servicio de Rentas Internas deberá devolver lo pagado contra la presentación formal de la declaración del representante legal del sujeto pasivo que deberá acompañar las copias certificadas de las facturas en las que conste el IVA pagado”.

GACETA OFICIAL e. Dicha ley al restringir una norma que goza de preeminencia frente al ordenamiento interno, no deberá ser aplicada en su tenor literal. f. La sociedad CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. justificó oportunamente al Servicio de Rentas Internas los valores cuya devolución solicitó; presentó los comprobantes de venta respectivos, tal y como se muestra en el cuadro del considerando 8 de la Resolución impugnada. g. La Resolución impugnada al decir que los comprobantes presentados no sustentan el IVA pagado en la adquisición de materia prima, insumos o servicios empleados en la fabricación de los bienes exportados, contradice la Decisión 388 y, en consecuencia, es un acto administrativo no válido. 16/10/2006 18.32 asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación, son: artículos 1 y 4 de la Decisión 388. También se interpretarán de oficio los artículos 3 y 5 de la misma Decisión, así como el artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 388 3. La contestación a la demanda. El Procurador de la Administración Tributaria se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes”. Artículo 1 1.

El artículo 69 A de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala: “las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes, empleados en la fabricación de bienes que se exporten”. Por tal motivo se procederá con la devolución del valor de I.V.A. en relación con aquellas compras o importaciones de bienes que sirven para la fabricación de bienes que se exportan. 2.

La Administración Tributaria realizó un análisis en el que determinó que parte de las compras realizadas no tiene relación con la producción de bienes para la exportación y, por lo tanto, no hay derecho a la devolución de I.V.A. en relación con dichas compras. 3. La Administración Tributaria, además, indica que hay facturas que fueron presentadas por duplicado, las cuales fueron observadas y rechazadas.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de “Los impuestos indirectos que afectan la venta o al consumo de bienes se regirán por el principio de País de Destino. En tal sentido, el tributo se causará en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia nacional o importada”.

(…) Artículo 3 “Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330”. Artículo 4 “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida GACETA OFICIAL que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”. Artículo 5 “La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros”. 16/10/2006 19.32 IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. De la devolución del Impuesto al Valor Agregado como incentivo tributario a las exportaciones intrasubregionales. B. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. De los asuntos no comprendidos en las Decisiones que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

“ANEXO 1 Relación de los impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión. (…) 3. ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Específicos”. (…) DECISIÓN 330 (…) Artículo 13 “A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos directos, los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles.

Asimismo, se entenderán como impuestos indirectos, los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos. Se excluye de la presente clasificación a los gravámenes a las importaciones, los cuales se regirán por las normas referidas a Regímenes Aduaneros que establece el Capítulo VI de la presente Decisión”.

A. DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO INCENTIVO TRIBUTARIO A LAS EXPORTACIONES INTRASUBREGIONALES. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial la demandante alega que no se le devolvió todo lo pagado por concepto de Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo pagado en el mes de mayo de 2004, a raíz de su actividad exportadora, se tratará el tema de la devolución del impuesto al Valor Agregado como incentivo tributario a las exportaciones intrasubregionales.

El Acuerdo de Cartagena persigue, como uno de sus objetivos, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. Entre los mecanismos y medidas para alcanzar sus objetivos están la armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes, y un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado que los compromisos derivados del Tratado de Montevideo.

En este orden, el Acuerdo consagra que los Países Miembros coordinarán sus planes de desarrollo en sectores específicos y armonizarán gradualmente sus políticas económicas y sociales, con la finalidad de llegar al desarrollo integrado del área, mediante acciones planificadas. Este proceso se cumplirá mediante varios mecanismos, entre ellos, la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal.

En este contexto, los artículos 57 y 58 del Acuerdo atribuyen a la Comisión, competencia para establecer procedimientos y mecanis- GACETA OFICIAL mos permanentes, así como, para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas. En este marco normativo, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial N° 114, de 27 de agosto de 1992, mediante la cual busca, entre otros propósitos, el aseguramiento de las condiciones equitativas de competencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la armonización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

Para lo anterior, el artículo 9 de dicha Decisión prevé la aprobación de un programa de armonización de incentivos a las exportaciones intrasub-regionales. Con base en lo anterior, la Comisión dictó la Decisión 330, publicada en la Gaceta Oficial N° 120, de 30 de octubre de 1992, por medio de la que, se resuelve la “Eliminación de Subsidios y Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales”.

Sobre los objetivos de dicha Decisión el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Sobre las bases en referencia, la Comisión dictó luego la Decisión 330 (Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales), publicada en la Gaceta Oficial No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida, entre otros objetivos, a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros (artículo 1).

La Decisión considera incentivos a las exportaciones aquéllos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos (artículo 2), pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales (artículo 5).

Por otra parte, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento 16/10/2006 20.32 de los impuestos indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios (artículo 15)”.

(Proceso 215-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 14 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). El artículo 13 establece que se entenderán como impuestos indirectos, “(…) los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos”.

Teniendo como soporte la Decisión 330, la Comisión expidió la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiente a la “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes”, aprobada el 2 de julio de 1996 y publicada en la Gaceta Oficial del mencionado Acuerdo, edición N° 211, de 17 de los mismos mes y año. Dicha normativa persigue, como finalidad, avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, con el objeto de garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado; considera que debe establecerse como principio de orden general la no exportación de los impuestos indirectos que gravan los bienes finales de exportación, y que resulta conveniente avanzar hacia la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, nacionales o importados, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a ser exportados.

Se ha previsto la armonización de los sistemas tributarios para evitar los problemas que surgen cuando las potestades tributarias o de creación de los diferentes países colisionan. La Decisión 388, en su artículo 3, determina que se considerarán impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330, ya mencionada.

La Decisión 388 de la Comisión, en su artículo 4 dispone: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la pre- GACETA OFICIAL sente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”. Lo dispuesto por el artículo trascrito debe entenderse como un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales y, por lo tanto, procede en relación con las operaciones de exportación de bienes entre los Países Miembros, teniendo esto, como consecuencia que dicha norma no despliega sus efectos en relación con los bienes exportados a terceros países.

Esta posición ha sido reiterada por el Tribunal en la Interpretación 215-IP-2005, arriba citada, en la 112-IP-2005 de 1 de diciembre del año 2005, entre otras. En el anexo 1 referido en el inciso primero del artículo trascrito se determina la “Relación de los impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión”; para la República del Ecuador constituyen impuestos indirectos objeto de la norma comunitaria señalada, los siguientes: a) el Impuesto al Valor Agregado, IVA; y, b) los Impuestos a los Consumos Específicos.

En consecuencia, en relación con la República del Ecuador procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, efectivamente pagado, por los conceptos que el citado artículo taxativamente determina. La devolución de los impuestos indirectos, de conformidad con la Decisión 388, se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 1.

Se realiza mediante un sistema de compensación o reembolso en los plazos que determine cada País Miembro. (artículo 5 de la Decisión 388). 16/10/2006 21.32 2. Los Países Miembros adoptarán sistemas de control y de comprobación de la documentación sustentatoria, que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388.

(artículo 6 de la Decisión 388). 3. Se encuentra supeditada a la demostración que haga el exportador de los montos correspondientes a los pagos por concepto de impuestos indirectos por él efectuados. Esta posición ha sido reiterada por el Tribunal en varias Interpretaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes: 75-IP-2005, 76-IP2005 y 77-IP-2005 de 22 de junio de 2005, 215-IP-2005 de 14 de febrero de 2006, y 112IP-2005 de 1 de diciembre de 2005.

B. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA. DE LOS ASUNTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS DECISIONES QUE FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial se plantea que el artículo 69 A de la Ley del Régimen Tributario es restrictiva frente a las disposiciones de la Decisión 388, se abordará el tema de la Supremacía del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las competencias transferidas para la regulación del orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece GACETA OFICIAL el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. Dicha posición ha sido reiterada en la siguiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003.

Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 34AI-2001. Sentencia publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 02-AN-86. Sentencia publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999, entre otras. Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que lo desarrolla y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tan- 16/10/2006 22.32 to el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al Derecho Comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no puede expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: GACETA OFICIAL PRIMERO: En el caso de la República del Ecuador, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente, siempre que haya sido efectivamente pagado en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación intrasubregional.

En tratándose del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá en la medida en que ésta no se otorgue exclusivamente por razones de exportación. El incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente y efectivamente pagado, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, es aplicable únicamente en el caso de las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro.

La devolución del impuesto en referencia se encuentra supeditada a la demostración del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, a la luz del régimen establecido al efecto por el respectivo País Miembro. Dicha devolución se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: • Los Países Miembros adoptarán sistemas de control y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388 (artículo 6 de la Decisión 388). 16/10/2006 23.32 • Se encuentra supeditada a la demostración que realiza el exportador de los montos correspondientes a los pagos por concepto de impuestos indirectos por él efectuados.

SEGUNDO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 13104, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 16/10/2006 24.32 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 092-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal f) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003-00168-01. Actor: MASAPAN S.A. Marca: MASAPAN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis. VISTOS: Mediante Oficio Nº 0338, de 13 de marzo de 2006, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 135 y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-00168-01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 15 de junio de 2006. 1. Las partes. La parte actora es MASAPAN S.A. Se demanda a la Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Como Tercero Interesado figura la empresa PRODUCTOS DE MAÍZ S.A. PROMASA. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Conforme al escrito de la solicitud de interpretación prejudicial los hechos relevantes al caso son: Con fecha 31 de octubre de 2001, MASAPAN S.A. EN CONCORDATO, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro del signo MASAPAN (mixto), para distinguir harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 511 del 26 de Diciembre de 2001, ante la cual, la empresa PRODUCTOS DE MAÍZ S.A. PROMASA presenta oposición argumentando que la expresión MASAPAN no era registrable por ser genérica. La División de Signos Distintivos mediante la Resolución Nº 20195 de 27 de junio de 2002, declaró fundada la oposición y denegó la solicitud de registro por considerar que el signo incurría en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, por ser genérica.

GACETA OFICIAL Mediante Resolución Nº 31299, de 27 de junio de 2002, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la negativa del registro pasando por alto que el signo solicitado además de la expresión genérica estaba conformado por ciertos elementos gráficos que en opinión del Consultante “refuerzan la inventiva y novedosa utilización de las palabras MASA y PAN”.

Aún así, en la Resolución Nº 20195, la División de Signos Distintivos refiriéndose al caso en concreto, destaca que: “En el presente caso es importante tener en cuenta que la marca solicitada es mixta (…)”. Conforme al mismo escrito de solicitud prejudicial, se indica que en fecha 25 de noviembre de 2002, mediante Resolución Nº 37196 se decidió desfavorablemente el recurso de apelación contra la Resolución Nº 20195 de 27 de junio de 2002.

Consideró la administración reiteradamente, que el signo solicitado incurre en una de las situaciones previstas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto está compuesto por una expresión genérica que significa lo mismo que Mazapán y que está estrechamente relacionada con los productos que pretendía distinguir. 2.2.

Fundamentos de la demanda. En el escrito de la demanda, presentada el 11 de abril de 2003 ante el Consejo de Estado, MASAPAN S.A. EN CONCORDATO, señala los siguientes argumentos: • La sociedad MASAPAN S.A. no pretende apropiarse de las expresiones MASA o PAN, sino de la inventiva y novedosa utilización de aquellas palabras en una forma muy particular acompañada de ciertos elementos gráficos.

Alega asimismo, que la expresión MASAPAN no tiene significado, por lo cual no puede ser genérica. • Que, el signo que se pretende registrar cumple con los requisitos que la ley exige para poder ser registrada. Señala que las resoluciones impugnadas no refutan estos argumentos, por lo que debe presumirse que dicho aspecto está superado, y lo que se debe debatir es la supuesta favorabilidad que frente a terceros puede dar la utilización de la expresión MASAPÁN. • Indica que la causal de irregistrabilidad enunciada por la Superintendencia de Industria y 16/10/2006 25.32 Comercio carece de fundamento en la medida que la marca está posesionada en el mercado desde hace por lo menos treinta años, y es reconocida por los consumidores y comerciantes de dichos productos sin causar ninguna confusión. • Trata asimismo de desvirtuar la calificación del signo genérico alegado por la autoridad competente, estableciendo que su registro “(…) es más que procedente, toda vez que en el presente caso, por el prolongado uso anterior al registro y la gran difusión de un signo distintivo que en principio carecería de distintividad se logra su objetivo primordial y permite, que por el amplio conocimiento que los consumidores tienen de los productos y servicios”, resaltando la teoría del SECOND MEANING. • Por otra parte indica que no se tuvo en consideración el factor tópico del signo solicitado MASAPÁN (mixta), y que el elemento gráfico es preponderante en el conjunto marcario dada la multiplicidad de los elementos figurativos que la componen.

Señala que el signo distintivo utiliza de manera especial una gráfica que constituye más del 75% de la marca argumentando que el otro 25% corresponde a la denominación MASAPAN. • Por último, se indica que la Superintendencia de Industria y Comercio, no tuvo en cuenta que el solicitante de la marca MASAPAN, modificó la solicitud de registro limitándola al excluir de los productos a proteger la pasta de almendras molidas y azúcar, es decir el MAZAPAN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 143 de la Decisión 486, ya que no se pronunció al respecto en clara infracción contra los artículos 35 del Código Contencioso Administrativo y 29 de la Constitución Política de Colombia. 2.3.

Contestación a la demanda. 2.3.1. Superintendencia de Industria y Comercio Legalidad de los actos administrativos acusados. Señala que las resoluciones impugnadas fueron emitidas en forma válida y que no se ha incurrido en la violación de normas contenidas en la Decisión 486 ni de la Constitución Política. Indica también que el fundamento legal de los actos emitidos se ajusta plenamente a derecho.

GACETA OFICIAL Violación del Artículo 135 literal f) de la Decisión 486. Indica que la Superintendencia otorgó el sentido correcto a la norma comunitaria, al establecer que carecía de distintividad y que incurría en una de las causales de irregistrabilidad, por ser un equivalente fonético de la palabra mazapán que es una denominación genérica.

También plantea que de registrarse dichos signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. Presunta violación del Artículo 143 de la Decisión 486, artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y artículo 29 de la Constitución Nacional.

Alega que el hecho de la modificación de la solicitud no cambia que el signo MASAPAN sea genérico, por cuanto el signo MASAPAN continúa siendo una indicación que comercialmente se refiere a productos que pretende amparar. 2.3.2. Tercero Interesado. La empresa PRODUCTOS DE MAÍZ S.A. PROMASA manifiesta que se atiene a lo probado en cuanto a los hechos, el derecho y los antecedentes; sin embargo, en cuanto a las “Normas violadas y concepto de violación” hace las siguientes apreciaciones: • Alega que la expresión MASAPAN resulta genérica, ya que al contrario de lo que manifiesta la demandante, si tiene significado propio, ya que el hecho de haber alterado ortográficamente la expresión, es decir, al haber modificado la letra Z por la letra S, no quiere decir que dicha modificación le de distintividad al signo para registrarse como marca, ya que sigue siendo el equivalente fonético de la expresión MAZAPAN.

Adicionalmente señala que las expresiones MASA y PAN que forman el signo, a pesar de estar unidas tienen su significado propio y llevan al consumidor a tener idea de qué producto se trata, luego está describiendo los productos de la clase 30. 16/10/2006 26.32 • Plantea que no es cierto que la expresión MASAPAN reúna los requisitos para poder registrarse como marca, ya que como lo manifestó antes, “(…) el hecho de ser una expresión genérica implica de por si que carece de la distintividad requerida para identificar los productos en el mercado, ya que se confundiría con el producto mismo.” • En cuanto al Secondary Meaning alegado por la demandante, el tercero interesado plantea que: “(…) es el resultado de una distintividad intrínseca de una marca.

Esa distintividad adquirida por el uso debe estar debidamente probada, y el Consejo de Estado debe fallar según las pruebas aportadas (…)” y como lo había manifestado antes, no se aportaron las pruebas pertinentes para probar tal afirmación. • Alega que la parte gráfica del signo solicitado no es la predominante, sino la denominativa, ya que por medio de ésta el consumidor medio solicita e identifica el producto, luego la parte gráfica no le da distintividad requerida para ser marca.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal f) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser la normativa vigente a la fecha de la solicitud de registro. Por otra parte conforme a las potestades derivadas del artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal de Justicia, se interpretará de oficio el artículo 134 de la misma Decisión. GACETA OFICIAL El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 16/10/2006 27.32 Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

REQUISITOS PARA SU REGISTRO. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

Así, la marca se define como el signo o medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

(…) Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” (ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73). Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es impor- GACETA OFICIAL tante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de las marcas son: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “( ) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.” (OTERO LASTRES, José Manuel.

“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132). 16/10/2006 28.32 Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, los requisitos de las marcas al amparo de la Decisión 486 son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, la distintividad presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” (BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003). La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

GACETA OFICIAL 16/10/2006 29.32 2. La perceptibilidad. mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

Como ya se advirtió, en el régimen de la Decisión 486, la distintividad presupone la perceptibilidad del signo por cualquiera de los sentidos. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso Nº 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004).

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”. (FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS). 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro la naturaleza del producto o servicio para el cual se utilizará la marca. Corresponde al Juez Consultante analizar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria aplicable al caso.

II. SIGNOS GENÉRICOS. Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. GACETA OFICIAL El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo ( )”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 199, del 26 de enero de 1996), y que: “( ) en el campo doctrinal ( ) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que –por supuesto– éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-89, caso “OFERTA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 49, del 10 de noviembre de 1989).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “( ) para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f), del artículo 135 de la Decisión 486 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP2001, caso “LASER”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 661, del 11 de abril del 2001).

Hay que tener presente pues, que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.

III. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA. Con relación a este tema la ponencia del proceso 195-IP-2005 expone lo siguiente: 16/10/2006 30.32 “(…) si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, genérico, común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca”. (BERCOVITZ, Alberto; “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., NavarraEspaña, 2003, p. 471). En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.

El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.

GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por cualquiera de los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.” (PROCESO 195-IP-2005 marca Denominación “YO”, publicado en Gaceta Oficial Nº 1315, de 30 de marzo de 2006).

IV. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO. Con relación a las modificaciones que el peticionario puede introducir a la solicitud inicial, éstas sólo pueden ser de carácter secundario. En tal sentido, el solicitante podrá seleccionar o limitar los productos o servicios a los inicialmente señalados, pero no podrá incluir productos o servicios nuevos a los indicados en la solicitud inicial.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.

Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el 16/10/2006 31.32 aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.

(Entre otros: PROCESO Nº 15-IP-97 MARCA: “CODE BLEU (etiqueta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 314, de 18 de diciembre de 1997; PROCESO Nº 65-IP-2001. MARCA: “SUSSEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 836, de 18 de septiembre de 2002). En este sentido, la eliminación o limitación de los productos que identificará el signo solicitado, efectuada luego de presentada la solicitud inicial, es una modificación de carácter secundario de conformidad a lo establecido en el artículo 143 de la Decisión 486.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO. Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la perceptibilidad se encuentra implícita en el concepto de marca. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión SEGUNDO. El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

TERCERO. Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab GACETA OFICIAL initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes, en el País Miembro de que se trate.

CUARTO. El artículo 143 de la Decisión 486 establece que el peticionario del registro de marca podrá modificar su solicitud sólo en aspectos secundarios; considerándose entre éstos a la eliminación o limitación de los productos o servicios señalados en la solicitud inicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- 16/10/2006 32.32 tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú