PROCESO Nº 092-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal f) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003-00168-01. Actor: MASAPAN S.A. Marca: MASAPAN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis. VISTOS: Mediante Oficio Nº 0338, de 13 de marzo de 2006, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 135 y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-00168-01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 15 de junio de 2006. 1. Las partes. La parte actora es MASAPAN S.A. Se demanda a la Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Como Tercero Interesado figura la empresa PRODUCTOS DE MAÍZ S.A. PROMASA. 2. Determinación de los hechos relevantes. 1. Hechos. Conforme al escrito de la solicitud de interpretación prejudicial los hechos relevantes al caso son: Con fecha 31 de octubre de 2001, MASAPAN S.A. EN CONCORDATO, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro del signo MASAPAN (mixto), para distinguir harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 511 del 26 de Diciembre de 2001, ante la cual, la empresa PRODUCTOS DE MAÍZ S.A. PROMASA presenta oposición argumentando que la expresión MASAPAN no era registrable por ser genérica. La División de Signos Distintivos mediante la Resolución Nº 20195 de 27 de junio de 2002, declaró fundada la oposición y denegó la solicitud de registro por considerar que el signo incurría en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, por ser genérica.

Mediante Resolución Nº 31299, de 27 de junio de 2002, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la negativa del registro pasando por alto que el signo solicitado además de la expresión genérica estaba conformado por ciertos elementos gráficos que en opinión del Consultante “refuerzan la inventiva y novedosa utilización de las palabras MASA y PAN”.

Aún así, en la Resolución Nº 20195, la División de Signos Distintivos refiriéndose al caso en concreto, destaca que: “En el presente caso es importante tener en cuenta que la marca solicitada es mixta (…)”. Conforme al mismo escrito de solicitud prejudicial, se indica que en fecha 25 de noviembre de 2002, mediante Resolución Nº 37196 se decidió desfavorablemente el recurso de apelación contra la Resolución Nº 20195 de 27 de junio de 2002.

Consideró la administración reiteradamente, que el signo solicitado incurre en una de las situaciones previstas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto está compuesto por una expresión genérica que significa lo mismo que Mazapán y que está estrechamente relacionada con los productos que pretendía distinguir. 2.2.

Fundamentos de la demanda. En el escrito de la demanda, presentada el 11 de abril de 2003 ante el Consejo de Estado, MASAPAN S.A. EN CONCORDATO, señala los siguientes argumentos: • La sociedad MASAPAN S.A. no pretende apropiarse de las expresiones MASA o PAN, sino de la inventiva y novedosa utilización de aquellas palabras en una forma muy particular acompañada de ciertos elementos gráficos.

Alega asimismo, que la expresión MASAPAN no tiene significado, por lo cual no puede ser genérica. • Que, el signo que se pretende registrar cumple con los requisitos que la ley exige para poder ser registrada. Señala que las resoluciones impugnadas no refutan estos argumentos, por lo que debe presumirse que dicho aspecto está superado, y lo que se debe debatir es la supuesta favorabilidad que frente a terceros puede dar la utilización de la expresión MASAPÁN. • Indica que la causal de irregistrabilidad enunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio carece de fundamento en la medida que la marca está posesionada en el mercado desde hace por lo menos treinta años, y es reconocida por los consumidores y comerciantes de dichos productos sin causar ninguna confusión. • Trata asimismo de desvirtuar la calificación del signo genérico alegado por la autoridad competente, estableciendo que su registro “(…) es más que procedente, toda vez que en el presente caso, por el prolongado uso anterior al registro y la gran difusión de un signo distintivo que en principio carecería de distintividad se logra su objetivo primordial y permite, que por el amplio conocimiento que los consumidores tienen de los productos y servicios”, resaltando la teoría del SECOND MEANING. • Por otra parte indica que no se tuvo en consideración el factor tópico del signo solicitado MASAPÁN (mixta), y que el elemento gráfico es preponderante en el conjunto marcario dada la multiplicidad de los elementos figurativos que la componen.

Señala que el signo distintivo utiliza de manera especial una gráfica que constituye más del 75% de la marca argumentando que el otro 25% corresponde a la denominación MASAPAN. • Por último, se indica que la Superintendencia de Industria y Comercio, no tuvo en cuenta que el solicitante de la marca MASAPAN, modificó la solicitud de registro limitándola al excluir de los productos a proteger la pasta de almendras molidas y azúcar, es decir el MAZAPAN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 143 de la Decisión 486, ya que no se pronunció al respecto en clara infracción contra los artículos 35 del Código Contencioso Administrativo y 29 de la Constitución Política de Colombia. 2.3.

Contestación a la demanda. 2.3.1. Superintendencia de Industria y Comercio Legalidad de los actos administrativos acusados. Señala que las resoluciones impugnadas fueron emitidas en forma válida y que no se ha incurrido en la violación de normas contenidas en la Decisión 486 ni de la Constitución Política. Indica también que el fundamento legal de los actos emitidos se ajusta plenamente a derecho.

Violación del Artículo 135 literal f) de la Decisión 486. Indica que la Superintendencia otorgó el sentido correcto a la norma comunitaria, al establecer que carecía de distintividad y que incurría en una de las causales de irregistrabilidad, por ser un equivalente fonético de la palabra mazapán que es una denominación genérica. También plantea que de registrarse dichos signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos.

Presunta violación del Artículo 143 de la Decisión 486, artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y artículo 29 de la Constitución Nacional. Alega que el hecho de la modificación de la solicitud no cambia que el signo MASAPAN sea genérico, por cuanto el signo MASAPAN continúa siendo una indicación que comercialmente se refiere a productos que pretende amparar. 2.3.2.

Tercero Interesado. La empresa PRODUCTOS DE MAÍZ S.A. PROMASA manifiesta que se atiene a lo probado en cuanto a los hechos, el derecho y los antecedentes; sin embargo, en cuanto a las “Normas violadas y concepto de violación” hace las siguientes apreciaciones: • Alega que la expresión MASAPAN resulta genérica, ya que al contrario de lo que manifiesta la demandante, si tiene significado propio, ya que el hecho de haber alterado ortográficamente la expresión, es decir, al haber modificado la letra Z por la letra S, no quiere decir que dicha modificación le de distintividad al signo para registrarse como marca, ya que sigue siendo el equivalente fonético de la expresión MAZAPAN.

Adicionalmente señala que las expresiones MASA y PAN que forman el signo, a pesar de estar unidas tienen su significado propio y llevan al consumidor a tener idea de qué producto se trata, luego está describiendo los productos de la clase 30. • Plantea que no es cierto que la expresión MASAPAN reúna los requisitos para poder registrarse como marca, ya que como lo manifestó antes, “(…) el hecho de ser una expresión genérica implica de por si que carece de la distintividad requerida para identificar los productos en el mercado, ya que se confundiría con el producto mismo.” • En cuanto al Secondary Meaning alegado por la demandante, el tercero interesado plantea que: “(…) es el resultado de una distintividad intrínseca de una marca.

Esa distintividad adquirida por el uso debe estar debidamente probada, y el Consejo de Estado debe fallar según las pruebas aportadas (…)” y como lo había manifestado antes, no se aportaron las pruebas pertinentes para probar tal afirmación. • Alega que la parte gráfica del signo solicitado no es la predominante, sino la denominativa, ya que por medio de ésta el consumidor medio solicita e identifica el producto, luego la parte gráfica no le da distintividad requerida para ser marca.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal f) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser la normativa vigente a la fecha de la solicitud de registro. Por otra parte conforme a las potestades derivadas del artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal de Justicia, se interpretará de oficio el artículo 134 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. (…) Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

REQUISITOS PARA SU REGISTRO. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

Así, la marca se define como el signo o medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” (ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73). Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de las marcas son: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “( ) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.” (OTERO LASTRES, José Manuel.

“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132). Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, los requisitos de las marcas al amparo de la Decisión 486 son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, la distintividad presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” (BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003). La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. Como ya se advirtió, en el régimen de la Decisión 486, la distintividad presupone la perceptibilidad del signo por cualquiera de los sentidos. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso Nº 132- IP-2004. Marca: “DIACOM”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004).

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”. (FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS). 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro la naturaleza del producto o servicio para el cual se utilizará la marca. Corresponde al Juez Consultante analizar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria aplicable al caso.

II. SIGNOS GENÉRICOS. Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo ( )”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 199, del 26 de enero de 1996), y que: “( ) en el campo doctrinal ( ) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-89, caso “OFERTA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 49, del 10 de noviembre de 1989).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “( ) para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f), del artículo 135 de la Decisión 486 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, caso “LASER”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 661, del 11 de abril del 2001).

Hay que tener presente pues, que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.

III. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA. Con relación a este tema la ponencia del proceso 195-IP-2005 expone lo siguiente: “(…) si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, genérico, común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca”. (BERCOVITZ, Alberto; “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 471). En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.

El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por cualquiera de los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.” (PROCESO 195-IP-2005 marca Denominación “YO”, publicado en Gaceta Oficial Nº 1315, de 30 de marzo de 2006).

IV. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO. Con relación a las modificaciones que el peticionario puede introducir a la solicitud inicial, éstas sólo pueden ser de carácter secundario. En tal sentido, el solicitante podrá seleccionar o limitar los productos o servicios a los inicialmente señalados, pero no podrá incluir productos o servicios nuevos a los indicados en la solicitud inicial.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.

Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.

(Entre otros: PROCESO Nº 15- IP-97 MARCA: "CODE BLEU (etiqueta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 314, de 18 de diciembre de 1997; PROCESO Nº 65-IP-2001. MARCA: "SUSSEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 836, de 18 de septiembre de 2002). En este sentido, la eliminación o limitación de los productos que identificará el signo solicitado, efectuada luego de presentada la solicitud inicial, es una modificación de carácter secundario de conformidad a lo establecido en el artículo 143 de la Decisión 486.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO. Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la perceptibilidad se encuentra implícita en el concepto de marca. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión SEGUNDO. El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

TERCERO. Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes, en el País Miembro de que se trate.

CUARTO. El artículo 143 de la Decisión 486 establece que el peticionario del registro de marca podrá modificar su solicitud sólo en aspectos secundarios; considerándose entre éstos a la eliminación o limitación de los productos o servicios señalados en la solicitud inicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA