Año XXIII - Número 1415 Lima, 18 de octubre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 46-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio, de los artículos 108, 109, 110, 111 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2003 - 00325. Actor: SOCIEDAD COLOMBINA S.A. Marca: “PUM COLOMBINA” (denominativa) Proceso 96-IP-2006.- 2 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 81 de la misma norma, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 3138-2001.

Actor: “AMERICAN CYANAMID COMPANY.” Marca: “CENTROL” Proceso 121-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales a), d) y e); 83, literales a), d) y e); 93 y 94 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 5378-98-MP. Actor: Sociedad BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTDA. (Mandataria de ANHEUSER BUSCH INCORPORATED). Marca: “ICE (denominativa)” Proceso 109-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión 344, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 304-2004.

Actor: DEUTSCHE TELEKOM AG. Marca: BTNET Para nosotros la Patria es América 40 GACETA OFICIAL 18/10/2006 2.48 PROCESO 46-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 108, 109, 110, 111 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2003 - 00325. Actor: SOCIEDAD COLOMBINA S.A. Marca: “PUM COLOMBINA” (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de marzo de 2006. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: SOCIEDAD COLOMBINA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: SOCIEDAD FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA.

B. DATOS RELEVANTES. cedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. por intermedio de apoderado, solicitó el 13 de junio de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación parcial por no uso de la marca PUM COLOMBINA respecto de “café y sus derivados”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 93 382540. b. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 01199 de 28 de enero de 2000, canceló parcialmente por falta de uso el registro N° 157445 correspondiente a la marca PUM COLOMBINA, respecto de “café y sus derivados”. c. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación. d. El Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 10575 de 24 de mayo de 2000, confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación interpuesto. e. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 05020 de 26 de febrero de 2003, resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Resolución N° 01199 de 28 de enero de 2000. 1 Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los ante- f. Contra los actos administrativos anteriormente mencionados, la sociedad COLOMBINA S.A., el 5 de agosto de 2003, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

GACETA OFICIAL 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 136, 165, 167, 224 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. Las marcas COLOMBINA y PUM COLOMBINA de la sociedad COLOMBINA S.A. son marcas notorias. Por tal motivo gozan de una protección especial, que incluso rompe el principio o la regla de la especialidad.

Estas marcas se protegen frente a marcas similares o idénticas que amparen los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados. b. COLOMBINA S.A. demostró el uso serio, normal e inequívoco de la marca PUM COLOMBINA. Las facturas de venta del producto PUM COLOMBINA dan cuenta de la comercialización de 2.256 unidades entre 1994 y 1997, es decir, dentro de los tres años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación. Al trámite administrativo se allegaron la certificación del revisor fiscal de COLOMBINA S.A. y las certificaciones de las agencias de publicidad sobre el uso de la marca y los ingresos que representaron las ventas de los productos que ella distingue en el período respectivo, así como los empaques, catálogos y fotografías de los productos. c. Existe la imposibilidad de cancelar parcialmente una marca notoria por las siguientes razones: • El sentido de cancelar es el de que otra persona competidora (quien solicita la cancelación), pueda tener acceso al uso y registro de aquella marca que no se usa.

Es decir, la finalidad es la de brindar a otra persona, distinta de su titular, la posibilidad de usar y registrar a su nombre una marca que está inactiva en el mercado y, en consecuencia, que está privando a otro competidor de usarla en su beneficio. • En el caso de las marcas notorias, sería absurdo, contradictorio y contrario a la ley, permitir su coexistencia con una marca idéntica para identificar productos pertenecientes a una misma clase, es decir, íntimamente relacionados, afectando de esta 18/10/2006 3.48 manera al titular de la marca notoria.

Si sucediera esto, las marcas notorias perderían su razón de ser. • Al permitir una cancelación parcial por no uso sobre una marca notoriamente conocida, donde además el titular de la marca se opone rotundamente a la cancelación de la misma, se estaría abiertamente vulnerando el interés público y los derechos de los consumidores, al consentir que una misma marca notoria sea explotada por dos empresas diferentes para distinguir productos de la misma clase e íntimamente relacionados. • En el caso concreto se daría lo siguiente: La FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. obtuvo la cancelación parcial por no uso de la marca PUM COLOMBINA, respecto de “café y sus derivados”.

La consecuencia lógica es que dicha compañía solicitara a su nombre el registro de una marca idéntica, es decir, PUM COLOMBINA, para identificar precisamente “café y sus derivados”, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486. Ante esta nueva solicitud, la sociedad COLOMBINA S.A., en su condición de titular legítimo y exclusivo de las diversas marcas que contienen la marca notoria COLOMBINA, procederá a formular una oposición debidamente sustentada en la notoriedad y, en consecuencia, se podría impedir el registro de la marca mencionada.

De manera que no hay ningún efecto al cancelar parcialmente la marca PUM COLOMBINA. Las dos sociedades terminarían siendo castigadas, ya que ninguna disfrutaría del de-recho sobre dicha marca respecto de “café y sus derivados”. d. COLOMBINA S.A. publicita masivamente las marcas de su propiedad, las cuales van casi siempre acompañadas de la marca corporativa COLOMBINA, distinguiendo con ellas productos alimenticios.

Lo anterior genera una indiscutible conexión competitiva entre los productos comercializados por COLOMBINA S.A. y de los mismos productos que amparan marcas de terceros. e. Productos como “café y sus derivados”, así como los demás productos comprendidos en GACETA OFICIAL la clase 30, pueden ser utilizados conjuntamente. Es evidente, entonces, que los productos de la FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. están íntimamente relacionados con los de COLOMBINA S.A. Así mismo, los productos bajo estudio tienen las mismas funciones, finalidades y características generales por cuanto son alimentos para el consumo humano y están dirigidos al mismo grupo de consumidores.

Además, tienen los mismos canales de comercialización. El café o el grano de café puede ser un producto usado para la elaboración de diferentes tipos de chocolates, helados, pasteles y galletas, siendo, por lo tanto, productos complementarios y relacionados. f. Si se llegare a cancelar parcialmente por no uso el registro de la marca PUM COLOMBINA en la clase 30 internacional, sería un desconocimiento de los derechos de COLOMBINA S.A., quien ha utilizado legítimamente su marca; se crearía un espacio de confusión para el público consumidor, ya que si la FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. registrara la marca a su favor, el público consumidor se enfrentaría a la existencia de registros de la misma marca para dos empresas diferentes y para productos conexos y relacionados. g. El argumento de la notoriedad se fortalece si se tiene en cuenta que COLOMBINA es la razón social de COLOMBINA S.A., una de las empresas lideres en producción y comercialización de confitería, galletería, pastelería y chocolatería. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Al expedir las Resoluciones demandadas se ajustó plenamente a las normas legales vigentes sobre la materia. • Después de analizar las pruebas de uso aportadas por la sociedad COLOMBINA S.A., se 18/10/2006 4.48 llegó a la conclusión de que por la naturaleza de los productos y su forma de comercialización en el mercado, el uso de la marca no fue probado para “café y sus derivados” durante el período de tres años establecido en la normativa andina. • La marca PUM COLOMBINA no ha sido reconocida como notoria en los términos de la legislación vigente. • De conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el reconocimiento de una marca como notoria no constituye prueba de su uso para efectos de evitar la cancelación de su registro por parte de la Superintendencia. En sentido contrario, la calidad de notoria de una marca no será negada por el hecho de que ésta, no haya sido usada o no se esté usando en el respectivo País Miembro.

En consecuencia con lo anterior, el uso del signo y la notoriedad son dos conceptos independientes y se encuentran claramente diferenciados, aunque para ciertos efectos estén relacionados. • Dentro de la amplia protección otorgada a las marcas notorias, no existe disposición expresa que establezca que una marca reconocida como notoria no pueda ser cancelada por no uso en los términos y condiciones establecidos de manera general para todas las marcas registradas. • Los efectos de la cancelación parcial de un registro de marca se derivan directamente de la reducción o limitación de los productos o servicios en él comprendidos.

Los demás hechos esgrimidos por el demandante como efectos de la cancelación parcial, esto es: la posible solicitud del registro de la marca PUM COLOMBINA por la FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. para distinguir café y sus derivados; la posibilidad de que sea efectivamente concedida dicha marca a favor de la solicitante y que de ello se derive confusión para el consumidor medio por distinguir productos conexos; la eventualidad de que COLOMBINA S.A. solicite la cancelación de la marca indebidamente registrada; y otros hechos hipotéticos similares, no pueden presentarse como fundamento jurídico para impugnar la resolución administrativa por me- GACETA OFICIAL dio de la cual se canceló parcialmente la marca PUM COLOMBINA por no uso. • No es pertinente el análisis sobre la existencia de conexión competitiva entre “café y sus derivados” y los demás productos de las clases 30, 29 y 32, ya que los actos administrativos demandados versan sobre la cancelación por no uso del registro de la marca PUM COLOMBINA respecto de café y sus derivados, y no de la confundibilidad de dicha marca con otros signos distintivos existentes en el mercado para distinguir productos conexos o similares. b. Por parte del tercero interesado.

De conformidad con el informe del Juez Consultante, la sociedad FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA, no contestó la demanda a pesar de habérsele notificado el auto admisorio de la misma. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 136, 165, 167, 224, y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, se interpretarán, de oficio, las siguientes normas: artículos 108; 109; 110; 111 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de cancelación por no uso de la marca PUM COLOMBINA.

Lo anterior sin perjuicio de que alguna de las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18/10/2006 5.48 A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) Articulo 108 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base en la marca no usada”.

“Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes”: “1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”.

“La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro”. “El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca”. “Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica GACETA OFICIAL o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

Artículo 109 “Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca”. “Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

Artículo 110 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. 18/10/2006 6.48 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” DECISION 486 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: Artículo 111 B Viabilidad de la cancelación por falta de uso en relación con la marca notoria.

“La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Como el Juez Nacional ha solicitado la interpretación de algunos artículos de la Decisión 486 GACETA OFICIAL de la Comisión de la Comunidad Andina y se debate en el proceso interno el tema de la cancelación de un registro marcario, a juicio del Tribunal resulta necesario precisar la normativa aplicable a la figura de la cancelación del registro marcario y el de las normas procesales que rigen, dicho trámite.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

En igual sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 conserva los principios 18/10/2006 7.48 de la no retroactividad y ultractividad de las normas jurídicas, dejando claro que el plazo de vigencia, el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

De manera que se aplica la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación del registro de la marca; y si dicha norma ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación del registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la consulta de interpretación prejudicial remitida y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca PUM COLOMBINA se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es esta la disposición comunitaria que rige, para el caso que se adelanta ante el juez nacional, la cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca, independientemente de la norma vigente al momento de la solicitud del registro marcario, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Por su parte, entrada en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina las regulaciones de tipo procesal en ella contenidas son de aplicación inmediata respecto de los trámites en curso. GACETA OFICIAL B. VIABILIDAD DE LA CANCELACIÓN POR NO USO DE LA MARCA. Conforme al tema de debate en el proceso interno que motivó la solicitud de consulta prejudicial, el Tribunal encuentra que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula el tema de la cancelación por no uso de la marca.

No contiene excepciones en relación con la aplicación de dicha figura a la marca notoria. Para armonizar estos dos temas, resulta necesario tener en cuenta que uno de los postulados que regula toda normativa de protección a la propiedad intelectual, entre ellas el derecho de marcas, es la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugnar por una sana competencia. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca, que se traduce en que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. (…) “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.

(Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 18/10/2006 8.48 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207 de 16 de junio de 2005). El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular o por el licenciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, que consagra algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; éstos se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. En relación con el principio del uso real y efectivo de la marca se puede decir que actúa como un complemento del principio de uso obligatorio, y tiene como finalidad principal la de que no se reserve al titular el monopolio de una marca que no se explota real y efectivamente.

Por lo tanto, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando todos los productos o servicios que distingue se encuentran en el comercio o en el mercado, de conformidad con los criterios comentados, es decir, que no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios amparados, sino para todos y cada uno de ellos.

GACETA OFICIAL 18/10/2006 9.48 Como una ilustración de la doctrina sobre el tema, el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente: En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca.

Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales.

Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público”. 1 De manera que, siguiendo la orientación doctrinal, es necesario tener en cuenta: 1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas, de conformidad con la naturaleza del producto, son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 1 OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeldo-Perrot. Buenos Aires - Argentina, 2002, pág 7. Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 debe entenderse bajo el supuesto de que establece la presunción de uso de la marca al enunciar algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o GACETA OFICIAL en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, y como bien lo dispone el numeral 3º del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá acreditar mediante los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, teniendo en cuenta, además, que el artículo 108 de la Decisión 344, establece las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquéllas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1.

Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Restricciones a las importaciones. 4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. De las normas en mención puede concluirse que la cancelación de la marca por no uso tiene por efecto: 1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva, y 2.

Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgando, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca, para solicitar el registro del signo a su nombre.

C. CANCELACIÓN RESPECTO DE UNA MARCA NOTORIA. Por otro lado, la figura de la marca notoria, cuya protección jurídica, como reiteradamente lo ha precisado este Tribunal, va más allá del princi- 18/10/2006 10.48 pio de especialidad ya que ampara valores de la propia estructura de la competencia en el mercado, se protege en la Decisión 344 teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que logra llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. (…) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque ( ) la marca común, para elevar- GACETA OFICIAL se al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas”. (Proceso N° 23-IP96. Interpretación Prejudicial de 21 de abril de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998).

“En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. 18/10/2006 11.48 mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad 2”.

(Proceso 160-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 diciembre de 2005). En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria.

Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos: (…) La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos. 2 ZUCCHERINO Daniel.

“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

En todo caso, si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344. 18/10/2006 12.48 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación por no uso del registro de marca, regula lo relacionado con los requisitos y los efectos de dicha cancelación. Si ésta ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación por no uso del registro de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

TERCERO: El signo solicitado como marca por parte de quien obtuvo a su favor la cancelación de un registro marca- GACETA OFICIAL 18/10/2006 13.48 rio, si bien goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

CUARTO: La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta, aunque no haya sido usada, conserva el estatus de notoria al momento en que se presentó la solicitud de cancelación. Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 200300325 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 096-IP-2006 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 81 de la misma norma, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 3138-2001.

Actor: “AMERICAN CYANAMID COMPANY.” Marca: “CENTROL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinti- trés días del mes de agosto del año dos mil seis. GACETA OFICIAL VISTOS: El Oficio Nº 175-2006-SCS-CS, de 19 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 con motivo del proceso interno Nº 3138-2001.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 5 de julio de 2006. 18/10/2006 14.48 fundadas las observaciones en virtud a que las marcas, según su criterio, no son similares al grado de producir confusión entre los particulares y que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar confusión. Dicha decisión fue apelada sólo por la demandante ante el Tribunal del INDECOPI, quien con fecha 20 de mayo de 1998, mediante Resolución Nº 549-1998-/TPI-INDECOPI, resolvió confirmar la resolución impugnada, por considerar que, existen diferencias que les permiten a las marcas en litigio coexistir en el mercado.

Finalizada la vía administrativa la demandante acude a la vía judicial para hacer valer sus derechos. 1. Las partes. 2.2 Fundamentos de la Demanda. La parte actora es AMERICAN CYANAMID COMPANY. Los principales argumentos de la demanda son: Se demanda a la Nación peruana - Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI.

El tercero interesado es SUIPHAR DEL PERÚ S.A. 1. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos. El 11 de febrero de 1997, la empresa SUIPHAR del Perú S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación “CENTROL” para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos y demás productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

La empresa demandante, AMERICAN CYANAMID COMPANY formuló observaciones contra la solicitud de registro en base al registro de la marca CENTRUM. La empresa SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., también formuló observación en base a la titularidad de la marca “ZIATROL” para productos de la clase 05, argumentando la similitud gráfica y fonética que existiría entre el signo solicitado y su marca registrada.

La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI en fecha 19 de agosto de 1997, mediante Resolución Nº 10530-97-INDECOPI/OSD declaró in- La Titularidad de la demandante sobre una familia de marcas, “(…) integradas por lo menos por 5 signos distintivos, cuyo “apellido o término característico y distintivo es la denominación CENTRUM. Este hecho de real importancia no fue tenido en consideración por la autoridad administrativa al dictar las resoluciones cuya invalidez e ineficacia demandamos”.

Plantea que CEN como partícula distintiva, no es confundible por cuanto no es genérica ni descriptiva, procediendo a destacar conceptos doctrinales sobre estos puntos. Insiste en que la partícula CEN en los productos farmacéuticos de la clase 5 “(…) nada nos dice respecto a ellos; menos aún describe sus características. Por lo tanto, podemos afirmar que la citada sílaba no es descriptiva y deviene por tanto en una plenamente distintiva en relación a la los productos citados”.

Por último señala que el hecho de que los consumidores no apreciaran la partícula CEN con un elemento de uso común o irreivindicable pues nada le comunica; el solo hecho que ésta sílaba pueda estar presente en algunas marcas no hace a la misma de uso común. Confusión Indirecta. Que las marcas son confundibles entre sí, fundamenta su argumento en la doctrina, en la definición de confusión, sus causas y los criterios para determinarla conforme al Decreto Legislativo 823.

Señala que las marcas CENTROL y CENTRUM evocan un mismo significado frente a la marca CENTROL y se confunden con ella, o hacen pensar que tie- GACETA OFICIAL nen el mismo origen, generándose una confusión indirecta. Indica las similitudes gráficas: “a) Ambas están Compuestas del mismo número de letras siete; b) ambas son palabras bisílabas; presentan en común, en igual ubicación cinco de sus siete letras, las que corresponden a la partícula CENTR”.

En base a estas especificaciones, pretende demostrar la actora, la similitud fonética y la confundibilidad entre las marcas. Indica que el examen de registrabilidad para el caso de los productos farmacéuticos debe ser más exigente. Señalando que en el caso del Perú donde la automedicación es evidente la posibilidad de confusión es de mayor magnitud.

Por tanto dicho examen debe aplicarse con mayor rigidez que para marcas que distinguen otros productos, fundamenta su argumento en criterios y resoluciones anteriores de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. Jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú. El actor cita la propia jurisprudencia de la Corte en casos similares. 2.3 Contestación a la Demanda. 2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

El INDECOPI presenta los siguientes fundamentos en su escrito de Contestación a la Demanda: Al argumento de la familia de marcas alegada por la demandante, contesta que es inexacto el afirmar que la autoridad administrativa no ha tomado en consideración el registro de la marca “CENTRUM” y sus derivadas; plantea que no se ha configurado el supuesto de confusión indirecta por cuanto el signo solicitado “CENTROL” no contiene el término que constituye la familia de marcas y presenta diferencias evidentes respecto al término “CENTRUM”.

Establece que el término CEN es de uso común para los productos de la clase 5 y que la búsqueda de anterioridades, se puede destacar que en el mercado coexisten marcas pertenecientes a distintos titulares que comparten la partícula “CEN”. Sobre el argumento de distintividad del término “CEN” y su uso como término genérico o descriptivo, sostiene que el hecho de que una partícula sea utilizada frecuentemente en 18/10/2006 15.48 una clase no significa que sea genérica o descriptiva, y que esta clase de términos no ayudan a determinar el origen empresarial de los productos, pues al existir una variedad de marcas en el mercado el consumidor no será hábil para distinguir el origen empresarial fácilmente debiendo recurrir a los demás elementos del signo para ubicar esa finalidad.

Sobre la confundibilidad que alega la actora, plantea que: “(…) la doctrina y jurisprudencia marcaria permiten el registro de marcas aún cuando ellas contengan algún elemento común, siempre que en conjunto con los demás elementos que la conforman, reúnan la suficiente distintividad ( )”. Asimismo, indica que la autoridad administrativa pudo verificar que si bien las marcas en conflicto comparten algunas de sus letras, los signos difieren en la secuencia de vocales, lo que resulta trascendente a los efectos de la impresión fonética de las denominaciones, lo cual determina finalmente que los signos posean una pronunciación distinta, que apreciada en conjunto provoca un efecto visual diferente.

Respecto del argumento de marca farmacéutica y la rigurosidad del examen de registrabilidad, se citan las resoluciones impugnadas a los fines de demostrar la correcta realización de dicho examen. 2.3.2 Contestación del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales internacionales.

Esta institución tiene como principales argumentos en su contestación: Al respecto de la confundibilidad plantea que la resolución se ajusta a derecho, por cuanto la denominación “(…) CENTROL apreciada de manera conjunta y sucesiva, presenta diferencias tanto en la estructura gramatical como en la pronunciación, con la marca registrada, lo cual la hace inconfundible ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia.” Añade que la partícula CEN constituye un término de uso común para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura oficial y que se encuentra en diferentes marcas pertenecientes a diferentes empresas y coexisten de forma pacífica en el mercado, sin inducir a error o confusión al público consumidor.

Señala que “(…) menos aún GACETA OFICIAL demuestra la confundibilidad que alegan existe entre los citados signos, que repetimos, únicamente se asemejan porque tienen en su estructura partículas de uso común en su clase.” Al respecto de la falta de rigurosidad del examen de registrabilidad, señala que el criterio ha sido tomado en cuenta por las diferentes instancias administrativas del INDECOPI.

Seguidamente, se refiere a los criterios de riesgo de asociación, donde señala que fue desvirtuado por el INDECOPI por tratarse de signos con características propias, incapaces de inducir a error al consumidor. En cuanto a la semejanza gráfica y fonética, se establece que “(…) desde el punto de vista fonético los signos CENTROL y CENTRUM, no son similares ni capaces de producir confusión en el público consumidor, por cuanto tienen terminaciones distintas (TROL / TRUM) que hacen que apreciados en su conjunto la impresión sonora sea diferente.” 2.3.3 Contestación del Tercero interesado, SUIPHAR S.A. No se encuentra en los autos remitidos al Tribunal la contestación de la codemandada.

Por otra parte el informe presentado por el solicitante, no menciona si la parte interesada presentó o no contestación a la demanda. 2.4 Dictamen Fiscal Supremo. Solicita el Fiscal que se declare infundada la demanda y pide que se revoque la apelada, los motivos que aduce para emitir este criterio radican en: “(…) se observa del expediente administrativo acompañado que la impresión en conjunto de los signos en cuestión es diferente ya que si bien ambos comparten el término CEN que resulta ser de uso común en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, pero una partícula de uso común como lo es CEN no puede ser monopolizada como de uso exclusivo por persona alguna, en consecuencia ningún titular de una marca registrada cuyo signo contenga dicho elemento de uso común, podrá impedir que otras personas registren marcas que contengan dicho vocablo”.

Asimismo, indica que debe otorgarse el registro por cuanto la resolución impugnada no ha incurrido en causal de nulidad y en las 18/10/2006 16.48 prohibiciones del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. 2.5 Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. La sentencia emitida por dicha institución declara fundada la demanda por cuanto considera que desde el punto de vista gráfico y fonético, son mayores las semejanzas que las diferencias existentes entre las marcas, resultando por ende confundible, aquella cuyo registro obtenido con posterioridad.

Asimismo, debe señalarse que en dicha sentencia existe el voto salvado o de Discordia de dos de los magistrados que integran dicha Sala, señalando que debe ser declarada “INFUNDADA” dado que no existe semejanza conceptual entre los signos toda vez que CENTRUM y CENTROL no significan ni evocan lo mismo. 2.6 Apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. El INDECOPI plantea recurso de apelación de la sentencia anterior, por cuanto considera que lo dispuesto en la sentencia incurre en error de hecho y de derecho al considerar que las marcas enfrentadas son confundibles, aplicando en forma errónea y desconocer los criterios de comparación establecidos por la jurisprudencia y la doctrina.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial de éste Tribunal de Justicia y suspender el trámite hasta que se expida la interpretación prejudicial pertinente.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones con- GACETA OFICIAL 18/10/2006 17.48 tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, procede interpretar, de oficio, el artículo 81 de la misma Decisión. Concepto de marca y elementos constitutivos.

La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. DECISIÓN 344 El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

“( ) a) Perceptibilidad Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de letras, palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus ca- GACETA OFICIAL racterísticas esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de letras, palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a), no podrá registrarse como marca los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 83 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe 18/10/2006 18.48 identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que GACETA OFICIAL en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 18/10/2006 19.48 Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999. (…) Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no identidad o similitud, entre los signos su materia. III. LA MARCA FARMACÉUTICA. La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscita en la salud de los consumidores.

GACETA OFICIAL El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso Nº 30-IP-2000, caso “AMOXIFARMA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, del 27 de junio del 2000). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Proceso Nº 48-IP-2000, caso “BROMTUSSIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, del 21 de agosto del 2000).

El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266). Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente 18/10/2006 20.48 expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. (Proceso Nº 50-IP-2001, caso “ALLEGRA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 739, del 4 de diciembre del 2001). IV. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN MARCAS FARMACÉUTICAS El signo destinado a amparar productos farmacéuticos puede haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. (Proceso Nº 78-IP-2003, caso “HEMAVET”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 997, del 13 de octubre del 2003). Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, des- GACETA OFICIAL carta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”.

Otamendi ha señalado que: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192)”. Proceso 39-IP-2003, Marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Consecuentemente, 18/10/2006 21.48 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentre comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

Tercero: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Cuarto: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

Quinto: Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben GACETA OFICIAL 18/10/2006 22.48 tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 121-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales a), d) y e); 83, literales a), d) y e); 93 y 94 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República del Ecuador. Expediente interno N° 537898-MP. Actor: Sociedad BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTDA. (Mandataria de ANHEUSER BUSCH INCORPORATED).

Marca: “ICE (denominativa)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador. tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de julio de 2006.

VISTOS: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elemen- I.

ANTECEDENTES. GACETA OFICIAL dor bajo el número 3634 de 30 de noviembre de 1995. A. LAS PARTES: Demandante: Demandados: 18/10/2006 23.48 Sociedad BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTDA. (Mandataria de ANHEUSER BUSCH INCORPORATED). MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. d. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0964207 de 16 de marzo de 1998, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro del signo denominativo ICE. e. La sociedad BUSTAMANTE & BUSTAMANTE, mandataria de la sociedad ANHEUSER BUSCH INCORPORATED, el 14 de septiembre de 1998 presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. Tercero interesado: Sociedad JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) LIMITED. La sociedad BUSTAMANTE & BUSTAMANTE, mandataria de la sociedad ANHEUSER BUSCH INCORPORATED, soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) LIMITED, solicitó el 30 de mayo de 1994 el registro del signo denominativo ICE para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual correspondió el Expediente Administrativo N° 47799-94. b. NANCY LÓPEZ ESPINOZA presentó observaciones al registro del signo denominativo ICE, argumentado que tal denominación no debe registrarse como marca, ya que es genérica y descriptiva. c. La sociedad ANHEUSER BUSCH INCORPORATED presentó observaciones al registro del signo denominativo ICE, con base en la marca mixta ICE DRAFT FROM BUDWEISER & Label & design para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecua- a. La marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER & Label & design de propiedad de ANHEUSER BUSCH INCORPORATED, se encuentra debidamente registrada y vigente. b. La denominación ICE no es suficientemente distintiva, ya que es similar a la marca famosa y notoriamente conocida ICE DRAFT FROM BUDWEISER & Label & design. c. La palabra ICE en relación con las cervezas es un término descriptivo del producto que protege y, por lo tanto, es una palabra de uso común no apropiable por persona alguna.

Lo anterior por cuanto ICE en la industria de la cerveza es una forma de preparar cerveza o fermentación, mediante la formación de cristales. d. Aunque el término descriptivo ICE está en inglés, en castellano es igualmente descriptivo, tal como serían las palabras en inglés LIGTH y EXTRA LIGTH, o como la palabra francesa PERLE para hilos. e. De conformidad con lo anterior, el registro de la marca ICE contraviene expresamente los artículos 81; 82, literales d) y e); 83, literales a) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 3. La contestación a la demanda. a. Por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. Según el informe del Juez Consultante, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca no contestó la demanda. b. Por parte del Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado, mediante el Director Nacional de Patrocinio del Estado, contestó la demanda de la siguiente manera: “La ley de propiedad intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 320 del 19 de mayo de 1998, en su artículo 1 literal e), establece que la propiedad intelectual comprende también las marcas de fábrica, de comercio, de servicio y los lemas comerciales. el (sic) artículo 346 de la Ley ibídem, crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPIcomo una persona jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo presidente es su representante legal, según lo estipulado en el artículo 349 de la referida Ley.

Por lo tanto, corresponde a dicho personero, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada “ c. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial Según el informe del Juez Consultante, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca no contestó la demanda. 18/10/2006 24.48 • En la Resolución impugnada se aplicó correctamente el artículo 83 de la Decisión 344. • Las marcas deben analizarse en su conjunto y no separar sus elementos.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 81; 82, literales a), d), e) y h); 83 literales a), d), y e); 93; 94, literal b) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretarán las anteriores normas, excepto los artículos 82, literal h) y 95 de la citada Decisión, ya que no son pertinentes para el caso bajo estudio.

Así mismo, se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 d. Por parte del tercero interesado. (…) La sociedad JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) LIMITED contestó la demanda con los siguientes argumentos: • El signo ICE fue solicitado el 30 de mayo de 1994, mientras que el de la demandante fue solicitado el 25 de agosto de 1994, es decir, en una fecha posterior.

Por lo tanto, la marca de la demandante no puede observar el registro del signo ICE, por corresponder una solicitud posterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. GACETA OFICIAL Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servi- 18/10/2006 25.48 cios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” Artículo 94 “La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: (…) b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”;

(…) DECISIÓN 486 (…) GACETA OFICIAL Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

VII. CONSIDERACIONES Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

D. Signos genéricos y descriptivos. El signo genérico y descriptivo en idioma extranjero. E. Signos comunes o usuales a registrarse como marcas. F. Observaciones basadas en una solicitud posterior. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactivi- 18/10/2006 26.48 dad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos pos- GACETA OFICIAL teriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o (…) de nulidad del mismo, a través de los recursos y 18/10/2006 27.48 acciones pertinentes.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad GACETA OFICIAL 18/10/2006 28.48 de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo denominativo ICE se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto, serán aplicables al caso bajo estudio algunas normas de esta Decisión, tal y como se anotó anteriormente con el artículo 172. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

(…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Inter2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 18/10/2006 29.48 pretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

GACETA OFICIAL 18/10/2006 30.48 Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 2.

La perceptibilidad. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 4 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. a. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que 18/10/2006 31.48 gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser incurrido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. GACETA OFICIAL La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. b. Reglas para el cotejo marcario.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. 5 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 18/10/2006 32.48 En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras o números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 6, logotipos 7, íconos, etc. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, y por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: 6 7 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo GACETA OFICIAL “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación Prejudicial publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones, como se anotó, el elemento gráfico es el predominante. De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de 18/10/2006 33.48 las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 8 Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo ICE y la marca mixta ICE DRAFT FROM BUDWEISER & Label & design, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

D. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. EL SIGNO GENÉRICO Y DESCRIPTIVO EN IDIOMA EXTRANJERO. En atención a que en el caso bajo estudio la sociedad BUSTAMANTE & BUSTAMANTE argumentó que la palabra ICE es descriptiva en relación con los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario referirse conceptualmente a 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 18/10/2006 34.48 los signos descriptivos y genéricos, así como a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. Además, como quiera que la palabra ICE es un vocablo en idioma inglés, es pertinente referirse al signo genérico y descriptivo en idioma extranjero. de utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica. El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca, pero no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios pue- Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). GACETA OFICIAL 18/10/2006 35.48 E. SIGNOS COMUNES O USUALES A REGISTRARSE COMO MARCAS. Como quiera que en el caso bajo estudio la sociedad demandante argumentó que la palabra ICE es de uso común y corriente dentro de la industria de la cerveza, se hace necesario abordar el tema de los signos comunes o usuales a registrarse como marcas.

El literal e) del artículo 82 en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, trata acerca de la irregistrabilidad de los signos usuales o comunes. las necesarias… Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos.” 9 • Aquellas que originalmente no designaban el producto o servicio y que con el transcurso del tiempo se convirtieron en comunes o usuales en relación con dicho producto o servicio.

Sobre esto, Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común: La prohibición se da cuando la solicitud de registro consiste exclusivamente en un signo o indicación que es utilizado de manera común o usual en los medios comerciales, o en el lenguaje corriente de un país, para nombrar el producto o servicio que pretende amparar.

Se advierte que la prohibición se refiere a que el signo que se pretende registrar se conforme exclusivamente por una designación de uso común, siendo esto diferente al fenómeno de la conformación de signos marcarios con palabras o partículas de uso común. En este último caso las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Caso contrario se da con los signos conformados exclusivamente por palabras comunes o usuales, ya que carecen de distintividad y, por lo tanto, se prohíbe su registro. “ aquélla que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. 10 F. OBSERVACIONES BASADAS EN UNA SOLICITUD POSTERIOR.

La presentación de la solicitud genera un derecho de prioridad o prevalencia en relación con el trámite de dicha solicitud. El Tribunal, en relación con este derecho de prioridad de la solicitud ha manifestado lo siguiente: “Esta prioridad de la solicitud, tiene su razón de ser en el principio comúnmente aceptado: ‘primero en el tiempo, mejor en el derecho’, lo que se traduce en que quien presenta primero una solicitud de registro de un signo como marca, tiene mejor derecho en relación con el que la presenta posteriormente.” (Proceso N° 162-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 7 de diciembre de 2005). En efecto, no puede registrarse un signo que conste exclusivamente de denominaciones comunes o usuales porque se establecería una relación directa entre el signo y el producto o servicio que la marca ampara.

Las palabras comunes o usuales se presentan de la siguiente manera: El Tribunal además ha manifestado: • Aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial. “Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro, prevalece la Sobre esto, Jorge Otamendi, al tratar el tema de las designaciones usuales, comenta: 9 “Son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de 10 OTAMENDI, Jorge.

Ob. Cit. Pag 71. ALEMÁN Marco Matías, “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management. Bogotá. Pág.

84. GACETA OFICIAL 18/10/2006 36.48 primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero mejor en el derecho. Es institución de derecho universal, que la prevalencia o prioridad, se halla establecida o fijada en la primera solicitud o acto administrativo que se presente o se ejecute, el que cobra validez frente a los demás, (prioridad en el registro de bienes inmuebles, derecho de hipoteca, derechos prendarios, etc.)”.

(Proceso N° 2-IP-95. Interpretación Prejudicial de 19 de septiembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 11 Uno de los efectos de este derecho de prioridad es que las solicitudes posteriores no pueden enervar el trámite de la solicitud presentada con anterioridad, salvo el caso contemplado en el artículo 103 de la Decisión 344, es decir, el derecho de prioridad internacional.

Es en este marco que se consagra en el literal b) del artículo 94 de la Decisión 344, que la Oficina Nacional Competente no tramitará aquellas observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se observa. G. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD.

Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación la sociedad demandante argumentó que la marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER & Label & design es notoria, es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad. 1. La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: 11 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado.

Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

(Proceso N° 23-IP-96. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998). En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso N° 16-IP2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 674 de 31 de mayo de 2001). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. 18/10/2006 37.48 La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 12 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 13 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 14 2.

La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo 12 13 14 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora. 18/10/2006 38.48 SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los con-sumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. GACETA OFICIAL 18/10/2006 39.48 no es susceptible de registro. Caso distinto es el signo que se halle conformado por una o varias expresiones, que unidas a la palabra común usual le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

CUARTO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.

QUINTO

SEXTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SÉPTIMO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

OCTAVO: El signo conformado exclusivamente por palabras comunes o usuales NOVENO: De conformidad con el literal b) del artículo 94 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente no tramitará aquellas observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se observa.

DÉCIMO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 537898-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 18/10/2006 40.48 Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 109-IP-2006 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión 344, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 304-2004.

Actor: DEUTSCHE TELEKOM AG. Marca: BTNET. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de setiembre del año dos mil seis. Se demanda al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, y a BTICINO S.p.A. VISTOS: 2. Determinación de los hechos relevantes.

El Oficio Nº 193-2006-SCS-CS, de 02 de mayo de 2006, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 304-2004.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 02 de agosto de 2006. 1. Las partes. La parte actora es: DEUTSCHE TELEKOM AG. 2.1.

Hechos. Con fecha, 4 de junio de 1999, BTICINO S.p.A de Italia solicita el registro del signo de producto constituida por la denominación BTNET, conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir aparatos eléctricos, dispositivos y accesorios para sistemas de cableados, etc. A dicha solicitud, DEUTSCHE TELEKOM AG, de Alemania, formula observación en base a su marca TNET alegando qu e el signo solicitado es confundible con ésta, conforme a lo estable- GACETA OFICIAL cido en el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 823 de Propiedad Industrial, norma nacional que rige en el Perú. Con fecha 11 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI emitió la Resolución Nº 012422-1999-OSD-INDECOPI, donde declaró fundada la observación hecha por la empresa DEUTSCHE TELEKOM AG de Alemania y denegó el registro en virtud de que: “(…) la inclusión de la letra “B” al inicio del signo solicitado, así como la estilización de las denominaciones, la cual es bastante sencilla en ambos casos, no contribuyen a diferenciarlos eficazmente.” BTICINO S.p.A. de Italia apeló la decisión emitida bajo los mismos argumentos expuestos en la primera instancia administrativa, consistentes en la notoriedad de la marca, planteando una serie de diferencias en la conformación de letras características de los signos sub materia.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), emitió la Resolución Nº 750-2000/TPI-INDECOPI notificada a la parte demandante el 15 de Agosto de 2000, la cual revoca la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, y concede el registro de la marca solicitada, argumentando que existen diferencias en el plano fonético y gráfico que permiten que su coexistencia en el mercado no sea susceptible de inducir a que el público consumidor asocie el origen empresarial de los productos.

Seguidamente, la empresa DEUTSCHE TELEKOM AG., impugna esta última decisión ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 2.2 Fundamentos de la Demanda. Los principales argumentos de la demanda son: Que, la resolución de segunda instancia administrativa no está arreglada a los hechos ni al derecho, ya que los signos sub litis son “visiblemente confundibles entre si”, además de distinguir productos de la misma clase. 18/10/2006 41.48 Plantea que la motivación de la Sala del INDECOPI, es artificiosa e infundada, por cuanto considera que la marca “BTNET” está formada en su integridad por la marca de la cual es titular la empresa demandante.

De otro lado, indica en el escrito que: “(…) es ilógico, además, pensar que únicamente la letra B de la marca solicitada pueda constituir (…) un aspecto importante para determinar la impresión fonética de los signos y que sólo esa letra determina (…) la entonación, pronunciación e impacto sonoro de los signos apreciados en su conjunto sea distinto”.

La demandante trata de desvirtuar el argumento de la resolución referido a la escritura particularmente distintiva de la denominación BTNET, en virtud que “(…) aduce diferencias gráficas con relación a la marca de nuestros mandantes TNET; pero, la reproducción de esta marca que se encuentra en la resolución es sólo una mala impresión de la imagen escaneada.” Así alega también que “(…) la imagen esta escrita en caracteres comunes “Arial” o “Courier” y por lo tanto, el fundamento de la Resolución es erróneo, no hay una escritura particularmente distintiva”. 2.3 Contestación a la Demanda. 2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

El INDECOPI, niega y contradice en todos sus extremos la demanda, alegando la legalidad de la resolución administrativa, en base a los siguientes criterios: Respecto al análisis comparativo desde el punto de vista fonético, señala que han de aplicarse los criterios de “La Identidad y el Orden de las Vocales en las Marcas en Conflicto” donde se desprende que las marcas difieren en la secuencia de vocales: TNET (TE-NET) E/E (marca del demandante) y BTNET (BE-TE-NET) E/E/ E (marca de la demandada).

Asimismo, expone como criterio “La Relevancia del Factor Tópico” referido a la apreciación que ha de hacerse de las letras o sílabas que encabezan las denominaciones, por cuanto son éstas las que más destacan y poseen conforme al escrito mayor fuerza distintiva. De otro lado, añade que la denominación NET es de orden descriptivo y por ello constituye un término débil.

GACETA OFICIAL Respecto al análisis comparativo desde el punto de vista gráfico, señala que se tomó en consideración la extensión de los signos enfrentados, pues la marca solicitada cuenta con cinco letras frente a las cuatro de la marca de empresa observante, y que, adicionalmente, se observó la escritura particularmente distintiva del signo de la empresa demandante, la cual consta de la siguiente forma según el escrito “(…) la marca registrada por la empresa demandante está compuesta por la letra T y n en mayúsculas, mientras que las letras “e” y “t” están representadas en minúsculas y en caracteres más pequeños.

Por estos motivos argumentan que el signo tiene una impresión visual diferente”. 2.3.2 Contestación del Tercero InteresadoBTICINO S.p.A. 18/10/2006 42.48 terminan en las dos mismas sílabas que se pronuncian Te-NET; de modo que la impresión auditiva de conjunto del signo BTNET resulta si bien no igual a “TNet”; también lo es que dicha distinción es ligera e insuficientemente (sic) distinguible”.

En cuanto al aspecto gráfico, se indica que la marca BTNET contiene todas las letras integrantes de “TNet” y el hecho de que la primera esté representada en letras mayúsculas y en la segunda, las letras “e” y “t” en minúsculas, no es suficiente para percibirlos distintos entre sí. Esta sentencia fue apelada en fecha 23 de octubre de 2003.

Dicho recurso fue concedido con efecto suspensivo y se remitió a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la jurisdicción peruana, la cual suspendió la causa hasta que se emita la respectiva interpretación prejudicial. Sus principales argumentos son:

CONSIDERANDO: Familia de Marcas, en razón de que alega ser titular de diversas marcas con el signo BT, el cual constituye conforme al escrito, la partícula inicial de su razón social. Imposibilidad de Riesgo de Confusión, en virtud de la especialidad de los bienes que protege, que conforme al escrito se trata de “productos netamente técnicos y especializados.” Que, el término net se ha hecho de uso común para la clase 9 por cuanto evoca equipos informáticos y computación en red. Describe así, la existencia de marcas similares en el mercado cuya titularidad pertenece a diferentes empresas, planteando que “(…) la marca BTNET solicitada por BTICINO S.p.A. ha combinado dos elementos: la partícula BT como indicadora de su origen empresarial y la partícula NET para aludir a Net-equipos o equipos en red. 2.4 Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema.

Esta institución declaró en fecha 19 de septiembre de 2003, fundada la demanda, en virtud de la existencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados desde el punto de vista fonético. “(…) la presencia de la letra B en la primera sílaba y la presencia sucesiva de la vocal “E” o “e” en la pronunciación de la marca “BNET” produce una impresión auditiva de conjunto distinta al de “TNet”; también lo es, que dicha distinción es ligera e insuficiente, ya que ambas Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) y, de, oficio, el artículo 81 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- GACETA OFICIAL tintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 18/10/2006 43.48 a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

GACETA OFICIAL II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA O REGISTRADA. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según lo previsto en el artículo 83, literal a), no podrá registrarse como marca los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto que la marca, de conformidad con el artículo 83 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 18/10/2006 44.48 En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP-98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas des- GACETA OFICIAL de una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Sobre la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”.

STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd (BERCOVITZ, Alberto, “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 18/10/2006 45.48 Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. III. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

GACETA OFICIAL (..) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

(FERNANDEZ Novoa, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 199 y SS.). IV. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la Ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las partículas de uso común que formen parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente 18/10/2006 46.48 por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Deberá atenderse dicho criterio no sólo en marcas que estén destinadas a proteger productos farmacéuticos, sino en marcas cualesquiera que sean los productos o servicios destinados a proteger. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).

Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge; “DERECHO DE MARCAS”, Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Ai- GACETA OFICIAL 18/10/2006 47.48 res- 2002, p. 191 y 192)”.

Proceso 39-IP2003, sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. rechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o anteriormente solicitada para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

V. FAMILIA DE MARCAS En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, marca: “ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero. Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo. No son registrables como marcas los signos que, en relación con de- Tercero. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Cuarto. Las partículas de uso común que forman parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

GACETA OFICIAL Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO 18/10/2006 48.48 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú