PROCESO Nº 109-IP-2006 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión 344, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 304-2004.

Actor: DEUTSCHE TELEKOM AG. Marca: BTNET. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de setiembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 193-2006-SCS-CS, de 02 de mayo de 2006, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 304-2004.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 02 de agosto de 2006. 1. Las partes.

La parte actora es: DEUTSCHE TELEKOM AG. Se demanda al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, y a BTICINO S.p.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. 1. Hechos. Con fecha, 4 de junio de 1999, BTICINO S.p.A de Italia solicita el registro del signo de producto constituida por la denominación BTNET, conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir aparatos eléctricos, dispositivos y accesorios para sistemas de cableados, etc.

A dicha solicitud, DEUTSCHE TELEKOM AG, de Alemania, formula observación en base a su marca TNET alegando que el signo solicitado es confundible con ésta, conforme a lo establecido en el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 823 de Propiedad Industrial, norma nacional que rige en el Perú. Con fecha 11 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI emitió la Resolución Nº 012422-1999-OSD-INDECOPI, donde declaró fundada la observación hecha por la empresa DEUTSCHE TELEKOM AG de Alemania y denegó el registro en virtud de que: “(…) la inclusión de la letra “B” al inicio del signo solicitado, así como la estilización de las denominaciones, la cual es bastante sencilla en ambos casos, no contribuyen a diferenciarlos eficazmente.” BTICINO S.p.A. de Italia apeló la decisión emitida bajo los mismos argumentos expuestos en la primera instancia administrativa, consistentes en la notoriedad de la marca, planteando una serie de diferencias en la conformación de letras características de los signos sub materia.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), emitió la Resolución Nº 750- 2000/TPI-INDECOPI notificada a la parte demandante el 15 de Agosto de 2000, la cual revoca la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, y concede el registro de la marca solicitada, argumentando que existen diferencias en el plano fonético y gráfico que permiten que su coexistencia en el mercado no sea susceptible de inducir a que el público consumidor asocie el origen empresarial de los productos.

Seguidamente, la empresa DEUTSCHE TELEKOM AG., impugna esta última decisión ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 2.2 Fundamentos de la Demanda. Los principales argumentos de la demanda son: Que, la resolución de segunda instancia administrativa no está arreglada a los hechos ni al derecho, ya que los signos sub litis son “visiblemente confundibles entre si”, además de distinguir productos de la misma clase.

Plantea que la motivación de la Sala del INDECOPI, es artificiosa e infundada, por cuanto considera que la marca “BTNET” está formada en su integridad por la marca de la cual es titular la empresa demandante. De otro lado, indica en el escrito que: “(…) es ilógico, además, pensar que únicamente la letra B de la marca solicitada pueda constituir (…) un aspecto importante para determinar la impresión fonética de los signos y que sólo esa letra determina (…) la entonación, pronunciación e impacto sonoro de los signos apreciados en su conjunto sea distinto”.

La demandante trata de desvirtuar el argumento de la resolución referido a la escritura particularmente distintiva de la denominación BTNET, en virtud que “(…) aduce diferencias gráficas con relación a la marca de nuestros mandantes TNET; pero, la reproducción de esta marca que se encuentra en la resolución es sólo una mala impresión de la imagen escaneada.” Así alega también que “(…) la imagen esta escrita en caracteres comunes “Arial” o “Courier” y por lo tanto, el fundamento de la Resolución es erróneo, no hay una escritura particularmente distintiva”. 2.3 Contestación a la Demanda. 2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

El INDECOPI, niega y contradice en todos sus extremos la demanda, alegando la legalidad de la resolución administrativa, en base a los siguientes criterios: Respecto al análisis comparativo desde el punto de vista fonético, señala que han de aplicarse los criterios de “La Identidad y el Orden de las Vocales en las Marcas en Conflicto” donde se desprende que las marcas difieren en la secuencia de vocales: TNET (TE-NET) E/E (marca del demandante) y BTNET (BE-TE-NET) E/E/E (marca de la demandada).

Asimismo, expone como criterio “La Relevancia del Factor Tópico” referido a la apreciación que ha de hacerse de las letras o sílabas que encabezan las denominaciones, por cuanto son éstas las que más destacan y poseen conforme al escrito mayor fuerza distintiva. De otro lado, añade que la denominación NET es de orden descriptivo y por ello constituye un término débil.

Respecto al análisis comparativo desde el punto de vista gráfico, señala que se tomó en consideración la extensión de los signos enfrentados, pues la marca solicitada cuenta con cinco letras frente a las cuatro de la marca de empresa observante, y que, adicionalmente, se observó la escritura particularmente distintiva del signo de la empresa demandante, la cual consta de la siguiente forma según el escrito “(…) la marca registrada por la empresa demandante está compuesta por la letra T y n en mayúsculas, mientras que las letras “e” y “t” están representadas en minúsculas y en caracteres más pequeños.

Por estos motivos argumentan que el signo tiene una impresión visual diferente”. 2.3.2 Contestación del Tercero Interesado- BTICINO S.p.A. Sus principales argumentos son: Familia de Marcas, en razón de que alega ser titular de diversas marcas con el signo BT, el cual constituye conforme al escrito, la partícula inicial de su razón social.

Imposibilidad de Riesgo de Confusión, en virtud de la especialidad de los bienes que protege, que conforme al escrito se trata de “productos netamente técnicos y especializados.” Que, el término net se ha hecho de uso común para la clase 9 por cuanto evoca equipos informáticos y computación en red. Describe así, la existencia de marcas similares en el mercado cuya titularidad pertenece a diferentes empresas, planteando que “(…) la marca BTNET solicitada por BTICINO S.p.A. ha combinado dos elementos: la partícula BT como indicadora de su origen empresarial y la partícula NET para aludir a Net-equipos o equipos en red. 4.

Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. Esta institución declaró en fecha 19 de septiembre de 2003, fundada la demanda, en virtud de la existencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados desde el punto de vista fonético. “(…) la presencia de la letra B en la primera sílaba y la presencia sucesiva de la vocal “E” o “e” en la pronunciación de la marca “BNET” produce una impresión auditiva de conjunto distinta al de “TNet”; también lo es, que dicha distinción es ligera e insuficiente, ya que ambas terminan en las dos mismas sílabas que se pronuncian Te-NET; de modo que la impresión auditiva de conjunto del signo BTNET resulta si bien no igual a “TNet”; también lo es que dicha distinción es ligera e insuficientemente (sic) distinguible”.

En cuanto al aspecto gráfico, se indica que la marca BTNET contiene todas las letras integrantes de “TNet” y el hecho de que la primera esté representada en letras mayúsculas y en la segunda, las letras “e” y “t” en minúsculas, no es suficiente para percibirlos distintos entre sí. Esta sentencia fue apelada en fecha 23 de octubre de 2003.

Dicho recurso fue concedido con efecto suspensivo y se remitió a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la jurisdicción peruana, la cual suspendió la causa hasta que se emita la respectiva interpretación prejudicial.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) y, de, oficio, el artículo 81 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA O REGISTRADA. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según lo previsto en el artículo 83, literal a), no podrá registrarse como marca los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto que la marca, de conformidad con el artículo 83 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP-98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Sobre la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”.

STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd (BERCOVITZ, Alberto, “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

III. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(..) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

(FERNANDEZ Novoa, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 199 y SS.). IV. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la Ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las partículas de uso común que formen parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Deberá atenderse dicho criterio no sólo en marcas que estén destinadas a proteger productos farmacéuticos, sino en marcas cualesquiera que sean los productos o servicios destinados a proteger. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).

Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge; “DERECHO DE MARCAS”, Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires- 2002, p. 191 y 192)”. Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. V. FAMILIA DE MARCAS En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97- IP-2002, marca: “ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero. Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o anteriormente solicitada para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Tercero. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Cuarto. Las partículas de uso común que forman parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA