PROCESO Nº 096-IP-2006 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 81 de la misma norma, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 3138- 2001.

Actor: “AMERICAN CYANAMID COMPANY.” Marca: “CENTROL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 175-2006-SCS-CS, de 19 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 con motivo del proceso interno Nº 3138-2001.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 5 de julio de 2006. 1. Las partes. La parte actora es AMERICAN CYANAMID COMPANY.

Se demanda a la Nación peruana - Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI. El tercero interesado es SUIPHAR DEL PERÚ S.A. 1. Determinación de los hechos relevantes 1. Hechos. El 11 de febrero de 1997, la empresa SUIPHAR del Perú S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación “CENTROL” para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos y demás productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

La empresa demandante, AMERICAN CYANAMID COMPANY formuló observaciones contra la solicitud de registro en base al registro de la marca CENTRUM. La empresa SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., también formuló observación en base a la titularidad de la marca “ZIATROL” para productos de la clase 05, argumentando la similitud gráfica y fonética que existiría entre el signo solicitado y su marca registrada.

La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI en fecha 19 de agosto de 1997, mediante Resolución Nº 10530-97-INDECOPI/OSD declaró infundadas las observaciones en virtud a que las marcas, según su criterio, no son similares al grado de producir confusión entre los particulares y que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar confusión. Dicha decisión fue apelada sólo por la demandante ante el Tribunal del INDECOPI, quien con fecha 20 de mayo de 1998, mediante Resolución Nº 549- 1998-/TPI-INDECOPI, resolvió confirmar la resolución impugnada, por considerar que, existen diferencias que les permiten a las marcas en litigio coexistir en el mercado.

Finalizada la vía administrativa la demandante acude a la vía judicial para hacer valer sus derechos. 2.2 Fundamentos de la Demanda. Los principales argumentos de la demanda son: La Titularidad de la demandante sobre una familia de marcas, “(…) integradas por lo menos por 5 signos distintivos, cuyo “apellido o término característico y distintivo es la denominación CENTRUM.

Este hecho de real importancia no fue tenido en consideración por la autoridad administrativa al dictar las resoluciones cuya invalidez e ineficacia demandamos”. Plantea que CEN como partícula distintiva, no es confundible por cuanto no es genérica ni descriptiva, procediendo a destacar conceptos doctrinales sobre estos puntos. Insiste en que la partícula CEN en los productos farmacéuticos de la clase 5 “(…) nada nos dice respecto a ellos; menos aún describe sus características.

Por lo tanto, podemos afirmar que la citada sílaba no es descriptiva y deviene por tanto en una plenamente distintiva en relación a la los productos citados”. Por último señala que el hecho de que los consumidores no apreciaran la partícula CEN con un elemento de uso común o irreivindicable pues nada le comunica; el solo hecho que ésta sílaba pueda estar presente en algunas marcas no hace a la misma de uso común. Confusión Indirecta.

Que las marcas son confundibles entre sí, fundamenta su argumento en la doctrina, en la definición de confusión, sus causas y los criterios para determinarla conforme al Decreto Legislativo 823. Señala que las marcas CENTROL y CENTRUM evocan un mismo significado frente a la marca CENTROL y se confunden con ella, o hacen pensar que tienen el mismo origen, generándose una confusión indirecta.

Indica las similitudes gráficas: “a) Ambas están Compuestas del mismo número de letras siete; b) ambas son palabras bisílabas; presentan en común, en igual ubicación cinco de sus siete letras, las que corresponden a la partícula CENTR”. En base a estas especificaciones, pretende demostrar la actora, la similitud fonética y la confundibilidad entre las marcas.

Indica que el examen de registrabilidad para el caso de los productos farmacéuticos debe ser más exigente. Señalando que en el caso del Perú donde la automedicación es evidente la posibilidad de confusión es de mayor magnitud. Por tanto dicho examen debe aplicarse con mayor rigidez que para marcas que distinguen otros productos, fundamenta su argumento en criterios y resoluciones anteriores de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.

Jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú. El actor cita la propia jurisprudencia de la Corte en casos similares. 2.3 Contestación a la Demanda. 2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). El INDECOPI presenta los siguientes fundamentos en su escrito de Contestación a la Demanda: Al argumento de la familia de marcas alegada por la demandante, contesta que es inexacto el afirmar que la autoridad administrativa no ha tomado en consideración el registro de la marca “CENTRUM” y sus derivadas; plantea que no se ha configurado el supuesto de confusión indirecta por cuanto el signo solicitado “CENTROL” no contiene el término que constituye la familia de marcas y presenta diferencias evidentes respecto al término “CENTRUM”.

Establece que el término CEN es de uso común para los productos de la clase 5 y que la búsqueda de anterioridades, se puede destacar que en el mercado coexisten marcas pertenecientes a distintos titulares que comparten la partícula “CEN”. Sobre el argumento de distintividad del término “CEN” y su uso como término genérico o descriptivo, sostiene que el hecho de que una partícula sea utilizada frecuentemente en una clase no significa que sea genérica o descriptiva, y que esta clase de términos no ayudan a determinar el origen empresarial de los productos, pues al existir una variedad de marcas en el mercado el consumidor no será hábil para distinguir el origen empresarial fácilmente debiendo recurrir a los demás elementos del signo para ubicar esa finalidad.

Sobre la confundibilidad que alega la actora, plantea que: “(…) la doctrina y jurisprudencia marcaria permiten el registro de marcas aún cuando ellas contengan algún elemento común, siempre que en conjunto con los demás elementos que la conforman, reúnan la suficiente distintividad ( )”. Asimismo, indica que la autoridad administrativa pudo verificar que si bien las marcas en conflicto comparten algunas de sus letras, los signos difieren en la secuencia de vocales, lo que resulta trascendente a los efectos de la impresión fonética de las denominaciones, lo cual determina finalmente que los signos posean una pronunciación distinta, que apreciada en conjunto provoca un efecto visual diferente.

Respecto del argumento de marca farmacéutica y la rigurosidad del examen de registrabilidad, se citan las resoluciones impugnadas a los fines de demostrar la correcta realización de dicho examen. 2.3.2 Contestación del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales internacionales.

Esta institución tiene como principales argumentos en su contestación: Al respecto de la confundibilidad plantea que la resolución se ajusta a derecho, por cuanto la denominación “(…) CENTROL apreciada de manera conjunta y sucesiva, presenta diferencias tanto en la estructura gramatical como en la pronunciación, con la marca registrada, lo cual la hace inconfundible ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia.” Añade que la partícula CEN constituye un término de uso común para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura oficial y que se encuentra en diferentes marcas pertenecientes a diferentes empresas y coexisten de forma pacífica en el mercado, sin inducir a error o confusión al público consumidor.

Señala que “(…) menos aún demuestra la confundibilidad que alegan existe entre los citados signos, que repetimos, únicamente se asemejan porque tienen en su estructura partículas de uso común en su clase.” Al respecto de la falta de rigurosidad del examen de registrabilidad, señala que el criterio ha sido tomado en cuenta por las diferentes instancias administrativas del INDECOPI.

Seguidamente, se refiere a los criterios de riesgo de asociación, donde señala que fue desvirtuado por el INDECOPI por tratarse de signos con características propias, incapaces de inducir a error al consumidor. En cuanto a la semejanza gráfica y fonética, se establece que “(…) desde el punto de vista fonético los signos CENTROL y CENTRUM, no son similares ni capaces de producir confusión en el público consumidor, por cuanto tienen terminaciones distintas (TROL / TRUM) que hacen que apreciados en su conjunto la impresión sonora sea diferente.” 2.3.3 Contestación del Tercero interesado, SUIPHAR S.A. No se encuentra en los autos remitidos al Tribunal la contestación de la codemandada.

Por otra parte el informe presentado por el solicitante, no menciona si la parte interesada presentó o no contestación a la demanda. 2.4 Dictamen Fiscal Supremo. Solicita el Fiscal que se declare infundada la demanda y pide que se revoque la apelada, los motivos que aduce para emitir este criterio radican en: “(…) se observa del expediente administrativo acompañado que la impresión en conjunto de los signos en cuestión es diferente ya que si bien ambos comparten el término CEN que resulta ser de uso común en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, pero una partícula de uso común como lo es CEN no puede ser monopolizada como de uso exclusivo por persona alguna, en consecuencia ningún titular de una marca registrada cuyo signo contenga dicho elemento de uso común, podrá impedir que otras personas registren marcas que contengan dicho vocablo”.

Asimismo, indica que debe otorgarse el registro por cuanto la resolución impugnada no ha incurrido en causal de nulidad y en las prohibiciones del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. 2.5 Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. La sentencia emitida por dicha institución declara fundada la demanda por cuanto considera que desde el punto de vista gráfico y fonético, son mayores las semejanzas que las diferencias existentes entre las marcas, resultando por ende confundible, aquella cuyo registro obtenido con posterioridad.

Asimismo, debe señalarse que en dicha sentencia existe el voto salvado o de Discordia de dos de los magistrados que integran dicha Sala, señalando que debe ser declarada “INFUNDADA” dado que no existe semejanza conceptual entre los signos toda vez que CENTRUM y CENTROL no significan ni evocan lo mismo. 2.6 Apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. El INDECOPI plantea recurso de apelación de la sentencia anterior, por cuanto considera que lo dispuesto en la sentencia incurre en error de hecho y de derecho al considerar que las marcas enfrentadas son confundibles, aplicando en forma errónea y desconocer los criterios de comparación establecidos por la jurisprudencia y la doctrina.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial de éste Tribunal de Justicia y suspender el trámite hasta que se expida la interpretación prejudicial pertinente.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, procede interpretar, de oficio, el artículo 81 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de letras, palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de letras, palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a), no podrá registrarse como marca los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 83 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP-98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999.

(…) Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no identidad o similitud, entre los signos su materia. III. la Marca Farmacéutica. La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscita en la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso Nº 30-IP-2000, caso “AMOXIFARMA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, del 27 de junio del 2000). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Proceso Nº 48-IP-2000, caso “BROMTUSSIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, del 21 de agosto del 2000).

El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266). Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. (Proceso Nº 50-IP-2001, caso “ALLEGRA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 739, del 4 de diciembre del 2001). IV. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN MARCAS FARMACÉUTICAS El signo destinado a amparar productos farmacéuticos puede haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. (Proceso Nº 78-IP-2003, caso “HEMAVET”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 997, del 13 de octubre del 2003). Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”.

Otamendi ha señalado que: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192)”. Proceso 39-IP-2003, Marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentre comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

Tercero: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Cuarto: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

Quinto: Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA