Año XXIII - Número 1440 Lima, 11 de diciembre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 118-AI-2003.- Sumario por Incumplimiento de sentencia Proceso 117-AI-2003.- Sumario por Incumplimiento de sentencia Proceso 131-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a), 93, 94 literales a) y d), 95 y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal e) y 84 de la misma Decisión. Marca: MURIEL.
Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Proceso interno Nº 2002-0131 6 7 PROCESO 118-AI-2003 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: La sentencia del 14 de abril de 2005, dentro del Proceso 118-AI-2003, de este Tribunal, en la que declara “( ) que la República de Colombia ha incurrido en el incumplimiento flagrante, objetivo y continuado de los artículos 72, 73, 76, 77, 91 y 97 del Acuerdo de Cartagena, de la Resolución 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, de las Resoluciones 069, 257 (confirmada por la 292), 258 (confirmada por la 293), 564 (confirmada por la 588), 617, 634 (confirmada por la 660) y 704 de la Secretaria y del Articulo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
El referido fallo fue notificado por medio de edicto fijado en el despacho de la Secretaría de este Tribunal el 3 de mayo de 2005 y desfijado el 16 de mayo de 2005, de conformidad con lo establecido por el artículo 98 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Adicionalmente, dicha sentencia fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1206, de fecha 13 de junio de 2005.
El auto de fecha 31 de agosto de 2005, mediante el cual, este Tribunal decide iniciar el procedimiento sumario contra la República de Colombia, tendiente a verificar el acatamiento de la sentencia. El escrito de descargos de fecha 14 de octubre de 2005, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, en el cual alega el acatamiento de la sentencia proferida en el presente proceso, señalando que (1) ninguna de las medidas consideradas dentro del citado proceso, se encuentra vigente, y que (2) no existe medida colombiana vigente sobre la importación de arroz clasificable en las subpartidas arancelarias 10.06.10.90.00, 10.06.30.00.10, 10.06.30.00.90 y 10.06.40.00.00, que haya sido calificada como restricción por la Secretaría General.
El Decreto 2400 del 15 de julio de 2005 de la República de Colombia, el mismo que dispone la autorización de importaciones de arroz clasificable en las sub partidas arriba referidas, origi- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL nario y proveniente de los Países Miembros, únicamente en las cantidades necesarias para el abastecimiento normal de la demanda interna.
El auto de fecha 9 de noviembre de 2005, notificado el 12 de diciembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió formular a la República de Colombia el cargo de incumplimiento de la sentencia proferida dentro del Proceso 118AI-2003, del 14 de abril de 2005, de conformidad con lo establecido por el artículo 114 del Estatuto del Tribunal, y concedió a la República de Colombia y demás Países Miembros, a la Secretaría General y a la Comisión de la Comunidad Andina, el lapso de cuarenta (40) días, con el fin de que la República de Colombia presente a este Tribunal los descargos y explicaciones que tenga a bien, y aporte las pruebas que pretenda hacer valer, al tenor de lo previsto en el artículo 115 del referido Estatuto, y a los demás Países Miembros, Secretaría General y Comisión de la Comunidad Andina, para que formulen sus opiniones acerca de la investigación sumaria en curso.
Los descargos presentados por la República de Colombia, en escrito recibido por este Tribunal en fechas 10 y 13 de enero, solicitando la fijación de una audiencia, para exponer sus argumentos. El auto de fecha 8 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal convoca a Audiencia Pública, la misma que se celebró con fecha 30 de marzo del año 2006.
La audiencia celebrada con fecha 30 de marzo de 2006. El escrito de fecha 7 de abril de 2006, de la República de Colombia en el que señala no haber incumplido la sentencia sub materia, argumentando: (1) Que, el Decreto 2400 de 2005, no incurre en ninguna de las conductas objeto de la Sentencia, y cuenta con todos los presupuestos fácticos y normativos exigidos por el artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, para acudir a las medidas que dicho artículo autoriza adoptar a los Países Miembros, todo ello, en virtud del legítimo uso de una facultad constitucional andina.
(2) Que, la autorización de importaciones de arroz en las cantidades requeridas para el abastecimiento normal de la demanda interna y la nivelación de precios entre el producto importado y la producción nacional consistente en el 11/12/2006 2.20 pago de un arancel del 15%, responden y corresponden exactamente al logro de los objetivos previstos en el artículo 90 del Acuerdo de Cartagena.
(3) Que, la conducta de la Secretaría General, respecto del hecho de no haber pasado a trámite la investigación del Decreto 2400 de 2005, ha conculcado el derecho de defensa de la República de Colombia y el debido proceso respecto de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena; presume mala fe del gobierno colombiano en el manejo de comercio intrasubregional de arroz; y comporta incumplimiento del artículo 91 del Acuerdo.
(4) Que, las condiciones del mercado de arroz en Colombia a mediados del 2005, ameritaban aplicar las medidas especiales previstas en el artículo 90 del Acuerdo de Cartagena y este hecho reclama la consideración del tratamiento especial que se predica sobre los bienes incluidos en la lista del artículo 92 del Acuerdo; además del hecho que el arroz compite por la ocupación lícita del territorio colombiano contra los cultivos ilícitos.
(5) Que, la determinación del alcance de la no discriminación que ordena el artículo 90 del Acuerdo, y en general las demás normas pertinentes del mismo, es asunto que no debe definirse mediante las expresas excepciones a la cláusula de Nación Más Favorecida que contenga el Acuerdo (artículo 139), sino mediante la interpretación contextual y teleológica de la disposición concreta que la instituye.
La comunicación del 8 de agosto de 2006, por medio de la cual, la República del Ecuador informa que mediante Resolución 1035, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1364 del 26 de junio de 2006, la Secretaría General de la Comunidad Andina denegó la inscripción de la Resolución N° 000519 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que adoptaba medidas fitosanitarias para prevenir el ingreso de arroz procedente del Ecuador, en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias, por considerar que dichas medidas eran injustificadas.
En este sentido, la República del Ecuador enfatiza el constante y prolongado desacato de la República de Colombia de la sentencia emitida en el presente proceso. La comunicación de la República del Ecuador, recibida con fecha 15 de agosto de 2006, y ratificada por escrito del Director de Patrocinio y delegado del Procurador General del Estado con fecha 16 de agosto de 2006, en la que señala que la República de Colombia mantiene a GACETA OFICIAL la fecha, restricciones para la importación del arroz procedente del Ecuador, y solicita un plazo razonable para presentar toda la información que sustente dichos alegatos.
La comunicación de la Secretaría General SGC/5.11/1568/2006, recibida con fecha 18 de agosto de 2006, mediante la cual informa sobre la emisión de la Resolución colombiana N° 000519 de 22 de febrero de 2006, del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, por medio de la cual se suspende provisionalmente las importaciones de arroz procedentes de la República del Ecuador hasta que el ICA confirme la ausencia de plagas conocidas como liposcelis paetus y Chinche hediondo del arroz Oebalus pugnax.
Asimismo, informa sobre el procedimiento iniciado ante dicha institución para la inscripción de la resolución colombiana arriba citada en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias, que culminó con la emisión de la Resolución N° 1035, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1364 del 26 de junio de 2006, la cual denegó la solicitud colombiana para la inscripción de la Resolución N° 000519 del ICA, en dicho registro.
Finalmente, informa sobre la omisión de declaración colombiana en el procedimiento ante su institución, sobre la aplicación de la citada norma, y la declaración de la República del Ecuador, sobre la persistencia del incumplimiento colombiano, realizado mediante Oficio 069-05, de fecha 15 de agosto de 2006. El auto de este Tribunal de fecha 23 de agosto de 2006, por medio del cual, se decide declarar que la República de Colombia no ha demostrado dar cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 14 de abril de 2005, y asimismo, solicitar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, que emita la opinión a que se refiere el inciso segundo del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, dentro del término único de treinta (30) días contado a partir de la notificación de este auto, a objeto de que este Tribunal determine los límites dentro de los cuales se podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que benefician al País Miembro remiso, de conformidad con lo establecido por el artículo 117 del Estatuto.
La comunicación de la República del Ecuador de fecha 25 de agosto de 2006, por medio de la cual se reitera el hecho que la República de 11/12/2006 3.20 Colombia mantiene vigentes determinados procedimientos administrativos de licencia previa que inciden sobre el volumen y los costos de las importaciones de arroz, invocando además razones de naturaleza fitosanitaria para limitar o demorar los procedimientos de importación de arroz ecuatoriano. Alegando asimismo, que se encuentran en los almacenes de Ipiales hasta la fecha un equivalente de 14.060 TM de arroz pilado.
La comunicación SG-C/5.11/1914/2006 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de fecha 25 de setiembre de 2006, por medio de la cual, emite su opinión que le fue requerida por este Tribunal en auto de fecha 23 de agosto de 2006, La comunicación Nº DIE-701 de la República de Colombia de fecha 25 de setiembre de 2006, mediante la cual adjunta copia de un escrito enviado a la Secretaría General de la Comunidad Andina de fecha también 25 de setiembre de 2006, por medio de la cual alega la no entrada en vigencia de la Resolución 000519 del Instituto Colombiano Agropecuario, ya que la misma no ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, condición que la norma establecía para producir efectos.
Lo previsto en los artículos 27 del Tratado de Creación del Tribunal, 107 y 116 al 119 de su Estatuto.
CONSIDERANDO
Que la Secretaría General de la Comunidad Andina, en su comunicación SG-C/5.11/1914/2006 de fecha 25 de setiembre de 2006, expresa su opinión sobre el cumplimiento de la sentencia por parte de la República de Colombia, en el sentido de sancionar al país demandado. Que, conforme lo establece la normativa comunitaria, especialmente el artículo 112 del Estatuto del Tribunal, el procedimiento sumario, o de desacato, tiene por finalidad determinar el incumplimiento en que pudiera haber incurrido un País Miembro, en la ejecución de una sentencia dictada en su contra en desarrollo de una acción de incumplimiento.
En este sentido, el presente procedimiento no discute la legalidad de la sentencia emitida en la acción de incumplimiento, sino sólo tiene por finalidad determinar si el país persiste en su conducta de incumplimiento. GACETA OFICIAL Que, la sentencia de incumplimiento determinó que la República de Colombia había incurrido en incumplimiento de la norma comunitaria al haber aplicado medidas restrictivas al comercio durante más de diez años, toda vez que de inmediato, al perder vigencia ciertas medidas, el Gobierno Colombiano las ha renovado o prorrogado, e incluso sustituido por otro tipo de medida similar, que aplicaba en cada época de cosecha.
Que, el incumplimiento en el que incurriera Colombia es un incumplimiento de carácter continuado, por lo que compete a este Tribunal observar no sólo la conducta con la que se inició el incumplimiento, sino aquellas conductas que si bien pueden plasmarse en normas nacionales distintas, que persiguen el mismo propósito de restringir el mercado intrasubregional.
Que, tal como lo ha señalado la República de Colombia mediante comunicación de fecha 25 de setiembre de 2006 Nº DIE-701, la Resolución 000519 del Instituto Colombiano Agropecuario no ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y por lo tanto no ha producido efectos, y ya que estaba condicionada a tal hecho, por medio de Resolución Nº 002603 del 21 de setiembre de 2006, se declara no cumplida la condición para su ejecución. Sin embargo, de la comunicación de la Secretaría General N° SG-C/5.11/1914/2006 de fecha 25 de setiembre de 2006 se desprende que, los plazos que estaría aplicando la República de Colombia para la Inspección Fitosanitaria a la que se refiere la Resolución 1010 de la Secretaría General, resultarían excesivos, y por lo tanto contradictorios a dicha norma andina, como a la Decisión 515 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que, el artículo 107 del Estatuto del Tribunal establece en su segundo párrafo, respecto de las conductas objeto de incumplimiento, que: “La 11/12/2006 4.20 conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la realización de cualesquiera acto u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación”; de donde se desprende que la realización de actos opuestos a dicho ordenamiento dejan claro el hecho que subsiste el incumplimiento dictado en la sentencia. Que, de otro lado, señala la Secretaría General, en su comunicación N° SG-C/5.11/1914/2006, de 25 de setiembre de 2006, que la República de Colombia seguiría aplicando el régimen de licencia previa mediante el Decreto Nº 4406 de 30 de diciembre de 2004, lo cual constituye una restricción indebida al comercio intrasubregional por incumplir la obligación prevista por el artículo 77 del Acuerdo de Cartagena.
Que, según la información presentada por la Secretaría General, del Sistema de Comercio Exterior (SICEXT) con fuente en la información estadística que reportan los Países Miembros, en la que se determinan las corrientes de exportación de arroz a la República de Colombia, se tiene que las medidas aplicadas por ésta durante el período analizado, según el cuadro que a continuación presentamos, afectaron de manera importante la oferta interna y el aprovisionamiento externo. Por un lado se observa un incremento en la producción colombiana de arroz y una disminución de las importaciones totales hacia ese país, creando con esto la disminución GACETA OFICIAL de las importaciones de arroz que provenían de la Comunidad Andina en 1997, y un incremento de importaciones de terceros países, que desplazaron las importaciones comunitarias en el año de 1998.
Que, la República de Colombia, al no dar cumplimiento definitivo de la sentencia del 14 de abril de 2005, ha desconocido normas de carácter obligatorio, lo cual constituye una trasgresión al Ordenamiento Jurídico Comunitario, puesto que lo resquebraja en su esencia al desconocer valores como el del respeto a los fallos que dirimen una controversia; y, porque lesiona, en definitiva, el proceso de integración; y, Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con el artículo 119 del Estatuto del Tribunal, éste “determinará los límites dentro de los cuales el País reclamante o cualquier otro País Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al País Miembro remiso”.
D E C I D E:
PRIMERO: Determinar los límites dentro de los cuales los Países Miembros de la Comunidad Andina podrán suspender las ventajas del Acuerdo de Cartagena que al momento benefician a la República de Colombia, autorizando a sus respectivos Gobiernos para que procedan a la imposición temporal de un gravamen adicional del 5% a las importaciones que realicen a sus territorios, procedentes y originarias de ese País, de cinco productos a su elección.
SEGUNDO: Dicho gravamen deberá ser cobrado por las administraciones aduaneras de los Países Miembros en el porcentaje establecido y será exigible a partir de la fecha de publicación del presente auto en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. La determinación de esos productos deberá ser informada por los respectivos Países Miembros a este Tribunal y, comunicada además, a la Secretaría General de la 11/12/2006 5.20 Comunidad Andina, instruyéndose a este órgano comunitario para que, de conformidad con el artículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena y con el párrafo final del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, disponga lo concerniente para que las sanciones impuestas se hagan efectivas por los Países Miembros.
TERCERO: Esta sanción, que tendrá vigencia a partir de la notificación de este auto, se mantendrá en aplicación hasta tanto la República de Colombia demuestre fehacientemente ante este Organismo, que ha dado cumplimiento pleno a la sentencia de 14 de abril de 2005 emitida dentro del Proceso 118-AI-2003, y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1206, de 13 de junio de 2005.
NOTIFÍQUESE este auto al Gobierno de la República de Colombia. Y
COMUNÍQUESE también a la Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad Andina y, por intermedio de ésta última, a los demás Países Miembros de la mencionada Comunidad. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 11/12/2006 6.20 PROCESO 117-AI-2003 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil seis.
VISTOS: La sentencia del 5 de noviembre de 2004, proferida en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, que decidió declarar el incumplimiento de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal y de la Resolución N° 604 de la Secretaría General, al mantener la exigencia, por parte del Gobierno del citado País Miembro, de licencias previas para la importación de determinados productos de la cadena de oleaginosas, comprendidas en las subpartidas NANDINA 1507.90.00, 1511.90.00, 1512.19.00, 1515.29.00, 1516.20.00, 1517.10.00, 1517.90.00 y 1513.29.10;
El auto del 22 de marzo de 2006, por medio del cual el Tribunal decidió: “Determinar los límites dentro de los cuales los Países Miembros de la Comunidad Andina deberán restringir o suspender las ventajas del Acuerdo de Cartagena que al momento benefician a la República del Ecuador imponiendo la aplicación temporal de un gravamen adicional del 5% a las importaciones que realicen a sus territorios procedentes y originarios de ese país, de cinco productos a su elección”; y que “La presente sanción tendrá vigencia hasta tanto la República del Ecuador demuestre fehacientemente ante este Tribunal, que ha dado estricto cumplimiento a la sentencia de 5 de noviembre de 2004, proferida dentro del Proceso 117-AI-2003”;
El auto de 19 de septiembre de 2006, por medio del cual, el Tribunal decidió: “Levantar la sanción impuesta en el presente procedimiento sumario a la República del Ecuador por auto del 22 de marzo de 2006 ( ) Disponer la suspensión del trámite hasta tanto la República del Ecuador, así como los demás Países Miembros, aporten prueba suficiente del acatamiento de la sentencia o de su desacato”.
El escrito de reconsideración recibido en este Tribunal el 26 de septiembre de 2006, del Director de Patrocinio y Delegado del señor Procurador General del Estado de la República del Ecuador; y, Lo dispuesto por los artículos 120 y 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
CONSIDERANDO
Que en el referido escrito recibido el 26 de septiembre de 2006, la República del Ecuador interpuso recurso de reconsideración contra el auto de 19 de septiembre de 2006, específicamente contra el tercer decide, manifestando que: “la República del Ecuador ha aportado prueba suficiente y ha demostrado fehacientemente su acatamiento a la sentencia emitida en el proceso de la referencia ( ) El Honorable Tribunal no debe suponer que ‘con la norma del artículo 2 de la Resolución 328 del COMEXI, la República del Ecuador se estaría reservando la posibilidad de continuar aplicando licencias de importación para productos oleaginosos específicos con carácter temporal ( )’.
Al contrario, en aplicación al principio de la buena fe, el H. Tribunal debe presumir que las medidas que el Ecuador llegare a adoptar, si lo llegare a hacer, estarían enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico comunitario, en lo principal, serían medidas conformes con los artículos 90, 91, 95, 97, 98 y demás del Acuerdo de Integración Subregional ( )”.
Que es deber y obligación de este Tribunal velar por la seguridad y el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario en armonía con los objetivos del Proceso de Integración Supranacional de la Comunidad Andina. Que, este Tribunal no presume la mala fe del Estado Ecuatoriano, simplemente se atiene a lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución 328 del COMEXI, que dice: “Las licencias de importación para los productos señalados en el Capítulo Uno de la presente Resolución, podrán aplicarse con carácter temporal, en el caso de administración de contingentes derivados de ne- GACETA OFICIAL 11/12/2006 7.20 gociaciones internacionales o medidas de defensa comercial establecidas, mediante Resolución, por el COMEXI”.
Que, no obstante que, el auto de 19 de septiembre de 2006, sostiene que “con la norma del artículo 2 de la Resolución 328 del COMEXI, la República del Ecuador se estaría reservando la posibilidad de continuar aplicando licencias de importación para productos oleaginosos específicos con carácter temporal ( )”, sin embargo, según la previsión contenida en el segundo párrafo del artículo 120 del Estatuto del Tribunal, que dispone “Si luego del levantamiento de las sanciones se verifica nuevamente el incumplimiento de la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, dispondrá la apertura de un nuevo procedimiento sumario por desacato”, por tanto, este Órgano Comunitario al contar con esta facultad, considera atendible la solicitud de reconsideración del tercer decide del auto de 19 de septiembre de 2006.
DECIDE:
NOTIFÍQUESE el presente auto al Gobierno de la República del Ecuador, y
COMUNÍQUESE el contenido del mismo a los demás Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina. PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Reconsiderar el tercer decide del auto de 19 de septiembre de 2006 y, en consecuencia disponer el archivo de Proceso 117-AI-2003.
Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 131-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), 93, 94 literales a) y d), 95 y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal e) y 84 de la misma Decisión. Marca: MURIEL.
Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Proceso interno Nº 2002-0131. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 83 literal a), 93, 94, 95 y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-0131.
La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso El auto de 19 de septiembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por GACETA OFICIAL cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es THE PROCTER & GAMBLE COMPANY y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 11/12/2006 8.20 Mediante Resolución Nº 14930, de 30 de junio de 2000, la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca MURIEL, para distinguir desinfectantes, productos comprendidos en la clase 5, a favor de CLARA INÉS MURIEL SILVA.
También informa la consultante y la demandante que, mediante “Memorial de 17 de julio de 2001, la sociedad PROQUIM solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la inscripción del traspaso del anterior registro a su favor, en virtud del contrato de cesión y traspaso celebrado entre la señora CLARA INÉS MURIEL SILVA y la sociedad PROQUIM”. b) Hechos Como antecedentes, la demandante en su escrito de demanda y la consultante informan que, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY tiene registradas, en Colombia, las marcas ARIEL y ARIEL (mixta) para productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, específicamente para detergentes.
Informan también que el 11 de julio de 1997 la sociedad PROQUIM solicitó el registro como marca del signo MURIEL para productos también de la clase 3, dicho signo obtuvo el registro Nº 205.944 de 19 de febrero de 1998. La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY demandó la nulidad de la Resolución administrativa que concedió dicho registro, nulidad que fue declarada por el Consejo de Estado de la República de Colombia “(…) mediante sentencia de 8 de febrero de 2001 (…)”.
Posteriormente, el 15 de diciembre de 1999, CLARA INÉS MURIEL SILVA, por intermedio de apoderado, solicitó el registro como marca del signo MURIEL para distinguir desinfectantes comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 488 de 31 de enero de 2000.
Contra dicha solicitud, el 13 de marzo de 2000, vía fax, THE PROCTER & GAMBLE COMPANY presentó observación con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con su marca registrada ARIEL. La Superintendencia de Industria y Comercio no tramitó las observaciones presentadas por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY por considerarlas extemporáneas y por no haber acreditado el pago de la tasa correspondiente al tramite de observaciones.
Según la demandante “La anotación del traspaso fue ordenada por la División de Signos Distintivos, según se desprende del listado informativo de anotaciones en el registro de 2 de agosto de 2001 y la sociedad PROQUIM INDUSTRIAL LTDA. actualmente figura como titular inscrita del registro de la marca MURIEL, No. 231.662”. Finalmente, la demandante dice que la Señora Clara Inés Muriel Silva “es una empleada de confianza de PROQUIM y está a cargo del servicio al cliente en dicha Compañía (…) que la señora CLARA INÉS MURIEL SILVA cedió los derechos sobre la solicitud de registro de la marca y el registro mismo, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, esto es, con anterioridad al 15 de diciembre de 1999, lo cual permite inferir con toda claridad que carecía de interés jurídico y comercial sobre la marca cuyo registro pretendía, y por otra parte, que tal gestión estaba realizando para otro, para el Cesionario, la sociedad PROQUIM INDUSTRIAL LTDA.”.
En efecto, consta en el expediente el contrato de sesión y traspaso de los derechos que la señora Clara Inés Muriel Silva tenía sobre el registro de la marca MURIEL. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que “Las marcas ARIEL y MURIEL son confundibles en los términos prescritos en las normas que se señalan violadas por la Administración, pues se asemejan en forma que pueden inducir al público a error”.
Sostiene también que “La marca MURIEL (…) se solicitó y su registro se concedió para GACETA OFICIAL distinguir exclusivamente ‘desinfectantes’, producto íntimamente relacionado con los productos de la clase tercera internacional que ampara la marca prioritaria ARIEL, y en particular, con los ‘detergentes’, respecto de los cuales la marca ARIEL es ampliamente reconocida en el sector pertinente de los consumidores”.
Además dice que los detergentes y los desinfectantes están relacionados y tienen “(…) la conexión competitiva que permite calificarlos de productos similares, por razón de su destino y finalidad, por su composición, por su complementariedad y por los canales de comercialización que utilizan para su distribución y venta”. La actora sostiene que también se violaron los artículos 93, 94, 95 de la Decisión 344, concordantes con el artículo 113 literal a) de la misma Decisión. En este sentido manifiesta que “(…) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó dentro del término legal y por medio de fax, oposición al registro de la marca objeto de esta demanda.
La oposición no incurría en las causales contempladas en el art. 94, por lo que la Administración estaba obligada a darle el curso previsto en el art. 95. En consecuencia el registro de la marca se concedió en contravención de tales disposiciones lo que amerita su nulidad de conformidad con el artículo 113, literal a)”. Sobre la violación del artículo 113 literal a) de la Decisión 344 dice que “Es contrario a las practicas y a los usos honestos del comercio y la buena fe mercantil, las conductas que tengan como objeto desviar la clientela de un competidor mediante actos de confusión y de explotación de la reputación ajena”.
También dice que: “La solicitud de registro de la marca objeto de esta demanda y su posterior registro, tiene por objeto desviar la clientela de mi representada, originando confusión con su producto ARIEL y aprovechándose indebidamente de su reconocimiento y reputación en el mercado (…). La sociedad PROQUIM, en las circunstancias que se dejaron establecidas en la demanda, solicitó y obtuvo el registro de la marca MURIEL a través de un tercero y empleado de su confianza, de apellido MURIEL, para derivar de tal circunstancia la justificación para solicitar una marca que consiste en el mismo apellido del solicitante (…) PROQUIM, con la presencia del producto MURIEL en el mercado, dado el riesgo de confusión que presenta con la marca ARIEL, se beneficia del prestigio de ésta y desvía la clientela en su favor, con el consiguiente perjuicio para mi representada”. 11/12/2006 9.20 d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de la Resolución Nº 14930 “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
Manifiesta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y validamente la Resolución Nº 14930 “(…) concediendo el registro de la marca MURIEL para distinguir desinfectantes, productos en clase 5 de la nomenclarutra vigente, solicitada por la señora CLARA INÉS MURIEL SILVA”. Sobre las observaciones de la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY dice que “(…) presentó observaciones fuera del término legal, el cual vencía el 13 de marzo de 2000, vía fax y personalmente mediante escritos radicados el 14 de marzo de 2000, argumentando el registro anterior de la marca ARIEL en la clase 3 de la clasificación internacional (…).
Si bien alega el actor que ‘presentó dentro del término legal y por medio de fax oposición al registro de la marca objeto dentro de esta demanda’, los documentos que obran dentro del expediente (…) prueban que el documento remitido vía fax en 10 folios se recibió el 13 de marzo de 2000 a las 18:50, 18:56, 18:58, 18:59, 19:00, esto es, fuera del horario de trabajo (…) de aceptarse que dicho documento se allegó en término, debe llamarse la atención (…) sobre los recibos que adjuntó el apoderado de la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY al documento por el cual complementó la observación, el cual radicó el 14 de marzo de 2000, los que pretendió hacer valer como pago de la tasa correspondiente al trámite de observaciones y que en realidad no demuestran dicho pago (…)” por lo tanto “(…) las observaciones presentadas incurrieron en las causales contempladas en los literales a) y d) el (sic) artículo 94 de la Decisión 344, esto es, haberse presentado extemporáneamente y no haber pagado las tasas de tramitación correspondientes, por lo que no fueron tramitadas”.
Sobre la supuesta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 dice: “Centra el actor sus argumentos respecto de este cargo en la presunta confundibilidad entre las marcas MURIEL y ARIEL, no obstante, efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas, no arroja GACETA OFICIAL confusión pues no presenta similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos de orden ortográfico, fonético e ideológico suficientemente distintivos”.
También dice que: “La marca MURIEL para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto con la marca ARIEL se evidencia que son suficientemente distintivas entre sí, de modo que no puede llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…).
Entre las dos expresiones en conflicto MURIEL y ARIEL existen elementos ortográficos y fonéticos determinantes que las diferencian entre sí (…)”. Sostiene que “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, frente a las marcas tomadas en su integridad, sin ser fraccionadas o examinadas en sus detalles, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, tenemos que la marca solicitada es diferente a la marca ARIEL, por ende, la visión de conjunto de las marcas MURIEL y ARIEL permite apreciar de forma clara que no hay similitud entre ellas capaz de inducir a error”.
Finalmente manifiesta que “como quiera que la parte demandante acusa la violación del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 (…) se debe anotar que dentro del trámite de la solicitud de registro de la marca MURIEL no hubo indicio alguno que revelara mala fe en la misma y que corresponde al accionante demostrar dentro de la presente acción que en efecto la hubo o, como deja entrever el actor, que se produjo como un acto de competencia desleal”.
El curador Ad Litem Luis Alberto Cruz, sobre las supuestas disposiciones violadas dice que “La palabra RIEL, que esta presente en las dos marcas, es genérica. Es de uso público, nadie se puede apropiar de ella. En nuestro medio es común utilizar para determinar el carril o carrilera del tren”. Manifiesta que “La expresión MU de la marca MURIEL es lo que hace novedosa y distintiva y capaz de diferenciar en el mercado de la marca ARIEL”.
Sostiene que “MURIEL es un apellido común en determinadas regiones del país, como en el occidente, región de Nariño. Perfectamente la peticionaria de la marca podía utilizar su apellido para distinguir su producto, por que (sic) así lo dispone la Ley”. 11/12/2006 10.20
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 83 literal a), 93, 94, 95 y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo MURIEL se presentó el 15 de diciembre de 1999, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 83 literal a), 93, 94, 95 y 113 literal a) de la Decisión 344 y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto sólo se interpretarán los literales a) y d) del artículo 94 y, de oficio, se interpretarán los artículos 81, 83 literal e) y 84 de la mencionada Decisión 344, por ser aplicables al caso concreto.
Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- GACETA OFICIAL cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 11/12/2006 11.20 (…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.
A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
Artículo 94.- La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; (…) (…) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión (…)”.
GACETA OFICIAL 11/12/2006 12.20 Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de casos similares al caso concreto y la segunda la aplicación de la normativa comunitaria al caso en estudio: Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas MURIEL, solicitada, y ARIEL, registrada. 1.
Aplicación jurisprudencial 2.1. La marca notoriamente conocida y su prueba. Irregistrabilidad por confusión con una marca notoriamente conocida 1.1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: “NEUROFLEX” (nominativa), emitida para la causa interna N° 2002-00270, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo MURIEL, cuya solicitud de registro fue presentada el 15 de diciembre de 1999, cumple con los requisitos del artículo 81 de al Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 1.2.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, ya citada, correspondiente al Proceso 78-IP-2006.
Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el 2. Aplicación al caso concreto Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.
(Proceso 143IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: “BONITO+ GRÁFICA”). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.
(Proceso 8-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: “LISTER”). GACETA OFICIAL Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961 de 4 de agosto de 2003, marca: “FINO” (mixta) mencionando al Proceso 8IP95, ya citado).
Por tanto, en el marco de la Decisión 344, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”. (Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001, marca: “HARINA GALLO DE ORO”).
Por razones más bien ilustrativas, ya que en el ordenamiento jurídico andino no se distingue entre marca notoriamente conocida y marca renombrada, en razón a que en la normativa aplicable al caso concreto, Decisión 344, el legislador comunitario otorgó al signo notoriamente conocido una protección amplia sin hacer diferencias en cuanto al grado de notoriedad del signo, y dado el conflicto presentado en el caso en estudio, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas, o también conocidas como “ ‘marcas de alto renombre’ (…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.” (Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p. 41).
La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. ( ) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”.
(Carlos Fernández-Novoa: 11/12/2006 13.20 “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). Así mismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen lo productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas.
Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria.
Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada”. (Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495). Y que “Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepción al principio de especialidad del Derecho de Marcas”.
(Luis Alberto Marco Arcalá: “Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unión Europea”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, “La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución GACETA OFICIAL del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión”.
(Etienne Sanz de Acedo Hecquet: “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería”; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). Cabe destacar también que “En muchos ordenamientos se distingue entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo sólo a estas últimas la protección contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio.
Sin embargo, la terminología y la práctica relativas a esta distinción difiere ligeramente en el mundo. Por eso la Unión de París y la OMPI han unificado la protección de este tipo de marcas, tutelando más allá de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida (…)”. (Ángel García Vidal: “La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538).
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no regula de modo expreso a la marca renombrada, y la protección que brindan sus disposiciones a la marca notoria se encuentra establecida como si se tratase del alto renombre. La figura de la marca renombrada no se encuentra prevista en la norma comunitaria aplicable al presente caso, a pesar de que su mayor difusión —conforme a destacada doctrina— en el conocimiento de los consumidores la diferencia de la notoria, no obstante, la protección de la marca notoria sí se encuentra expresamente protegida por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial ahora interpretado, también va más allá de los principios de territorialidad y de especialidad. 2.2.
De las observaciones y del examen de registrabilidad De los artículos 93 al 96 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. Se ha considerado que tendrá interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registra- 11/12/2006 14.20 da o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario.
También tendrá legítimo interés el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
La Oficina Nacional Competente en ejercicio de lo facultado por el artículo 94 de la Decisión 344, podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en dicho artículo, es decir, que la Oficina Nacional Competente, se limitará a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las referidas causales, lo que es reiterado por el artículo 95 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 94, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos.
Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga. El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Al respecto el Tribunal ha señalado: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca ( )”. (Proceso 61-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856, de 24 de octubre de 2002, marca: “LIMPLUS”).
Asimismo el Tribunal ha manifestado que: “La existencia de observaciones compromete más GACETA OFICIAL aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.
(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”). La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe ser debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y en el caso de autos las normas que correspondería tomar en cuenta serían las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que dentro de los requisitos exigidos por el artículo 94, en su literal a), se encuentran las solicitudes presentadas extemporáneamente y en su literal d) se encuentran las que no hayan pagado las tasas de tramitación correspondiente.
En el caso concreto, la demandante informa que presentó sus observaciones dentro del término legal y sin que ésta incurra en las causales del artículo 94; sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre el tema, al contestar a la demanda manifiesta que los documentos que obran en el expediente prueban que el documento remitido vía fax se recibió el 13 de marzo, día en el que se cumplía el término, pero fuera del horario de trabajo y que los documentos presentados no demuestran el pago de las tasas correspondientes y que éstas no fueron tramitadas.
Por lo tanto el Juez Consultante deberá examinar si las observaciones fueron presentadas en tiempo hábil, es decir, si se presentaron en tiempo hábil y si se pagaron las tasas correspondientes, con base en lo cual deberá aceptar o rechazar las observaciones. De todas formas, la aceptación o no de dichas observaciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad. 11/12/2006 15.20 2.3.
Nulidad de un registro marcario En tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para juzgar sobre la validez o nulidad de un registro marcario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo como marca. En efecto, la concesión del registro depende, en lo principal, de que el signo cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria aplicable, y no incurra en las prohibiciones allí contempladas.
Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud de registro, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literal a), prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de la marca si, entre otros supuestos, éste hubiese sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión citada.
En consecuencia, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo solicitado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 81, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Sin embargo, el Tribunal ha sostenido al respecto: “Cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud.
Se trata de una excepción al régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (…). La excepción opera en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.
La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigen- GACETA OFICIAL cia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda”. (Proceso 20-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1352, de 7 de junio de 2006, marca: “NEXELL”).
En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión (…)”.
(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”). Para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad de registro de una marca, el Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.
La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO (…).
El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial (…)”.
En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”.
(Proceso 20-IP- 11/12/2006 16.20 2006, ya citado, refiriéndose al Proceso 10-IP97, publicado en la G.O.A.C. N°. 308 de 28 de 1997, marca: “COLSUBSIDIO”). Asimismo, el artículo 113, literal c, de la Decisión 344 prevé, entre otras causales de nulidad, la de que el registro de la marca haya sido obtenido de mala fe, supuesto que ha de configurarse conforme lo ha señalado el Tribunal, entre otros casos, “cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, y cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro hubiese sido obtenido, por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Por tanto, procede considerar que incurre en un acto de mala fe quien solicita, obtiene o utiliza el registro de un signo, a sabiendas de la existencia de otro idéntico o confundible ya registrado, con el ánimo de aprovecharse injustamente de su reputación, en el País Miembro donde ha solicitado u obtenido el registro del suyo”.
(Proceso 12-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1349, de 1 de junio de 2006, marca: “HOTEL CARRERA”). En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en GACETA OFICIAL las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO: No son registrables como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente al derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: Conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.
La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial CUARTO: Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial.
La Oficina Nacional Competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o no admitirlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en el artículo 94 de la Decisión 344, limitándose solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las causales señaladas y que, por tanto, hayan sido admitidas a trámite. 11/12/2006 17.20 En el caso de que la Oficina Nacional Competente admita las observaciones, notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos.
Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a conceder o negar el registro. El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
QUINTO: De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. Sin embargo, el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe la declaratoria de nulidad del registro del signo en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.
La prohibición implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda, o si por razones de hecho las causales dejaron de existir. Si, luego de la concesión del registro, se dicta en el régimen común una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0131, de GACETA OFICIAL conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO 11/12/2006 18.20 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIA (e) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 11/12/2006 19.20 GACETA OFICIAL 11/12/2006 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú