Año XXV - Número 1609 Lima, 17 de abril de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 154-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 154, 156, 224, 225, 227, 229, 241 y 243 de la misma Decisión, solicitada por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: GLORIA S.A. Marca: “GLORIA CRECIMIENTO”.

Expediente Interno N° 180712-2003 Proceso 176-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno Nº 2003-0233. Actor: PARKE, DAVIS & COMPANY. Marca: BENADRYL Proceso 181-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal e) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BANCO CAJA SOCIAL. Marca: “VECINO FIEL” (mixta). Expediente Interno N° 2002-0235-01 Proceso 175-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: GENGRAF. Actor: sociedad ABBOTT LABORATORIES. Proceso interno Nº 2001-0294 PROCESO Nº 154-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 154, 156, 224, 225, 227, 229, 241 y 243 de la misma Decisión, solicitada por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: GLORIA S.A. Marca: “GLORIA CRECIMIENTO”.

Expediente Interno N° 180712-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil ocho. VISTOS: El Oficio EXP.Nº 569-04 / 4º SECA, de 12 de julio de 2007, recibido en este Tribunal el 18 de septiembre de 2007, mediante el cual la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 180712-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 22 de noviembre de 2007. 1. Las partes. Demandante: GLORIA S.A. Demandado: Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI).

Litisconsorte: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 19 de mayo de 2003, la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza), titular de la marca denominativa CRECIMIENTO, interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, por el uso de la marca mixta GLORIA CRECIMIENTO, contra GLORIA S.A. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. manifestó lo siguiente: “ 1.

Que es titular de la marca CRECIMIENTO en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo el certificado Nº 88214, vigente hasta el 12 de noviembre de 2005. 2. La emplazada elabora y comercializa actualmente el producto leche evaporada bajo la marca GLORIA CRECIMIENTO, donde la denominación CRECIMIENTO aparece de manera destacada a título de marca, ello se desprende por su ubicación en la etiqueta, así como por las dimensiones de la denominación. 3.

El uso que hace GLORIA S.A. de la denominación CRECIMIENTO afecta los derechos de propiedad industrial de la recurrente”. De esta forma, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó lo siguiente: a) La realización 17/04/2008 2.44 de una visita inspectiva en diversos locales. b) El cese inmediato de la referida marca, como el retiro del comercio de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, como también la prohibición de la importación y/o exportación de dichos productos con los que se cometa la infracción mencionada. c) El comiso y la incautación de los productos, como también la destrucción de la etiquetas de los mismos, material publicitario, así como cualquier otra medida necesaria para evitar la supuesta infracción. d) El cierre temporal del establecimiento de la empresa emplazada, el cese inmediato de la publicidad en los diferentes medios de comunicación. e) Se disponga a la empresa emplazada el pago de las costas y los costos respectivos. f) Tal como lo expresó el INDECOPI, la parte actora adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos.

Mediante proveído de 22 de mayo de 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la acción por parte de la actora y ordenó se practique una inspección en el local de la emplazada. Asimismo, señaló que de lo actuado se advierte que la emplazada estaría utilizando la marca CRECIMIENTO, de titularidad del accionante, para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, lo que podría inducir a confusión a los consumidores respecto de la marca de producto registrada a favor de la accionante, ocasionándole un daño económico o comercial injusto.

Por lo anterior, determinó que se habían presentado los elementos de juicio suficientes para dictar medidas cautelares consistentes en: “1. Cese de uso del signo constituido por la denominación CRECIMIENTO y/o GLORIA CRECIMIENTO; y, 2. De verificarse durante la diligencia de inspección la existencia de los productos denunciados y/o material publicitario, la inmovilización de tales artículos (con excepción de carteles)”.

El 26 de mayo de 2003, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., solicitó la realización de vistas de inspección en el almacén de la empresa denunciada, ubicada en Av. La Capitana 190, 240 Z.I. Huachipa, San Juan de Lurigancho; así como en las oficinas administrativas y bodegas de acopio de E. Wong, Metro, Santa Isabel y Plaza Vea. El 27 de mayo de 2003, se llevaron a cabo varias diligencias de inspección, a los locales an- GACETA OFICIAL 17/04/2008 3.44 tes citados.

En el primero de ellos no se verificó la inexistencia de productos con la marca CRECIMIENTO. En el local de las oficinas administrativas no se pudo verificar la existencia de productos con la denominación CRECIMIENTO y/o GLORIA CRECIMIENTO. En dicho acto, el gerente del área legal de la emplazada manifestó que desconocía desde cuando producían los productos materia de la denuncia. con la cabeza de una vaca al centro y la denominación GLORIA, con la marca de la accionante conformada por la denominación NIDO en letras características de color verde.

(4) La denominación CRECIMIENTO carece de fuerza distintiva por ser una denominación descriptiva del producto, siendo las denominaciones NIDO y GLORIA las de mayor distintividad entre dichos signos. El 29 de mayo de 2003, se llevó a cabo la inspección en el local de la Oficina Administrativa de E. Wong S.A. e Hipermercado Metro S.A. (Miraflores-Lima).

El representante de la empresa manifestó que el día anterior a la inspección se había retirado el producto de GLORIA CRECIMIENTO en todas las tiendas de E. Wong y Metro. Informó además que no existía ningún stock a la venta, ni en sus almacenes. Además acotó que dicho producto era proveído por GLORIA S.A., quien prestó su consentimiento para su retiro.

Se inspeccionaron además los locales de Ransa Centro de Distribución Ransa Comercial S.A. (Callao), en donde se encontró la existencia de un total de 66, 480 latas con la etiqueta con la denominación CRECIMIENTO. Además en Supermercados Santa Isabel (San Borja). GLORIA S.A., el 2 de junio de 2003, formuló apelación contra el proveído de 22 de mayo de 2003 que dictó las medidas cautelares, reiterando los argumentos de la absolución del traslado de la denuncia. Agregó que es innecesario el uso de las medidas cautelares, por cuanto no existe un supuesto daño que pueda tornarse en irrepetible y porque tampoco existe verosimilitud del carácter ilegal del supuesto daño. El 2 de junio de 2003, GLORIA S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción interpuesta manifestando lo siguiente: (1) El conflicto en el presente caso es determinar si el signo GLORIA CRECIMIENTO resulta confundible con la marca NIDO CRECIMIENTO, que es el signo que utiliza la accionante para identificar sus productos en el mercado.

(2) Por ser denominación CRECIMIENTO un concepto que se refiere a la finalidad del producto, el registro de dicha marca es nulo. Agregó que no es correcto que una empresa pueda excluir a las demás del uso de la denominación CRECIMIENTO para proporcionar o identificar un producto lácteo destinado al consumo infantil, por lo que se reserva el derecho de plantear la nulidad del registro de dicha marca.

(3) Realizando el análisis comparativo entre los signo NIDO CRECIMIENTO de la accionante y GLORIA CRECIMIENTO, se puede concluir que el consumidor no podrá confundirse al adquirir los productos identificados con dichos signos. Señalo que NESTLÉ, NIDO Y GLORIA son marcas notoriamente conocidas por el consumidor medio, por lo que éste podrá distinguirlas con facilidad.

Agregó que, desde el aspecto figurativo, nadie confundirá el emblema de su empresa que se caracteriza por una flor El 4 de junio de 2003, NESTLÉ manifestó que GLORIA S.A. seguía incumpliendo con las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos, puesto que sigue utilizando la marca CRECIMIENTO en diversos paneles publicitarios.

El 5 de junio de 2003, GLORIA S.A. señaló que estaba tomando las acciones necesarias para cumplir con las medidas cautelares ordenadas en el presente procedimiento. Mediante Resolución Nº 744-2003/TPI-INDECOPI, de 30 de julio de 2003, la Sala de la Propiedad Intelectual declaró “INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto en vía incidental por GLORIA S.A., en contra de las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos mediante resolución de 27 de mayo del 2003”.

El 14 de octubre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 011829-2003/OSD-INDECOPI, declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por NESTLÉ S.A., asimismo prohibió el uso de la denominación CRECIMIENTO e impuso una multa de 2 unidades impositivas tributarias (U.I.T.), en virtud a los siguientes fundamentos: “a) desde el punto de vista fonético, los signos en litis coinciden en el uso de la denominación CRECIMIENTO, que constituye en su integridad la marca registrada base de la acción. b) Desde el punto de vista gráfico, no obstante que el signo cuestionado contiene elementos gráficos que no se GACETA OFICIAL observan en el signo registrado, la coincidencia en el uso de la denominación CRECIMIENTO en ambos determina que sean susceptibles de inducir a confusión al publico”.

El 22 de octubre de 2003, GLORIA S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en conflicto presentan diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, lo que determina que los signos en conflicto no sean confundibles. Agregó que la marca de la accionante es un signo débil, por lo que debe aceptar la coexistencia de otros signos que incluyan el término CRECIMIENTO en su conformación. El 11 de diciembre de 2003, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.

Agregó que la aptitud distintiva de su marca ya fue evaluada por la Autoridad al momento de otorgar el registro. Señaló además que el registro protege a su titular respecto a la conducta de terceros que pueden causar confusión en el público consumidor. Indicó que, el presente caso, el término CRECIMIENTO ha sido utilizado por la emplazada a titulo de marca y no con fines informativos, no siendo necesario para dicho análisis contemplar la eventual debilidad de la marca sustento de la oposición. El 17 de febrero de 2004, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución Nº 0107-2004/TPIINDECOPI, la cual confirmó en todos sus extremos la Resolución 011829-2003/OSD-INDECOPI.

GLORIA S.A., debidamente representada por su Patrocinador el abogado Rolando Francisco Málaga, presenta acción contenciosa administrativa contra el INCECOPI, solicitando la nulidad de la Resolución Nº 0107-2004/TPI-INDECOPI, de 17 de febrero del 2004, debidamente notificada el 2 de marzo de 2004, por no encontrarla de acuerdo a derecho.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; 17/04/2008 4.44 Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, procede la interpretación de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, este Tribunal interpretará de oficio, los artículos 154, 156, 224, 225, 228, 229, 241 y 243, de la misma Decisión por considerarlos pertinentes al caso de autos.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embala- GACETA OFICIAL 17/04/2008 5.44 jes o acondicionamientos de tales productos;

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

(…) Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;

GACETA OFICIAL h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(…) DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. 17/04/2008 6.44 (…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominamente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

GACETA OFICIAL (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA El derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que el registro del signo como marca se realiza ante la Oficina Nacional Competente de uno de los Países Miembros, configurando así el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la aludida Decisión. Afirmando lo dicho anteriormente mencionamos que el artículo 154 de la Decisión 486 establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

La jurisprudencia de este Tribunal, al referirse a las facultades que confiere el registro de la marca, ha precisado: 17/04/2008 7.44 “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.

La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. ( ) La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca”.

(Proceso 4-IP-94, caso: “EDEN FOR MAN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 7 de agosto de 1995). Por tanto, el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más GACETA OFICIAL limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.

Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, caso: “MAXMARA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 2000). El Tribunal ha precisado, además, que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión”.

(Proceso 69-IP-2000, “MAXMARA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio de 2001). Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

(Pro- 17/04/2008 8.44 ceso 11-IP-96, caso: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, de 17 de octubre de 1997). Así, de acuerdo a lo expuesto, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, varios actos determinados específicamente en sus 6 literales, tomando aquellos que tienen que ver con este caso, así: los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Cabe recalcar que estas prohibiciones, además, no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona, con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).

Por último, cabe poner de relieve la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quie- GACETA OFICIAL nes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca”. 1 Este Tribunal ha sostenido al respecto que: “(…) el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso: BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997).” (Proceso 84-IP2000, caso: “KRYSTAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

II. LEGITIMACIÓN PARA ACCIONAR POR LA INFRACCIÓN DE DERECHOS PROTEGIDOS EN EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la Autoridad Nacional Competente. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, 1 BERCOVITZ, Alberto, “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496. 17/04/2008 9.44 la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela no podrá ser concedida sino frente al autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

El artículo 243 de la Decisión 486 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. GACETA OFICIAL La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. III. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS Toda vez que la acción por infracción del caso sub materia depende de la confundibilidad de los signos en conflictos, es preciso establecer los criterios de comparación entre signos denominativos compuestos.

Las marcas denominativas constituidas por una o varias expresiones o palabras, esto es, las marcas compuestas o complejas, pueden estar representadas por términos genéricos, de uso común o usual o términos descriptivos o palabras de fantasía o caprichosas, sustantivos o adjetivos, etc. en las cuales es preciso, a fin de llegar a una conclusión sobre la confundibilidad, determinar cuál es la palabra o expresión que tiene la mayor fuerza expresiva o le da caracterización especial al signo a fin de imprimirle distintividad.

Signos genéricos o de uso común referente a los productos o servicios, pueden ser registrables siempre que entre ellos haya esa capacidad o condición distintiva. Señalizado en cada signo confrontado ese vocablo que le da distinción se debe proceder a dicha comparación, sin que esto signifique una mutilización o división del signo. En el Proceso 21-IP-98, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA), publicado en la Gaceta Ofi- 17/04/2008 10.44 cial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998, al respecto se dijo: “En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.

De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”, o cual es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo. “Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España “En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto ( )”.

(“Separata de la Revista General de Derecho, Pág. 11157, Nº 648, Valencia)”. La misma autoridad jurisdiccional española, en sentencia de 13 de julio de 1993, manifestó: “Segundo.- Como tiene dicho reiteradamente y de manera constante, esta Sala que ahora enjuicia, la determinación de la confusión que pueden generar las denominaciones o signos incluidos en las marcas solicitadas, con relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que éstos, por tal causa, tengan una mayor reten- GACETA OFICIAL ción en sus mentes que les haga recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como perteneciente a la marca en cuestión. (“Separata Pág. 7052.

Nº 621”). Esta palabra se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcario. De esto no puede desprenderse que la marca registrada con una palabra común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no puede ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa.

IV. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN CONTRA UNA MARCA NOTORIA La marca notoria y su prueba. La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de “notorio” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 344) sobre la notoriedad, es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486. La prueba de la notoriedad estará basada en los factores que detalladamente señala el artículo 228 de la Decisión 486, los cuales son: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de 17/04/2008 11.44 cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franuicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Estos factores son los que el Juez consultante deberá tomar en cuenta para considerar a un signo en la categoría de notoriamente conocido.

El artículo 136 literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o GACETA OFICIAL servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca.

Así, serán considerados sectores pertinentes, (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que 17/04/2008 12.44 éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue.

Acción por infracción contra una marca notoria. El artículo 229 de la Decisión 486 establece que la marca notoria ostenta tal calidad independientemente de su registro, en un País Miembro o en el extranjero. Asimismo, el artículo 225 establece la protección especial de la cual goza la marca notoria. Por lo tanto, adquiere plena protección una marca notoria no registrada, que haya sido reconocida como tal en un País Miembro, según los criterios establecidos por el artículo 228.

De otro lado, no tendría sustento alguno aquella acción por infracción planteada contra una marca debidamente protegida por la normativa comunitaria. En este orden de ideas, una acción por infracción iniciada en contra una marca reconocida como notoria en un País Miembro, carecería de fundamento legal. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486.

La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. GACETA OFICIAL 2. La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. La acción por infracción de los derechos de Propiedad Industrial prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. 3.

El signo complejo o compuesto será analizado en su globalidad, estableciendo, a fin de realizar la comparación marcaria, cuál es la palabra que tiene la impresión dominante o sobresaliente que imprime distintividad al signo compuesto, frente al resto de las otras expresiones que conforman el conjunto marcario. Una determinada palabra en el signo denominativo compuesto puede ser común para varias marcas y no puede ser apropiada en exclusividad.

De esto no puede desprenderse que la marca registrada con una palabra común no tenga su propia individualización. 17/04/2008 13.44 los factores que detalladamente señala el artículo 228 de la Decisión 486 y que se describen en la presente ponencia. 5. De conformidad con el Título XIII de la Decisión 486, toda marca notoria, aunque no se encuentre registrada, goza de plena protección y por lo tanto, mientras haya sido reconocida su notoriedad, aquellas acciones por infracción en su contra carecen de sustento legal.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA 4.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de “notorio” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- En cuanto a la prueba de notoriedad, el juez consultante deberá tomar en consideración Isabel Palacios L. SECRETARIA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/04/2008 14.44 Proceso 176-IP-2007 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno Nº 2003-0233. Actor: PARKE, DAVIS & COMPANY. Marca: BENADRYL. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil ocho. VISTOS. El Oficio N° 1868, de 26 de septiembre de 2006, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 2003-0233.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 22 de noviembre de 2007. 1. Las partes.

Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY. Demandado: La Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercer interesado: INVERSIONES DEL PILAR LTDA. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos. El 1 de septiembre de 1998, la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA, presentó la solicitud de registro del signo BENKARYL (nominativo) para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo Nº 98.049.876.

Ésta fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 468, de 7 de diciembre de 1998, bajo el número de orden 137, página 36. Contra dicha solicitud, el 22 de enero de 1999, la sociedad PARKE, DAVIS & COMPANY, presentó observación con base a su marca registrada BENADRYL en clase 5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 8025, de 30 de abril de 1999, decidió declarar infundada la observación presentada por la sociedad PARKE, DAVIS & COMPANY, y conceder el registro de la marca BENKARYL a favor de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. La sociedad PARKE, DAVIS & COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución Nº 13640, de 21 de julio de 1999, en el sentido de confirmar la decisión contenida en el acto administrativo Nº 8025, de 30 de abril de 1999.

Con Resolución Nº 20301, de 30 de septiembre de 1999, fue resuelto el recurso de apelación, revocando la Resolución Nº 8025, indicando a su vez que contra ella no procedía recurso alguno y, que de esta forma se había agotado la vía gubernativa. Se señaló que el aspecto a analizar era la aplicación de la causal de irregistabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tomando como referencia los criterios doctrinales y jurisprudenciales establecidos para determinar la confundibilidad de mar- GACETA OFICIAL cas, y que de dicho análisis, entre las marcas en confrontación BENKARYL (solicitada) y BENADRYL (registrada), existen semejanzas ortográficas y fonéticas capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares.

El apoderado de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución Nº 20301, de 30 de septiembre de 1999. Por medio de la Resolución Nº 42337, de 27 de diciembre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la Resolución Nº 20301, y procedió a resolver nuevamente el recurso de apelación y confirmó lo decidido en la Resolución Nº 8025, de 30 de abril de 1999.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no así de los artículos 134, y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que esta normativa no se encontraba vigente en la fecha que fue solicitada el registro del signo. Se interpretará de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: 17/04/2008 15.44 DECISIÓN 344 “(…) Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…)” DECISIÓN 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

GACETA OFICIAL En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. TRÁNSITO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aun- 17/04/2008 16.44 que derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido citados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). (…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su lega- GACETA OFICIAL lidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, de 30 de marzo de 1998). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquélla norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la 17/04/2008 17.44 norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso N° 46-IP2005. denominación: “TQ”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005).

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo solicitado, se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

No obstante lo anterior, serán aplicables a los trámites procesales pendientes a la entrada en vigencia de la Decisión 486 los regulados en esta norma comunitaria. II. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializa- GACETA OFICIAL dos por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. a) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 17/04/2008 18.44 El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA PARA REGISTRO O REGISTRADA POR UN TERCERO. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a), no podrá registrarse como marca los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para un productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 83 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Del texto de la disposición del artículo 83 literal a), se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Esto sucede tanto con las marcas registradas, como con los nombres comerciales protegidos.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto GACETA OFICIAL de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, o respecto de un nombre comercial protegido, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en 17/04/2008 19.44 base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP98, caso: “US TOP”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tri-bunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud de la o las palabras, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre GACETA OFICIAL signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”. (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso: Lloyd)”. (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, págs. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV. MARCAS FARMACÉUTICAS. Criterio del “Consumidor medio” al hacer una comparación entre signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor aten- 17/04/2008 20.44 ción en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Respecto de la utilización de un criterio más riguroso al hacer la comparación de signos que distingan productos farmacéuticos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Asi, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son GACETA OFICIAL expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso 68-IP-2001, marca: AMOXIGA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 765, de 27 de febrero de 2002).

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: En consecuencia, “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.” (Proceso 78IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 997, del 13 de octubre de 2003).

El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor”. 17/04/2008 21.44 Partículas de uso común. Las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características.

Si se trata de partículas de uso general, como ya se anotó éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas. El examen de marcas farmacéuticas debe ser minucioso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión ya que de generarse error éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas; por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

En conclusión, la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. Es importante tener presente que en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Además la Jurisprudencia de este Tribunal dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación: “Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que GACETA OFICIAL 17/04/2008 22.44 coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.

(OTAMENDI Jorge, ‘DERECHO DE MARCAS’ Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002, págs. 191 y 192).” (Proceso Nº 161IP-2004. Marca: ‘CINCO ESTRELLAS’, publicada en Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Cuarto. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Quinto: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Sexto: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una sim-ple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distinti- CONCLUYE: Primero. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exi-gen para el registro de la marca.

Co-sa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocasionados posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Segundo. Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Tercero. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o GACETA OFICIAL 17/04/2008 23.44 vidad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 181-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal e) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BANCO CAJA SOCIAL Marca: “VECINO FIEL” (mixta) Expediente Interno N° 2002-0235-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade. de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 4 de diciembre de 2007. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: VISTOS: 1.1. Las partes Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado La parte demandante es: El BANCO CAJA SOCIAL.

GACETA OFICIAL La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es: La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, COMFAMILIAR ANDI. 1.2. Acto demandado La sociedad BANCO CAJA SOCIAL plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: Nº 32833, de 28 de septiembre de 2001, mediante la cual se revocó la Resolución Nº 21593, de 29 de junio de 2001, que declaró infundada la oposición formulada por la demandante y se negó el registro de la marca mixta “VECINO FIEL”, para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, COMFAMILIAR ANDI; y, la No. 43534, de 24 de diciembre de 2001, que confirmó la resolución anterior. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 11 de agosto de 2000, La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, COMFAMILIAR ANDI solicitó el registro del signo mixto “VECINO FIEL” para amparar los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 17/04/2008 24.44 4.

El 29 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió, mediante Resolución N° 21593, declarar fundada la oposición presentada y negar, en consecuencia, el registro del signo solicitado. 5. La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, COMFAMILIAR ANDI interpuso los recursos de reposición y subsidiario el de apelación, en contra de la resolución mencionada. 6.

El 28 de septiembre de 2001, a través de Resolución Nº 32833, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad BANCO CAJA SOCIAL y concedió el registro del signo mixto “VECINO FIEL” a favor de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, COMFAMILIAR ANDI. 7.

La sociedad BANCO CAJA SOCIAL interpuso recurso de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 32833. 8. El 24 de diciembre de 2001, mediante Resolución N° 43534, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto, resolviendo, igualmente, confirmar la decisión contenida en la Resolución 32833, de 28 de septiembre de 2001; quedando así agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda 2.

El 7 de noviembre de 2000, se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo mixto “VECINO FIEL” en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 497. El BANCO CAJA SOCIAL, a través de apoderado especial, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: 3. El BANCO CAJA SOCIAL presentó oposición al registro solicitado, fundamentando en que el signo solicitado es confundible con las marcas de su propiedad “SU BUEN VECINO” “UN BUEN VECINO EN QUIEN CONFIAR” “BUEN VECINO” y la marca figurativa consistente en la figura de un buen vecino sonriente, para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional.

Indica que “(…) existe confundibilidad ya que la marca solicitada está compuesta por las palabras VECINO FIEL que transcribe casi íntegramente las marcas SU BUEN VECINO”. Observa que “la primera impresión que produce la marca SU BUEN VECINO es la de un vecino que es bueno, mejor, fiel, seguro, que inmediatamente es relacionada en la mente del consu- GACETA OFICIAL midor financiero con la entidad BANCO CAJA SOCIAL, por lo que registrar otra marca similar como VECINO FIEL, que represente conceptualmente la misma idea en el consumidor, implica necesariamente que hay confusión directa e indirecta pues el consumidor relaciona los servicios y los vincula con el mismo origen empresarial es decir el BANCO CAJA SOCIAL”.

Señala que “Por tratarse de servicios dirigidos a clases populares (…), la consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera mas (sic) rigurosa, pues por las razones anotadas, el consumidor medio tenderá a confundirlas si no despiertan una impresión netamente distinta”. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Indica que el análisis conjuntual de las marcas en debate se centra exclusivamente con las marcas “VECINO FIEL” (mixta), clase 35, “SU BUEN VECINO”, clase 35, y “SU MEJOR VECINO”, clase 36. Afirma que “Efectuado el estudio de confundibilidad de las marcas en debate (…) no se presentan similitudes entre sí, habida cuenta que tienen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que producen una impresión de conjunto muy diferente entre los signos, lo que les permite su coexistencia en el mercado sin llevar al público consumidor a error, no obstante que distinguen servicios incluidos en la misma clase y utilizan los mismos canales de comercialización y publicidad de la clase 35”.

Señala que “Adicionalmente debe tenerse en cuenta la extensión de cada una de las palabras que conforman los signos en conflicto, la pronunciación del signo solicitado como registro marcario y la parte gráfica del signo solicitado que incrementa aún más diferencia (…)”. Finalmente, resalta que además de los elementos gráficos del signo “VECINO FIEL”, “la parte 17/04/2008 25.44 distintiva principal es la expresión FIEL dado su destacado tamaño forma de letra del conjunto marcario”. d) Tercero interesado La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, COMFAMILIAR ANDI, COMFANDI, considerada como tercero interesado en esta causa, por medio de su Apoderado Especial, dio contestación a la demanda.

Afirma que “Si bien es cierto la marca de Comfandi es mixta por contener elementos gráficos y denominativos (…) el diseño de la forma de la palabra ‘FIEL’ y su ubicación en el contexto está en una íntima relación con el gráfico, forman una comunión, es el gráfico mismo. Lo que efectivamente le imprime a la marca un carácter distintivo que fue la conclusión final de la administración para conceder el registro”.

Indica que “la palabra ‘BUENO’ que se repite en el texto de la marca registrada inicialmente (SU BUEN VECINO) es un vocablo genérico, usual, de uso común, sobre el que no se puede pretender un uso exclusivo porque no es apropiable. Y que por supuesto guardan diferencias sustanciales con la palabra ‘FIEL’, no sólo desde el punto de vista de su significado etimológico sino además en su pronunciación. Por lo cual no se podía impedir el acceso marcario de la marca de Comfandi”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de diciembre de 2007. GACETA OFICIAL

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al respecto, este Tribunal considera que no procede la interpretación correspondiente a los artículos de la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo mixto “VECINO FIEL” fue presentada en el mes de agosto de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima procedente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal e), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) 17/04/2008 26.44 e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

(…) DECISIÓN 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: GACETA OFICIAL - La norma comunitaria en el tiempo; - La marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas.

Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas mixtas y figurativas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; - Riesgo de confusión; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Los signos evocativos; - Los signos comunes o usuales, la marca débil; - Conexión competitiva entre servicios.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: 17/04/2008 27.44 “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numero- 1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL sas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003.

Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”. “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se 2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 17/04/2008 28.44 afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En conclusión, la solicitud de registro del signo “VECINO FIEL” (mixto) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 3 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. 3 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL 17/04/2008 29.44 a) Perceptibilidad

3.3. CLASES DE MARCAS Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, denominativas compuestas y marcas mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 4 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 5 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 6 Comparación entre marcas denominativas y mixtas Al cotejar dos marcas una denominativa y otra mixta, el examinador tomará en cuenta especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de signo. Al respecto el Tribunal ha dicho: 5 6 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 17/04/2008 30.44 “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 7 Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas, debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 8 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Comparación entre marcas mixtas Al efectuar el cotejo de las marcas mixtas se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque 7 8 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. GACETA OFICIAL 17/04/2008 31.44 signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 9 sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Comparación entre marcas mixtas y figurativas El cotejo de marcas que incluya una figurativa requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 10 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se 9 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. GACETA OFICIAL detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 11 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 12 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti- 11 12 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. 17/04/2008 32.44 cularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.5. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 13 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 14 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los 13 14 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 17/04/2008 33.44 Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 15 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 16 Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 17 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. La determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: 15 16 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no 17 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 17/04/2008 34.44 cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. prende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 19 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 18 Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

3.7. LOS SIGNOS EVOCATIVOS Tomando en cuenta que el BANCO CAJA SOCIAL en su escrito de demanda ha manifestado que “la primera impresión que produce la marca SU BUEN VECINO es la de un vecino que es bueno, mejor, fiel, seguro, que inmediatamente es relacionada en la mente del consumidor financiero con la entidad BANCO CAJA SOCIAL, por lo que registrar otra marca similar como VECINO FIEL, que represente conceptualmente la misma idea en el consumidor, implica necesariamente que hay confusión directa e indirecta pues el consumidor relaciona los servicios y los vincula con el mismo origen empresarial es decir el BANCO CAJA SOCIAL”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de los “signos evocativos”.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.” 20 Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios com-

3.8. LOS SIGNOS COMUNES O USUALES Tomando en cuenta que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, 19 18 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 20 Proceso 20-IP-96. G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL COMFAMILIAR ANDI, COMFANDI, en su escrito de contestación a la demanda observa que “la palabra ‘BUENO’ que se repite en el texto de la marca registrada inicialmente (SU BUEN VECINO) es un vocablo genérico, usual, de uso común, sobre el que no se puede pretender un uso exclusivo porque no es apropiable.

Y que por supuesto guardan diferencias sustanciales con la palabra ‘FIEL’ (…)”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “los signos comunes o usuales”. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos que pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Menos aún cuando éstas informan exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, no podrá ser registrado. 17/04/2008 35.44 Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de signos conformados por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema, Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. 21 Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005).

3.9. LA CONEXIÓN COMPETITIVA DE SERVICIOS Tomando en cuenta que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, COMFAMILIAR ANDI solicitó el registro del signo mixto “VECINO FIEL” para amparar los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y que el BANCO CAJA SOCIAL presentó observación al registro con fundamento en las marcas de su propiedad registradas para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional, el Tribunal 21 OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 191. GACETA OFICIAL 17/04/2008 36.44 estima adecuado referirse al tema de la “conexión competitiva de servicios”. den conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los servicios. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los servicios.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

El hecho de que los servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los servicios.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un servicio pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un servicio no puede utilizarse el otro, es decir, que los servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 22 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, (servicios) en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 23 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. a) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre servicios e) Uso conjunto o complementario de servicios f) Partes y accesorios g) Mismo género de los servicios h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los servicios Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pue23 22 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. Al efectuar el cotejo de las marcas mixtas se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.

En la comparación de una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparación de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad. 5.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 17/04/2008 37.44 6. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 7.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 8. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 9. El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, ante la proliferación de marcas que contienen términos de uso común, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 10.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que protegen, la similitud de los GACETA OFICIAL 17/04/2008 38.44 signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20020235-01, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Isabel Palacios L. SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE PROCESO 175-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Marca: GENGRAF. Actor: sociedad ABBOTT LABORATORIES. Proceso interno Nº 2001-0294. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil ocho. Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2001-0294;

El auto de 10 de enero de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Demandante: ABBOTT LABORATORIES. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMÁCEUTICOS S.A. GENFAR S.A. b) Hechos relevantes El 14 de marzo de 2000, ABBOTT LABORATORIES presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro del signo nominativo “GENGRAF” para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 491, presentó obser- GACETA OFICIAL vación la sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A. GENFAR S.A. sobre la base de su marca “GENFAR” registrada también para productos de la Clase 5. Mediante la Resolución Nº 22772, de 12 de septiembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declaró fundada la observación y negó el registro del signo GENGRAF a ABBOTT LABORATORIES ya que el signo solicitado era confundible en la parte gráfica y fonética con la marca previamente registrada y, por tanto, capaz de inducir al consumidor a error.

La sociedad ABBOTT LABORATORIES interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 22772. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 33481, de 26 de diciembre de 2000, que confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. El Segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 09042, de 28 de marzo de 2001, también, confirmó la Resolución Nº 22772, quedando agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda ABBOTT LABORATORIES solicita la nulidad de las Resoluciones 22772, 33481 y 09042.

Manifiesta que se violaron los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. Respecto al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 dice que éste fue violado por la Superintendencia “al declarar fundada la oposición (sic) presentada (…) y negar el registro a la marca GENGRAF (…)”. Dice que entre los signos en conflicto “encontramos que cada una de ellas posee elementos adicionales que les otorgan suficiente distinción desde los puntos gráfico, fonético o conceptual” y que “El hecho de que compartan el prefijo GEN, no significa que las marcas sean semejantes entre sí o que puedan crearle confusión al consumidor, por cuanto este prefijo es comúnmente utilizado en el mercado de los productos comprendidos en la Clase 5” por lo que “el prefijo GEN no puede ser tenido en cuenta al estudiar la confundibilidad de las marcas en cuestión (…)”.

Manifiesta que “Desde el punto de vista gráfico, el sufijo de la marca solicitada está conformado por la combinación de las letras GR con la vocal A, y termina caprichosa en la letra F (…). Por 17/04/2008 39.44 otro lado, el sufijo de la marca base de la oposición (sic) se compone (…) por las letras F y R, FAR, el cual es un sufijo común de los productos de la Clase 5 por derivarse de la palabra farmacéutico (…).

Desde el punto de vista fonético (…) el sonido que generan es completamente diferente (…). Desde el punto de vista conceptual (…) tampoco son similares (…) por cuanto la marca de mi representada es una expresión de fantasía que no tiene significado alguno ( )”. Sobre la violación del artículo 81 de la Decisión 344, sostiene que “al ser completamente diferentes las marcas enfrentadas (…) y al amparar cada una de las marcas productos muy especializados (…) se concluye que la marca GENGRAF cumple con el requisito de DISTINTIVIDAD que exige este artículo, para que un signo pueda ser registrado como marca”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la expedición de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 344 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas (…) expidió legal y válidamente la Resolución Nº 22772 “negando el registro de la marca ‘GENGRAF’ (…) solicitada por la sociedad ABBOTT LABORATORIES”.

Sostiene que entre los signos en conflicto “resulta claro que presentan similitud gráfica, fonética y conceptual, debido a que comparten la mayoría de sus letras (…)” y que “Efectuado (…) el examen comparativo de las marcas (sic) ‘GENGRAF’, clase 5 (solicitada) frente a ‘GENFAR’ (…) se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas”.

Dice que el signo solicitado “es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344” por lo que los actos administrativos acusados “no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. GACETA OFICIAL La sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A., GENFAR S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, diciendo que la solicitante del signo GENGRAF fue “transliterar o alterar el orden de la última parte de la marca GEN-FAR (…) lo anterior necesariamente crea similitud gráfica en ambos signos por contener las mismas letras, así ellas se encuentren transliteradas y por lo tanto esta similitud crea el fenómeno de la confusión”.

Recalca que la actora lo que hizo fue “copiar la primera parte de la marca registrada GENFAR (GEN) y transliterar parcialmente, la segunda parte de la marca registrada: FAR”. Manifiesta que “Desde el punto de vista del cotejo efectuado por la autoridad administrativa, se tuvo en cuenta el aspecto de la confusión fonética que necesariamente se presenta en una transliteración y especialmente, en el caso concreto, al ser la primera parte de la marca (sic) negada igual a la marca registrada, como es obvio su pronunciación es igual.

La segunda parte como transliteración parcial y por su composición literal, evoca disimuladamente el sonido final de la marca registrada creándose la confusión fonética: GENFAR – GENGRAF”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 17/04/2008 40.44 Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo nominativo GENGRAF, fue el 14 de marzo de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a los expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 101-IP-2006, de 4 de octubre de 2006, GACETA OFICIAL publicada en la G.O.A.C. Nº 1453, de 12 de enero de 2007, marca: VINILUZITO, emitida para la causa interna Nº 549-2004, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.

El Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo GENGRAF cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 101-IP-2006, ya citado. Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, gráfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en vasta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica. 3.

Marcas farmacéuticas, partículas de uso común y marcas débiles Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos 17/04/2008 41.44 nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas de uso común El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O. A.C. Nº 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclu- GACETA OFICIAL sión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Marcas débiles 17/04/2008 42.44 las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en QUINTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SEXTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o GACETA OFICIAL servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2001-0294, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17/04/2008 43.44 Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/04/2008 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú