PROCESO Nº 154-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 154, 156, 224, 225, 227, 229, 241 y 243 de la misma Decisión, solicitada por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: GLORIA S.A. Marca: “GLORIA CRECIMIENTO”.
Expediente Interno N° 180712-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil ocho. VISTOS: El Oficio EXP.Nº 569-04 / 4º SECA, de 12 de julio de 2007, recibido en este Tribunal el 18 de septiembre de 2007, mediante el cual la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 180712-2003.
Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 22 de noviembre de 2007. 1. Las partes. Demandante: GLORIA S.A. Demandado: Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI).
Litisconsorte: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 19 de mayo de 2003, la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza), titular de la marca denominativa CRECIMIENTO, interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, por el uso de la marca mixta GLORIA CRECIMIENTO, contra GLORIA S.A. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. manifestó lo siguiente: “ 1.
Que es titular de la marca CRECIMIENTO en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo el certificado Nº 88214, vigente hasta el 12 de noviembre de 2005. 2. La emplazada elabora y comercializa actualmente el producto leche evaporada bajo la marca GLORIA CRECIMIENTO, donde la denominación CRECIMIENTO aparece de manera destacada a título de marca, ello se desprende por su ubicación en la etiqueta, así como por las dimensiones de la denominación. 3.
El uso que hace GLORIA S.A. de la denominación CRECIMIENTO afecta los derechos de propiedad industrial de la recurrente”. De esta forma, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó lo siguiente: a) La realización de una visita inspectiva en diversos locales. b) El cese inmediato de la referida marca, como el retiro del comercio de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, como también la prohibición de la importación y/o exportación de dichos productos con los que se cometa la infracción mencionada. c) El comiso y la incautación de los productos, como también la destrucción de la etiquetas de los mismos, material publicitario, así como cualquier otra medida necesaria para evitar la supuesta infracción. d) El cierre temporal del establecimiento de la empresa emplazada, el cese inmediato de la publicidad en los diferentes medios de comunicación. e) Se disponga a la empresa emplazada el pago de las costas y los costos respectivos. f) Tal como lo expresó el INDECOPI, la parte actora adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos.
Mediante proveído de 22 de mayo de 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la acción por parte de la actora y ordenó se practique una inspección en el local de la emplazada. Asimismo, señaló que de lo actuado se advierte que la emplazada estaría utilizando la marca CRECIMIENTO, de titularidad del accionante, para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, lo que podría inducir a confusión a los consumidores respecto de la marca de producto registrada a favor de la accionante, ocasionándole un daño económico o comercial injusto.
Por lo anterior, determinó que se habían presentado los elementos de juicio suficientes para dictar medidas cautelares consistentes en: “1. Cese de uso del signo constituido por la denominación CRECIMIENTO y/o GLORIA CRECIMIENTO; y, 2. De verificarse durante la diligencia de inspección la existencia de los productos denunciados y/o material publicitario, la inmovilización de tales artículos (con excepción de carteles)”.
El 26 de mayo de 2003, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., solicitó la realización de vistas de inspección en el almacén de la empresa denunciada, ubicada en Av. La Capitana 190, 240 Z.I. Huachipa, San Juan de Lurigancho; así como en las oficinas administrativas y bodegas de acopio de E. Wong, Metro, Santa Isabel y Plaza Vea. El 27 de mayo de 2003, se llevaron a cabo varias diligencias de inspección, a los locales antes citados.
En el primero de ellos no se verificó la inexistencia de productos con la marca CRECIMIENTO. En el local de las oficinas administrativas no se pudo verificar la existencia de productos con la denominación CRECIMIENTO y/o GLORIA CRECIMIENTO. En dicho acto, el gerente del área legal de la emplazada manifestó que desconocía desde cuando producían los productos materia de la denuncia. El 29 de mayo de 2003, se llevó a cabo la inspección en el local de la Oficina Administrativa de E. Wong S.A. e Hipermercado Metro S.A. (Miraflores-Lima).
El representante de la empresa manifestó que el día anterior a la inspección se había retirado el producto de GLORIA CRECIMIENTO en todas las tiendas de E. Wong y Metro. Informó además que no existía ningún stock a la venta, ni en sus almacenes. Además acotó que dicho producto era proveído por GLORIA S.A., quien prestó su consentimiento para su retiro.
Se inspeccionaron además los locales de Ransa Centro de Distribución Ransa Comercial S.A. (Callao), en donde se encontró la existencia de un total de 66, 480 latas con la etiqueta con la denominación CRECIMIENTO. Además en Supermercados Santa Isabel (San Borja). El 2 de junio de 2003, GLORIA S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción interpuesta manifestando lo siguiente: (1) El conflicto en el presente caso es determinar si el signo GLORIA CRECIMIENTO resulta confundible con la marca NIDO CRECIMIENTO, que es el signo que utiliza la accionante para identificar sus productos en el mercado.
(2) Por ser denominación CRECIMIENTO un concepto que se refiere a la finalidad del producto, el registro de dicha marca es nulo. Agregó que no es correcto que una empresa pueda excluir a las demás del uso de la denominación CRECIMIENTO para proporcionar o identificar un producto lácteo destinado al consumo infantil, por lo que se reserva el derecho de plantear la nulidad del registro de dicha marca.
(3) Realizando el análisis comparativo entre los signo NIDO CRECIMIENTO de la accionante y GLORIA CRECIMIENTO, se puede concluir que el consumidor no podrá confundirse al adquirir los productos identificados con dichos signos. Señalo que NESTLÉ, NIDO Y GLORIA son marcas notoriamente conocidas por el consumidor medio, por lo que éste podrá distinguirlas con facilidad.
Agregó que, desde el aspecto figurativo, nadie confundirá el emblema de su empresa que se caracteriza por una flor con la cabeza de una vaca al centro y la denominación GLORIA, con la marca de la accionante conformada por la denominación NIDO en letras características de color verde. (4) La denominación CRECIMIENTO carece de fuerza distintiva por ser una denominación descriptiva del producto, siendo las denominaciones NIDO y GLORIA las de mayor distintividad entre dichos signos. GLORIA S.A., el 2 de junio de 2003, formuló apelación contra el proveído de 22 de mayo de 2003 que dictó las medidas cautelares, reiterando los argumentos de la absolución del traslado de la denuncia. Agregó que es innecesario el uso de las medidas cautelares, por cuanto no existe un supuesto daño que pueda tornarse en irrepetible y porque tampoco existe verosimilitud del carácter ilegal del supuesto daño. El 4 de junio de 2003, NESTLÉ manifestó que GLORIA S.A. seguía incumpliendo con las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos, puesto que sigue utilizando la marca CRECIMIENTO en diversos paneles publicitarios.
El 5 de junio de 2003, GLORIA S.A. señaló que estaba tomando las acciones necesarias para cumplir con las medidas cautelares ordenadas en el presente procedimiento. Mediante Resolución Nº 744-2003/TPI-INDECOPI, de 30 de julio de 2003, la Sala de la Propiedad Intelectual declaró “INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto en vía incidental por GLORIA S.A., en contra de las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos mediante resolución de 27 de mayo del 2003”.
El 14 de octubre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 011829-2003/OSD-INDECOPI, declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por NESTLÉ S.A., asimismo prohibió el uso de la denominación CRECIMIENTO e impuso una multa de 2 unidades impositivas tributarias (U.I.T.), en virtud a los siguientes fundamentos: “a) desde el punto de vista fonético, los signos en litis coinciden en el uso de la denominación CRECIMIENTO, que constituye en su integridad la marca registrada base de la acción. b) Desde el punto de vista gráfico, no obstante que el signo cuestionado contiene elementos gráficos que no se observan en el signo registrado, la coincidencia en el uso de la denominación CRECIMIENTO en ambos determina que sean susceptibles de inducir a confusión al publico”.
El 22 de octubre de 2003, GLORIA S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en conflicto presentan diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, lo que determina que los signos en conflicto no sean confundibles. Agregó que la marca de la accionante es un signo débil, por lo que debe aceptar la coexistencia de otros signos que incluyan el término CRECIMIENTO en su conformación. El 11 de diciembre de 2003, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.
Agregó que la aptitud distintiva de su marca ya fue evaluada por la Autoridad al momento de otorgar el registro. Señaló además que el registro protege a su titular respecto a la conducta de terceros que pueden causar confusión en el público consumidor. Indicó que, el presente caso, el término CRECIMIENTO ha sido utilizado por la emplazada a titulo de marca y no con fines informativos, no siendo necesario para dicho análisis contemplar la eventual debilidad de la marca sustento de la oposición. El 17 de febrero de 2004, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución Nº 0107-2004/TPI-INDECOPI, la cual confirmó en todos sus extremos la Resolución 011829-2003/OSD-INDECOPI.
GLORIA S.A., debidamente representada por su Patrocinador el abogado Rolando Francisco Málaga, presenta acción contenciosa administrativa contra el INCECOPI, solicitando la nulidad de la Resolución Nº 0107-2004/TPI- INDECOPI, de 17 de febrero del 2004, debidamente notificada el 2 de marzo de 2004, por no encontrarla de acuerdo a derecho.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Que, basándose en el oficio remitido por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, procede la interpretación de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, este Tribunal interpretará de oficio, los artículos 154, 156, 224, 225, 228, 229, 241 y 243, de la misma Decisión por considerarlos pertinentes al caso de autos.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
(…) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.
(…) DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominamente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.
Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA El derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que el registro del signo como marca se realiza ante la Oficina Nacional Competente de uno de los Países Miembros, configurando así el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la aludida Decisión. Afirmando lo dicho anteriormente mencionamos que el artículo 154 de la Decisión 486 establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
La jurisprudencia de este Tribunal, al referirse a las facultades que confiere el registro de la marca, ha precisado: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.
La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. ( ) La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca”.
(Proceso 4-IP-94, caso: “EDEN FOR MAN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 7 de agosto de 1995). Por tanto, el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.
Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, caso: “MAXMARA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 2000). El Tribunal ha precisado, además, que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión”.
(Proceso 69-IP-2000, “MAXMARA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio de 2001). Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.
(Proceso 11-IP- 96, caso: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, de 17 de octubre de 1997). Así, de acuerdo a lo expuesto, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, varios actos determinados específicamente en sus 6 literales, tomando aquellos que tienen que ver con este caso, así: los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).
Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).
Cabe recalcar que estas prohibiciones, además, no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona, con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).
Por último, cabe poner de relieve la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca”.[1] Este Tribunal ha sostenido al respecto que: “(…) el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso: BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997).” (Proceso 84-IP-2000, caso: “KRYSTAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).
II. LEGITIMACIÓN PARA ACCIONAR POR LA INFRACCIÓN DE DERECHOS PROTEGIDOS EN EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.
El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la Autoridad Nacional Competente. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela no podrá ser concedida sino frente al autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.
El artículo 243 de la Decisión 486 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.
En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.
En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. III. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS Toda vez que la acción por infracción del caso sub materia depende de la confundibilidad de los signos en conflictos, es preciso establecer los criterios de comparación entre signos denominativos compuestos.
Las marcas denominativas constituidas por una o varias expresiones o palabras, esto es, las marcas compuestas o complejas, pueden estar representadas por términos genéricos, de uso común o usual o términos descriptivos o palabras de fantasía o caprichosas, sustantivos o adjetivos, etc. en las cuales es preciso, a fin de llegar a una conclusión sobre la confundibilidad, determinar cuál es la palabra o expresión que tiene la mayor fuerza expresiva o le da caracterización especial al signo a fin de imprimirle distintividad.
Signos genéricos o de uso común referente a los productos o servicios, pueden ser registrables siempre que entre ellos haya esa capacidad o condición distintiva. Señalizado en cada signo confrontado ese vocablo que le da distinción se debe proceder a dicha comparación, sin que esto signifique una mutilización o división del signo. En el Proceso 21-IP-98, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA), publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998, al respecto se dijo: "En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.
De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado", o cual es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo. "Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España "En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto ( )".
("Separata de la Revista General de Derecho, Pág. 11157, Nº 648, Valencia)". La misma autoridad jurisdiccional española, en sentencia de 13 de julio de 1993, manifestó: "Segundo.- Como tiene dicho reiteradamente y de manera constante, esta Sala que ahora enjuicia, la determinación de la confusión que pueden generar las denominaciones o signos incluidos en las marcas solicitadas, con relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que éstos, por tal causa, tengan una mayor retención en sus mentes que les haga recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como perteneciente a la marca en cuestión. ("Separata Pág. 7052.
Nº 621”). Esta palabra se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcario. De esto no puede desprenderse que la marca registrada con una palabra común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no puede ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa.
IV. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN CONTRA UNA MARCA NOTORIA La marca notoria y su prueba. La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de “notorio” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.
La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 344) sobre la notoriedad, es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486. La prueba de la notoriedad estará basada en los factores que detalladamente señala el artículo 228 de la Decisión 486, los cuales son: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franuicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Estos factores son los que el Juez consultante deberá tomar en cuenta para considerar a un signo en la categoría de notoriamente conocido.
El artículo 136 literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.
Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca.
Así, serán considerados sectores pertinentes, (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.
Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.
De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue.
Acción por infracción contra una marca notoria. El artículo 229 de la Decisión 486 establece que la marca notoria ostenta tal calidad independientemente de su registro, en un País Miembro o en el extranjero. Asimismo, el artículo 225 establece la protección especial de la cual goza la marca notoria. Por lo tanto, adquiere plena protección una marca notoria no registrada, que haya sido reconocida como tal en un País Miembro, según los criterios establecidos por el artículo 228.
De otro lado, no tendría sustento alguno aquella acción por infracción planteada contra una marca debidamente protegida por la normativa comunitaria. En este orden de ideas, una acción por infracción iniciada en contra una marca reconocida como notoria en un País Miembro, carecería de fundamento legal. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.
El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486.
La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. 2. La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.
En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. La acción por infracción de los derechos de Propiedad Industrial prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. 3.
El signo complejo o compuesto será analizado en su globalidad, estableciendo, a fin de realizar la comparación marcaria, cuál es la palabra que tiene la impresión dominante o sobresaliente que imprime distintividad al signo compuesto, frente al resto de las otras expresiones que conforman el conjunto marcario. Una determinada palabra en el signo denominativo compuesto puede ser común para varias marcas y no puede ser apropiada en exclusividad.
De esto no puede desprenderse que la marca registrada con una palabra común no tenga su propia individualización. 4. La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de “notorio” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.
En cuanto a la prueba de notoriedad, el juez consultante deberá tomar en consideración los factores que detalladamente señala el artículo 228 de la Decisión 486 y que se describen en la presente ponencia. 5. De conformidad con el Título XIII de la Decisión 486, toda marca notoria, aunque no se encuentre registrada, goza de plena protección y por lo tanto, mientras haya sido reconocida su notoriedad, aquellas acciones por infracción en su contra carecen de sustento legal.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] BERCOVITZ, Alberto, “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496.