PROCESO 175-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Marca: GENGRAF. Actor: sociedad ABBOTT LABORATORIES. Proceso interno Nº 2001-0294.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2001-0294;
El auto de 10 de enero de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: ABBOTT LABORATORIES.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMÁCEUTICOS S.A. GENFAR S.A. b) Hechos relevantes El 14 de marzo de 2000, ABBOTT LABORATORIES presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro del signo nominativo “GENGRAF” para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 491, presentó observación la sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A. GENFAR S.A. sobre la base de su marca “GENFAR” registrada también para productos de la Clase 5. Mediante la Resolución Nº 22772, de 12 de septiembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declaró fundada la observación y negó el registro del signo GENGRAF a ABBOTT LABORATORIES ya que el signo solicitado era confundible en la parte gráfica y fonética con la marca previamente registrada y, por tanto, capaz de inducir al consumidor a error.
La sociedad ABBOTT LABORATORIES interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 22772. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 33481, de 26 de diciembre de 2000, que confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. El Segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 09042, de 28 de marzo de 2001, también, confirmó la Resolución Nº 22772, quedando agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda ABBOTT LABORATORIES solicita la nulidad de las Resoluciones 22772, 33481 y 09042.
Manifiesta que se violaron los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. Respecto al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 dice que éste fue violado por la Superintendencia “al declarar fundada la oposición (sic) presentada (…) y negar el registro a la marca GENGRAF (…)”. Dice que entre los signos en conflicto “encontramos que cada una de ellas posee elementos adicionales que les otorgan suficiente distinción desde los puntos gráfico, fonético o conceptual” y que “El hecho de que compartan el prefijo GEN, no significa que las marcas sean semejantes entre sí o que puedan crearle confusión al consumidor, por cuanto este prefijo es comúnmente utilizado en el mercado de los productos comprendidos en la Clase 5” por lo que “el prefijo GEN no puede ser tenido en cuenta al estudiar la confundibilidad de las marcas en cuestión (…)”.
Manifiesta que “Desde el punto de vista gráfico, el sufijo de la marca solicitada está conformado por la combinación de las letras GR con la vocal A, y termina caprichosa en la letra F (…). Por otro lado, el sufijo de la marca base de la oposición (sic) se compone (…) por las letras F y R, FAR, el cual es un sufijo común de los productos de la Clase 5 por derivarse de la palabra farmacéutico (…).
Desde el punto de vista fonético (…) el sonido que generan es completamente diferente (…). Desde el punto de vista conceptual (…) tampoco son similares (…) por cuanto la marca de mi representada es una expresión de fantasía que no tiene significado alguno ( )”. Sobre la violación del artículo 81 de la Decisión 344, sostiene que “al ser completamente diferentes las marcas enfrentadas (…) y al amparar cada una de las marcas productos muy especializados (…) se concluye que la marca GENGRAF cumple con el requisito de DISTINTIVIDAD que exige este artículo, para que un signo pueda ser registrado como marca”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la expedición de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 344 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas (…) expidió legal y válidamente la Resolución Nº 22772 “negando el registro de la marca ‘GENGRAF’ (…) solicitada por la sociedad ABBOTT LABORATORIES”.
Sostiene que entre los signos en conflicto “resulta claro que presentan similitud gráfica, fonética y conceptual, debido a que comparten la mayoría de sus letras (…)” y que “Efectuado (…) el examen comparativo de las marcas (sic) ‘GENGRAF’, clase 5 (solicitada) frente a ‘GENFAR’ (…) se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas”.
Dice que el signo solicitado “es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344” por lo que los actos administrativos acusados “no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. La sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A., GENFAR S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, diciendo que la solicitante del signo GENGRAF fue “transliterar o alterar el orden de la última parte de la marca GEN-FAR (…) lo anterior necesariamente crea similitud gráfica en ambos signos por contener las mismas letras, así ellas se encuentren transliteradas y por lo tanto esta similitud crea el fenómeno de la confusión”.
Recalca que la actora lo que hizo fue “copiar la primera parte de la marca registrada GENFAR (GEN) y transliterar parcialmente, la segunda parte de la marca registrada: FAR”. Manifiesta que “Desde el punto de vista del cotejo efectuado por la autoridad administrativa, se tuvo en cuenta el aspecto de la confusión fonética que necesariamente se presenta en una transliteración y especialmente, en el caso concreto, al ser la primera parte de la marca (sic) negada igual a la marca registrada, como es obvio su pronunciación es igual.
La segunda parte como transliteración parcial y por su composición literal, evoca disimuladamente el sonido final de la marca registrada creándose la confusión fonética: GENFAR – GENGRAF”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo nominativo GENGRAF, fue el 14 de marzo de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a los expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 101-IP-2006, de 4 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1453, de 12 de enero de 2007, marca: VINILUZITO, emitida para la causa interna Nº 549-2004, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.
El Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo GENGRAF cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 101- IP-2006, ya citado. Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, gráfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en vasta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica. 3.
Marcas farmacéuticas, partículas de uso común y marcas débiles Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.
Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.
(Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas de uso común El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.
(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.
(Proceso 31-IP- 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Marcas débiles El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.
(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.
CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.
QUINTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.
SEXTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2001-0294, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA