Año XXIV - Número 1533 Lima, 22 de agosto de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 56-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58, literales f) y g), 62 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 12391-04- L.Y.M. Actor: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Marca: FAMILIA + diseño (mixta) Proceso 61-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad SCHERING CORPORATION. Patente: “COMPOSICIONES ORALES DE 8-CLORO-6,11-DIHIDRO-(4-PIPERIDILIDEN)-5HBENZO[5,6]CICLOHEPTA[1,2-b]PIRIDINA”. Expediente Interno: Nº 2003 00203 01 Proceso 62-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 175, 176, 177, 178 y 179 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Lema Comercial: “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”. Expediente Interno: Nº 2003-0410 Proceso 74-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 167 de la misma Decisión. Actor: sociedad MERCK KGaA. Marca: “ILOBAN” Expediente Interno Nº 2005-0165 PROCESO 56-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58, literales f) y g), 62 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 12391-04- L. Y. M. Actor: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Marca: FAMILIA + diseño (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial for- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL mulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de mayo de 2006. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: Demandados: Sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR.

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes: a. La sociedad PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A. (nombre actual PRODUCTOS FAMILIA S.A.), solicitó el 17 de mayo de 1977 el registro del signo mixto FAMILIA para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 22/08/2007 2.48 b. El Director de Patentes y Marcas del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, sin que se hubiesen presentado observaciones, mediante la Resolución N° 1093, de 14 de septiembre de 1977, concedió el registro del signo mixto FAMILIA. c. La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. es titular de la marca denominativa FAMILIA, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecuador bajo el N° 735, de 9 de marzo de 1976. d. La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., el 17 de diciembre de 2004 interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito demanda de nulidad absoluta contra la Resolución N° 1093, de 14 de septiembre de 1977. 2.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. El Director de Patentes y Marcas del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración concedió el registro del signo mixto FAMILIA sin tener en cuenta la existencia de la marca denominativa FAMILIA, actualmente de propiedad de KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. b. De lo anterior se desprende que el signo mixto FAMILIA carece de distintividad, ya que es idéntico a la marca denominativa FAMILIA, actualmente de propiedad de KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. c. El elemento denominativo del signo mixto FAMILIA es el más determinante. d. En relación con el ejercicio de la demanda de nulidad propuesta, es aplicable el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

La acción de nulidad absoluta se puede ejercer en cualquier tiempo; para el caso específico es procedente dicha acción, ya que esta marca fue concedida en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135, literal b), de la Decisión GACETA OFICIAL 486, en concordancia con lo prescrito en los artículos 56 y 58, literal a), de la Decisión 85, que son causales de nulidad absoluta.

3. LA CONTESTACION A LA DEMANDA. a. Contestación por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera: “a. NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. b. ALEGO EXPRESAMENTE LA LEGITIMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley”.

(…) b. Contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. De conformidad con el informe del Juez Consultante, pese a ser legalmente citado no contestó la demanda. c. Contestación por parte de la Procuraduría General del Estado. El Procurador General del Estado compareció al proceso de la siguiente manera: “Para recibir notificaciones que me correspondan, señalo la casilla judicial No. 1200, asignada a la Procuraduría General del Estado.

Acompaño copia de la Acción Personal, documento con el cual legitimo mi comparecencia”. d. Contestación por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. De igual manera, del informe del Juez Consultante, y pese a ser legalmente citado se indica que no contestó la demanda. 22/08/2007 3.48 e. Contestación por parte del tercero interesado.

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: • Los productos FAMILIA se expenden en varios países, entre ellos Venezuela, Colombia y Ecuador. En Ecuador dichos productos se comercializan, y en varios casos se fabrican a través de la filial PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., la cual se constituyó en el año de 1996. • La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Ecuador de múltiples registros de la marca FAMILIA y de otras marcas derivadas de ella, generando así una familia de marcas.

Lo anterior sucedió desde el año de 1977, momento en el cual se produjo el primer registro de la marca FAMILIA. • La marca FAMILIA es notoriamente conocida. Productos tales como servilletas, toallas, papel higiénico y otros, son fabricados y comercializados por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y su filial ecuatoriana, son ampliamente reconocidos por el consumidor ecuatoriano. Lo anterior por cuanto PRODUCTOS FAMILIA S.A. y su filial, han realizado un amplio y costoso esfuerzo comercial que ha posicionado a la marca FAMILIA, tanto en el exterior como en Ecuador. • La acción impetrada por el demandante ya prescribió. La Decisión 85 no establecía el término o plazo durante el cual se podía interponer la acción de cancelación y, en consecuencia, se deben aplicar las normas de la legislación interna, en particular los plazos generales sobre prescripción de acciones establecidas en el Código Civil.

Desde 1977, momento en que se concedió el registro de la marca FAMILIA, hasta la fecha de la demanda han transcurrido más de 26 años, tiempo superior al señalado por el Código Civil para la prescripción extraordinaria. • La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad se estableció hasta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en consecuencia, no puede ser aplicada al caso en cuestión. Las normas sustantivas no son retroactivas.

GACETA OFICIAL • La acción de nulidad planteada es improcedente, ya que la acción vigente bajo la Decisión 85 era la de cancelación. • Aún en el caso de considerarse que la marca FAMILIA de PRODUCTOS FAMILIA S.A. no tuviera distintividad intrínseca, la Decisión 486 consagra la figura de la distintividad adquirida. En consecuencia, al momento de la solicitud del signo FAMILIA, ésta era ampliamente usada y reconocida en el mercado colombiano y, por lo tanto, había adquirido aptitud distintiva en relación con los productos que ampara. • FAMILIA de KIMBERLY CLARK WORLWIDE INC., nunca ha sido usada debidamente y, por tal motivo, el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual resolvió en primera instancia su cancelación por falta de uso. • La acción de KIMBERLY CLARK WORLWIDE INC. es claramente un comportamiento anticompetitivo y, por lo tanto, una práctica desleal.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: los artículos 56, 58, 62, 76 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los artículos 47, 81 y 88 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y los artículos 134, 135 literales b) e i), 136 literal a), 172, 226, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, sólo se interpretarán las siguientes normas: artículos 56, 58, literales f) y g), 62 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al mo- 22/08/2007 4.48 mento de solicitarse para registro del signo mixto FAMILIA. Se interpretarán igualmente el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 85 (…) Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas”: “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;” (…) Artículo 62 “Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo.” (…) Artículo 76 “El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina GACETA OFICIAL nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento.” (…) 22/08/2007 5.48 en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Decisión 486 (…) Artículo 172 “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (…) Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” (…) IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Comparación entre marcas denominativas.

D. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. E. La distintividad adquirida o sobrevenida. F. La familia de marcas. Su protección. G. Diferencia que consagra la Decisión 486 entre nulidad relativa y absoluta. Relación con las causales previstas en la Decisión 85. La prescripción de la acción de nulidad y su relación con la acción de cancelación prevista en la Decisión 85.

H. Nulidad de un registro marcario a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486. Disposición Transitoria Primera A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venide- GACETA OFICIAL ro según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, los requisitos de validez como los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos pos- 22/08/2007 6.48 teriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ‘( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro (…)’. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de GACETA OFICIAL julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. 22/08/2007 7.48 A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto FAMILIA se realizó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto, serán aplicables al caso bajo estudio algunas normas de esta Decisión, tal es el caso del artículo 172. B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

GACETA OFICIAL La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. 22/08/2007 8.48 empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como el signo perceptible captado por los sentidos y que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 de 7 de marzo de 1997). “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 Las funciones de la marca han sido elaboradas en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 6 de septiembre de 2004). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los 1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. Los conceptos anteriores han sido integrados por el Tribunal de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo en2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL contrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. (OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO DE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003 Sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). a. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la novedad, la visibilidad y la distintividad. 1.

La novedad. El concepto de novedad se debe precisar con claridad. La novedad no se refiere a que el signo que se solicita no haya existido con anterioridad o que sea una creación sin precedentes. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este punto ha dicho lo siguiente: “En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que 22/08/2007 9.48 haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.

La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase”. (Proceso 156-IP-2004. Interpretación prejudicial de 19 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1171, de 3 de marzo de 2005). 2.

La visibilidad. Como ya se dijo, el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la visibilidad como otro de los requisitos para el registro de las marcas. Bajo esta normativa resulta necesario, para que un signo cumpla con el requisito de visibilidad, que sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que, en principio, descartaba la percepción por los otros sentidos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto se ha pronunciado de la siguiente manera: “La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.

Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos”. (Proceso 148-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1173, de 10 de marzo de 2005). 3.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo GACETA OFICIAL 22/08/2007 10.48 signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 1.

A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. Es en este sentido se afirma: El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 58, literal f), ha manifestado lo siguiente: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.

Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, al no ser apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”. 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. b. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

En relación con los tres requisitos enunciados, el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante en el proceso interno se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85. El artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena refiere las hipótesis de irregistrabilidad como marca de todo signo, a dos aspectos: 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 2. A que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. “En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con ‘productos o servicios comprendidos en una misma clase’.

El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con ‘productos o servicios idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la ‘regla de la especialidad’”. (Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28, de 15 de febrero de 1998).

Según la Normativa Comunitaria Andina analizada no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada o solicitado para registro, y el de los consumidores, siempre y cuando, como ya se anotó, los signos en conflicto amparen o pretendan amparar productos de una misma clase.

De esta forma la prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios GACETA OFICIAL comprendidos en una misma clase, puede provocar error entre los consumidores, por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos puede existir si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. 22/08/2007 11.48 en relación con signos que amparan productos de la misma clase, la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, para entrar a analizar la similitud o la identidad de los signos en conflicto, deberá determinar primero si se está enfrente de signos notoriamente conocidos, ya que la protección de aquellos va más allá del principio de especialidad de clase. c. Reglas para el cotejo marcario.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud o la identidad entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 4, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de identificar o distinguir un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Teniendo en cuenta que en caso bajo estudio los signos en conflicto amparan productos ubicados en clases diferentes y, como se dijo, el análisis de confundibilidad, en principio, opera Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es pro4 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”. Buenos Aires. Editorial Robis. pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL cedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Por otro lado, la marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 5, logotipos 6, íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin 5 6 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo 22/08/2007 12.48 embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

GACETA OFICIAL Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 22/08/2007 13.48 F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. argumentó que su marca FAMILIA es notoria, es pertinente abordar el tema de la marca notoria, la prueba de dicha notoriedad y su ámbito de aplicación. 1.

La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 7 “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Doc. Cit. Pág 10). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa. “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 8 En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto FAMILIA y el signo denominativo FAMILIA, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No 7 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, lo que implica la necesidad de confundibilidad de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren el literal g) del artículo 58 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios ‘idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad. 22/08/2007 14.48 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 10 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.11 ( ) En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido.

Proceso Nº 01-IP-87. Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 28 de 15 de febrero de 1988". (Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 9 Se advierte que si bien la norma comunitaria objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. 10 11 9 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA”. Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL 2. La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Si bien la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene disposición alguna, como sí la consagran el artículo 84 de la Decisión 344 y los artículos 228 y 230 de la Decisión 486, que se refiere a algunos de los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar la notoriedad de una marca.

Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. 22/08/2007 15.48 • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Proceso Nº 9IP-2002.

Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777, de 27 de marzo de 2002). El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada. Además de lo anterior, la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal de nulidad o de cancelación es o no aplicable, bien por no haber sido como incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, como sería el caso de la cancelación por falta de uso de la marca observante.

G. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA. En el asunto bajo estudio la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. argumentó que aún en el caso de considerarse que la marca FAMILIA no tuviera distintividad intrínseca, al momento de presentarse la solicitud de registro ésta era ampliamente usada y reconocida en el mercado colombiano y, por lo tanto, había adquirido distintividad en relación con los productos que amparaba.

En consecuencia, es pertinente abordar si el fenómeno de la distintividad adquirida o sobrevenida resulta posible en el régimen de la Decisión 85. La Decisión 85 a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no posee ninguna disposición que consagre el fenómeno jurídico de la “distintividad adquirida”. Sin embargo, ello no obsta para que dicha figura pueda analizarse en los registros marcarios otorgados al amparo de la Decisión 85, en relación con GACETA OFICIAL solicitudes de nulidad que se deban, fallar en vigencia de la Decisión 486.

Como se advirtió anteriormente, uno de los requisitos para el registro de un signo como marca bajo el régimen de la Decisión 85 es la distintividad. En ese sentido, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, sí así lo demuestra el titular del registro. 22/08/2007 16.48 1.

Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad, tal como sería el caso de los signos genéricos, descriptivos o de uso común. 2. Que por efecto del uso constante, real y efectivo en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara.

Este requisito se debe complementar determinando a partir de qué momento opera el fenómeno de la distintividad adquirida. La distintividad puede ser adquirida antes de la solicitud del registro, después de la solicitud del registro o después del registro mismo. En este sentido, la distintividad que exige el artículo 56 puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado y advertida al momento del fallo.

Lo anterior obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial 13 y, El Tribunal de Justicia ha abordado el tema bajo la perspectiva de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero igualmente determina las características básicas de la figura de la Distintividad Adquirida que se aplican perfectamente al caso en estudio.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 06-IP-2007, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: (…) “Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.

Lo que debe determinar el fallador es si el uso constante del signo ab initio no distintivo permite al público consumidor distinguir productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.” (Proceso 06-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 14 de marzo de 2007). En el contexto anteriormente anotado, se desprenden las siguientes características para que opere la figura de la distintividad adquirida12: 12 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En este caso, “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). 13 Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.

GACETA OFICIAL en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo sobre la base de la distintividad o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante, real y efectivo.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante, real y efectivo. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además dicho uso para ser real y efectivo debe ser evaluado de conformidad con las cantidades de productos o servicios puestos en el mercado en relación con la naturaleza de los mismos. A diferencia de la Decisión 85, el postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 344 en el artículo 110, en la Decisión 313 en el artículo 99, y en la Decisión 486 en el artículo 166.

Si bien dicho principio no fue normado por la Decisión 85, es igualmente operante ya que se desprende del propio concepto de marca y de la función distintiva de la misma en el Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales.

Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.” 22/08/2007 17.48 mercado. Es decir, no se puede hablar de que una marca se encuentre en uso sin antes hacer un análisis en relación con los productos o servicios amparados, las cantidades puestas en el mercado y los modos como se hace la comercialización de tales productos o servicios.

Por lo anterior el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al analizar el uso constante real y efectivo de la marca en el mercado, deberán hacer un análisis diferenciado en relación con las cantidades, la naturaleza y la forma de comercializar los productos o servicios entre otros factores. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal, aunque refiriéndose a posteriores Decisiones, ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996). Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina GACETA OFICIAL Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante real y efectivo del signo ab initio no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar el fallador es si el uso constante, real y efectivo del signo ab initio no distintivo permite al público consumidor distinguir productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial. H. LA FAMILIA DE MARCAS.

SU PROTECCIÓN. En vista que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. alega que posee una familia de marcas en relación con la marca FAMILIA, es necesario en la presente providencia tratar el tema de la familia de marcas. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es 22/08/2007 18.48 probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912, de 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

I. DIFERENCIA QUE CONSAGRA LA DECISIÓN 486 ENTRE NULIDAD RELATIVA Y ABSOLUTA. RELACIÓN CON LAS CAUSALES PREVISTAS EN LA DECISIÓN

85. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y SU RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN PREVISTA EN LA DECISIÓN 85. Como quiera que ya se advirtió sobre la pertinencia de la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que las partes en el proceso interno debaten sobre la naturaleza de la causal de nulidad alegada en la demanda y sobre el tema de la prescripción de la acción de nulidad, el Tribunal señala al respecto que el primer y el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 introducen sustanciales modificaciones en relación con lo dispuesto en anteriores Decisiones.

GACETA OFICIAL 22/08/2007 19.48 En relación con lo dispuesto en la Decisión 85, se debe tener en cuenta que en el artículo 76 se habla de cancelación y no de nulidad y, por consiguiente, las causales en el ámbito de dicha normativa son de cancelación del registro. No obstante lo anterior, independientemente de la terminología utilizada el supuesto en que se sustentan los dos cuerpos normativos es el mismo, es decir, que los registros que se hubieren conferido en contravía de las causales de irregistrabilidad son inválidos y, en consecuencia, son susceptibles de “cancelación” o anulación. Clases de nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad De conformidad con lo anterior, y con la finalidad de hacer un análisis comparativo entre la Decisión 85 y 486, se debe entender que la “cancelación” (artículo 76 Decisión 85) y la “nulidad” (artículo 172 Decisión 486), se refieren a la posibilidad de declarar la invalidez de registros marcarios cuando se concedieron en contravención de las causales de irregistrabilidad.

Las diferencias en entre el artículo 76 de la Decisión 85 y el artículo 172 de la Decisión 486, se condensan en el siguiente cuadro comparativo: Artículo 76 de la Decisión 85 Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Hace referencia a la cancelación (nulidad) sin realizar distinción alguna. A petición de parte, sin diferenciar si es un sujeto interesado o 14 no. De oficio por la autoridad nacional competente.

Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. No establece término de prescripción. Prescripción de la acción Cuando el registro se hubiere concedido en contravención de los artículos 56 y 58 de la Decisión 85. Causales de nulidad 14 La expresión a petición de parte ha sido interpretada por el Tribunal de la siguiente manera: “Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión ‘el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente ( )’ ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario da a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona.

De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado. Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los ar15 tículos 134 primer párrafo, y 135 de la Decisión 486.

Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero no a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión ‘cualquier persona’, en tratándose de patentes”.

(Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, proferida dentro del proceso 4-IP-95). 15 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. GACETA OFICIAL Como se observa, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro marcario son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada, para concluir que no se encuentra derogada en la nueva norma, o bien que con respecto a la marca observante u opositora no hayan ocurrido circunstancias de hecho o de derecho que la hayan hecho desaparecer del mundo jurídico.

En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenía lapso señalado, este Tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquélla sólo puede regir desde su entrada en vigencia, que lo fue el 1 de diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma.

Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. 22/08/2007 20.48 El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.

El Juez Consultante, para establecer si opera la prescripción de la acción de cancelación de un registro concedido al amparo de la Decisión 85, deberá determinar si se está en frente de un caso de nulidad relativa o de nulidad absoluta, de conformidad con los parámetros establecidos anteriormente, y en el caso de la primera, la fecha en que se solicitó la nulidad.

J. NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. Finalmente, como ya se anotó, reitera el Tribunal que si bien la solicitud de registro del signo FAMILIA (mixto) se presentó en vigencia de la Decisión 85 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, en relación con los requisitos de validez del registro marcario, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486.

En efecto, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, a ese momento, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cual- GACETA OFICIAL 22/08/2007 21.48 quier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho. tado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento, sin perjuicio de dar aplicación al párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para verificar si al momento del fallo la causal de nulidad del registro es aún aplicable.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solici- Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre el signo mixto FAMILIA y el signo denominativo FAMILIA.

CUARTO: La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de GACETA OFICIAL 22/08/2007 22.48 • Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad, tal como sería el caso de los signos genéricos, descriptivos o de uso común. los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, lo que implica la necesidad de confundibilidad de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto. ƒ Que por efecto del uso constante, real y efectivo en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara.

Lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Lo que debe determinar el fallador es si el uso constante, real y efectivo del signo ab initio no distintivo permite al público consumidor distinguir productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega y en relación con el momento de la solicitud de registro.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

QUINTO: La Decisión 85 a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no posee disposición que consagre el fenómeno jurídico de la “distintividad adquirida”. Sin embargo, ello no obsta para que tal figura pueda analizarse en los registros marcarios otorgados al amparo de la Decisión 85. La distintividad que exige el artículo 56 de la Decisión 85 puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado.

Para que opere la figura de la distintividad adquirida se deben cumplir los siguientes requisitos:

SEXTO: Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

SÉPTIMO: La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también GACETA OFICIAL será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486.

El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.

El Juez Consultante, al determinar si opera la prescripción de la acción de nulidad de un registro concedido al amparo de normas anteriores, deberá determinar si lo alegado corresponde a un caso de nulidad relativa o de nulidad absoluta, de conformidad con los parámetros establecidos anteriormente.

OCTAVO: La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 22/08/2007 23.48 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 12391-04L.Y.M., deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 22/08/2007 24.48 PROCESO 061-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad SCHERING CORPORATION. Patente: “COMPOSICIONES ORALES DE 8-CLORO-6,11-DIHIDRO-(4-PIPERIDILIDEN)-5H-BENZO[5,6] CICLOHEPTA[1,2-b]PIRIDINA”. Expediente Interno: Nº 2003 00203

01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. - Nº 25580, de 14 de agosto de 2002, expedida por la Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención solicitada por la sociedad SCHERING CORPORATION. - Nº 39356, de 9 de diciembre de 2002, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio (E), quien al resolver el recurso de reposición interpuesto decidió confirmar la resolución Nº 25580.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 20 de abril de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de junio de 2007.

Como consecuencia de lo anterior, solicita, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia continuar con el trámite de la solicitud de patente para la invención “COMPOSICIONES ORALES DE 8CLORO-6,11-DIHIDRO-(4-PIPERIDILIDEN)-5HBENZO[5,6]CICLOHEPTA[1,2-b]PIRIDINA”. 1.3.

Hechos relevantes 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.1.

Las partes La parte demandante es: la sociedad SCHERING CORPORATION. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2. Actos demandados La sociedad SCHERING CORPORATION a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 9 de julio de 1999 la sociedad SCHERING CORPORATION presentó una solicitud de privilegio de patente de invención “COMPOSICIONES ORALES DE 8-CLORO-6,11-DIHIDRO(4-PIPERIDILIDEN)-5H-BENZO[5,6]CICLOHEPTA[1,2-b]PIRIDINA”. - El 2 de septiembre de 1999, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a la sociedad GACETA OFICIAL solicitante que complemente su solicitud en aspectos técnicos y jurídicos. - El 30 de noviembre de 1999, la sociedad actora dio cumplimiento a las observaciones de carácter técnico, y según la Superintendencia, parcialmente, a las observaciones de carácter jurídico, pues la SIC declaró, el 14 de agosto de 2002, a través de resolución No. 25580, que la sociedad solicitante no había aportado un escrito donde el apoderado principal sustituyera expresamente el poder al apoderado compareciente y que, en consecuencia, procedía la declaratoria de abandono de la solicitud de privilegio de patente de invención en los términos del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - El 8 de octubre de 2002, la sociedad actora interpuso recurso de reposición en contra de la resolución 25580. - De manera conjunta con el recurso de reposición, la sociedad actora presentó un documento de sustitución de poder del apoderado principal a favor del apoderado compareciente. - El 9 de diciembre de 2002, el Superintendente de Industria y Comercio (E) expidió la resolución Nº 39356, quien, al resolver el recurso de reposición interpuesto, decidió confirmar la resolución Nº 25580. 22/08/2007 25.48 tando la documentación faltante junto con el recurso de reposición, la SIC decidió confirmar la declaratoria de abandono, desconociendo así la facultad que el artículo 3 del C.A.A. le confiere al administrado para efectos de que éste, en cualquier tiempo, subsane los vicios de procedimiento que puedan haber surgido durante el trámite”.

Añade que “Si bien resulta probado dentro del expediente que quien se encargó de dar la respuesta al requerimiento de forma no fue el apoderado a quien había sido conferido el poder inicialmente (James W. Raisbeck), sino el suscrito (Carlos R. Olarte) debe tenerse en cuenta que dicha anormalidad fue saneada adecuadamente y dentro de la oportunidad prevista en la ley, pues para el momento en que dicho vicio fue saneado, aún no existía una decisión en firme que pusiera fin a la vía administrativa”.

Finalmente, indica que “resulta evidente que la SIC hubiera podido perfectamente optar por solicitar el correspondiente documento de sustitución para sanear el requisito formal faltante. Sin embargo, de manera contraria al mandato constitucional, decide adoptar una vía más onerosa y violatoria del principio de preeminencia de la norma sustancial sobre la procesal, apresurándose a declarar abandonada la solicitud, lo cual cercena del todo los derechos de mi representada”. c) Contestación a la demanda b) Escrito de demanda La sociedad SCHERING CORPORATION a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Expresa, principalmente, que “las resoluciones proferidas por la SIC conllevan el desconocimiento del principio fundamental de la prevalencia del derecho sustancial y del principio de eficacia de las actuaciones administrativas, en la medida en que aún cuando se proporcionó una respuesta oportuna de las observaciones del Examinador Técnico, (…) la SIC decidió declarar abandonada la solicitud por la ausencia de un requisito meramente formal como la sustitución del poder, sin brindar ninguna oportunidad para que el solicitante pudiera subsanar su ausencia. Se afirma lo anterior, pues aún cuando por mutuo propio el solicitante decidió dar saneamiento a la formalidad incumplida, apor- La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda asevera que dentro del término concedido para que la sociedad actora complemente su solicitud en aspectos técnicos y jurídicos, ésta presentó un poder otorgado a los doctores James W. F. Rasibeck y/o Robert B. Raisbeck y/o Alvaro Correa, “sin embargo, se reitera que la solicitud de patente y demás actuaciones adelantadas ante esta Superintendencia fueron llevadas a cabo por el doctor Carlos R. Olarte, quien no aparece en el mencionado poder”.

Indica que “los argumentos esgrimidos por la parte demandante carecen de fundamento legal y que en efecto, esta Entidad sí le concedió al solicitante la oportunidad debida para subsanar su error, concediéndosele precisamente un término de 60 días hábiles para hacerlo”. GACETA OFICIAL Afirma que “si bien se acompañó al memorial contentivo del recurso de reposición una sustitución de poder de James W. F. Raisbeck en el doctor Carlos R. Olarte y un poder otorgado por la sociedad Schering Corporation a Carlos Reinaldo Olarte, ‘es un hecho cierto e incontrovertible que el procedimiento que regula lo relacionado con la propiedad industrial es especial y por lo mismo comprende toda una serie de actuaciones or (sic) parte de la Administración como del particular que fijan un derrotero a seguir y que son de obligatorio acatamiento para uno y otro’”. 22/08/2007 26.48 En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 SECCIÓN III DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES (…) “Artículo 14.

A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

CONSIDERANDO: a) Los poderes que fueren necesarios;

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicitan, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”.

(…) Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de junio de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 14, 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud de privilegio de patente de invención “COMPOSICIONES ORALES DE 8-CLORO-6,11-DIHIDRO(4-PIPERIDILIDEN)-5H-BENZO[5,6]CICLOHEPTA[1,2-b]PIRIDINA” fue realizada el 9 de julio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SECCIÓN IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD (…) “Artículo 21. Admitida la solicitud la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”. “Artículo 22. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. (…) GACETA OFICIAL 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de Invención y Requisitos de Patentabilidad;

Trámite de la Solicitud de Patente: Requisitos y Contenido de una Solicitud de Patente, Otros Documentos que deben ser anexados a la Solicitud; Examen formal y Observaciones a la Solicitud de Patente de Invención, Examen formal de la Solicitud; Abandono de la Solicitud de Patente; Principio de Complementación Indispensable.

3.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD En la presente interpretación se considera pertinente hacer referencia sobre la noción de invención y los requisitos para su patentabilidad. La doctrina y la jurisprudencia han estructurado algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede relievarse aquel según el cual, “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 1 Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión 344, para que un invento sea considerado patentable debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

3.2. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE Requisitos y Contenido de una Solicitud de Patente La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la Oficina Nacional Competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos.

La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verifi- 1 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”.

Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. 22/08/2007 27.48 car si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. 2 La Autoridad Nacional Competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen los requisitos y las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente; el primero fija los requisitos que deben satisfacer aquéllas, en tanto que el segundo precisa los documentos que deben ser anexados. En efecto, el artículo 13 de la Decisión 344 dispone que “las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente ( )”.

Conocido con claridad lo que se pretende patentar, la autoridad competente determinará si el invento es o no patentable. El incumplimiento de los requisitos determinados por el artículo 13, puede ocasionar, conforme el inciso final del mismo artículo donde se establece “La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.”, que la oficina nacional competente no admita la solicitud, ni le fije fecha de presentación. Otros documentos que deben ser anexados a la Solicitud El artículo 14 de la Decisión 344 establece que a la solicitud de privilegio de patente se deberá acompañar, al momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios; b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, 2 ÁLVAREZ, Alicia. “Como obtener una patente”.

En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103. GACETA OFICIAL 22/08/2007 28.48 c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros. Finalmente, si habiendo expirado este plazo el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los requisitos formales (entre ellos los del artículo 14), es cuando podría considerarse abandonada la solicitud, siempre en los términos del segundo párrafo del artículo 22”. 3 El mencionado artículo, al igual que el artículo 13, priva al solicitante de discrecionalidad en la presentación de los documentos exigidos.

El citado artículo 14 se refiere a otros documentos que también deben acompañar a la solicitud; cuestiones todas que, en el presente caso, deberán ser considerados por el Juez consultante. Ha dicho el Organismo, adicionalmente, que: “(…) lo procedente es que la Oficina Nacional Competente no admita la solicitud pero tampoco debe rechazarla y más bien debería informar al peticionario la causa de la paralización o no admisión de la solicitud, para que corrija el defecto y luego entrar a admitirla y seguir con el trámite dispuesto por los artículos 21, 22 y 23, que señalan el análisis del trámite o procedimiento para el estudio de los requisitos formales, y dentro de dicho trámite hacer el estudio de los requisitos dispuestos en el artículo 14.”

3.3. EXAMEN FORMAL Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN En la Decisión 344 el trámite de patentabilidad comprende dos etapas: el examen de forma y el examen de fondo, éstas, a su vez, comprenden diferentes pasos. Examen formal de la solicitud Y continúa: El artículo 21 de la Decisión 344 consagra la obligación de realizar un examen de forma por parte de la oficina nacional competente, respecto de las solicitudes que hubieren sido admitidas a trámite, es decir, de aquéllas que hayan sido analizadas previamente de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 13.

“Si la administración en su primer estudio de forma, en el que analiza únicamente los requisitos del artículo 13, encuentra que éstos no han sido cumplidos, paraliza el trámite de la actuación, pero le informa esa circunstancia al peticionario para que si a bien lo tiene corrija las deficiencias. Si el peticionario no las corrige, su solicitud continuará paralizada, no se admite a trámite y no se asigna fecha de presentación, pero no puede declararse el abandono, pues para esta primera etapa del examen formal, prevista implícitamente en el citado artículo 13, no se contempla tal figura (la del abandono), lo cual es obvio, pues una solicitud ante la administración se perfecciona cuando es admitida a trámite, por cuanto de lo contrario resulta inane.” Ese examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 y que, además, hayan sido anexados a la misma, los documentos requeridos por el artículo 14.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “(…) las consecuencias que apareja el incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 13, consisten en que —como fue indicado supra, y como lo ha venido sosteniendo este Tribunal— la oficina nacional competente no admitirá la solicitud, ni le fijará fecha de presentación; en tanto que de no cumplirse con las exigencias del artículo 14, le corresponde a la oficina nacional competente pero ya con motivo del posterior examen de los requisitos formales, en acatamiento de lo previsto en el artículo 21, formularle observaciones para que las responda en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22.

“Ahora, si en esa primera fase del examen la administración entiende que se cumplieron los requisitos del artículo 13, pero no los del 14, debe de todas formas admitir a trámite la solicitud y requerirle al peticionario que los subsane y sólo si éste no lo hace, debe declarar el abandono. (Artículo 22)”. (Interpretación prejudicial 28-IP-98, G.O. Nº 398, del 22 3 Proceso 47-IP-99, sentencia de 4 de octubre del 2000.

Patente: “RETENCIÓN DE COLLAR PARA NÚCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22/08/2007 29.48 de diciembre de 1998). Subrayado de la presente sentencia”. 4 dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias. Formulación de observaciones formales a la solicitud de patente “La primera ( ), de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’ ( )”.

(Art. 23 de la Decisión 344). El artículo 22 de la Decisión 344 determina, que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resulta que la solicitud no cumple los requisitos exigidos por el artículo 21, debe esa instancia gubernamental formular las observaciones correspondientes, “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de 30 días hábiles a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y por un período igual sin que la solicitud pierda su prioridad”.

Y, la “segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber (…) complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido ( )”. (Art. 22 de la Decisión 344). El artículo en referencia establece la posibilidad de que una solicitud no cumpla los requisitos formales determinados en el artículo 14 de la Decisión, dando lugar a que la Oficina Nacional Competente formule las correspondientes observaciones.

Este Tribunal ha expresado, a ese respecto, que frente a observaciones propuestas por la Oficina Nacional Competente, puede el solicitante “( ) asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo”. 5 La falta de respuesta a las observaciones formuladas o la no complementación de los antecedentes y de los requisitos formales, en el lapso señalado, lleva a que la solicitud pueda ser considerada abandonada.

3.4. ABANDONO DE LA SOLICITUD Acerca del abandono de una solicitud de patente, este Organismo ha sostenido lo siguiente: “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. “La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente (…) complementación de antecedentes puede producir “Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos.”.6 Una vez culminadas las etapas referidas, se llevará a cabo el examen definitivo sobre patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente que corresponda a la solicitud que se analice.

El examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo. En el caso de que no se reúnan los elementos necesarios para un mejor análisis dentro del plazo determinado en la Decisión, se declarará abandonada la solicitud, sin que se pueda realizar el examen de fondo ni definitivo.

3.5. PRINCIPIO DE COMPLEMENTACIÓN INDISPENSABLE El artículo 14 de la Decisión 344 establece que a la solicitud de privilegio de patente se deberá acompañar, al momento de su presentación: 6 4 5 Tomado del Proceso 47-IP-99, ya citado. Tomado del Proceso 47-IP-99, ya citado. Proceso 34-IP-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. Nº 318, de 26 de enero de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros. En tal virtud, el Tribunal considera menester referirse al principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria. Este principio consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 7 7 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. 22/08/2007 30.48 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen requisitos para el trámite de solicitudes de patente que son de obligatorio cumplimiento y que deben ser observadas por el peticionario para que su solicitud pueda ser admitida por la Oficina Nacional Competente. 2. El trámite de patentabilidad comprende dos etapas: el examen de forma y el examen de fondo, las cuales también cumplen diferentes pasos. 3.

Le corresponde a la Oficina Nacional Competente, luego de recibir una solicitud, verificar si ésta reúne todos los requisitos exigidos por la Decisión 344, examen que deberá extenderse a sus anexos. De no acompañarse los documentos exigidos en el artículo 14, la Autoridad deberá, sin embargo, admitir a trámite la solicitud, a reserva de proceder en una fase posterior al examen de forma regulado por los artículos 21 y 22, sin que el incumplimiento de tales requisitos pueda ser motivo de rechazo o de inadmisión de la misma. 4.

El examen exigido por el artículo 21 de la Decisión 344 implica un análisis de los aspectos formales, sin que recaiga, por tanto, sobre cuestiones de fondo. 5. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigidos, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación. El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada.

A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes. GACETA OFICIAL 22/08/2007 31.48 6. La Oficina Nacional Competente será responsable, en todo caso, acerca de la aceptación o del rechazo de las observaciones de forma emitidas por ella misma a la solicitud de privilegio de patente presentada; o, respecto de la aprobación o de la denegación de dicha solicitud. prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 7.

Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA (E) De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003 00203 01, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 062-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 175, 176, 177, 178 y 179 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Lema Comercial: “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” Expediente Interno: Nº 2003-0410. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 20 de abril de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de junio de 2007.

GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - N° 41216, de 23 de diciembre de 2002, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y conceder el registro del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, solicitado por la sociedad Productos Familia S.A. para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - N° 08123, de 28 de marzo de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, quien, al resolver el recurso de reposición interpuesto, decidió confirmar la resolución N° 41216, de 23 de diciembre de 2002, y conceder el recurso de apelación. - N° 09821 de 15 de abril de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, decidió, igualmente, confirmar la resolución inicial N° 41216, de 23 de diciembre de 2002.

Solicita, adicionalmente, y a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia cancelar el certificado de registro correspondiente al lema comercial “LA SUAVIDAD QUE 22/08/2007 32.48 RESISTE TODO” y la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 27 de mayo de 2002, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., solicitó el registro del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, para usarse con la marca “FAMILIA”, y distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 518, de 30 de julio de 2003, Pág. 212 y 213. - La sociedad PAPELES NACIONALES presentó oposición al registro solicitado, aduciendo, entre otras razones, que el lema comercial solicitado es “insuficientemente distintivo y descriptivo”, para lo cual se citaron como violados los artículos 134 y 135 literales a), b) y e), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - El 23 de diciembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 41216, mediante la cual se resolvió: Declarar infundada la oposición formulada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y, consecuentemente, conceder el registro del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, entre los cuales se encuentra el “papel, cartón, artículos de estas materias no comprendidos en otras clases”. - El 10 de febrero de 2003, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. interpuso el recurso GACETA OFICIAL de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida. - El 28 de marzo de 2003, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia expidió la Resolución N° 08123, mediante la cual al resolver el recurso de reposición decidió confirmar la Resolución N° 41216 y conceder el recurso de apelación interpuesto. - El 15 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución N° 09821, decidiendo, igualmente, confirmar la Resolución N° 41216; quedando así agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento de derecho.

Manifiesta que: El lema comercial solicitado “es un signo insuficientemente distintivo”, porque, sirve “para dar a conocer al público consumidor las características propias de los productos para los cuales se incorpora dicho signo, en cuanto que los mismos consisten en que además de ser suaves, tienen mayor resistencia de lo normal; lo que lleva al público consumidor a pensar que tienen cualidades, como lo es el hecho de que no se deshacen fácilmente, no se deforman, no se rompen, etc., o sea, son más resistentes que los otros productos de la competencia de la Clase 16 Internacional (…)”.

Señala que, destacar las cualidades de suavidad y resistencia en un lema comercial “no da ningún tipo de novedad al mismo, ya que entre otras cosas para que un lema comercial sea novedoso, no debe hacer relación a las características o cualidades esenciales de un o unos productos determinados de una clase del nomenclator internacional y en el caso de que el lema comercial haga relación a cualidades esenciales de unos productos de una determinada clase, debe estar acompañado de otras expresiones que le impriman cierta novedad al lema y lo cual no sucede en el presente caso”. 22/08/2007 33.48 c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda asevera que “el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”.

Señala “en el caso que nos ocupa el lema comercial consistente en “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” (Nominativo), para ser usado con la marca registrada “FAMILIA” (Mixta), que (sic) distinguir productos de la clase 16 de la nomenclatura vigente, es una expresión distintiva, que cumple con los requisitos exigidos en las normas legales vigentes y que permite junto con la marca FAMILIA identificar suficientemente los productos amparados en el mercado”.

Añade, asimismo, que “podría decirse que el lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” (Nominativo), es arbitrario, por cuanto no posible (sic) de concebir una suavidad que lo aguante todo, o es fuerte, duro, tieso, impermeble (sic), e inoxidable etc., (sic) para que lo resista todo y no por su suavidad”. d) Tercero interesado La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S. A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda “en defensa de la validez de las Resoluciones impugnadas (…)”.

Indica que el lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO cuya nulidad se pretende (…), cumple con todos los requisitos de registrabilidad previstos en la ley y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486 (…)”. Observa que “Mientras la marca es un signo en esencia distintivo cuya función principal es identificar un producto en el mercado, el lema comercial tiene como función principal la de complementar a la marca y atraer al público consumidor para preferir y adquirir el producto de la marca a la cual el lema está asociado.

(…) En consecuencia, (…), la parte demandante confunde ambos tipos de signos en este caso, puesto GACETA OFICIAL que pretende se juzgue al lema comercial (…) desatendiendo su realidad (…)”. Añade que “El lema LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO evoca de manera novedosa y creativa unas especiales características de los productos de la clase 16 que mi representada identifica con su marca notoria FAMILIA”.

Señala que “La frase LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO no es de uso necesario para los competidores porque es una frase original, nunca antes explotada en el mercado por una compañía distinta a mi representada”. 22/08/2007 34.48 Asimismo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 175 al 179 de la Decisión 486 referida.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de junio de 2007. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

Este Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” fue realizada el 27 de mayo de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) GACETA OFICIAL e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” (…) TÍTULO VII 22/08/2007 35.48 ciales;

Concepto de lema comercial; Requisitos sustanciales del signo para ser registrado como lema comercial; Impedimentos para el registro marcario usado en lemas comerciales: la carencia de distintividad; Los signos descriptivos; Ámbito de protección del lema comercial.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. DE LOS LEMAS COMERCIALES “Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. “Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”. “Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”.

“Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”. “Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión”. (…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos;

Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comer- La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La GACETA OFICIAL traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 22/08/2007 36.48 lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ”. 1 Con esta norma se consagra la posibilidad de registrar los lemas comerciales que refuercen la distintividad de una marca, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales.

Al respecto, ha señalado el tratadista Manuel Pachón: “Resulta difícil desentrañar cuál es el alcance de la norma, pareciera indicar que de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna se pueden registrar como marcas las palabras o frases, sin perjuicio [de] que conforme a la Decisión 344 los mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales y se les apliquen las disposiciones especiales que sobre dicho tema consagra la legislación comunitaria”.

3.2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES Tanto el lema comercial como la marca sirven como medios que permiten a los industriales o comerciantes identificar de manera efectiva sus productos y servicios dentro del tráfico mercantil. “Adicionalmente, no parece que se trate de un mandato conforme al cual el registro de los lemas comerciales se hará como si se tratara de marcas y en la forma que determine la legislación interna, porque esta manera de entender la norma riñe con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 344 cuando señala que las disposiciones sobre marcas establecidas en la norma comunitaria son aplicables al registro de los lemas comerciales”..2 Concepto de lema comercial La Decisión 486 en su artículo 175 ha determinado que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.

Y, además, añade que “Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. El lema comercial es un signo distintivo y, al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Este Tribunal ha acogido sobre el concepto de lema comercial lo expresado por Víctor Bentata en los siguientes términos: “los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.

Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del

3.3. REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad 1 2 BENTATA, Víctor. “Reconstrucción del Derecho Marcario”. Editorial jurídica Venezolana. Pág. 230. Año 1994. PACHON, MANUEL. “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 1995. Pág. 301. (Resaltados del Tribunal).

GACETA OFICIAL los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. En efecto, tomando en cuenta que la normativa establecida para la marca es aplicable al lema comercial, para obtener el registro de un lema comercial es necesario que se dé efectivo cumplimiento a los requisitos para el registro de marcas; estos son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Cabe anotar que al igual que en el caso de las marcas, el lema comercial, a más de cumplir con los requisitos señalados, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma comunitaria. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. Requisitos sustanciales del signo para ser registrado como lema comercial.

Impedimentos para el registro marcario usado en lemas comerciales: la carencia de distintividad La normativa comunitaria relacionada al lema comercial establece en el artículo 179 de la Decisión 486 que “Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión”; en consecuencia, también son aplicados para los requisitos que debe reunir un lema comercial las disposiciones relativas al capítulo de marcas.

Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. 22/08/2007 37.48 En consecuencia, el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada.

De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar.

3.4. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS Signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos que son aquéllos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que “tampoco podrán registrarse como lema comercial, las fra- GACETA OFICIAL ses simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga”. 3 Asimismo, la doctrina enseña que el lema comercial “No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores.

Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que “(…) Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público.

Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “con las distintas palabras que lo forman.

Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49). 22/08/2007 38.48 El artículo 175 de la Decisión 486 dispone que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.

Al respecto y guardando armonía con la disposición correspondiente de la Decisión 344, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).

La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120).

Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas.

(artículo 122)”. 4

3.5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL LEMA COMERCIAL El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial a través del registro ante la oficina nacional competente, que le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo o ius prohibendi, sobre el conjunto verbal que lo forma. 3 Proceso 74-IP-2001. G.O. 765, de 27 de febrero del 2002.

Caso: Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 109-IP-2004, sentencia de 22 de septiembre de 2004. Lema comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

El artículo 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”. 2. El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca a la cual acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita.

Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. 3. Las normas aplicables a las marcas, en lo pertinente, serán las mismas aplicables a los lemas comerciales. 4. Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir se encuentra el de tener aptitud distintiva, a efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. 5.

El lema comercial, al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. 6. El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros produc- 22/08/2007 39.48 tos o servicios del mismo género; sin embargo, si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 7.

El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial por medio de la obtención del registro ante la oficina nacional competente y éste le confiere a su titular, un derecho de uso exclusivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030410, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA (E) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 22/08/2007 40.48 PROCESO 074-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 167 de la misma Decisión. Actor: sociedad MERCK KGaA. Marca: “ILOBAN” Expediente Interno Nº 2005-0165. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 14 de mayo de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de junio de 2007. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad MERCK KGaA. La parte demandada la constituye: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. El tercero interesado es: la sociedad 3M COMPANY (antes MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY). 1.2. Actos demandados La sociedad MERCK KGaA, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Nº 02394, de 30 de enero de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resuelve “cancelar por no uso el registro de la marca nominativa ILOBAN (…)”, registrada a favor MERCK KGaA, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Nº 18612, de 30 de julio de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, quien al resolver el recurso de reposición interpuesto decidió confirmar la Resolución Nº 02394, y conceder el recurso de apelación. - Nº 32825, de 29 de diciembre de 2004, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto decidió, igualmente, confirmar la Resolución Nº 02394.

Como consecuencia de lo anterior, solicita, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “inscribir nuevamente en el registro de marcas el registro de la marca ILOBAN, certificado Nº 12.338, con vigencia el (sic) 18 de agosto del año 2009, a favor de la sociedad MERCK KGaA (…) y si la decisión proferida por ese Despacho es favorable a mi petición, pero se produce después del 18 de agosto del 2009, ordene esta inscripción para el periodo agosto 18 del 2009 a agosto 18 del 2019”.

Solicita, además, que se ordene la publicación de la sentencia que se imparta en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - La sociedad MERCK KGaA, es titular de la marca ILOBAN, certificado de registro Nº 12.338, con vigencia hasta el 18 de agosto de 2009, para distinguir productos farmacéuticos y demás productos de la clase 5. 1 - El 16 de julio de 2002, la sociedad MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY demandó ante la Superintendencia de Industria y Comercio - División de Signos Distintivos-, la cancelación de la marca ILOBAN por falta de uso.

Esta sociedad cambió su nombre por 3M COMPANY, como consta en el expediente administrativo correspondiente. - MERCK KGaA, en su contestación a la demanda, aportó pruebas de uso de la marca para el periodo comprendido entre mayo del 2001 y noviembre de 2001, consistentes en facturas comerciales y un empaque del producto ILOBAN; en él constaba que dicho producto no era de venta libre sino de “venta bajo fórmula médica”. - Afirma que “Las pruebas aportadas tenían origen en la sociedad MERCK COLOMBIA S.A., con domicilio en Bogotá. Posteriormente, esta sociedad cambió su nombre por MERCK S.A. (sic), con el mismo domicilio”. - El 30 de enero de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución No. 02394, la cual resuelve “cancelar por no uso el registro de la marca nominativa ILOBAN (…)”, registrada a favor MERCK KGaA, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que las pruebas no eran idóneas por estar originadas en MERCK COLOMBIA S.A. y no en el titular de la marca MERCK KGaA. 1 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. 22/08/2007 41.48 - La sociedad MERCK KGaA presentó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución anterior, justificando que MERCK COLOMBIA S.A. usaba la marca ILOBAN por expresa autorización escrita de la sociedad titular de dicha marca. - El 30 de julio de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia expidió la Resolución No. 18612, al resolver el recurso de reposición interpuesto decidió confirmar la Resolución No. 02394, y conceder el recurso de apelación. Argumentó que sólo se había probado la comercialización de 245 frascos, que para siete (7) meses, periodo de las facturas, no demostraba un uso efectivo y serio de la marca ILOBAN.

Según la actora, no se tuvo en cuenta que se trataba de un producto de venta bajo fórmula médica. - El 29 de diciembre de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32825, al resolver el recurso de apelación interpuesto decidió, igualmente, confirmar la Resolución No. 02394. Argumentó que las ventas son esporádicas y, que por consiguiente, no probaban un uso efectivo y real de la marca ILOBAN y que por ser un producto farmacéutico no costoso el volumen de ventas no es indicativo de un uso efectivo y real que “haya trascendido al mercado”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad MERCK KGaA, domiciliada en Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Alemania, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones emitidas y con intervención de su Apoderado manifiesta que se violó el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “pues se ordenó la cancelación de la marca ILOBAN por no uso, cuando dicha marca sí era objeto de uso efectivo y real dentro del mercado colombiano y en el mercado de exportación originado en Colombia por su titular”.

Señala también la violación de los incisos 1 y 2 del artículo 166 de la referida Decisión 486 por indebida aplicación “pues se dio por no probado el uso de la marca ILOBAN, cuando dicha marca sí fue usada en forma efectiva y real dentro del periodo comprendido entre el 16 de julio de 1999 y 16 de julio de 2002”. GACETA OFICIAL Analiza el artículo 166 y concluye que “el criterio cuantitativo aplicado por la Oficina de Marcas no es compatible con la prueba de uso para los productos de venta restringida o de venta bajo fórmula médica.

Para estos productos el uso debe entenderse en el sentido de haber sido puestas en el mercado de acuerdo con la naturaleza del producto y teniendo en cuenta las especiales modalidades de comercialización de tales productos”. Indica que “No tuvo en cuenta estos criterios legales la Oficina de Marcas cuando analizó las pruebas presentadas para probar el uso de la marca ILOBAN, pues sólo aplicó el criterio cuantitativo, cuando el producto distinguido con la marca ILOBAN es un producto de venta restringida”.

Asevera que “Las facturas aportadas como prueba cubren un periodo de seis (6) meses y seis (6) días y tales facturas demuestran ventas en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Sincelejo, Santa Marta y Valledupar y que por sólo cubrir un periodo de seis (6) meses, tales ventas son esporádicas desde la perspectiva temporal”, y añade que “Se funda también en que tratándose de un producto farmacéutico de precio no elevado y teniendo en cuenta que la sociedad titular de la marca es multinacional las ventas relacionadas no son indicativas de un uso efectivo y regular, como sí lo serían si se tratara de un pequeño empresario nacional.” 22/08/2007 42.48 Sobre la presunta violación de la norma comunitaria dice que “(…) se violó la norma comunitaria al ordenar la cancelación del registro de la marca ‘ILOBAN’, clase 5, al considerar la Superintendencia de Industria y Comercio que no se demostró el uso de ésta durante los tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación”.

Indica, con relación al no uso de la marca ILOBAN para distinguir productos comprendidos en la clase 5 que “La Oficina Nacional Competente antes de proceder a la adopción de decisión de segunda instancia acusada procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la solicitud de cancelación del registro de la marca ‘ILOBAN’ clase 5 de la nomenclatura vigente de la normatividad contenida, el artículo 165 de la Decisión 486 y del acervo probatorio obrante dentro del expediente Nº 92299.551".

Finalmente, reitera que la Oficina de Marcas omitió valorar la prueba de uso sin tener en cuenta que se trataba de un producto de venta restringida incurriendo en un grave error. Finalmente, observa que “Efectuado el estudio y análisis correspondiente por parte de la oficina nacional competente, se concluye que como acertadamente se señaló en los actos administrativos acusados, que la sociedad demandante titular del registro Nº 12338 correspondiente a la marca ‘ILOBAN’ para distinguir productos de la clase 5 internacional, y teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización en el mercado (medios de comunicación masivos), no probó su comercialización dentro del mercado andino y otro, dando en consecuencia los presupuestos legales contenidos en la norma comunitaria en el artículo 165 de la Decisión 486, anterior 108 de la Decisión 344". c) Contestación a la demanda d) Tercero interesado La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda asevera que “de los documentos obrantes en el expediente (…) se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando así el debido proceso”.

La sociedad 3M COMPANY (antes MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY), considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda. Refiere como antecedentes jurisprudenciales, que contiene el tema relacionado con esta causa, procesos sentados por este Tribunal en los procesos 17-IP-95, 15-IP-99.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; GACETA OFICIAL Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de junio de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal considera procedente interpretar los artículos correspondientes a la Decisión 486, vigentes para la fecha en la cual se demandó la cancelación por no uso de la marca denominativa “ILOBAN”.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el artículo 167 de la misma Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) CAPITULO V De la Cancelación del Registro “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta 22/08/2007 43.48 de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. GACETA OFICIAL El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: cancelación del registro de la marca por falta de uso; prueba de uso de una marca.

3.1. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE USO Este Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación de una marca por falta de uso, por ser el tema relacionado con esta causa. El artículo 165 de la Decisión 486 establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso. El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. 22/08/2007 44.48 Este Tribunal ha provisto en el sentido que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada.

Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado artículo 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”. 3 Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca.

La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación.

3.2. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA Según lo indicado, el concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.

En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”. 2 2 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.

El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360. “(…) una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.4 3 4 Proceso Nº 15-IP-99. sentencia de 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000.

Marca “BELMONT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 22-IP-2005. sentencia de 28 de abril de 2005, publicada en G.OA.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La condición para declarar cancelado el registro de una marca es, como ha sido ya dicho, por falta de su uso.

Se considera que una marca es usada o utilizada cuando ésta aplica claramente lo expresado en el artículo 166 de la Decisión 486 que dice “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

Por lo tanto, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando todos los productos o servicios que distingue se encuentran en el comercio o en el mercado, de conformidad con los criterios comentados, es decir, que no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios amparados, sino para todos y cada uno de ellos.

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica, además, en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.

Para evitar esta situación –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella. La prueba del uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acre- 22/08/2007 45.48 ditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. En este marco, resulta necesario analizar lo dicho por la demandante en cuanto a que la Oficina de Marcas no tomó en cuenta “(…) cuando analizó las pruebas presentadas para probar el uso de la marca ILOBAN, pues sólo aplicó el criterio cuantitativo, cuando el producto distinguido con la marca ILOBAN es un producto de venta restringida”.

En este caso se deberá, siguiendo la orientación doctrinal, tener en cuenta: 1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas, de conformidad con la naturaleza del producto, son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e GACETA OFICIAL inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. (…)”. 5 Por otro lado, el artículo 167 de la Decisión 486 establece la presunción de uso de la marca al enunciar algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” Por lo trascrito, el uso de la marca se podrá acreditar mediante los medios de prueba permitidos en la legislación nacional, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

Se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta. Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a: 5 Proceso 17-IP-95. sentencia de 9 de noviembre de 1995, publicada en G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22/08/2007 46.48 1. Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Restricciones a las importaciones. 4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, establecer si la prueba de uso de la marca “ILOBAN” ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la demanda de cancelación respectiva.

Finalmente, el Juez consultante, debe tener en cuenta que la demanda por el público consumidor de un producto depende de su naturaleza, desde que un producto de uso restringido no tiene las mismas características y, por tanto, la misma demanda que uno de uso masivo. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho uso de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 2.

La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. 3. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria. 4.

La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, GACETA OFICIAL deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta haya sido o no usada. 5. El Juez consultante, debe tener en cuenta que la demanda por el público consumidor de un producto depende de su naturaleza, desde que un producto de uso restringido no tiene las mismas características y, por tanto, la misma demanda que uno de uso masivo. 22/08/2007 47.48 ral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA (E) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20050165, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Gene- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 22/08/2007 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú