PROCESO 062-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 175, 176, 177, 178 y 179 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Lema Comercial: “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” Expediente Interno: Nº 2003-0410.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 20 de abril de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de junio de 2007. 1.
Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2. Actos demandados La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - N° 41216, de 23 de diciembre de 2002, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y conceder el registro del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, solicitado por la sociedad Productos Familia S.A. para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - N° 08123, de 28 de marzo de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, quien, al resolver el recurso de reposición interpuesto, decidió confirmar la resolución N° 41216, de 23 de diciembre de 2002, y conceder el recurso de apelación. - N° 09821 de 15 de abril de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, decidió, igualmente, confirmar la resolución inicial N° 41216, de 23 de diciembre de 2002.
Solicita, adicionalmente, y a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia cancelar el certificado de registro correspondiente al lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” y la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 27 de mayo de 2002, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., solicitó el registro del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, para usarse con la marca “FAMILIA”, y distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 518, de 30 de julio de 2003, Pág. 212 y 213. - La sociedad PAPELES NACIONALES presentó oposición al registro solicitado, aduciendo, entre otras razones, que el lema comercial solicitado es “insuficientemente distintivo y descriptivo”, para lo cual se citaron como violados los artículos 134 y 135 literales a), b) y e), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - El 23 de diciembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 41216, mediante la cual se resolvió: Declarar infundada la oposición formulada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y, consecuentemente, conceder el registro del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, entre los cuales se encuentra el “papel, cartón, artículos de estas materias no comprendidos en otras clases”. - El 10 de febrero de 2003, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida. - El 28 de marzo de 2003, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia expidió la Resolución N° 08123, mediante la cual al resolver el recurso de reposición decidió confirmar la Resolución N° 41216 y conceder el recurso de apelación interpuesto. - El 15 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución N° 09821, decidiendo, igualmente, confirmar la Resolución N° 41216; quedando así agotada la vía gubernativa. a) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento de derecho.
Manifiesta que: El lema comercial solicitado “es un signo insuficientemente distintivo”, porque, sirve “para dar a conocer al público consumidor las características propias de los productos para los cuales se incorpora dicho signo, en cuanto que los mismos consisten en que además de ser suaves, tienen mayor resistencia de lo normal; lo que lleva al público consumidor a pensar que tienen cualidades, como lo es el hecho de que no se deshacen fácilmente, no se deforman, no se rompen, etc., o sea, son más resistentes que los otros productos de la competencia de la Clase 16 Internacional (…)”.
Señala que, destacar las cualidades de suavidad y resistencia en un lema comercial “no da ningún tipo de novedad al mismo, ya que entre otras cosas para que un lema comercial sea novedoso, no debe hacer relación a las características o cualidades esenciales de un o unos productos determinados de una clase del nomenclator internacional y en el caso de que el lema comercial haga relación a cualidades esenciales de unos productos de una determinada clase, debe estar acompañado de otras expresiones que le impriman cierta novedad al lema y lo cual no sucede en el presente caso”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda asevera que “el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”.
Señala “en el caso que nos ocupa el lema comercial consistente en “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” (Nominativo), para ser usado con la marca registrada “FAMILIA” (Mixta), que (sic) distinguir productos de la clase 16 de la nomenclatura vigente, es una expresión distintiva, que cumple con los requisitos exigidos en las normas legales vigentes y que permite junto con la marca FAMILIA identificar suficientemente los productos amparados en el mercado”.
Añade, asimismo, que “podría decirse que el lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” (Nominativo), es arbitrario, por cuanto no posible (sic) de concebir una suavidad que lo aguante todo, o es fuerte, duro, tieso, impermeble (sic), e inoxidable etc., (sic) para que lo resista todo y no por su suavidad”. d) Tercero interesado La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S. A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda “en defensa de la validez de las Resoluciones impugnadas (…)”.
Indica que el lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO cuya nulidad se pretende (…), cumple con todos los requisitos de registrabilidad previstos en la ley y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486 (…)”. Observa que “Mientras la marca es un signo en esencia distintivo cuya función principal es identificar un producto en el mercado, el lema comercial tiene como función principal la de complementar a la marca y atraer al público consumidor para preferir y adquirir el producto de la marca a la cual el lema está asociado.
(…) En consecuencia, (…), la parte demandante confunde ambos tipos de signos en este caso, puesto que pretende se juzgue al lema comercial (…) desatendiendo su realidad (…)”. Añade que “El lema LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO evoca de manera novedosa y creativa unas especiales características de los productos de la clase 16 que mi representada identifica con su marca notoria FAMILIA”.
Señala que “La frase LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO no es de uso necesario para los competidores porque es una frase original, nunca antes explotada en el mercado por una compañía distinta a mi representada”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de junio de 2007. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Este Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” fue realizada el 27 de mayo de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Asimismo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 175 al 179 de la Decisión 486 referida. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” (…) TÍTULO VII DE LOS LEMAS COMERCIALES “Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. “Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”. “Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”.
“Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”. “Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión”. (…) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos;
Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales; Concepto de lema comercial; Requisitos sustanciales del signo para ser registrado como lema comercial; Impedimentos para el registro marcario usado en lemas comerciales: la carencia de distintividad; Los signos descriptivos; Ámbito de protección del lema comercial.
1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES Tanto el lema comercial como la marca sirven como medios que permiten a los industriales o comerciantes identificar de manera efectiva sus productos y servicios dentro del tráfico mercantil. Concepto de lema comercial La Decisión 486 en su artículo 175 ha determinado que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.
Y, además, añade que “Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. El lema comercial es un signo distintivo y, al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Este Tribunal ha acogido sobre el concepto de lema comercial lo expresado por Víctor Bentata en los siguientes términos: “los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.
Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ”.[1] Con esta norma se consagra la posibilidad de registrar los lemas comerciales que refuercen la distintividad de una marca, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales.
Al respecto, ha señalado el tratadista Manuel Pachón: “Resulta difícil desentrañar cuál es el alcance de la norma, pareciera indicar que de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna se pueden registrar como marcas las palabras o frases, sin perjuicio [de] que conforme a la Decisión 344 los mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales y se les apliquen las disposiciones especiales que sobre dicho tema consagra la legislación comunitaria”.
“Adicionalmente, no parece que se trate de un mandato conforme al cual el registro de los lemas comerciales se hará como si se tratara de marcas y en la forma que determine la legislación interna, porque esta manera de entender la norma riñe con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 344 cuando señala que las disposiciones sobre marcas establecidas en la norma comunitaria son aplicables al registro de los lemas comerciales”. [2]
3. REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.
Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. En efecto, tomando en cuenta que la normativa establecida para la marca es aplicable al lema comercial, para obtener el registro de un lema comercial es necesario que se dé efectivo cumplimiento a los requisitos para el registro de marcas; estos son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
Cabe anotar que al igual que en el caso de las marcas, el lema comercial, a más de cumplir con los requisitos señalados, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma comunitaria. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. Requisitos sustanciales del signo para ser registrado como lema comercial.
Impedimentos para el registro marcario usado en lemas comerciales: la carencia de distintividad La normativa comunitaria relacionada al lema comercial establece en el artículo 179 de la Decisión 486 que “Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión”; en consecuencia, también son aplicados para los requisitos que debe reunir un lema comercial las disposiciones relativas al capítulo de marcas.
Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. En consecuencia, el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada.
De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar.
3.4. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS Signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos que son aquéllos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que “tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga”.[3] Asimismo, la doctrina enseña que el lema comercial “No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores.
Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que “(…) Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público.
Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “con las distintas palabras que lo forman.
Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49).
3.5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL LEMA COMERCIAL El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial a través del registro ante la oficina nacional competente, que le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo o ius prohibendi, sobre el conjunto verbal que lo forma. El artículo 175 de la Decisión 486 dispone que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.
Al respecto y guardando armonía con la disposición correspondiente de la Decisión 344, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP- 2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).
La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120).
Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas.
(artículo 122)”.[4] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El artículo 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”. 2.
El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca a la cual acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. 3.
Las normas aplicables a las marcas, en lo pertinente, serán las mismas aplicables a los lemas comerciales. 4. Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir se encuentra el de tener aptitud distintiva, a efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. 5.
El lema comercial, al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. 6. El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 7.
El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial por medio de la obtención del registro ante la oficina nacional competente y éste le confiere a su titular, un derecho de uso exclusivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-0410, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA (E) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] BENTATA, Víctor.
“Reconstrucción del Derecho Marcario”. Editorial jurídica Venezolana. Pág. 230. Año 1994. [2] PACHON, MANUEL. “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 1995. Pág. 301. (Resaltados del Tribunal). [3] Proceso 74-IP-2001. G.O. 765, de 27 de febrero del 2002. Caso: Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 109-IP-2004, sentencia de 22 de septiembre de 2004. Lema comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.