Año XXVI - Número 1698 Lima, 17 de febrero de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 99-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: GLISTER. Actor: AMWAY CORPORATION. Proceso interno Nº 6910-NR Proceso 112-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5 y 16 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-0002. Actor: Sociedad ELI LILLY AND COMPANY Patente: “SOLUCIONES TERIPARATIDAS ESTABILIZADAS” Proceso 115-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134, 143, 147 y 159 del mismo cuerpo legal; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “CALVO” (mixta). Actor: LUIS CALVO SANZ S.A. Expediente Interno: Nº 2004-00070 Proceso 116-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno: Nº 2003-00507. Marca: “SUNLESS” (MIXTA). Actor: Belleza Express S.A. PROCESO 099-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: GLISTER. Actor: AMWAY CORPORATION. Proceso interno Nº 6910-NR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribu- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL nal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Marco Idrobo Arciniega, relativa a los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 6910-NR;

El auto de 8 de octubre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: compañía AMWAY CORPORATION Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Director Nacional de Propiedad Industrial.

Tercero interesado: WARNER LAMBERT COMPANY b) Hechos relevantes De conformidad con los hechos descritos por el consultante se tiene: En febrero de 1997, AMWAY CORPORATION, por medio de su apoderado, solicitó el registro como marca del signo GLISTER, para identificar productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. A dicha solicitud, la compañía WARNER LAMBERT COMPANY presentó observación sobre la base del registro de sus marcas LISTERDEN, LISTEREX, LISTEROL, COOL MINT LISTERINE que distinguen productos de la Clase 3.

Mediante Resolución Nº 973857, de 12 de octubre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar la observación y denegar el registro de la marca GLISTER. Contra esta Resolución AMWAY CORPORATION presentó acción subjetiva o de plena jurisdicción. 17/02/2009 2.44 c) Fundamentos jurídicos de la demanda La demanda, de acuerdo al informe del consultante dice “que las marcas (sic) de las empresas en disputa, han coexistido pacíficamente en varios países del mundo, inclusive en su lugar de origen –Estados Unidos de América- y que, como consecuencia de la coexistencia pacífica, cualquier riesgo de confusión se desvaneció. Que la marca (sic) ‘GLISTER’ es notoriamente conocida y que ha sido registrada en varias partes del mundo, inclusive en varios países de la CAN, por lo que la solicitud ecuatoriana era perfectamente registrable”.

De acuerdo al mismo informe, la demandante manifiesta que “no existe riesgo de confusión” que en el campo fonético “la disparidad de las sílabas tónicas y su ubicación diversa, hacen que la pronunciación de los signos antes descritos sea diversa” que en el plano “ortográficovisual tampoco existe posibilidad de confusión, pues las marcas (sic) (…) poseen una extensión gramatical diferente, así como también es evidente que la longitud y el número de sílabas es diverso” y que entre los signos en conflicto al ser apreciados en forma conjunta “no existe ninguna similitud de relieve (…)”.

Finalmente, dice que el signo GLISTER “cumple con el requisito de distintividad establecido en el Art. 84 (sic) de la Decisión 344 (…)” y que en la Resolución impugnada “existe una errónea aplicación del literal a) del Art. 83 de la Decisión 344 (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda De acuerdo al informe del consultante, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó la demanda diciendo que: “Comparece en esa calidad el Abogado Nelson Velasco Izquierdo, quien se limita a negar los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratifica la Resolución impugnada No. 973857.

Concluye solicitando que en sentencia se acoja sus excepciones y se rechace la demanda”. También, de acuerdo al informe del consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda presentando las siguientes excepciones “a) Negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda; (…) GACETA OFICIAL d) Que analizadas las marcas (sic) podemos ver que existen semejanzas, que además los signos de las empresas AMWAY CORPORATION Y WARNER-LAMBERT INC. están destinados a proteger productos competitivamente conexos, existiendo riesgo de confusión; e) Que la marca (sic) ‘GLISTER’ es la reproducción parcial de los signos ‘LISTERDEN’, ‘LISTEREX’, ‘LISTEROL’, ‘COOL MINT LISTERINE’; f) Que el registro del signo ‘GLISTER’ puede generar riesgo de asociación respecto de los signos WARNER-LAMBERT COMPANY, g) que la coexistencia extranjera no es vinculante para la oficina nacional competente; h) teniendo en cuenta lo expuesto, se concluyó que la marca (sic) incurre en la prohibición del Art. 83, literal a) de la Decisión 344 (…)”.

WARNER-LAMBERT COMPANY, tercero interesado en el proceso, de conformidad con el informe del consultante, considera que la Resolución impugnada “se encuentra debidamente motivada”. Dice que contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones “1. Prescripción y caducidad de la demanda; 2. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho; 3.

Ausencia de legítimo interés y excepción de defecto legal; 4. Alega absoluta falta de derecho del demandante e improcedencia de la demanda, pues las marcas en las que se fundamentó la oposición (sic) son notoriamente conocidas (…)”. De acuerdo con el citado informe sostiene que “formó una familia marcaria con base en la partícula LISTER; que la marca (sic) ‘GLISTER’ no puede ser registrada al existir marcas idénticas, similares y semejantes previamente inscritas.

También sostiene que el registro de la marca (sic) ‘GLISTER’, vulneraría lo establecido en el Art. 83, literales d) y e) de la Decisión 344, al imitarse signos notoriamente conocidos; las marcas de WARNER-LAMBERT COMPANY deben ser protegidas de signos como ‘GLISTER’ que las imiten, al reproducir todas las letras de las denominaciones previamente registradas (…)”.

CONSIDERANDO: 17/02/2009 3.44 Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo GLISTER fue en febrero de 1997, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Que las normas contenidas en los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una GACETA OFICIAL marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 17/02/2009 4.44 d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

GACETA OFICIAL En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca GLISTER cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Comparación entre marcas denominativas En la comparación entre signos denominativos, el Tribunal sobre la base de la doctrina, Fernán- 17/02/2009 5.44 dez Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. GACETA OFICIAL 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los produc- 17/02/2009 6.44 tos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distin- GACETA OFICIAL guir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elemen- 17/02/2009 7.44 tos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 4. La marca notoriamente conocida y su prueba Los signos notoriamente conocidos son aquellos en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere con el uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

GACETA OFICIAL La difusión del signo en los diferentes mercados, la intensidad de su uso y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que éste adquiera el carácter de notorio, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular del mismo realice para elevarlo de la categoría de signo común u ordinario al status de notorio.

Este Tribunal caracteriza al signo notorio como aquel que reúne la calidad de ser conocido por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundido entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Esta jurisprudencia, también, es aplicable a los casos en los que el signo notoriamente conocido sea un nombre comercial. Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende – caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya 17/02/2009 8.44 sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). Igual que en caso anterior, esta jurisprudencia es aplicable a los casos de un nombre comercial notoriamente conocido. La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Aplicable a nombre comercial. Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

Jurisprudencia aplicable al nombre comercial. 5. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el pre- GACETA OFICIAL sente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comuni- 17/02/2009 9.44 cación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. 6.

Coexistencia marcaria Existen dos clases de coexistencia marcaria: la de derecho y la de hecho. En vista de que en el proceso interno las partes alegan una coexistencia, se entiende que ésta es la coexistencia de hecho ya que para la coexistencia de derecho la propia norma es la que determina los requisitos que deben cumplirse para que dicha coexistencia pueda darse.

Es así, que la coexistencia de hecho es la que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella GACETA OFICIAL norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). 7. Marca de fantasía Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus creadores.

Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989 del 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 17/02/2009 10.44 en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo GLISTER, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites SEXTO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el GACETA OFICIAL solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

ÓCTAVO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de 17/02/2009 11.44 hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

NOVENO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6910-NR, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/02/2009 12.44 PROCESO 112-IP-2008 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5 y 16 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-0002. Actor: Sociedad ELI LILLY AND COMPANY Patente: “SOLUCIONES TERIPARATIDAS ESTABILIZADAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de diciembre de 2008. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: Sociedad ELI LILLY AND COMPANY. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. tendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “SOLUCIONES TERIPARATIDAS ESTABILIZADAS”.

A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 98072832. b. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 10522 del 25 de abril de 2003, decidió negar la patente de invención solicitada. c. La sociedad ELI LILLY AND COMPANY, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. d. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 22839 del 19 de agosto de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado. e. La sociedad ELI LILLY AND COMPANY, mediante escrito del 14 de enero de 2004, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 14, 18 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como el artículo 27 del ADPIC, por las siguientes razones: III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. a. La sociedad ELI LILLY AND COMPANY, solicitó el 7 de diciembre de 1998 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superin- a. Asegura, que el objeto de la solicitud de patente cumple con todos los requisitos de patentabilidad exigidos por la normativa comunitaria, es decir, que la invención contenida en él es novedosa, posee nivel inventivo y aplicación industrial.

GACETA OFICIAL b. Afirma, que la Superintendencia de Industria y Comercio no consideró las ventajas sustanciales obtenidas mediante la invención denegada, sus características específicas, ni el aporte que la misma proporcionaba al estado de la técnica. No se tuvo en cuenta que ya no es necesario pasar por el proceso de secado por congelación o liofilización 1 para obtener composición farmacéutica líquida estable de la hormona PTH, la cual puede ser usada de manera inmediata por el paciente en forma de solución. c. Argumenta, que las referencias que existían en el estado de la técnica revelaban un objeto claramente diferente y, por lo tanto, el estudio de patentabilidad realizado se basó en un procedimiento no soportado en los parámetros establecidos en el artículo 18 de la Decisión 486. d. Sostiene, que la Superintendencia aplicó mal el artículo 21 de la Decisión 486, ya que las reivindicaciones 2 a 6 se refieren a una composición farmacéutica en solución y no al patentamiento de un segundo uso.

El uso que se predica de la invención denegada, es el mismo que se ha venido dando en relación con las composiciones liofilizadas. d. Explica, que el análisis de patentabilidad realizado no fue llevado a cabo con parámetros objetivos y, en consecuencia, el objeto reivindicado no fue correctamente interpretado por el examinador de la solicitud de patente. e. Agrega, que la solicitud denegada ha recibido el privilegio de patente de invención en Perú y en otros países, lo que configuraría un indicio de que la invención cumple con todos los requisitos de patentabilidad. f. Aduce, que se violó el artículo 27 del ADPIC, ya que éste recoge los mismos conceptos establecidos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

En este sentido sostiene, que la Decisión 486 fue adoptada con el propósito claro de 1 “(…) es un proceso de secado mediante el cual el agua presente en una sustancia es extraída por sublimación de dicho producto después de que éste ha sido congelado, bajo condiciones suaves de temperatura y reduciendo la presión, esto es, aplicando vacío, con el fin de retirar la mayor cantidad posible de humedad de la sustancia tratada“. 17/02/2009 13.44 armonizar las disposiciones comunitarias al ADPIC y, por lo tanto, la interpretación de dicha normativa comunitaria debe hacerse a la luz del mencionado acuerdo. 3.

La contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. Sostiene, que el objeto de la solicitud de patente se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Las anterioridades WO 95/17207 (D1) y EP0302772 (D2) son prueba de lo anotado, ya que los elementos que constituyen el objeto de la solicitud en estudio son exactamente los mismos que se encuentran en dichas anterioridades. b. Argumenta, que en relación con la anterioridad D1 el solicitante no ha hecho ninguna adición o cambio.

Es claro que la composición es la misma y que ella siempre ha poseído la propiedad de ser estable en el tiempo y a la temperatura a la que la descubrió el solicitante; por lo tanto, lo que se hace en la solicitud de patente es reportar esa virtud intrínseca de la mencionada composición y no añade nada nuevo. Además, anota que no hay ninguna mención en la anterioridad D1 que indique que dicha formulación en solución no fuera estable antes del proceso de liofilización o secado por congelamiento.

De conformidad con lo anterior, manifiesta que las reivindicaciones 1 a 15 de la solicitud en estudio no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. c. Aduce, que para la Superintendencia de Industria y Comercio es claro que el objeto de la patente no es el uso sino los productos y procedimientos.

En este sentido se debe entender el artículo 21 de la Decisión 486. d. Afirma, que no se violó el ADPIC. El patentamiento de segundos usos no es obligatorio de conformidad con la interpretación del artículo 27.1 del ADPIC, a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. GACETA OFICIAL IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 17/02/2009 14.44 estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Artículo 4 Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 14, 18 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio los artículos 1, 2, 4, 5 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “SOLUCIONES TERIPARATIDAS ESTABILIZADAS”.

Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. (…) DECISIÓN 344 Artículo 16 (…) Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del “Productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” (…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera.

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad in- GACETA OFICIAL dustrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos de patentabilidad. C. Las patentes de segundo uso en el marco de la Decisión 344. D. Principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

E. Prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de otorgamiento de patente de la invención titulada SOLUCIONES TERIPARATIDAS ESTABILIZADAS se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venide- 17/02/2009 15.44 ro según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. GACETA OFICIAL 17/02/2009 16.44 En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

“Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

“El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. (…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y re- GACETA OFICIAL emplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella nor-ma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “Soluciones Teriparatidas Estabilizadas” se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se debe efectuar la determinación de los requisitos de patentabilidad con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 51-IP-2008 del 2 de julio de 2008.

Patente: “UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSIÓN QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFÍCILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1647 del 18 de agosto de 2008, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002 -0096. • Interpretación Prejudicial 198-IP-2006 del 25 de enero de 2007.

Patente: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1491 del 25 de abril de 1007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0401. 17/02/2009 17.44 C. LAS PATENTES DE SEGUNDO USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN ACUERDO DE CARTAGENA.

La parte demandante argumentó, que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al pensar que las reivindicaciones de la 2 a la 6 buscaban protección para un segundo uso. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de las patentes de segundo uso en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El artículo 16 de la Decisión 344, expresamente niega la posibilidad de que se puedan patentar nuevos usos de un producto o procedimiento ya patentado.

Por tal razón, está es una exclusión de patentabilidad adicional a las establecidas en los artículos 6 y 7 de la Decisión 344. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo mencionado, ha manifestado lo siguiente: “( ) con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente com- GACETA OFICIAL prendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 89-AI-2000, del 28 de septiembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 722, del 12 de octubre de 2001) “(…) el artículo 16 de la Decisión 344 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 6 y 7 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo” (Sentencia dictada en el expediente Nº 01-AI-2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 818, del 23 de julio del mismo año).

Este criterio ha sido reiterado en varias providencias, como las siguientes: Interpretación Prejudicial del 10 de diciembre de 2003, dictada dentro en el proceso 124-IP-2003 y publicada en la Gaceta Oficial No. 1034 del 12 de febrero de 2004. Interpretación Prejudicial del 22 de febrero de 2006, dictada en el proceso 193-IP-2005 y publicada en la Gaceta Oficial No. 1335 del 27 de abril de 2006.

Interpretación Prejudicial del 21 de junio de 2006, dictada en el proceso 41IP-2006 y publicada en la Gaceta Oficial No. 1384 del 16 de agosto de 2006. Es importante transcribir el Acta Final del Septuagésimo Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de la Comunidad Andina, en la cual se trató la modificación de la Decisión 344 y el alcance de su artículo 16.

“Patentes de Segundo Uso: La Secretaría General señaló que actualmente el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específicamente el artículo 16 de la Decisión 344, no permite la concesión de patentes para nuevos usos de productos o procedimientos previamente patentados. La Secretaría General informó que actualmente algunos Países Miembros han incum- 17/02/2009 18.44 plido la norma al conceder por lo menos una patente de segundo uso.

Al respecto, la Secretaría General consideró que, en su opinión, el Tribunal confirmaría la decisión de dictaminar el incumplimiento de dichos Países Miembros, puesto que la prohibición contenida en el precitado artículo 16 es expresa. En ese sentido, las delegaciones de Bolivia, Colombia y Venezuela se manifestaron inclinadas a hacer aún más expresa la prohibición del patentamiento de los segundos usos en la redacción de la nueva Decisión. De otro lado, la delegación del Ecuador sostuvo que era preferible mantener la redacción del artículo 16 de la Decisión 344.

Por último, la delegación de Perú manifestó en principio que su posición era eliminar el referido artículo 16, pero que en aras de lograr consenso, coincidirían con la posición de la delegación de Ecuador. Al respecto, la Comisión tomó conocimiento de las posibles relaciones entre este texto y el marco internacional doctrinario y normativo.

En ese orden de ideas, decidió mantener el artículo 16 vigente (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Acta Final. Septuagésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. 14 de septiembre de 2000. Lima. Perú”. (Texto tomado de la Sentencia dictada en el expediente 34-AI-2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 839, del 25 de septiembre del 2002) D. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES.

Como quiera que la demandante argumentara, que es un indicio de novedad y de nivel inventivo de la solicitud denegada, el hecho de que ésta ya haya recibido el privilegio de patente de invención en Perú y en otros países, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, GACETA OFICIAL denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 17/02/2009 19.44 patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado.

Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.

De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”. 2 (Proceso 33-IP-2007.

Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007). Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones.

Lo que se está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.

Si bien existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de 2 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2001, pág. 209. GACETA OFICIAL E. PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. Como quiera que la sociedad demandante argumentara que se debe aplicar el artículo 27 del ADPIC, es pertinente abordar el tema de la prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 17/02/2009 20.44 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86.

Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del GACETA OFICIAL procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

TERCERO: La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza.

CUARTO

QUINTO: El artículo 16 de la Decisión 344, expresamente niega la posibilidad de que se puedan patentar nuevos usos de un producto o procedimiento ya patentado. Por tal razón, ésta es una exclusión de patentabilidad adicional a las establecidas en los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El examen de patentabilidad que realizan las Oficinas de Patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 17/02/2009 21.44 SEXTO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040002, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/02/2009 22.44 PROCESO 115-IP-2008 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134, 143, 147 y 159 del mismo cuerpo legal; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “CALVO” (mixta). Actor: LUIS CALVO SANZ S.A. Expediente Interno: Nº 2004-00070. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de enero del año dos mil nueve. vas de pescado y derivados, productos comprendidos dentro de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. VISTOS: El 13 de diciembre de 2002, la sociedad CALAVO GROWERS INCORPORATED presentó oposición al registro del signo “CALVO” (mixto), basándose en los registros de: El Oficio Nº 1873, de 07 de octubre de 2008, recibido en este Tribunal el 20 de octubre de 2008, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2004-00070. 1.

Las Partes. Demandante: LUIS CALVO SANZ S.A. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Terceros interesados: Las sociedades CALVO GROWERS INCORPORATED y UNILEVER N.V. • El signo “CALAVO” que se tramita en la República de Colombia, bajo el expediente Nº 02-11599; para amparar productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y, • La marca registrada “CALAVO”, inscrita con título Nº 70171-F, en la República de Venezuela, vigente hasta el 22 de agosto de 2012, para amparar productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 mayo de 2003, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. respondió a la oposición fundamentando que, entre los signos confrontados existen diferencias tanto sustanciales como conceptuales que les permiten coexistir en el mercado. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1 Hechos: El 16 de agosto de 2002, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. presentó solicitud de registro del signo “CALVO” (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, adjuntando a la solicitud, un acuerdo de coexistencia entre las sociedades LUIS CALVO SANZ S.A. y UNILEVER N.V. El 02 de octubre de 2002, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. presentó modificación de la solicitud del registro del signo “CALVO” (mixto), para limitar los productos a: pescado, conser- El 25 de junio de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 016893 por medio de la cual se declaró infundada la oposición y, de oficio, se denegó el registro del signo “CALVO” (mixto) solicitado por la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A., por considerar que existen similitudes entre el signo solicitado y la marca registrada “CALVE” (denominativa) de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita a favor de UNILEVER N.V. El 01 de agosto de 2003, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. interpuso recurso de reposición y de apelación en contra de la Resolución Nº GACETA OFICIAL 016893, de 25 de junio de 2003, fundamentando que, entre la sociedad UNILEVER N.V. propietaria de la marca registrada “CALVE” (denominativa) y LUIS CALVO SANZ S.A., existía un acuerdo previo en donde expusieron su voluntad de coexistir pacíficamente en el mercado y, asimismo, aseguró que el signo solicitado “CALVO” (mixto) y la marca registrada “CALVE” (denominativa), son conceptualmente distintas.

El 28 de agosto de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 023853, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, el mismo que confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003. El 19 de septiembre de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 026417, donde consideró que: “Si bien existe un acuerdo entre las sociedades LUIS CALVO SANZ S.A. y UNILEVER N.V., el mismo no resulta procedente para el presente caso, por tal razón, se resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003”.

El 16 de febrero de 2004, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, pretendiendo que se declare nulo el artículo segundo de la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003; así como también, se declaren nulas las Resoluciones Nos: 023853, de 28 de agosto de 2003 y, 026417, de 19 de septiembre de 2003; además solicita se ordene el registro del signo solicitado “CALVO” ( mixto) para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de LUIS CALVO SANZ S.A. El 20 de mayo de 2004, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, admitió a trámite la demanda. 2.2.

Fundamentos de la Demanda: La sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. fundamenta la demanda en los siguientes términos: • Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Co- 17/02/2009 23.44 munidad Andina, por errónea interpretación del artículo mencionado. • Afirma que existe falta de motivación de los actos acusados, ya que si bien es cierto que el signo solicitado y la marca registrada comparten varias letras, no es menos cierto que el signo solicitado “CALVO” (mixto) evoca la idea de una persona carente de cabello, mientras que “CALVE” (denominativa) es de fantasía, es decir, que no tiene ningún significado conceptual, por lo que, son completamente diferentes. • Argumenta, violación al principio de autonomía de voluntad privada, al no reconocer el acuerdo de coexistencia marcaria entre la sociedad UNILEVER N.V. y LUIS CALVO SANZ S.A., por considerar que el acuerdo de coexistencia marcaria vulnera los derechos de la marca registrada “CALVE” (denominativa) de la sociedad UNILEVER N.V. 2.3.

Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda en los siguientes términos: • Que, no se tenga en cuenta las pretensiones y condenas de la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. • Que, conforme a la normativa se dio cumplimiento al trámite legal dentro del cual, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, encontró el registro de la marca “CALVE” (denominativa) con Título Nº 129017, vigente hasta el 28 de septiembre de 2004, a nombre de la sociedad UNILEVER N.V., para amparar productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. • Que, el signo solicitado “CALVO” (mixto) no resulta distintivo, ya que al efectuar la revisión en conjunto del signo solicitado y la marca registrada, es evidente la similitud que existe en los aspectos: visual, gráfico y fonético. • Afirma que, existe identidad de finalidades por lo que el consumidor puede incurrir en error, puesto que ambos pretenden distinguir productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL • Concluyó manifestando que, no actuó en contradicción con las disposiciones legales, puesto que su función es proteger al consumidor de posibles confusiones que le puedan perjudicar. Las sociedades CALVO GROWERS INCORPORATED y UNILEVER N.V., en calidad de terceras interesadas no contestaron la demanda.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 17/02/2009 24.44 a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Que, la solicitud de registro del signo “CALVO” (mixto) fue presentada el 16 de agosto de 2002, en vigencia de la Decisión 486, por lo que se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, se interpretarán los artículos 134, 143, 147 y 159 de la misma Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. (…) GACETA OFICIAL 17/02/2009 25.44 Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

(…)”. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. (…) Artículo 159.-.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas GACETA OFICIAL los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004).

Hay riesgo de confusión o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con 17/02/2009 26.44 los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza” y “la identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

GACETA OFICIAL En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 2.1. Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado 17/02/2009 27.44 de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

3. MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el regis- GACETA OFICIAL tro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEOS 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº. 821, de 1 de agosto de 2002).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

4. LAS MARCAS DE FANTASÍA. La sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. fundamentó en su demanda que el signo “CALVE” (denominativo) es de fantasía, por lo que este Tribunal considera pertinente tratar el tema de marcas de fantasía. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea.

Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser 17/02/2009 28.44 altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembre de 2003). Sin embargo, es preciso considerar que el “concepto o idea” implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro.

En este punto, es necesario que el Juez Consultante determine si el signo solicitado “CALVO”, con relación a los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es o no un signo de fantasía.

5. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. En el presente caso, los signos confrontados comparten la partícula común “CAL”. Al respecto, este Tribunal ha señalado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP-2003, marca: “& MIXTA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

6. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. En el presente caso, tanto el signo solicitado “CALVO” (mixto) como la marca registrada “CALAVO” distinguen diferentes productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Así, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que GACETA OFICIAL 17/02/2009 29.44 se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 1 Al referirse los signos en cuestión a la misma Clase 29, pero que distinguirían diferentes productos, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva entre productos diferentes de la misma clase.

7. LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO. En el presente caso, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. menciona que el 02 de octubre de 2002 presentó modificación de la solicitud del registro del signo “CALVO” (mixto), para limitar 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003.

Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL 17/02/2009 30.44 los productos a: pescado, conservas de pescado y derivados, productos comprendidos dentro de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la modificación de la solicitud de registro y su oportunidad.

Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia, de hecho, se subordina necesariamente a que coexistan en el mercado sin que produzcan confusión entre el público consumidor sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios. El artículo 143, párrafos primero y segundo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, atribuyen al solicitante del registro de un signo como marca la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente como consecuencia del examen de forma regulado en el artículo 144 de misma Decisión. Sin embargo, la coexistencia de hecho no constituye un presupuesto automático para que se califiquen los signos como no confundibles, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Lo anterior quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios señalados inicialmente.

8. ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA. En el presente caso, la sociedad demandante LUIS CALVO SANZ S.A. argumentó que el 16 de agosto de 2002, presentó solicitud de registro del signo “CALVO” (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, adjuntando a la solicitud un “acuerdo de coexistencia” entre las sociedades LUIS CALVO SANZ S.A. y UNILEVER N.V. Así, cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “La coexistencia de marcas”, consistente en que los signos en disputa han coexistido sin que se hubiese presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

9. LA OPOSICIÓN ANDINA. En el presente caso, CALAVO GROWERS INCORPORATED presentó oposición al registro del signo solicitado “CALVO” (mixto), basándose en el registro del signo “CALAVO” que se tramita en la República de Colombia, bajo el expediente Nº 02-11599; y, de la marca registrada “CALAVO”, inscrita con título Nº 70171-F, en la República de Venezuela, por lo que es indispensable tratar el tema de la oposición andina.

Así, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo, la posibilidad de hacer oposición a dicha solicitud, fundamentándose en una solicitud previa o en el registro de una marca en cualquiera de los Países Miembros.

En el caso de existir oposición, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como, de pedir también un plazo adicional de treinta (30) días para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro GACETA OFICIAL de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, marca: HERBAMIEL (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005).

10. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA EL REGISTRO MARCARIO. El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 2 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o regis- 2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004.

Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006 17/02/2009 31.44 trada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). La debida motivación de los actos. Es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

GACETA OFICIAL Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. 17/02/2009 32.44 o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

CUARTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica.

QUINTO: Las partículas de uso común que forman parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo.

SEXTO: Al referirse los signos en cuestión a la misma clase, pero que distinguirían diferentes productos, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva. Es necesario tener en cuenta los criterios relacionados a la conexión competitiva entre los productos con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión.

TERCERO: En la comparación de un signo denominativo y un signo mixto, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo SÉPTIMO: La modificación de la solicitud de registro de marca puede interponerse en cualquier estado del trámite.

La modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan lo productos o servicios señalados inicialmente, pero no en relación con aspectos sustanciales o si se amplían los productos señalados inicialmente.

OCTAVO: La “coexistencia de marcas”, consistente en que los signos en disputa han coexistido pacíficamente sin que se hubiese presen- GACETA OFICIAL 17/02/2009 33.44 tado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

Ante dicha coexistencia marcaria cabe señalar que, ante todo, prima el interés general de los consumidores, a fin de no caer en riesgo de confusión.

NOVENO

DÉCIMO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error. tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO El examen de registrabilidad de los actos o resoluciones que realizan las Oficinas de Registro Marcario -aunque no se presenten oposiciones- debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudidical.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO Nº 116-IP-2008 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno: Nº 2003-00507. Marca: “SUNLESS” (MIXTA). Actor: Belleza Express S.A. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 del de enero del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 1868, de 07 de octubre de 2008, recibido en este Tribunal el 22 de octubre de 2008, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Inter- GACETA OFICIAL pretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2003-00507. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: BELLEZA EXPRESS S.A. La parte demandada la constituyen: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y LA SOCIEDAD MULIER PHARMA S.A. 17/02/2009 34.44 diante auto de 26 de julio de 2004, admitir la demanda.

Sin embargo, Mulier Pharma S.A., tercera con interés directo, no contestó la presente demanda. Así, mediante auto de 27 de febrero de 2006, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, se abre a pruebas el presente proceso. Por medio de escrito de 26 de enero de 2007, la apoderada de la sociedad actora presentó sus alegatos de conclusión, los cuales básicamente indican que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó en detrimento del interés general al atribuir al signo solicitado “SUNLESS” los requisitos exigidos en la ley para poder ser registrado como marca.

Mediante auto de 20 de noviembre de 2007, se suspendió el proceso y se ordenó formular la correspondiente solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 1.2. Acto demandado 3. Fundamentos de la demanda: La Sociedad BELLEZA EXPRESS S.A. solicita se declare la nulidad absoluta de la marca SUNLESS (mixta), otorgada mediante Resolución Nº 5715 de 26 de febrero de 2001, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 496. 2.

Determinación de los hechos: El 31 de julio de 2000, la sociedad Mulier Pharma S.A. solicitó el registro del signo SUNLESS (mixto) para distinguir productos cosméticos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución Nº 5715, de 26 de febrero de 2001, se concedió el registro de la marca SUNLESS (mixta) a nombre de Mulier Pharma S.A., publicándose así en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 496.

El 11 de noviembre de 2003, la sociedad BELLEZA EXPRESS S.A. solicita se declare la nulidad absoluta del registro de la marca SUNLESS (mixta) por contravenir las disposiciones contenidas en los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al ser el signo solicitado uno de tipo descriptivo, por lo que carece del requisito de distintividad.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decidió me- La parte actora BELLEZA EXPRESS S.A. anota que, al efectuar el estudio de distintividad del signo solicitado SUNLESS (mixto), la Superintendencia debió haber notado que la palabra “SUNLESS” es una expresión descriptiva usada comúnmente en el mercado de los cosméticos para informar a los consumidores de ciertos productos que se utilizan para lograr una apariencia bronceada sin que se requiera exposición alguna al sol, como quiera que la expresión SUNLESS es una palabra en inglés que significa “estar sin luz del sol”.

Asimismo, el hecho de que la misma se encuentre definida en los diccionarios de habla inglesa es indicativo de su falta de distintividad, ya que las palabras que se encuentran en los diccionarios son aquellas que están permitidas en el lenguaje común y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como marcas. Agrega que, el hecho de que el consumidor de productos cosméticos, especialmente el de bronceadores y autobronceadores, es un consumidor con un grado mayor de conocimiento del habla inglesa que el consumidor promedio ya que estos bienes no son adquiridos por mera necesidad sino con el objeto de embellecer la estética personal, por lo tanto, es muy probable que el consumidor de bronceadores y autobronceadores conozca el significado del término SUNLESS y lo asocie a “productos que no re- GACETA OFICIAL quieren exposición al sol”.

Advierte que, la expresión “SUNLESS” es un término en el mercado de bronceadores y autobronceadores para describir productos cosméticos que no requieren exposición al sol, por lo tanto, el uso de esta palabra en los mencionados artículos no cumple con la función de diferenciación que se requiere ya que apenas cumple con la función de describir la característica principal del producto.

Expresa que, la Superintendencia de Industria y Comercio omitió aplicar el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, al considerar que la marca “SUNLESS” (mixta) gozaba de suficiente distintividad. Se considera que existió una indebida interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 al considerar que la marca SUNLESS (mixta) es distintiva cuando en realidad la misma carece de toda distintividad.

Anota también que al concederse la marca “SUNLESS” (mixta), la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que de haberse realizado un examen correcto de la distintividad de la marca, habría encontrado que el signo solicitado “SUNLESS” es descriptivo y, por lo tanto, no podría ser registrado.

Manifiesta que, del anterior análisis se concluye que SUNLESS no es apta para cumplir las funciones de los signos distintivos ya que no reúne los requisitos exigidos en la ley y en la jurisprudencia para el registro de marcas, por lo tanto, de concederse el registro de la marca, los comerciantes de productos cosméticos estarían impedidos de utilizar la expresión SUNLESS para informar al público consumidor sobre una característica de cierto tipo de productos, lo que claramente es contrario a la ley y vulnera el derecho a la libre y leal competencia. 17/02/2009 35.44 dicho acto fue expedido de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas en el Decreto 2153, de 1992 y en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Advierte que, de los documentos obrantes en el expediente 00057157 contentivo de la actuación administrativa referente a la solicitud de registro de la marca SUNLESS (mixta) para distinguir productos de la Clase 03 solicitada por la sociedad Mulier Pharma S.A., se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Afirma que, se ha considerado en diferentes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y en numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que son tres los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, los cuales son, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, entonces siguiendo los criterios anteriores, fundamentados en antecedentes jurisprudenciales y legales se hizo el análisis de la registrabilidad de la marca y se concluyó que la misma no contemplaba ninguna de las causales de irregistrabilidad de la legislación vigente, ni constituye una expresión descriptiva de los productos que se pretenden amparar con el signo, tal y como lo alega la parte demandante.

El 03 de diciembre de 2004, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda aduciendo, en síntesis, lo siguiente: Agrega también que los signos en idioma extranjero son susceptibles de registro, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, que no formen parte del conocimiento común dentro del territorio en donde ha de comercializarse el producto o servicio, pues si ese signo no hace parte del conocimiento común entre el público consumidor en el territorio donde esté siendo solicitado, se podrá considerar susceptible de registro marcario.

Manifiesta que con la expedición de la resolución acusada en esta acción no se ha incurrido en violación alguna de las normas constitucionales, supranacionales o legales que rigen el tema del derecho marcario, como quiera que Anota que la parte demandante no demuestra de manera fehaciente que el signo SUNLESS forme parte del conocimiento común en el idioma castellano ya que las pruebas aportadas solo demuestran que la palabra SUNLESS es 4.

Contestación a la demanda: GACETA OFICIAL una palabra que se usa en idioma extranjero, pero no se prueba que ese mismo signo haga parte del conocimiento común dentro del territorio en donde se va a comercializar el producto. Finaliza expresando que con base en lo anterior y con fundamento en los criterios jurisprudenciales y legales mencionados anteriormente, la expresión SUNLESS para la Clase 03, contrario a lo que afirma la demandante, tiene la suficiente fuerza distintiva y no está contemplada en ninguna de las causales de irregistrabilidad de la norma andina. 5.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, se solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486.

Sin embargo, por haberse presentado la solicitud de registro el día 31 de julio de 2000, la norma aplicable en el tiempo será la Decisión 344. En este sentido, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 81 y 82 literales a), d) y e) de la mencionada Decisión. Asimismo, el 11 de noviembre de 2003 se presentó una petición de nulidad absoluta de registro marcario ante el Consejo de Estado, en tal sentido, este Tribunal interpretará, de oficio, el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “(…) 17/02/2009 36.44 ductos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…) DECISIÓN 486 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los pro- No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado GACETA OFICIAL de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan 17/02/2009 37.44 a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la jurisprudencia del Tribunal sobre este particular ha expresado reiteradamente lo que sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.

Asimismo, ha sentado que un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas concretas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 139IP-2005. GACETA OFICIAL Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En tal sentido, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros” 1. Asimismo, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: a) Perceptibilidad: Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, PROCESO 85-IP-2008, de fecha 27 de agosto de 2008.

Marca: ¨Mr. Fish¨ 17/02/2009 38.44 de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad: El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica: La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 82 literal a) de la Decisión 344, no podrán registrarse como marcas los signos que GACETA OFICIAL no puedan constituir marca conforme al artículo anterior, por carecer de estos requisitos.

La aptitud distintiva, uno de sus elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro, y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 2 17/02/2009 39.44 registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o comprendan características usuales del signo que describen.

El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto 3”.

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos. 5.

SIGNOS EVOCATIVOS: Se consideran signos evocativos los que transmiten a la mente una imagen o una idea sobre el bien que se pretende proteger y, a diferencia de los signos descriptivos, sí cumplen con la función distintiva de la marca, siendo por tanto registrables. Este Tribunal, en la sentencia antes citada, ha dicho respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas. 4” 4. MARCAS DESCRIPTIVAS. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos descriptivos está involucrando en esa excepción al 3 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: ¨UNIVERSIDAD VIRTUAL”. 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 07-IP-95. Sentencia del 7 de agosto de 1995, marca “COMODISIMOS”. bidem GACETA OFICIAL En aplicación de los conceptos y pronunciamientos señalados, al Juez Consultante le corresponderá, a fin de resolver la controversia presentada para la resolución del caso concreto, analizar si el signo cuestionado como descriptivo lo es en verdad, situación en la cual no procedería su registro; o si se trata de un signo evocativo, caso en el que además deberá analizar si lo evocado por el signo que se pretende registrar como marca, no conduce a engaño.

6. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que el signo solicitado está compuesto por los términos “SUN” y “LESS”, se hace necesario tratar los siguientes temas: “los signos en idioma extranjero”, “palabras de uso común” y “la marca débil”. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 5 17/02/2009 40.44 palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

Sobre el tema, la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado señalado lo siguiente: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 6

7. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE EN VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más Si bien la solicitud de registro del signo se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de 5 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. Marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 85-IP-2008, de fecha 27 de agosto de 2008, marca: “MR.FISH”. GACETA OFICIAL 17/02/2009 41.44 requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro.

Asimismo, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Finalmente, la Decisión 344 señala en su artículo 113 que la Autoridad Nacional Competente podía decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83.

TERCERO: No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 82, literal a) de la misma Decisión.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos o servicios, cuando se refieran, precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien de que se trate. En sentido contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que transmitan indirectamente al consumidor una idea del bien protegido, siempre y cuando no conduzca a engaño a los medios comerciales o al público respecto de la procedencia y las características del producto identificado con la marca.

QUINTO: En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que proce- a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de sus disposiciones. b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos e inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la GACETA OFICIAL de el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, la denominación no será registrable.

SEXTO: Si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro; sin embargo, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fun- 17/02/2009 42.44 damento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/02/2009 43.44 GACETA OFICIAL 17/02/2009 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú