PROCESO 115-IP-2008 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134, 143, 147 y 159 del mismo cuerpo legal; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “CALVO” (mixta).

Actor: LUIS CALVO SANZ S.A. Expediente Interno: Nº 2004-00070. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de enero del año dos mil nueve. VISTOS: El Oficio Nº 1873, de 07 de octubre de 2008, recibido en este Tribunal el 20 de octubre de 2008, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2004-00070. 1.

Las Partes. Demandante: LUIS CALVO SANZ S.A. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Terceros interesados: Las sociedades CALVO GROWERS INCORPORATED y UNILEVER N.V. 2. Determinación de los hechos relevantes: 1. Hechos: El 16 de agosto de 2002, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. presentó solicitud de registro del signo “CALVO” (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, adjuntando a la solicitud, un acuerdo de coexistencia entre las sociedades LUIS CALVO SANZ S.A. y UNILEVER N.V. El 02 de octubre de 2002, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. presentó modificación de la solicitud del registro del signo “CALVO” (mixto), para limitar los productos a: pescado, conservas de pescado y derivados, productos comprendidos dentro de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 13 de diciembre de 2002, la sociedad CALAVO GROWERS INCORPORATED presentó oposición al registro del signo “CALVO” (mixto), basándose en los registros de: • El signo “CALAVO” que se tramita en la República de Colombia, bajo el expediente Nº 02-11599; para amparar productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y, • La marca registrada “CALAVO”, inscrita con título Nº 70171-F, en la República de Venezuela, vigente hasta el 22 de agosto de 2012, para amparar productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 mayo de 2003, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. respondió a la oposición fundamentando que, entre los signos confrontados existen diferencias tanto sustanciales como conceptuales que les permiten coexistir en el mercado. El 25 de junio de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 016893 por medio de la cual se declaró infundada la oposición y, de oficio, se denegó el registro del signo “CALVO” (mixto) solicitado por la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A., por considerar que existen similitudes entre el signo solicitado y la marca registrada “CALVE” (denominativa) de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita a favor de UNILEVER N.V. El 01 de agosto de 2003, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. interpuso recurso de reposición y de apelación en contra de la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003, fundamentando que, entre la sociedad UNILEVER N.V. propietaria de la marca registrada “CALVE” (denominativa) y LUIS CALVO SANZ S.A., existía un acuerdo previo en donde expusieron su voluntad de coexistir pacíficamente en el mercado y, asimismo, aseguró que el signo solicitado “CALVO” (mixto) y la marca registrada “CALVE” (denominativa), son conceptualmente distintas.

El 28 de agosto de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 023853, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, el mismo que confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003. El 19 de septiembre de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 026417, donde consideró que: “Si bien existe un acuerdo entre las sociedades LUIS CALVO SANZ S.A. y UNILEVER N.V., el mismo no resulta procedente para el presente caso, por tal razón, se resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003”.

El 16 de febrero de 2004, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, pretendiendo que se declare nulo el artículo segundo de la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003; así como también, se declaren nulas las Resoluciones Nos: 023853, de 28 de agosto de 2003 y, 026417, de 19 de septiembre de 2003; además solicita se ordene el registro del signo solicitado “CALVO” ( mixto) para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de LUIS CALVO SANZ S.A. El 20 de mayo de 2004, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, admitió a trámite la demanda. 2.2.

Fundamentos de la Demanda: La sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. fundamenta la demanda en los siguientes términos: • Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por errónea interpretación del artículo mencionado. • Afirma que existe falta de motivación de los actos acusados, ya que si bien es cierto que el signo solicitado y la marca registrada comparten varias letras, no es menos cierto que el signo solicitado “CALVO” (mixto) evoca la idea de una persona carente de cabello, mientras que “CALVE” (denominativa) es de fantasía, es decir, que no tiene ningún significado conceptual, por lo que, son completamente diferentes. • Argumenta, violación al principio de autonomía de voluntad privada, al no reconocer el acuerdo de coexistencia marcaria entre la sociedad UNILEVER N.V. y LUIS CALVO SANZ S.A., por considerar que el acuerdo de coexistencia marcaria vulnera los derechos de la marca registrada “CALVE” (denominativa) de la sociedad UNILEVER N.V. 2.3.

Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda en los siguientes términos: • Que, no se tenga en cuenta las pretensiones y condenas de la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. • Que, conforme a la normativa se dio cumplimiento al trámite legal dentro del cual, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, encontró el registro de la marca “CALVE” (denominativa) con Título Nº 129017, vigente hasta el 28 de septiembre de 2004, a nombre de la sociedad UNILEVER N.V., para amparar productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. • Que, el signo solicitado “CALVO” (mixto) no resulta distintivo, ya que al efectuar la revisión en conjunto del signo solicitado y la marca registrada, es evidente la similitud que existe en los aspectos: visual, gráfico y fonético. • Afirma que, existe identidad de finalidades por lo que el consumidor puede incurrir en error, puesto que ambos pretenden distinguir productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. • Concluyó manifestando que, no actuó en contradicción con las disposiciones legales, puesto que su función es proteger al consumidor de posibles confusiones que le puedan perjudicar.

Las sociedades CALVO GROWERS INCORPORATED y UNILEVER N.V., en calidad de terceras interesadas no contestaron la demanda.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, la solicitud de registro del signo “CALVO” (mixto) fue presentada el 16 de agosto de 2002, en vigencia de la Decisión 486, por lo que se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, se interpretarán los artículos 134, 143, 147 y 159 de la misma Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite.

Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. (…) Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

(…) Artículo 159.-.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004).

Hay riesgo de confusión o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza” y “la identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 2.1. Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

3. MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEOS 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº. 821, de 1 de agosto de 2002).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

4. LAS MARCAS DE FANTASÍA. La sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. fundamentó en su demanda que el signo “CALVE” (denominativo) es de fantasía, por lo que este Tribunal considera pertinente tratar el tema de marcas de fantasía. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea.

Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembre de 2003). Sin embargo, es preciso considerar que el “concepto o idea” implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro.

En este punto, es necesario que el Juez Consultante determine si el signo solicitado “CALVO”, con relación a los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es o no un signo de fantasía. 5. Partículas de uso común. En el presente caso, los signos confrontados comparten la partícula común “CAL”. Al respecto, este Tribunal ha señalado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP- 2003, marca: “& MIXTA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

6. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. En el presente caso, tanto el signo solicitado “CALVO” (mixto) como la marca registrada “CALAVO” distinguen diferentes productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Así, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[1] Al referirse los signos en cuestión a la misma Clase 29, pero que distinguirían diferentes productos, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva entre productos diferentes de la misma clase.

7. LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO. En el presente caso, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. menciona que el 02 de octubre de 2002 presentó modificación de la solicitud del registro del signo “CALVO” (mixto), para limitar los productos a: pescado, conservas de pescado y derivados, productos comprendidos dentro de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la modificación de la solicitud de registro y su oportunidad. El artículo 143, párrafos primero y segundo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, atribuyen al solicitante del registro de un signo como marca la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente como consecuencia del examen de forma regulado en el artículo 144 de misma Decisión. La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Lo anterior quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios señalados inicialmente.

8. ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA. En el presente caso, la sociedad demandante LUIS CALVO SANZ S.A. argumentó que el 16 de agosto de 2002, presentó solicitud de registro del signo “CALVO” (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, adjuntando a la solicitud un “acuerdo de coexistencia” entre las sociedades LUIS CALVO SANZ S.A. y UNILEVER N.V. Así, cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “La coexistencia de marcas”, consistente en que los signos en disputa han coexistido sin que se hubiese presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia, de hecho, se subordina necesariamente a que coexistan en el mercado sin que produzcan confusión entre el público consumidor sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios.

Sin embargo, la coexistencia de hecho no constituye un presupuesto automático para que se califiquen los signos como no confundibles, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión.

9. LA OPOSICIÓN ANDINA. En el presente caso, CALAVO GROWERS INCORPORATED presentó oposición al registro del signo solicitado “CALVO” (mixto), basándose en el registro del signo “CALAVO” que se tramita en la República de Colombia, bajo el expediente Nº 02-11599; y, de la marca registrada “CALAVO”, inscrita con título Nº 70171-F, en la República de Venezuela, por lo que es indispensable tratar el tema de la oposición andina.

Así, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo, la posibilidad de hacer oposición a dicha solicitud, fundamentándose en una solicitud previa o en el registro de una marca en cualquiera de los Países Miembros.

En el caso de existir oposición, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como, de pedir también un plazo adicional de treinta (30) días para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, marca: HERBAMIEL (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005).

10. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA EL REGISTRO MARCARIO. El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[2] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). La debida motivación de los actos. Es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión.

TERCERO: En la comparación de un signo denominativo y un signo mixto, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

CUARTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica.

QUINTO: Las partículas de uso común que forman parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo.

SEXTO: Al referirse los signos en cuestión a la misma clase, pero que distinguirían diferentes productos, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva. Es necesario tener en cuenta los criterios relacionados a la conexión competitiva entre los productos con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: La modificación de la solicitud de registro de marca puede interponerse en cualquier estado del trámite. La modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan lo productos o servicios señalados inicialmente, pero no en relación con aspectos sustanciales o si se amplían los productos señalados inicialmente.

OCTAVO: La “coexistencia de marcas”, consistente en que los signos en disputa han coexistido pacíficamente sin que se hubiese presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. Ante dicha coexistencia marcaria cabe señalar que, ante todo, prima el interés general de los consumidores, a fin de no caer en riesgo de confusión.

NOVENO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

DÉCIMO: El examen de registrabilidad de los actos o resoluciones que realizan las Oficinas de Registro Marcario -aunque no se presenten oposiciones- debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudidical. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. [2] Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004;

Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer ( gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006