PROCESO Nº 116-IP-2008 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.
Proceso Interno: Nº 2003-00507. Marca: “SUNLESS” (MIXTA). Actor: Belleza Express S.A. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 del de enero del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 1868, de 07 de octubre de 2008, recibido en este Tribunal el 22 de octubre de 2008, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2003-00507. 1.
Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes La parte demandante es: BELLEZA EXPRESS S.A. La parte demandada la constituyen: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y la Sociedad Mulier Pharma S.A. 2.
Acto demandado La Sociedad BELLEZA EXPRESS S.A. solicita se declare la nulidad absoluta de la marca SUNLESS (mixta), otorgada mediante Resolución Nº 5715 de 26 de febrero de 2001, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 496. 1. Determinación de los hechos: El 31 de julio de 2000, la sociedad Mulier Pharma S.A. solicitó el registro del signo SUNLESS (mixto) para distinguir productos cosméticos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante Resolución Nº 5715, de 26 de febrero de 2001, se concedió el registro de la marca SUNLESS (mixta) a nombre de Mulier Pharma S.A., publicándose así en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 496. El 11 de noviembre de 2003, la sociedad BELLEZA EXPRESS S.A. solicita se declare la nulidad absoluta del registro de la marca SUNLESS (mixta) por contravenir las disposiciones contenidas en los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al ser el signo solicitado uno de tipo descriptivo, por lo que carece del requisito de distintividad.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decidió mediante auto de 26 de julio de 2004, admitir la demanda. Sin embargo, Mulier Pharma S.A., tercera con interés directo, no contestó la presente demanda. Así, mediante auto de 27 de febrero de 2006, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, se abre a pruebas el presente proceso.
Por medio de escrito de 26 de enero de 2007, la apoderada de la sociedad actora presentó sus alegatos de conclusión, los cuales básicamente indican que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó en detrimento del interés general al atribuir al signo solicitado “SUNLESS” los requisitos exigidos en la ley para poder ser registrado como marca.
Mediante auto de 20 de noviembre de 2007, se suspendió el proceso y se ordenó formular la correspondiente solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. Fundamentos de la demanda: La parte actora BELLEZA EXPRESS S.A. anota que, al efectuar el estudio de distintividad del signo solicitado SUNLESS (mixto), la Superintendencia debió haber notado que la palabra “SUNLESS” es una expresión descriptiva usada comúnmente en el mercado de los cosméticos para informar a los consumidores de ciertos productos que se utilizan para lograr una apariencia bronceada sin que se requiera exposición alguna al sol, como quiera que la expresión SUNLESS es una palabra en inglés que significa “estar sin luz del sol”.
Asimismo, el hecho de que la misma se encuentre definida en los diccionarios de habla inglesa es indicativo de su falta de distintividad, ya que las palabras que se encuentran en los diccionarios son aquellas que están permitidas en el lenguaje común y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como marcas. Agrega que, el hecho de que el consumidor de productos cosméticos, especialmente el de bronceadores y autobronceadores, es un consumidor con un grado mayor de conocimiento del habla inglesa que el consumidor promedio ya que estos bienes no son adquiridos por mera necesidad sino con el objeto de embellecer la estética personal, por lo tanto, es muy probable que el consumidor de bronceadores y autobronceadores conozca el significado del término SUNLESS y lo asocie a “productos que no requieren exposición al sol”.
Advierte que, la expresión “SUNLESS” es un término en el mercado de bronceadores y autobronceadores para describir productos cosméticos que no requieren exposición al sol, por lo tanto, el uso de esta palabra en los mencionados artículos no cumple con la función de diferenciación que se requiere ya que apenas cumple con la función de describir la característica principal del producto.
Expresa que, la Superintendencia de Industria y Comercio omitió aplicar el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, al considerar que la marca “SUNLESS” (mixta) gozaba de suficiente distintividad. Se considera que existió una indebida interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 al considerar que la marca SUNLESS (mixta) es distintiva cuando en realidad la misma carece de toda distintividad.
Anota también que al concederse la marca “SUNLESS” (mixta), la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que de haberse realizado un examen correcto de la distintividad de la marca, habría encontrado que el signo solicitado “SUNLESS” es descriptivo y, por lo tanto, no podría ser registrado.
Manifiesta que, del anterior análisis se concluye que SUNLESS no es apta para cumplir las funciones de los signos distintivos ya que no reúne los requisitos exigidos en la ley y en la jurisprudencia para el registro de marcas, por lo tanto, de concederse el registro de la marca, los comerciantes de productos cosméticos estarían impedidos de utilizar la expresión SUNLESS para informar al público consumidor sobre una característica de cierto tipo de productos, lo que claramente es contrario a la ley y vulnera el derecho a la libre y leal competencia. 3.
Contestación a la demanda: El 03 de diciembre de 2004, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda aduciendo, en síntesis, lo siguiente: Manifiesta que con la expedición de la resolución acusada en esta acción no se ha incurrido en violación alguna de las normas constitucionales, supranacionales o legales que rigen el tema del derecho marcario, como quiera que dicho acto fue expedido de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas en el Decreto 2153, de 1992 y en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Advierte que, de los documentos obrantes en el expediente 00057157 contentivo de la actuación administrativa referente a la solicitud de registro de la marca SUNLESS (mixta) para distinguir productos de la Clase 03 solicitada por la sociedad Mulier Pharma S.A., se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
Afirma que, se ha considerado en diferentes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y en numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que son tres los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, los cuales son, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, entonces siguiendo los criterios anteriores, fundamentados en antecedentes jurisprudenciales y legales se hizo el análisis de la registrabilidad de la marca y se concluyó que la misma no contemplaba ninguna de las causales de irregistrabilidad de la legislación vigente, ni constituye una expresión descriptiva de los productos que se pretenden amparar con el signo, tal y como lo alega la parte demandante.
Agrega también que los signos en idioma extranjero son susceptibles de registro, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, que no formen parte del conocimiento común dentro del territorio en donde ha de comercializarse el producto o servicio, pues si ese signo no hace parte del conocimiento común entre el público consumidor en el territorio donde esté siendo solicitado, se podrá considerar susceptible de registro marcario.
Anota que la parte demandante no demuestra de manera fehaciente que el signo SUNLESS forme parte del conocimiento común en el idioma castellano ya que las pruebas aportadas solo demuestran que la palabra SUNLESS es una palabra que se usa en idioma extranjero, pero no se prueba que ese mismo signo haga parte del conocimiento común dentro del territorio en donde se va a comercializar el producto.
Finaliza expresando que con base en lo anterior y con fundamento en los criterios jurisprudenciales y legales mencionados anteriormente, la expresión SUNLESS para la Clase 03, contrario a lo que afirma la demandante, tiene la suficiente fuerza distintiva y no está contemplada en ninguna de las causales de irregistrabilidad de la norma andina.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, se solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486.
Sin embargo, por haberse presentado la solicitud de registro el día 31 de julio de 2000, la norma aplicable en el tiempo será la Decisión 344. En este sentido, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 81 y 82 literales a), d) y e) de la mencionada Decisión. Asimismo, el 11 de noviembre de 2003 se presentó una petición de nulidad absoluta de registro marcario ante el Consejo de Estado, en tal sentido, este Tribunal interpretará, de oficio, el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344 “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
(…) DECISIÓN 486 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la jurisprudencia del Tribunal sobre este particular ha expresado reiteradamente lo que sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.
Asimismo, ha sentado que un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas concretas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 139-IP-2005. Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
En tal sentido, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. 2. Concepto de marca y requisitos esenciales para su registro.
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”[1]. Asimismo, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: a) Perceptibilidad: Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad: El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica: La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 82 literal a) de la Decisión 344, no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo anterior, por carecer de estos requisitos.
La aptitud distintiva, uno de sus elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro, y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). [2] 4.
MARCAS descriptivAs. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos descriptivos está involucrando en esa excepción al registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o comprendan características usuales del signo que describen.
El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto[3]”.
La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos. 5.
SIGNOS EVOCATIVOS: Se consideran signos evocativos los que transmiten a la mente una imagen o una idea sobre el bien que se pretende proteger y, a diferencia de los signos descriptivos, sí cumplen con la función distintiva de la marca, siendo por tanto registrables. Este Tribunal, en la sentencia antes citada, ha dicho respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.[4]” En aplicación de los conceptos y pronunciamientos señalados, al Juez Consultante le corresponderá, a fin de resolver la controversia presentada para la resolución del caso concreto, analizar si el signo cuestionado como descriptivo lo es en verdad, situación en la cual no procedería su registro; o si se trata de un signo evocativo, caso en el que además deberá analizar si lo evocado por el signo que se pretende registrar como marca, no conduce a engaño.
6. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que el signo solicitado está compuesto por los términos “SUN” y “LESS”, se hace necesario tratar los siguientes temas: “los signos en idioma extranjero”, “palabras de uso común” y “la marca débil”. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.
A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.[5] Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.
Sobre el tema, la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado señalado lo siguiente: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”[6]
7. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE EN VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486. Si bien la solicitud de registro del signo se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro.
Asimismo, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.
Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Finalmente, la Decisión 344 señala en su artículo 113 que la Autoridad Nacional Competente podía decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de sus disposiciones. b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos e inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya obtenido de mala fe.
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo.
SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83.
TERCERO: No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 82, literal a) de la misma Decisión.
CUARTO: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos o servicios, cuando se refieran, precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien de que se trate. En sentido contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que transmitan indirectamente al consumidor una idea del bien protegido, siempre y cuando no conduzca a engaño a los medios comerciales o al público respecto de la procedencia y las características del producto identificado con la marca.
QUINTO: En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, la denominación no será registrable.
SEXTO: Si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro; sin embargo, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, PROCESO 85-IP-2008, de fecha 27 de agosto de 2008.
Marca: ¨Mr. Fish¨ [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: ¨UNIVERSIDAD VIRTUAL”. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 07-IP-95. Sentencia del 7 de agosto de 1995, marca “COMODISIMOS”. [4] bidem [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002.
Marca: “CLASICC”. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 85-IP-2008, de fecha 27 de agosto de 2008, marca: “MR.FISH”.