Año XXVI - Número 1737 Lima, 31 de julio de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 29-IP-2009.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: MARKLINE S.A. Marca: “MANTYS” (mixta). Expediente Interno N° 2007-0103 Proceso 22-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de las siguientes normas: artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículos 87, 88, 89 y 91 de la Decisión 313 de 6 de febrero de 1992, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículos 87 y 101 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 20040014. Actor: Sociedad BASSIM NOUREDDINE YAZDEH. Marca: KDK (denominativa) Proceso 54-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 135 literal e), 136 literal b), 190, 191 y 192 de la misma Decisión. Actor: LA ROCHEPOSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE. Marca: “LA ROCHE-POSAY”. Expediente Interno N° 2004-0348 Proceso 53-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio del artículo 150 del mismo cuerpo legal; con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa). Actor: Sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Proceso Interno: Nº 2005-00138 01 Proceso 56-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a); y, de oficio, del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “MICROMAN-M.F” (denominativa). Actor: MICROFERTIZA W.A. & CÍA. LTDA. Proceso interno: Nº 2004-00005-01 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/07/2009 2.60 PROCESO 29-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: MARKLINE S.A. Marca: “MANTYS” (mixta). Expediente Interno N° 2007-0103. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós de abril de 2009. S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. - No. 17238 de 29 de junio de 2006, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - No. 26164 de 29 de septiembre de 2006, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la decisión inicial. 1.3.

Hechos relevantes 1.

ANTECEDENTES Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.1. Las partes a) Los hechos La parte demandante es: MARKLINE S.A. Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: La parte demandada la constituyen: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

El tercero interesado es: QUÍMICA ORIÓN S.A. 1. El 26 de mayo de 2005, la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. solicitó el registro del signo mixto “MANTYS” para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Actos demandados MARKLINE S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - No. 09771 de 24 de abril de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARKLINE S.A. y concedió el registro del signo “MANTYS” (mixto) a favor de la sociedad QUÍMICA ORIÓN 2.

La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 554. 3. El 12 de septiembre de 2005, dentro del término legal, la sociedad MARKLINE S.A. presentó oposición en contra de dicha solicitud, alegando que es titular de la marca MATIS para identificar productos de la clase 3, resultando ser confundiblemente similar con el signo MANTYS (mixto), de modo que su coexistencia en el mercado podría generar confusión en el público consumidor.

GACETA OFICIAL 4. El 24 de abril de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 09771, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MARKLINE S.A. y conceder el registro del signo MANTYS (mixto) a favor de la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. 5.

El 10 de mayo de 2006, la sociedad MARKLINE S.A. presentó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución anterior. 6. El 29 de junio de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 17238, que decidió el recurso de reposición y resolvió confirmar en todas sus partes la resolución impugnada. 7.

El 29 de septiembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 26164, que decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la resolución inicial. 31/07/2009 3.60 para prohibir el registro de la marca MANTYS (mixta)”. - Los productos que cubre la marca MATIS son “productos de belleza y cosméticos, perfumería”, de la clase 3 internacional.

“(…) con el signo MANTYS (mixta), la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. pretende identificar: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos”. “Como puede apreciarse, dentro del listado de productos que pretenden identificarse con el signo MANTYS (mixta), se encuentran los cosméticos y los perfumes, que son los que la sociedad MARKLINE S.A. identifica con su marca MATIS”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: b) Fundamentos de la Demanda MARKLINE S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “los signos en conflicto en este asunto MANTYS (mixta) y MATIS (nominativa) son similarmente confundibles, y contrario a lo sostenido por la entidad demandada, se trata de signos de fantasía, sin ningún significado conocido, de modo que no es aplicable en este asunto la comparación conceptual que realizó dicha entidad para descartar su confundibilidad”. - “(…) el signo MANTYS es ortográfica, visual y fonéticamente semejante a la marca registrada MATIS (y, se insiste, basta con que se presente confusión en alguno de los campos de comparación –y en este caso se presenta no solo en uno, sino en tres-, para concluir la irregistrabilidad de un signo.) y que de la existencia de estas semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas, resulta también que su coexistencia en el mercado podría generar riesgo de confusión, circunstancia suficiente - “(…) efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘MANTYS’ (sic) clase 3 registrada, y ‘MATYS’ (sic) clase 3 solicitada, en las cuales predomina indudablemente el elemento denominativo, no arrojan confusión directa ni indirecta luego de un impacto general, pues no presentan similitudes ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos suficientemente distintivos”. - “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, tenemos que la marca solicitada está estructurada por seis letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora que consta de cinco letras, lo cual le da la suficiente distintividad, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura distinta o diferenciadora”. - “(…) la marca solicitada ‘MANTYS’ (mixta) (…) (que incluye como parte gráfica a la mantis religiosa) hace alusión a un insecto, (si GACETA OFICIAL bien la forma correcta de escribir del insecto es con la letra i latina, el cambio de la consonante Y griega por la vocal i latina no hace que el significado sea distinto, dado que el consumidor con la fonética idéntica percibe la misma expresión), mientras que la marca opositora MATIS corresponde a otra expresión que fonéticamente suena igual a Matiz apellido común o a un tono de color, siendo fácilmente entendida en ese sentido por los consumidores de nuestro país, habida cuenta que se trata de una palabra frecuentemente usada”. 31/07/2009 4.60 asociará un cosmético o un producto de belleza, con un limpiador de pisos o un destapador de cañerías, siendo la finalidad de cada uno de ellos totalmente diferente”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; d) Tercero interesado La sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La palabra MANTYS (MANTIS en su escrito original) dice relación al insecto, también llamado santateresa, tatadiós (…) que es un insecto de la familia Mantidae, orden Mantodea.

Originaria de sur de Europa y que fue introducida en Norteamérica en 1899 en un barco con plantines”. “Lo que en contraste no ocurre con la palabra MATIS, que según el (sic) definición de Diccionario de la Real Academia de Lengua no existe (…)”. - “Aceptemos en principio la intrascendencia de la letra N, empero no podemos obrar de la misma manera con el ‘pequeño’ elemento gráfico, éste no es otra cosa que la representación gráfica de la MANTIS RELIGIOSA, el insecto que impregna de contenido conceptual a la Marca de la empresa que represento.

Ese elemento grafico (sic) le otorga la suficiente distintividad frente a la marca impugnadora”. - “(…) se observa que entre los referidos productos no existe relación de ningún tipo, puesto que la naturaleza de unos y otros es totalmente diferente, los productos de la clase 3 que pretende identificar la marca opositora al registro, son productos de belleza y cosméticos, perfumería, por su parte los productos que distingue la marca que represento son productos dirigidos a la limpieza de espacios, lo cual determina su comercialización en lugares diferentes, dada su disímil naturaleza.

Adicionalmente, el consumidor nunca Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de abril de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo mixto “MANTYS” fue presentada el 26 de mayo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio el artículo 134 de la Decisión 486. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) GACETA OFICIAL DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 31/07/2009 5.60 - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: comparación entre marcas denominativas y mixtas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o de Asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Los signos de fantasía; - Conexión competitiva entre productos de la misma clase.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

GACETA OFICIAL La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas y Mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es uno mixto: “MANTYS”, y que la marca de la sociedad que presenta la oposición es denominativa: “MATIS”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener 31/07/2009 6.60 significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 1 Comparación entre marcas denominativas y mixtas El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, 1 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 2 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Asimismo, tomando en cuenta que tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la sociedad Química Orión S.A. han afirmado que la parte gráfica del signo “MANTYS” corresponde a la mantis religiosa, un insecto, el juez consultante deberá advertir la conceptualización de la parte gráfica de la marca mixta, es decir, si a través de la parte gráfica de los signos en conflicto se evoca la misma o similar idea, lo cual induciría al consumidor a error o confusión respecto a la procedencia empresarial del producto.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 2 3 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/07/2009 7.60 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

GACETA OFICIAL La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 4 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 4 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/07/2009 8.60 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 6 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es 6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/07/2009 9.60 en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 7 La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 8 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra 7 8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

3.6. LA MARCA DE FANTASÍA Tomando en cuenta que la sociedad actora en su escrito de demanda observa que “los signos en conflicto en este asunto MANTYS (mixta) y MATIS (nominativa) son similarmente confundibles, y contrario a lo sostenido por la entidad demandada, se trata de signos de fantasía, sin ningún significado conocido, de modo que no es aplicable en este asunto la comparación conceptual que realizó dicha entidad para descartar su confundibilidad”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la marca de fantasía. 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. Para la doctrina es “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 10 Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Igualmente ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. 11

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE Tomando en cuenta que el signo “MANTYS” (mixto) fue solicitado para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 3 y que la marca “MATIS” de la sociedad MARKLINE S.A. protege productos comprendidos en la clase 3 internacional, y que: - La sociedad MARKLINE S.A. observa en su escrito de demanda que: Los productos que cubre la marca MATIS son “productos de 10 11 OTAMENDI, Jorge.

“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta. 31/07/2009 10.60 belleza y cosméticos, perfumería”, de la clase 3 internacional, que “(…) con el signo MANTYS (mixta), la sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. pretende identificar: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos”. - La sociedad QUÍMICA ORIÓN S.A. en su escrito de contestación a la demanda expresa que “(…) se observa que entre los referidos productos no existe relación de ningún tipo, puesto que la naturaleza de unos y otros es totalmente diferente, los productos de la clase 3 que pretende identificar la marca opositora al registro, son productos de belleza y cosméticos, perfumería, por su parte los productos que distingue la marca que represento son productos dirigidos a la limpieza de espacios, lo cual determina su comercialización en lugares diferentes, dada su disímil naturaleza.

Adicionalmente, el consumidor nunca asociará un cosmético o un producto de belleza, con un limpiador de pisos o un destapador de cañerías, siendo la finalidad de cada uno de ellos totalmente diferente”. El Tribunal estima adecuado referirse al tema de la conexión competitiva entre productos de la misma clase: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre productos de la misma clase diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consi- GACETA OFICIAL deren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro producto, es decir, que los productos de la misma clase sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 12 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 13 12 13 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 31/07/2009 11.60 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado GACETA OFICIAL 31/07/2009 12.60 para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. emitir el fallo en el proceso interno Nº 20070103, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 5. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. 6.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos de la misma clase amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 22-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de las siguientes normas: artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículos 87, 88, 89 y 91 de la Decisión 313 de 6 de febrero de 1992, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículos 87 y 101 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-0014 Actor: Sociedad BASSIM NOUREDDINE YAZDEH. Marca: KDK (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil nueve, proce- de a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

GACETA OFICIAL VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 19 de marzo de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD BASSIM NOUREDDINE YAZDEH Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: SOCIEDAD MATSUSHITA SEIKO CO.

LTD. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., solicitó en 1971 el registro como marca del signo denominativo KDK, para amparar productos de la Clase 9 de la “Clasificación de Artículos y Manufacturas a que se Aplican las Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura” (Decreto 2379 de 1970).

Los productos descritos en la solicitud fueron: “Electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía y telegrafía inalámbrica, radiografía, radiotelegrafía, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire electrónicos”. b. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 129 de 3 de julio de 1972, decidió conceder el registro solicitado. 31/07/2009 13.60 c. Dicho registro fue renovado sucesivamente desde 1984 hasta 1993.

La última renovación se otorgó mediante la Resolución No. 19313 de 30 de septiembre de 1993. d. La sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., el 12 de octubre de 1999, solicitó una reclasificación de su marca. e. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 44463 de 28 de diciembre de 2001, resolvió revocar parcialmente la Resolución No. 19313 de 30 de septiembre de 1993, y clasificar la marca en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza para los siguientes productos: “ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos y purificadores de aire eléctricos”.

Además, le otorgó el certificado 76280A a la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. f. La sociedad BASSIM NOUREDDINE YAZDEH, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que la solicitud de registro del signo denominativo KDK, incluyó en la clase 9 productos de la clase 11 de la Clasificación de Marcas.

Dichos productos son: ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, y purificadores de aire eléctricos. b. Manifiesta, que la Superintendencia no debió tramitar la solicitud en la clase 9, ya que el signo solicitado amparaba productos de la clase 11. Es decir, no debió adelantar un mismo trámite en relación con productos pertenecientes a diferentes clases. c. Expone, que de conformidad con el artículo 7 del Decreto 2379 de 1970, la Superintendencia no podía reclasificar el registro, ya que esto sólo se podía hacer si el registro era otorgado antes de la entrada en vigencia de dicho acto administrativo. d. Argumenta, que la Superintendencia violó los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de la GACETA OFICIAL Comisión de la Comunidad Andina, ya que mediante la Resolución 44463 de 28 de diciembre de 2001, resolvió conceder el registro de la marca denominativa KDK para amparar productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, no ordenó el pago de las tasas respectivas. 3.

La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 31/07/2009 14.60 V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretarán las normas anteriormente mencionadas, ya que la solicitud del registro de la marca denominativa KDK es anterior a la entrada en vigencia de la Decisión 486. • Sostiene, que lo que hizo la Superintendencia fue corregir un acto administrativo, de conformidad con la solicitud presentada por el beneficiario de dicho acto.

No obstante lo anterior, el Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 87, 88, 89 y 91 de la Decisión 313, normativa vigente al momento en que se renovó por última vez la marca denominativa KDK. Asimismo, se interpretarán los artículos 87 y 101 de la Decisión 344, normativa vigente al momento en que se solicitó la reclasificación del registro de la marca KDK. • Explica, que la clasificación de los productos ha sido regulada por diferentes normas: primero, por el Decreto 2379 de 1970; segundo, por el Decreto 755 de 1972; y por último, por la Clasificación Internacional de Niza.

Igualmente, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • Agrega, que la reclasificación se hizo de conformidad con los parámetros contenidos en el Decreto 2379 de 1970. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera: Decisión 85 • Argumenta, que la demanda no demuestra de manera adecuada, clara y suficiente, la ilegalidad de los actos acusados.

(…) Artículo 85 • Manifiesta, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ya caducó. b. Por parte del Tercero Interesado. De conformidad con el Oficio No. 0413 de 29 de enero de 2009, suscrito por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. no contestó la demanda. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la legislación de los respectivos Países Miembros, anterior a la vigencia del presente Reglamento, subsistirá por el tiempo que fue concedido.

En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene. Los plazos previstos en los artículos 30 y 34 se computarán para las patentes ya concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento.

GACETA OFICIAL Las solicitudes en trámite se sujetarán a lo dispuesto en este Reglamento”. 31/07/2009 15.60 nal competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) a) La identificación del peticionario; DECISIÓN 313 (…) Artículo 87 “El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”;

Artículo 88 “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”.

Artículo 89 “Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca sólo será renovado en relación con los productos o servicios de que se trate.” b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca; y, d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada, por la oficina nacional competente, como admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. (…) Artículo 101 “Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”.

(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. (…) Artículo 91 “Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”. (…) DECISIÓN 344 (…) Artículo 87 La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacio- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

GACETA OFICIAL VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. La solicitud de registro marcario antes de la entrada en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

C. La renovación del registro marcario, en el marco de la Decisión 313 D. La corrección y reclasificación del registro marcario; sus límites. El registro para una sola clase. El principio de complemento indispensable. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, para determinar la normativa aplicable al caso particular hay que tener en cuenta lo siguiente: ƒ La solicitud de registro del signo KDK se presentó antes de la entrada en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. ƒ La última renovación de la marca KDK se produjo en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. ƒ La solicitud de reclasificación del registro de la marca KDK se presentó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior. 31/07/2009 16.60 El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de dicha ley se extiende hacia el futuro para regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente en razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han GACETA OFICIAL operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Así, se ha reiterado en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los 31/07/2009 17.60 requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad GACETA OFICIAL jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que: la solicitud de registro del signo denominativo KDK se efectuó antes de la entrada en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que la última renovación de la marca KDK se produjo en vigencia de la Decisión 313; y que la solicitud de reclasificación del registro de la marca KDK se presentó en vigencia de la Decisión 344.

De conformidad con lo anterior, las normas que el Juez debe aplicar al caso particular son las señaladas en el punto V de la presente interpretación. B. LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. La solicitud y concesión del registro del signo denominativo KDK se presentó en el año de 1971.

En dicha fecha no existía un Régimen Común de Propiedad Industrial, ya que la Decisión 85, primera normativa comunitaria que regulaba el tema, entró en vigencia en el año de 1974. El artículo 85 de la mencionada Decisión determinó su propia aplicación en el tiempo; estableció que los derechos de propiedad industrial concedidos en los Países Miembros de conformidad con su normativa interna, subsistirían por el tiempo en que fueron otorgados.

Sin embargo, también determinó que lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovacio- 31/07/2009 18.60 nes y prórrogas, sería regulado por el reglamento comunitario. Esto tiene dos implicaciones: 1. Los asuntos que se susciten en relación con los derechos de propiedad industrial concedidos antes de la entrada en Vigencia de la Decisión 85, serán regulados por la normativa interna vigente en aquella época. 2.

Cosa distinta ocurre con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, ya que estos asuntos serían regulados por la normativa comunitaria. La norma procesal, tal y como se explicó en el acápite anterior, entraría a aplicarse inmediatamente, es decir, regularía las etapas procesales no cumplidas al momento de entrar en vigencia la Decisión 85.

Sobre la aplicación en el tiempo de la Decisión 85, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En esta forma previo en primer término la situación de los derechos adquiridos. En tal sentido, opto por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido, en el caso, por vía de ejemplo, de que un País Miembro, en virtud de la legislación nacional se hubiere otorgado una patente por 15 años, esta subsistiría, por igual lapso, en razón de la aplicación del primer aparte de la norma comunitaria comentada, aún cuando el término máximo de concesión de la patente, señalado en 10 años por el Reglamento, es inferior.

Sin embargo, al optar por el respeto al derecho temporal adquirido, no olvido la Comisión las finalidades del nuevo Reglamento, como son las ya expresadas y según las cuales el sistema de patentes no debe entorpecer el proceso de desarrollo de la Comunidad Andina sino por el contrario, debe constituirse en un factor coadyuvante. Por tal motivo, de todas maneras, el derecho concedido será afectado por la primacía del derecho comunitario, al disponerse que en cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento (la Decisión 85) contiene”.

(Interpretación Prejudicial del 25 de mayo de 1988, expedida dentro del proceso 1-IP-88). GACETA OFICIAL Esta posición ha sido reiterada en diversas Interpretaciones, dentro de las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial de 29 de julio de 1998, expedida dentro del proceso 2-IP-97, y la Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, expedida en el proceso 32-IP-2005.

C. LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. El registro de la marca denominativa KDK fue renovado sucesivamente desde 1984 hasta 1993. La última renovación se otorgó mediante la Resolución Nº 19313 de 30 de septiembre de 1993. Por lo anterior y por un aspecto metodológico y conceptual, antes de entrar al tema de fondo que es la corrección y reclasificación del registro marcario, encuentra el Tribunal pertinente determinar qué es la renovación y su trámite, ya que es conveniente que la Corte Consultante haga la diferencia entre las figuras de la renovación, corrección y reclasificación. De conformidad con la naturaleza temporal del registro marcario, los artículos 88, 89 y 90 de la Decisión 313 consagran las reglas para la renovación del mismo.

En efecto, si la duración del registro marcario es de diez años desde la fecha de su concesión y prorrogable por períodos sucesivos también de diez años (artículo 87 de la Decisión 313), se deben establecer las reglas para su renovación, siendo éstas: 1. La renovación procede a petición de parte (titular del registro marcario), mediante solicitud dirigida a la Oficina Nacional Competente. 2.

Se debe realizar dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha del vencimiento del registro. 3. Si no se realiza en dicho período, se pierde el derecho a la renovación de la marca, su registro caduca, y, en consecuencia, cualquier persona puede solicitar el registro del signo. 4.

Sin embargo, si la solicitud se presenta después de la oportunidad señalada en el numeral 2, por parte de quien fuera el último titular de la marca, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada. (Artículo 90 de la Decisión 313). 31/07/2009 19.60 5. El solicitante puede restringir los productos amparados, ya que si la petición de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca sólo será renovado en relación con los productos o servicios de que se trate.

En caso contrario la renovación se otorgará en los mismos términos del registro original. (Artículo 89 de la Decisión 313). El solicitante no puede ampliar los productos amparados, ni tampoco solicitar que la marca se registre para otra clase diferente. En relación con este tema, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “De la disposición en referencia se desprende que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios. (Artículo 89). De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo 88, cabe interpretar que la decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva”.

(Proceso 183-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 16 de marzo de 2005). Así quedó consignado en la Interpretación Prejudicial de 29 de marzo de 2006, expedida en el proceso 23-IP-2006. D. LA CORRECCIÓN Y RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO; SUS LÍMITES. EL REGISTRO PARA UNA SOLA CLASE. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo lo siguiente: GACETA OFICIAL ƒ Que corrigió un acto administrativo con base en la solicitud presentada por el beneficiario de dicho acto. ƒ Que la reclasificación se hizo de conformidad con los parámetros contenidos en el Decreto 2379 de 1970.

Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal entrará a determinar cómo se articulan las figuras de la corrección y reclasificación en el ordenamiento comunitario andino. El principio de especialidad es básico en el derecho comunitario andino de marcas. Mediante este postulado fundamental, el derecho al uso exclusivo de una marca sólo está referido a los productos o servicios comprendidos dentro de la solicitud de registro, los cuales deberán pertenecer a una misma clase de la nomenclatura oficial; por lo tanto, la protección de la marca no podría extenderse, en principio, a productos o servicios no determinados en la solicitud de registro o comprendidos en otras clases. 1 El artículo 87 de la Decisión 344 consagra este principio de la siguiente manera: “La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios (…)”.

Lo anterior tiene los siguientes efectos: ƒ Para registrar una marca en diferentes clases, el interesado deberá presentar una solicitud por cada clase. ƒ La protección de la marca, en principio, no podría extenderse a productos clasificados en otras clases o no comprendidos en la solicitud de registro. ƒ Como consecuencia, podrían existir marcas idénticas para amparar productos en diferentes clases y para diversos titulares.

La base para realizar el registro marcario es la Clasificación Internacional de Niza de 15 de 1 El principio de la especialidad tiene algunas excepciones, tales como la protección por conexidad competitiva o la protección a la marca notoriamente conocida. 31/07/2009 20.60 junio de 1957, teniendo en cuenta sus actualizaciones y modificaciones.

El artículo 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prevé que los Países Miembros deben utilizar dicha clasificación en la implementación del registro marcario. Sobre la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado el 15 de junio de 1957.

Esta Clasificación está abierta a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Al respecto este Tribunal ha sostenido que la misma ‘Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.

Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos’. (Proceso 23-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 952, de 22 de julio de 2003,, marca: CACIQUE, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995).

La Comunidad Andina ha adoptado dicha Clasificación de productos en los artículos 68 de la Decisión 85, 92 de la Decisión 311, 91 de la Decisión 313, 101 de la Decisión 344 y 151 de la Decisión 486. En este sentido, este órgano jurisdiccional, al referirse al carácter obligatorio de la Clasificación Internacional de Niza, ha manifestado que “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos (…).

En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones”. (Proceso 23-IP2003, ya citado). (Interpretación Prejudicial de 22 de noviembre de 2006, expedida dentro del proceso 163-IP-2006). GACETA OFICIAL El acto administrativo que concede el registro, es el marco del derecho otorgado sobre la marca.

En dicho acto la oficina nacional competente determina el signo registrado y los productos amparados. El certificado de registro marcario, es una consecuencia del acto administrativo de concesión y, por lo tanto, debe ser un reflejo del mismo. La normativa comunitaria, no regula la corrección del registro marcario. Dicha figura implica solventar un error formal, mecanográfico o aritmético, lo que involucra necesariamente la corrección del acto administrativo que concede dicho registro.

En este caso, la legislación interna del País Miembro podrá prever los mecanismos para modificar el acto administrativo errado, de conformidad con el principio de complemento indispensable. El artículo 144 de la Decisión 344, en relación con el principio de complemento indispensable, establece: “Art. 144. Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

Para el caso particular, la Superintendencia argumentó que corrigió un acto administrativo de conformidad con la solicitud presentada por el beneficiario de del mismo. En este evento, la legislación nacional en virtud del principio de complemento indispensable, debe entrar a determinar la manera cómo se debió efectuar dicha corrección acorde con las normas nacionales.

Sin embargo, el Tribunal advierte que bajo el concepto de corrección no es factible reclasificar una marca, ya que esto podría afectar derechos de terceros y/o desconocer la normativa comunitaria. No se puede, so pretexto de corregir un error, hacer otra clasificación sin seguir el proceso de registro, es decir, sin darle oportunidad a los terceros de presentar oposiciones y, en últimas, sin hacer el respectivo análisis de registrabilidad.

Cambiar de clase, podría generar consecuencias diversas para los titulares de marcas semejantes en la misma clase, así como generar un análisis de registrabilidad diferente de conformidad con el género de productos o servicios de que se trate. Por ejemplo, el análisis de genericidad, descriptividad o de uso co- 31/07/2009 21.60 mún de un signo, podría variar sustancialmente de una clase a otra; el signo de uso común, genérico o descriptivo en una clase, podría no serlo en otra.

Por todas estás razones, so pretexto de corregir una marca no podría llevarse a cabo una reclasificación de la misma. Una cosa completamente diferente, es que la solicitud se tramite para una clase y, por ‘error’, el acto administrativo haga referencia a otra clase no solicitada; en este caso no estamos en frente de una reclasificación, sino de una simple corrección. El Juez Consultante, de conformidad con lo anterior, deberá determinar si la corrección del supuesto error se llevó a cabo sin afectar derechos de terceros y sin desconocer los parámetros de registrabilidad contenidos en la Decisión 344.

Ahora bien, una figura diferente de la corrección es la reclasificación del registro marcario. Mediante este instrumento se clasifica en otra clase una marca determinada, es decir, se cambia de clase al signo distintivo. La normativa comunitaria tampoco regula dicha figura. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que la reclasificación sólo es posible si hay un cambió de nomenclatura en la clasificación utilizada, ya que lo contrario sería otorgar un registro sin seguir los pasos y el procedimiento para el mismo.

Si la Clasificación Internacional de Niza se modifica y se reestructuran las clases, esto daría pie a una reclasificación del registro marcario. Si esto no sucede, estaríamos ante un acto claramente contrario a la normativa comunitaria sobre la materia. Por el principio de especialidad, tal y como ya se determinó, sólo puede darse un procedimiento de registro por cada clase.

Esto implica, que si una marca se encuentra registrada para una clase y, por error, se incluyen productos de otras clases, la oficina de registro marcario deberá corregir el error eliminando los productos no pertenecientes a dicha clase, pero de ninguna manera generando un nuevo registro, ya que esto sería saltarse toda la normativa que regula el procedimiento de registro y, como efecto, se podrían vulnerar derechos de terceros.

Un cambio de clase implicaría la renuncia al registro y, por lo tanto, una nueva solicitud; esto conllevaría a un nuevo trámite de registro y un nuevo análisis de registrabilidad. GACETA OFICIAL El Juez Consultante deberá determinar, si la reclasificación obedeció a un cambió en la nomenclatura vigente o, por el contrario, obedeció a un error de la oficina de registro marcario al incluir productos de una clase en otra.

Bajo los principios que gobiernan el ordenamiento comunitario de propiedad industrial, esto último no podría dar lugar a la reclasificación de la marca, sino a la corrección del error por parte de la oficina nacional competente, eliminando del registro los productos que no pertenecían a la clase solicitada. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: El artículo 85 de la mencionada Decisión determinó su propia aplicación en el tiempo; estableció que los derechos de propiedad industrial concedidos en los Países Miembros de conformidad con su normativa interna, subsistirían por el tiempo en que fueron otorgados. Sin embargo, también determinó que lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, sería regulado por el reglamento comunitario.

La norma procesal entraría a aplicarse inmediatamente, es decir, regularía a las etapas procesales no cumplidas al momento de entrar en vigencia la Decisión 85. 31/07/2009 22.60 TERCERO: De conformidad con el artículo 88 de la Decisión 313, la renovación del registro marcario se debe solicitar ante la Oficina Nacional Competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro.

Si no se realiza en dicho periodo se pierde el derecho a la renovación de la marca; sin embargo, si la solicitud se llegare a presentar después de dicho término por quien fuera el último titular de la marca, no procederán las observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada. Se debe tener en cuenta, que el solicitante de la renovación puede restringir los productos amparados por la marca, pero nunca ampliarlos o tratar de que la marca quede registrada en otra clase diferente.

CUARTO: Bajo el concepto de corrección no es factible reclasificar una marca, ya que esto podría afectar derechos de terceros o desconocer la normativa comunitaria. El Juez Consultante, acorde con lo expuesto, deberá determinar si la corrección del supuesto error se llevó a cabo sin afectar derechos de terceros y sin desconocer los parámetros de registrabilidad contenidos en la Decisión 344, teniendo en cuenta lo establecido en la presente providencia. La reclasificación, sólo es posible si hay un cambio de nomenclatura en la clasificación utilizada, ya que lo contrario sería otorgar un registro sin seguir los pasos y el procedimiento para el mismo.

El Juez Consultante deberá determinar, si la reclasificación obedeció a un cambio en la nomenclatura vigente o, por el contrario, obedeció a un error de la oficina de regis- GACETA OFICIAL 31/07/2009 23.60 tro marcario al incluir productos de una clase en otra. Bajo los principios que gobiernan el ordenamiento comunitario de propiedad industrial, esto último no podría dar lugar a la reclasificación de la marca, sino a la corrección del error por parte de la oficina nacional competente, eliminando del registro los productos que no pertenecían a la clase solicitada. neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040014, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Ge- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 54-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 135 literal e), 136 literal b), 190, 191 y 192 de la misma Decisión. Actor: LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE. Marca: “LA ROCHE-POSAY”. Expediente Interno N° 2004-0348. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de junio del año dos mil nueve.

Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro de mayo de 2009. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes VISTOS: La parte demandante es: LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE. Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

GACETA OFICIAL El tercero interesado es: HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED. 31/07/2009 24.60 2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 529, de 27 de junio de 2003. 1.2. Actos demandados LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - No. 30558 de 29 de octubre de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró fundada la oposición formulada por HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED, y se negó el registro como marca del signo nominativo “LA ROCHE-POSAY”, solicitado por la sociedad LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - No. 04754 de 27 de febrero de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por LA ROCHEPOSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE y se confirmó la resolución anterior. - No. 7241 de 31 de marzo de 2004, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución No. 30558. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 3. Contra la mencionada solicitud, la sociedad HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED formuló oposición con base en la marca mixta “ROCHE”, registrada para distinguir productos de las clases 1, 3, 5, 10 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza y en la supuesta confundibilidad que se originaría con el signo solicitado para registro.

Asimismo, fundamentó la oposición en el depósito del nombre comercial ‘ROCHE’. 4. El 29 de octubre de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30558, por la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada; y, en consecuencia, negar el registro del signo “LA ROCHE-POSAY” solicitado por LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE. 5.

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE interpuso y sustentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación. 6. El 27 de febrero de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 04754, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución impugnada. 7.

El 31 de marzo de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 7241, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 30558. b) Fundamentos de la Demanda Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: La sociedad LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: 1.

El 14 de marzo de 2003, la sociedad LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE solicitó el registro de signo nominativo “LA ROCHE-POSAY” para distinguir “preparaciones farmacéuticas, dermatológicas y sanitarias para uso médico, desinfectantes”, productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - “La sociedad La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique ha registrado la marca LA ROCHE-POSAY para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza en varios países y ha obtenido igualmente su registro internacional, (…), circunstancia que demuestra la aptitud distintiva de la marca que se pretende registrar”. a) Los hechos GACETA OFICIAL - “Las marcas ROCHE y LA ROCHE-POSAY se encuentran registradas simultáneamente en varios países, para distinguir productos comprendidos en la clase quinta (5) internacional (…).

Dicha coexistencia debe ser apreciada como un factor que demuestre la ausencia de confusión entre las marcas”. - “La marca solicitada está constituida por una combinación de palabras que no describen ni designan los productos que se pretende distinguir y es inherentemente distintiva en la medida que denota para los consumidores un origen empresarial determinado”. - “La marca solicitada consiste en una marca compuesta, que tiene una connotación ideológica definida en la medida que está constituida por el nombre comercial de la sociedad titular de la misma marca y además corresponde a un nombre geográfico de una localidad francesa.

Por ende se percibe por el consumidor, tanto en el mercado nacional como en el internacional, como una expresión unitaria y evocativa de un único concepto. Quiere ello decir, que el consumidor al percibirla no la secciona ni la fragmenta; la aprecia como una unidad LA ROCHE-POSAY, lo que además corresponde a la conducta usual del consumidor”. - “Al cotejar las marcas en conflicto se aprecia que presentan ostensibles diferencias, que determinan la ausencia de confundibilidad entre las mismas.

En efecto, visual y ortográficamente difieren de manera sustancial”. - “La expresión ROCHE tiene un carácter débil, en virtud de la coexistencia registral de marcas de diferentes titulares que la contienen, lo que indudablemente repercute en el rigor con el que debe efectuarse el cotejo frente a otras marcas que tienen ese elemento común”. 31/07/2009 25.60 confundible con la marca ROCHE, que distingue productos de la misma clase 5 y de ser concedido su registro, contrario a lo afirmado en la demanda, daría lugar a confusión con respecto a su origen empresarial”. - “(…) no son vinculantes para esta Superintendencia la (sic) decisiones tomadas por otras autoridades en el mundo sobre el registro de una marca en tanto lo único que debe analizar esta Entidad es el cumplimiento de los requisitos señalados por el ordenamiento supranacional”. - “(…) la expresión LA ROCHE-POSAY, en tanto reproduce la marca registrada ROCHE que corresponde a su vez al nombre del titular de ésta, genera riesgo de asociación y por ende de confusión respecto al empresario, lo cual no logra desvirtuarse por el hecho de que el signo que fue negado corresponda a un sitio geográfico, cuyo conocimiento por el público general no ha sido demostrado (…)”. - “(…) se observa que entre las dos expresiones en conflicto LA ROCHE-POSAY y ROCHE, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética, ortográfica y gráfica en fonemas o voces parciales, se sigue que la visión de conjunto de los signos permite apreciar de forma clara la similitud entre ellos capaz de inducir a error, en tanto genera riesgo de asociación de las marcas y, por ende, de su titular (…)”. - “El actor no acreditó el supuesto ‘carácter débil’ de la marca ROCHE, aducido por éste con base en la presunta ‘coexistencia registral de marcas de diferentes titulares que la contienen’, razón que conlleva a que dicho argumento no sirva de sustento del cargo de violación de la norma supranacional imputado a esta Superintendencia en la demanda”. d) Tercero Interesado c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La sociedad HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED, considerada como tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: - “(…) el signo LA ROCHE-POSAY, para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, no cumple con el requisito de distintividad (…), dado que, (…), resulta - Al analizar el riesgo de confusión entre los signos enfrentados, expresa que “en la marca opositora la fuerza distintiva de la marca, por ser una palabra de fantasía, y porque es GACETA OFICIAL oralmente como se demandan losa (sic) productos que distingue esta marca, la fuerza distintiva recae en la expresión ROCHE.

En la marca negada la fuerza distintiva recae en las palabras LA ROCHE, por ser las primeras que forman la marca, y será sobre éstas que el consumidor medio tendrá una mayor recordación”. - “(…) como el signo que se pretende registrar es confundible con el nombre comercial ROCHE, si se otorgara el registro de la marca LA ROCHE-POSAY no sólo se violarían las normas atrás relacionadas, sino que también se violaría el artículo 136 literal c) (…)”. - Sobre el riesgo de confusión directa, afirma que “(…) el consumidor medio que demande un producto distinguido con la marca ROCHE puede incurrir en confusión ante productos marcados LA ROCHE-POSAY”. - Respecto al riesgo de asociación, señala que “salta a la vista que un consumidor medio podrá ser víctima de este riesgo de asociación, pues creerá que los productos que se distinguen con la marca LA ROCHE –POSAY tienen el mismo origen empresarial que aquellos conocidos por el que se distinguen con la marca ROCHE”. - Al referirse a la marca débil, manifiesta que “(…) la marca opositora ROCHE, no está formada por radicales o desinencias de uso común y se trata de una marca de fantasía. Esta marca de fantasía no convive tampoco en el registro de marcas con por lo menos seis (6) marcas de distintos titulares que estén formadas por la partícula ROCHE.

No es pues la marca ROCHE una marca débil sino una marca de fantasía, con gran fuerza distintiva (…)”. - “(…) debe evitarse la más mínima semejanza entre marcas que distinguen productos farmacéuticos, por estar tales productos asociados con la salud pública”.

CONSIDERANDO: 31/07/2009 26.60 solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de mayo de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo denominativo “LA ROCHEPOSAY” fue presentada el 14 de marzo de 2003, en vigencia de la normativa mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio los artículos 135 literal e), 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas GACETA OFICIAL los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; 31/07/2009 27.60 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

( ) c) los sonidos y los olores; Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o DEL NOMBRE COMERCIAL Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. (…) GACETA OFICIAL 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos (signo denominativo compuesto “LA ROCHE-POSAY” y nombre comercial “ROCHE”) comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas (signo denominativo compuesto “LA ROCHE-POSAY” y marca mixta “ROCHE”); - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con una marca y con un nombre comercial; - Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o de asociación; - Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; - Los nombres comerciales y su protección; - Marcas farmacéuticas; los signos descriptivos; - Signos en idioma extranjero;

Palabras de uso común; la Marca Débil; - La marca de fantasía; - Conexión competitiva; - Autonomía de las Oficinas Nacionales Competentes para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 31/07/2009 28.60 La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

GACETA OFICIAL

3.2. CLASES DE SIGNOS La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “LA ROCHE-POSAY” (denominativo) y que los signos de la sociedad opositora son: “ROCHE” (nombre comercial denominativo) y “ROCHE” (marca mixta), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos, denominativos compuestos y mixtos, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 31/07/2009 29.60 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 2 Comparación entre signos denominativos Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 1 “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión 2 1 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

Finalmente, al cotejar dos marcas (signos) denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 4 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3 4 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 31/07/2009 30.60

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza con una marca y con un nombre comercial La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136 litera a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 31/07/2009 31.60

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza en- 6 7 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 31/07/2009 32.60 tre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 9 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre signos distintivos: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 10 8 9 10 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 11 11 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

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3.6. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCIÓN La Decisión 486 en su artículo 190, en concordancia con el artículo 136 literal b) de la misma Decisión, protege al nombre comercial. De acuerdo a la mencionada Decisión, el nombre comercial es “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”.

En efecto, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”. 12 Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. 13 Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas 12 13 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/07/2009 33.60 pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP98, ya citado). El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por GACETA OFICIAL lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 14 Asimismo, el juez consultante deberá prestar atención, al momento de resolver, que al nombre comercial se le aplican, en cuanto corresponda, los artículos 155 a 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En efecto, el titular tiene derecho al uso exclusivo del nombre comercial, pudiendo iniciar las acciones pertinentes contra quienes utilicen una marca idéntica o similar a su nombre comercial, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados con su actividad económica. En consecuencia de lo anterior, cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste.

3.7. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS Las Marcas Farmacéuticas Tomando en cuenta que LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE solicitó el registro de signo nominativo “LA ROCHE-POSAY” para distinguir “preparaciones farmacéuticas, dermatológicas y sanitarias para uso médico, desinfectantes”, productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y que HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED formuló oposición con base en la marca mixta “ROCHE”, registrada para distinguir, entre otros, productos de la clase 5; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “Marcas Farmacéuticas”.

La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. 14 Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/07/2009 34.60 El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 15 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 16 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 17 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de 15 16 17 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000.

Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. GACETA OFICIAL error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 18 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 19 31/07/2009 35.60 produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica. La denominación de origen está constituida por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien y, con ello, sugerir sus cualidades por proceder exclusivamente de un lugar geográfico determinado.

En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.

3.8. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL Los signos descriptivos Tomando en cuenta que el signo “LA ROCHEPOSAY” incluye un nombre geográfico, el Tribunal estima adecuado referirse al tema del lugar de origen en los signos descriptivos. El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.

En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Asimismo, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; prohibición que radica en el hecho de que esa utilización 18 19 Proceso 50-IP-2001.

Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomando en cuenta que (i) las marcas en confrontación podrían incluir palabras de uso común en la conformación de las mismas, en tanto que ambas contienen un elemento común “ROCHE”, (ii) las marcas en confrontación podrían incluir signos en idioma extranjero, (iii) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE argumentó que “La expresión ROCHE tiene un carácter débil, en virtud de la coexistencia registral de marcas de diferentes titulares que la contienen, lo que indudablemente repercute en el rigor con el que debe efectuarse el cotejo frente a otras marcas que tienen ese elemento común”, y que (iv) la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que “El actor no acreditó el supuesto ‘carácter débil’ de la marca ROCHE, aducido por éste con base en la presunta ‘coexistencia registral de marcas de diferentes titulares que la contienen’, razón que conlleva a que dicho argumento no sirva de sustento del cargo de violación de la norma supranacional imputado a esta Superintendencia en la demanda”, se hace necesario tratar los siguientes temas: “los signos en idioma extranjero”, “palabras de uso común” y “la marca débil”.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado concep- GACETA OFICIAL 31/07/2009 36.60 tual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. sarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 20 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras nece20 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 21

3.9. LA MARCA DE FANTASÍA Tomando en cuenta que HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED argumentó que “en la marca opositora la fuerza distintiva de la marca, por ser una palabra de fantasía, y porque es oralmente como se demandan losa (sic) productos que distingue esta marca, la fuerza distintiva recae en la expresión ROCHE. En la marca negada la fuerza distintiva recae en las palabras LA ROCHE, por ser las primeras que forman la marca, y será sobre éstas que el consumidor medio tendrá una mayor recordación”, y que “(…) la marca opositora ROCHE, no está formada por radicales o desinencias de uso común y se trata de una marca de fantasía. Esta marca de fantasía no convive tampoco en el registro de marcas con por lo menos seis (6) marcas de distintos titulares que estén formadas por la partícula ROCHE.

No es pues la marca ROCHE una marca débil sino una marca de fantasía, con gran fuerza distintiva (…)”, se hace necesario tratar el tema: “la marca de fantasía”. Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. Para la doctrina es “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que 21 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. GACETA OFICIAL 31/07/2009 37.60 es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 22 circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 24 Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca.

Igualmente ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. 23

3.10. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Tomando en cuenta que el signo “LA ROCHEPOSAY” (nominativo) fue solicitado para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5 y que la marca mixta “ROCHE” de la sociedad opositora como su nombre comercial protegen productos de las clases Nos. 1, 3, 5, 10 y 31 de la Clasificación internacional de Niza, se hace necesario referirse al tema de la conexión competitiva de productos: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal 22 23 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta.

El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o el servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo 24 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. GACETA OFICIAL de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 25 31/07/2009 38.60 pítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

3.11. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE observó que “La sociedad La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique ha registrado la marca LA ROCHE-POSAY para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza en varios países y ha obtenido igualmente su registro internacional, (…), circunstancia que demuestra la aptitud distintiva de la marca que se pretende registrar”, y que la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que “(…) no son vinculantes para esta Superintendencia la (sic) decisiones tomadas por otras autoridades en el mundo sobre el registro de una marca en tanto lo único que debe analizar esta Entidad es el cumplimiento de los requisitos señalados por el ordenamiento supranacional”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones proferidas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Ca- 25 Proceso 09-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el GACETA OFICIAL caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Las signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran 31/07/2009 39.60 un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar signos denominativos debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de los signos en pugna.

Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 4. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 5. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

GACETA OFICIAL 6. Para el caso de las indicaciones geográficas, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser susceptible de registro. 7. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. 8.

Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. 9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas y las actividades económicas que distingue el nombre comercial.

Deberá tenerse en cuenta en ese 31/07/2009 40.60 contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 10. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro.

Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040348, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 31/07/2009 41.60 PROCESO 053-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio del artículo 150 del mismo cuerpo legal; con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa). Actor: Sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Proceso Interno: Nº 2005-00138

01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 200500138 01.

El auto de 07 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

Tercero interesado: AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. b) Hechos El 04 de julio de 2002, AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., de México, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dos (02) solicitudes para el registro del signo “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativo) en las Clases 09 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de las solicitudes fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 520, el 27 de septiembre de 2002, y no se presentaron oposiciones al registro. El 20 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió las Resoluciones Nos: 3741 y 3743, a través de las cuales otorgó a AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38, sin tomar en cuenta los registros de la marca “TELECOM” (mixta) en las Clases 09 y 38 a favor de TELECOM EN LIQUIDACIÓN. AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., además, solicitó el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en la Clase 16, el cual fue denegado.

El 04 de noviembre de 2004, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en calidad de licenciatario de las marcas de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, solicitó el registro de las marcas “INTERNET TELECOM” en las Clases 09 y 38, al cual se opuso ÁMERICA MÓVIL S.A. DE C.V. fundamentando el previo registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38, bajo el argumento que el registro del signo solicitado “INTERNET TELECOM” derivaría en competencia desleal por el uso de la denominación “TELECOM”, lo cual se traduciría en que cuando ÁMERICA MÓVIL S.A. DE C.V. solicitó el registro de “GRUPO AMÉRICA TELECOM” lo hizo con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.

GACETA OFICIAL 31/07/2009 42.60 El 11 de abril de 2005, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. solicita la nulidad de las Resoluciones Nos: 3741 y 3743, mediante las cuales se otorgó a AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza. pues es claro que se presentan similitudes ortográfica y fonética derivadas de la reproducción de las expresiones TELECOM, elemento único esencial y predominante en el signo base de la negativa sin que la adición de las expresiones GRUPO AMÉRICA que se incluye en el signo solicitado otorgue distintividad suficiente que permita la clara identificación de los signos”. c) Fundamentos jurídicos de la Demanda: Finalmente, la demandante señala que los actos demandados violan las normas encaminadas a reprimir la competencia desleal.

La demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en calidad de licenciataria de la marca “TELECOM” (mixta) de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, en ejercicio del artículo 172 de la Decisión 486, solicita la nulidad de las Resoluciones Nos: 3741 y 3743, mediante las cuales se otorgó a AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Añade que la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) no cumple con el principio marcario de distintividad relativa y causa riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Sostiene que las expresiones “GRUPO” y “AMÉRICA” no tienen fuerza diferenciadora suficiente para determinar en el consumidor que se trata de servicios diferentes, provenientes de empresas distintas, pues su atención se centrará en la denominación “TELECOM”, que es la previamente conocida y que, en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la compañía. Argumenta que la División de Signos Distintivos denegó en primera y segunda instancia el registro de las marcas “TEAM TELEKOM” (Clases 09, 16, 38 y 42), “TELECOM ONE” (Clases 09, 16 y 38), “TELECOM ITALIA S.P.A.” (Clases 09 y 38), “TELECOM AMERICAS” (Clase 16), “AMÉRICA TELECOM” (Clase 16) y “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (Clase 16).

En el caso de esta última, denegó el registro afirmando que: “la confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra cosa y que al hacer la comparación entre las marcas “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (nominativa) y “TELECOM” (mixta), de forma sucesiva y no simultáneamente, se desprende que ellos arrojan confusión, d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando lo siguiente: que las marcas confrontadas “TELECOM” (mixta) y “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) no arrojan confusión, ya que ambos signos poseen elementos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos.

Sostiene que la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) tiene la suficiente fuerza distintiva y no puede llevar a confusión al público consumidor, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial. Argumenta que para que exista riesgo de confusión se requiere que concurran dos circunstancias. En primer lugar, que entre las marcas exista identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; y, en segundo lugar, el alcance de la cobertura de los productos y servicios, de acuerdo al Principio de Especialidad, desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 048-IP-99.

Añade que la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) está estructurada por diecinueve letras cuya composición es diferente respecto de la marca “TELECOM” (mixta), lo cual le da suficiente distintividad; en consecuencia, debe descartarse la similitud desde el punto de vista visual y fonético. Plantea una excepción de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, ya que “(…) se trata de dos actuaciones administrativas distintas iniciadas bajo diferente normatividad en materia GACETA OFICIAL de propiedad industrial en el primer caso la Decisión 313 y en el segundo la Decisión 486 (…)”.

La sociedad AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., tercero interesado en el proceso, argumenta que existen casos en que un signo se puede registrar a pesar de que las expresiones que lo componen sean descriptivas o genéricas, si la distintividad resulta del signo visto en su conjunto, como es el caso de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa).

Por lo tanto, no hay posibilidad de confusión entre las marcas “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativas) y la marca “TELECOM” (mixta). Añade que en la solicitud de registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa) en la Clase 38, la Administración señaló que la expresión “telecom” contenida en la marca “TELECOM” (mixta) es genérica para los servicios de telecomunicaciones.

Sostiene que la marca “TELECOM” (mixta) es una marca débil y está condenada a desaparecer ya que su titular se encuentra en liquidación. Además, que su información se ha convertido en poco confiable ya que no tiene el mismo significado y fuerza distintiva que tenía antes de que su titular entrara en proceso de liquidación. Argumenta que la marca “TELECOM” (mixta) corresponde a la abreviación de la palabra “telecomunicaciones” que no puede ser objeto de apropiación. TELECOM EN LIQUIDACIÓN puede tener derecho de exclusividad sobre las líneas, formas y colores que se incorporan a su marca “TELECOM” (mixta) y sobre la impresión visual del signo, pero no sobre la expresión “TELECOM”, término usual, común o genérico para telecomunicaciones.

Finalmente sostiene que, TELECOM EN LIQUIDACIÓN ha quedado restringida al desarrollo de actos que conlleven a su futura liquidación ya que no tiene una participación activa en el mercado.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia 31/07/2009 43.60 para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486; y, de oficio, del artículo 150 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el co- GACETA OFICIAL 31/07/2009 44.60 mercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 090-IP-2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, emitida para la causa interna Nº 200300119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

(…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148 o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso de hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución; (…) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propieda industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Como quiera que en el proceso interno se afirma que la propietaria de la marca “TELECOM” (mixta) se encuentra en liquidación por lo que el signo dejará de existir, este Tribunal enfatiza que la marca es un bien intangible cuya vida jurídica depende del término por el cual fue concedida o renovada y de que su registro no haya caducado o haya sido anulado.

Por lo tanto, los derechos sobre la marca no desaparecen por la liquidación de la persona de su titular, ya que siendo un bien intangible, forma parte de los activos de dicha persona y, en tal sentido, puede ser avaluada y negociada como cualquier otro activo de la sociedad en liquidación. De otra parte, tampoco encuentra este Tribunal válido el argumento esgrimido en el proceso interno cuando -a priori- se califica el signo “TELECOM” (mixto) como un signo débil y por lo tanto apropiable por terceros, ya que, conforme a las previsiones del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede no ser distintivo al momento de solicitarse su registro pero el trabajo empresarial de su titular puede llevar, con el paso del tiempo, a ser un signo reconocido por el público consumidor, incluso, a convertirse en notoriamente conocido, aspectos que corresponde al juzgador establecer al momento de resolver el conflicto entre signos, no siendo, por lo tanto, cierto que la distintividad sea un tema a exami- GACETA OFICIAL narse solo al momento de la solicitud de registro de la marca. 2.

IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O RIESGO DE ASOCIACIÓN. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP2006, marca: NEUROFLEX (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, emitido en la causa interna Nº 2002-00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud entre las marcas “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) y la marca “TELECOM” (mixta).

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS Y MIXTAS. En el presente caso, resulta necesaria la comparación entre las marcas “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) y la marca “TELECOM” (mixta). Al respecto, las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 31/07/2009 45.60 su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 1 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia ha indicado que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 2 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y 1 2 El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” 3.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.

MARCA DÉBIL. En el presente caso, AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. argumenta que la marca “TELECOM” (mixta) es una marca débil y está condenada a desaparecer ya que su titular se encuentra en liquidación. Además, que su información se ha convertido en poco confiable ya que no tiene el mismo significado y fuerza distintiva que tenía antes de que su titular entrara en proceso de liquidación. Este Tribunal ha señalado que un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Proceso 046-IP-2008”. Marca: Pan American Assistance (mixta). 31/07/2009 46.60

5. PALABRAS DE USO COMÚN, PALABRAS DESCRIPTIVAS Y PALABRAS GENÉRICAS. En el presente caso, la demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. señala que las expresiones “GRUPO” y “AMÉRICA” no tienen fuerza diferenciadora suficiente para determinar en el consumidor que se trata de servicios diferentes, provenientes de empresas distintas, pues su atención se centrará en la denominación “TELECOM”, que es la previamente conocida y que, en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la compañía. Por otro lado, AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. argumenta que la marca “TELECOM” (mixta) corresponde a la abreviación de la palabra “telecomunicaciones” que no puede ser objeto de apropiación, ya que TELECOM EN LIQUIDACIÓN puede tener derecho de exclusividad sobre las líneas, formas y colores que se incorporan a su marca “TELECOM” (mixta) y sobre la impresión visual del signo, pero no sobre la expresión “TELECOM”, término usual, común o genérico para telecomunicaciones.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que, al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que, individualmente consideradas, pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una GACETA OFICIAL 31/07/2009 47.60 expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP2005.

Marca: “U.S. ROBOTICS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1231, de 16 de agosto de 2005). corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas o descriptivas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas o descriptivas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Palabras descriptivas: La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. Palabras genéricas: Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “( ) una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio”.

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas o descriptivas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. 6.

CONEXIÓN COMPETITIVA. En el caso concreto, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos GACETA OFICIAL que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 31/07/2009 48.60 f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 4

7. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DE LA DECISIÓN 486. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los em- 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL presarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida 5. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo de la marca “TELECOM” (mixta) por parte de la solicitante.

8. DE LA COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA REGISTRADA. En el presente caso, la demandante señaló que ÁMERICA MÓVIL S.A. DE C.V. solicitó el registro de “GRUPO AMÉRICA TELECOM” con la intención de perpetrar actos de competencia desleal, toda vez que incluye la denominación “TELECOM” de la empresa licenciataria COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 La imitación o “copia servil” de una marca previamente conocida. 31/07/2009 49.60 Al respecto, la Decisión 486, en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, las demás Decisiones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal.

Sin embargo, es del Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone: “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.

En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien.” Concepto de Acto Desleal. La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal.

En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.

(Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 17 de marzo de 1999). GACETA OFICIAL El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.

(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”.

(Narváez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316). Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1892, Pág. 47). 31/07/2009 50.60 Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.

Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.

Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, caso: “COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006).

Actos de competencia desleal. El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del esta- GACETA OFICIAL blecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Actos de competencia desleal por confusión. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: “1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación 6 de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 6 Imitación: Objeto que imita o copia a otro, normalmente más valioso. www.rae.es 31/07/2009 51.60 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 07 de marzo de 2005” (Proceso 143-IP-2006, ya citado).

El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de GACETA OFICIAL corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

9. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. LA DEBIDA MOTIVACIÓN. En el presente caso, la demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en calidad de licenciataria de la marca “TELECOM” (mixta) de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, señaló que la División de Signos Distintivos denegó en primera y segunda instancia el registro de las marcas “TEAM TELEKOM” (Clases 09, 16, 38 y 42), “TELECOM ONE” (Clases 09, 16 y 38), “TELECOM ITALIA S.P.A.” (Clases 09 y 38), “TELECOM AMERICAS” (Clase 16), “AMÉRICA TELECOM” (Clase 16) y “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (Clase 16), afirmando que: “la confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra cosa y que al hacer la comparación entre las marcas “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (nominativa) y “TELECOM” (mixta), de forma sucesiva y no simultáneamente, se desprende que ellos arrojan confusión, pues es claro que se presentan similitudes ortográfica y fonética derivadas de la reproducción de las expresiones TELECOM, elemento único esencial y predominante en el signo base de la negativa sin que la adición de las expresiones GRUPO AMÉRICA que se incluye en el signo solicitado otorgue distintividad suficiente que permita la clara identificación de los signos”. 31/07/2009 52.60 Al respecto, el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa: “MONARCM”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de GACETA OFICIAL realizar el examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.

Sobre el tema se ha manifestado: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 7 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o 7 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. 31/07/2009 53.60 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).” (Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP2008) Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, GACETA OFICIAL CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la citada normativa.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que un signo que contenga una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

En tal sentido, se deberá analizar si la marca “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) al ser un signo constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 31/07/2009 54.60 El Juez Consultante deberá determinar en qué medida la marca “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) es similar a la marca registrada “TELECOM” (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: Un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, genéricas o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Por lo tanto, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

SEXTO: En el caso concreto, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto.

SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

GACETA OFICIAL Dichas Oficinas Nacionales gozan de autonomía, que se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

OCTAVO: Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo de la marca “TELECOM” (mixta) por parte de la solicitante.

NOVENO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aque- 31/07/2009 55.60 llos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-0138, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 31/07/2009 56.60 PROCESO 056-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a); y, de oficio, del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “MICROMAN-M.F” (denominativa). Actor: MICROFERTIZA W.A. & CÍA LTDA. Proceso interno: Nº 2004-00005-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de junio del año dos mil nueve. trada para distinguir todos los productos comprendidos en la misma Clase 01, según Certificado Nº 148242, vigente hasta el 16 de diciembre de 2003.

VISTOS: Mediante Oficio Nº 0135, de 29 de enero de 2009, recibido en este Tribunal el 23 de marzo de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b); y, 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2004-0000501. 1.

ANTECEDENTES Por Resolución Nº 14286, de 28 de mayo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió a MICROFERTIZA W.A & CÍA LTDA. el registro como marca de “MICROMAN-M.F.” (denominativa) para distinguir “fertilizantes agrícolas” en la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO S.A. interpuso los recursos de reposición y de apelación, respectivamente. 1.1. Las partes Demandante: Compañía Colombiana de Inversiones Agrícolas S.A. COLINAGRO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero interesado: MICROFERTIZA W.A. & CÍA LTDA. 2.

Hechos: El 01 de noviembre de 2002, MICROFERTIZA W.A. & CÍA LTDA. presentó solicitud de registro del signo “MICROMAN-M.F.” (denominativo) para distinguir “fertilizantes agrícolas” en la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 524, de 31 de enero de 2003, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO S.A. presentó oposición al registro con fundamento en su marca “MICROMATE” regis- Mediante Resolución Nº 021550, de 30 de julio de 2003, la misma funcionaria confirmó en todas sus partes la Resolución Nº 14286, de 2003.

Mediante Resolución Nº 28632, de 02 de octubre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la decisión inicial. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO S.A. acude ante el Consejo de Estado, de la República de Colombia, presentando una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, el proceso se suspende a fin de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realice la respectiva Interpretación Prejudicial. 3. Fundamentos de la Demanda: La actora COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO S.A. GACETA OFICIAL estima violados los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b); y, 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, argumentando lo siguiente: El signo “MICROMAN-M.F.” (denominativo) solicitado para registro es confundiblemente semejante con la marca “MICROMATE”, pues copia la secuencia ortográfica “MICROMA” y le agrega una partícula que no tiene fuerza distintiva suficiente para que el consumidor desprevenido diferencie una marca de otra. 4.

Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el signo “MICROMAN-M.F.” es suficientemente distintivo, pues siendo similar a la marca “MICROMATE” no es idéntico a ésta. Fonéticamente, la terminación MAN-M.F. le otorga suficiente distintividad al signo solicitado, a fin de acceder a registro. 5.

Tercero interesado: MICROFERTIZA W.A. & CÍA LTDA. como titular del registro marcario concedido contestó la demanda afirmando que entre ambos signos no se presenta riesgo de confusión pues gráfica, ortográfica, visual y fonéticamente son distintos.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 07 de mayo de 2009.

Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b); y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, este Tribunal considera que no resulta pertinente la interpretación del artículo 135 literales a) y b) ya que el presente caso trata de un “riesgo de confusión”.

Asimismo, 31/07/2009 57.60 procederá a interpretar de oficio, el artículo 146 de la mencionada Decisión. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

GACETA OFICIAL No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más precisa.

En consecuencia, ésta se referirá a una aplicación jurisprudencial al caso concreto:

1. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS DE UN SIGNO PARA SER REGISTRADO COMO MARCA. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, marca: “DEPORTE INTERNACIONAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1510, de 19 de junio de 2007, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta. 31/07/2009 58.60

2. CLASES DE MARCAS: COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. De igual manera, este Tribunal ha pronunciado su criterio sobre este particular en anteriores fallos, por lo que insta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que tome consideración lo sentado en el Proceso 111-IP2008, marca: “DAXOTEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1713, de 21 de abril de 2009, emitida para la causa interna Nº 2004-0235, que señala que: “El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos”.

3. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA/INDIRECTA) Y/O RIESGO DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Debido a la necesidad de referirse al concepto de marca y sus requisitos esenciales para su registro, resulta importante acotar una definición sentada previamente por la jurisprudencia emitida por este Tribunal, al manifestar que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP2006, marca: “NEUROFLEX” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, emitido en la causa interna Nº 2002-00270.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo “MICROMAN-M.F” (denominativo) cuya solicitud de registro fue presentada el 01 de noviembre de 2002, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. Por otra parte, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de GACETA OFICIAL 31/07/2009 59.60 similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas “MICROMAN-M.F” y “MICROMATE”.

6. DE LAS OPOSICIONES. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PRESENTARLAS.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. En el presente proceso, la División de Signos Distintivos ha manifestado que: “1) La oficina competente sólo podrá tener en consideración aquellas oposiciones en las cuales se acredite un interés legítimo al momento de su presentación, es decir, que en el escrito de oposición se manifieste los derechos que se estarían vulnerando (…) 3) Revisado el expediente y los registros de la Propiedad Industrial, no se encontró ni solicitud ni registro de marca a nombre del opositor en la que se pueda basar la aplicación de la causal en estudio y por lo tanto no existe interés legítimo para presentar la oposición”.

Debido a que en el presente caso los signos confrontados “MICROMAN-M.F” y “MICROMATE” comparten la partícula “MICRO”, se vuelve indispensable analizar el tema referente a las partículas de uso común. Al respecto la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 113-IP-2007, marca: “BIFLEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1565, de 27 de noviembre de 2007 emitido en la causa interna Nº 200400043-01).

5. MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso, los signos confrontados “MICROMAN-M.F” y “MICROMATE” no tienen ningún significado conocido en la lengua española, motivo por el cual pasan a ser signos de fantasía, por lo que este Tribunal considera importante analizar este tema. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades”.

A efectos de la presente interpretación, el Tribunal insta se tome en consideración lo sentado en el proceso 101-IP-2008, marca: “L’ARGENTIERE (mixto)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1689, de 20 de enero de 2009 emitido en la causa interna Nº 2001-0161. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, marca: HERBAMIEL mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº de 1172, de 7 de marzo de 2005). Al respecto, este Tribunal insta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, tomar en cuenta y referirse al proceso 049-IP2008, marca: “A Uno+gráfica”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1645, de 12 de agosto de 2008.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo GACETA OFICIAL 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: El Juez Consultante, aplicando los criterios expuestos en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera generarse entre los signos denominativos “MICROMAN-M.F” y “MICROMATE”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de signo distintivo.

CUARTO: Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

QUINTO: Los signos confrontados en el presente proceso no tienen ningún significado conocido en la lengua española, por lo que deberán ser 31/07/2009 60.60 considerados como signos de fantasía. Es importante recalcar que, precisamente, al no tener un significado propio, estos signos no evocan un significado por sí mismos, lo que los convierte en signos sumamente distintivos.

SEXTO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú