PROCESO 056-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a); y, de oficio, del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: “MICROMAN-M.F” (denominativa).

Actor: MICROFERTIZA W.A. & CÍA LTDA. Proceso interno: Nº 2004-00005-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 0135, de 29 de enero de 2009, recibido en este Tribunal el 23 de marzo de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b); y, 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2004-00005-01. 1.

Antecedentes 1. Las partes Demandante: Compañía Colombiana de Inversiones Agrícolas S.A. COLINAGRO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero interesado: MICROFERTIZA W.A. & CÍA LTDA. 1. Hechos: El 01 de noviembre de 2002, MICROFERTIZA W.A. & CÍA LTDA. presentó solicitud de registro del signo “MICROMAN-M.F.” (denominativo) para distinguir “fertilizantes agrícolas” en la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 524, de 31 de enero de 2003, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO S.A. presentó oposición al registro con fundamento en su marca “MICROMATE” registrada para distinguir todos los productos comprendidos en la misma Clase 01, según Certificado Nº 148242, vigente hasta el 16 de diciembre de 2003.

Por Resolución Nº 14286, de 28 de mayo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió a MICROFERTIZA W.A & CÍA LTDA. el registro como marca de “MICROMAN-M.F.” (denominativa) para distinguir “fertilizantes agrícolas” en la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO S.A. interpuso los recursos de reposición y de apelación, respectivamente. Mediante Resolución Nº 021550, de 30 de julio de 2003, la misma funcionaria confirmó en todas sus partes la Resolución Nº 14286, de 2003. Mediante Resolución Nº 28632, de 02 de octubre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la decisión inicial.

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO S.A. acude ante el Consejo de Estado, de la República de Colombia, presentando una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio. Finalmente, el proceso se suspende a fin de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realice la respectiva Interpretación Prejudicial. 2.

Fundamentos de la Demanda: La actora COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO S.A. estima violados los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b); y, 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, argumentando lo siguiente: El signo “MICROMAN-M.F.” (denominativo) solicitado para registro es confundiblemente semejante con la marca “MICROMATE”, pues copia la secuencia ortográfica “MICROMA” y le agrega una partícula que no tiene fuerza distintiva suficiente para que el consumidor desprevenido diferencie una marca de otra. 3.

Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el signo “MICROMAN-M.F.” es suficientemente distintivo, pues siendo similar a la marca “MICROMATE” no es idéntico a ésta. Fonéticamente, la terminación MAN-M.F. le otorga suficiente distintividad al signo solicitado, a fin de acceder a registro. 5.

Tercero interesado: MICROFERTIZA W.A. & CÍA LTDA. como titular del registro marcario concedido contestó la demanda afirmando que entre ambos signos no se presenta riesgo de confusión pues gráfica, ortográfica, visual y fonéticamente son distintos.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 07 de mayo de 2009.

Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b); y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, este Tribunal considera que no resulta pertinente la interpretación del artículo 135 literales a) y b) ya que el presente caso trata de un “riesgo de confusión”.

Asimismo, procederá a interpretar de oficio, el artículo 146 de la mencionada Decisión. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más precisa.

En consecuencia, ésta se referirá a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, marca: “DEPORTE INTERNACIONAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1510, de 19 de junio de 2007, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Debido a la necesidad de referirse al concepto de marca y sus requisitos esenciales para su registro, resulta importante acotar una definición sentada previamente por la jurisprudencia emitida por este Tribunal, al manifestar que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo “MICROMAN-M.F” (denominativo) cuya solicitud de registro fue presentada el 01 de noviembre de 2002, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. CLASES DE MARCAS: COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. De igual manera, este Tribunal ha pronunciado su criterio sobre este particular en anteriores fallos, por lo que insta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que tome consideración lo sentado en el Proceso 111-IP-2008, marca: “DAXOTEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1713, de 21 de abril de 2009, emitida para la causa interna Nº 2004-0235, que señala que: “El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos”. 3. Irregistrabilidad MARCARIA POR Riesgo de confusión (DIRECTA/INDIRECTA) Y/O RIESGO DE ASOCIACIÓN. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP-2006, marca: “NEUROFLEX” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, emitido en la causa interna Nº 2002-00270.

Por otra parte, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas “MICROMAN-M.F” y “MICROMATE”. 4.

Partículas de uso común. LA MARCA DÉBIL. Debido a que en el presente caso los signos confrontados “MICROMAN-M.F” y “MICROMATE” comparten la partícula “MICRO”, se vuelve indispensable analizar el tema referente a las partículas de uso común. Al respecto la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 113-IP- 2007, marca: “BIFLEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1565, de 27 de noviembre de 2007 emitido en la causa interna Nº 2004-00043-01).

5. MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso, los signos confrontados “MICROMAN-M.F” y “MICROMATE” no tienen ningún significado conocido en la lengua española, motivo por el cual pasan a ser signos de fantasía, por lo que este Tribunal considera importante analizar este tema. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades”.

A efectos de la presente interpretación, el Tribunal insta se tome en consideración lo sentado en el proceso 101-IP-2008, marca: “L’ARGENTIERE (mixto)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1689, de 20 de enero de 2009 emitido en la causa interna Nº 2001- 0161. 6. De las oposiciones. Legitimación activa para presentarlas. En el presente proceso, la División de Signos Distintivos ha manifestado que: “1) La oficina competente sólo podrá tener en consideración aquellas oposiciones en las cuales se acredite un interés legítimo al momento de su presentación, es decir, que en el escrito de oposición se manifieste los derechos que se estarían vulnerando (…) 3) Revisado el expediente y los registros de la Propiedad Industrial, no se encontró ni solicitud ni registro de marca a nombre del opositor en la que se pueda basar la aplicación de la causal en estudio y por lo tanto no existe interés legítimo para presentar la oposición”.

El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, marca: HERBAMIEL mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº de 1172, de 7 de marzo de 2005). Al respecto, este Tribunal insta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, tomar en cuenta y referirse al proceso 049-IP-2008, marca: “A Uno+gráfica”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1645, de 12 de agosto de 2008.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: El Juez Consultante, aplicando los criterios expuestos en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera generarse entre los signos denominativos “MICROMAN-M.F” y “MICROMATE”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de signo distintivo.

CUARTO: Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

QUINTO: Los signos confrontados en el presente proceso no tienen ningún significado conocido en la lengua española, por lo que deberán ser considerados como signos de fantasía. Es importante recalcar que, precisamente, al no tener un significado propio, estos signos no evocan un significado por sí mismos, lo que los convierte en signos sumamente distintivos.

SEXTO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA