PROCESO 22-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de las siguientes normas: artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículos 87, 88, 89 y 91 de la Decisión 313 de 6 de febrero de 1992, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículos 87 y 101 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2004-0014 Actor: Sociedad BASSIM NOUREDDINE YAZDEH. Marca: KDK (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 19 de marzo de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.
Las partes. Demandante: SOCIEDAD BASSIM NOUREDDINE YAZDEH Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: SOCIEDAD MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad MATSUSHITA SEIKO CO.
LTD., solicitó en 1971 el registro como marca del signo denominativo KDK, para amparar productos de la Clase 9 de la “Clasificación de Artículos y Manufacturas a que se Aplican las Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura” (Decreto 2379 de 1970). Los productos descritos en la solicitud fueron: “Electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía y telegrafía inalámbrica, radiografía, radiotelegrafía, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire electrónicos”. b. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 129 de 3 de julio de 1972, decidió conceder el registro solicitado. c. Dicho registro fue renovado sucesivamente desde 1984 hasta 1993.
La última renovación se otorgó mediante la Resolución No. 19313 de 30 de septiembre de 1993. d. La sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., el 12 de octubre de 1999, solicitó una reclasificación de su marca. e. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 44463 de 28 de diciembre de 2001, resolvió revocar parcialmente la Resolución No. 19313 de 30 de septiembre de 1993, y clasificar la marca en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza para los siguientes productos: “ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos y purificadores de aire eléctricos”.
Además, le otorgó el certificado 76280A a la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. f. La sociedad BASSIM NOUREDDINE YAZDEH, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que la solicitud de registro del signo denominativo KDK, incluyó en la clase 9 productos de la clase 11 de la Clasificación de Marcas.
Dichos productos son: ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, y purificadores de aire eléctricos. b. Manifiesta, que la Superintendencia no debió tramitar la solicitud en la clase 9, ya que el signo solicitado amparaba productos de la clase 11. Es decir, no debió adelantar un mismo trámite en relación con productos pertenecientes a diferentes clases. c. Expone, que de conformidad con el artículo 7 del Decreto 2379 de 1970, la Superintendencia no podía reclasificar el registro, ya que esto sólo se podía hacer si el registro era otorgado antes de la entrada en vigencia de dicho acto administrativo. d. Argumenta, que la Superintendencia violó los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que mediante la Resolución 44463 de 28 de diciembre de 2001, resolvió conceder el registro de la marca denominativa KDK para amparar productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, no ordenó el pago de las tasas respectivas. 3.
La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera: • Sostiene, que lo que hizo la Superintendencia fue corregir un acto administrativo, de conformidad con la solicitud presentada por el beneficiario de dicho acto. • Explica, que la clasificación de los productos ha sido regulada por diferentes normas: primero, por el Decreto 2379 de 1970; segundo, por el Decreto 755 de 1972; y por último, por la Clasificación Internacional de Niza. • Agrega, que la reclasificación se hizo de conformidad con los parámetros contenidos en el Decreto 2379 de 1970. • Argumenta, que la demanda no demuestra de manera adecuada, clara y suficiente, la ilegalidad de los actos acusados. • Manifiesta, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ya caducó. b. Por parte del Tercero Interesado.
De conformidad con el Oficio No. 0413 de 29 de enero de 2009, suscrito por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. no contestó la demanda. IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. Normas a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretarán las normas anteriormente mencionadas, ya que la solicitud del registro de la marca denominativa KDK es anterior a la entrada en vigencia de la Decisión 486. No obstante lo anterior, el Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 87, 88, 89 y 91 de la Decisión 313, normativa vigente al momento en que se renovó por última vez la marca denominativa KDK.
Asimismo, se interpretarán los artículos 87 y 101 de la Decisión 344, normativa vigente al momento en que se solicitó la reclasificación del registro de la marca KDK. Igualmente, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: Decisión 85 (…) Artículo 85 “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la legislación de los respectivos Países Miembros, anterior a la vigencia del presente Reglamento, subsistirá por el tiempo que fue concedido. En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene.
Los plazos previstos en los artículos 30 y 34 se computarán para las patentes ya concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento. Las solicitudes en trámite se sujetarán a lo dispuesto en este Reglamento”.
(…) DECISIÓN 313 (…) Artículo 87 “El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”; Artículo 88 “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.
No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”. Artículo 89 “Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca sólo será renovado en relación con los productos o servicios de que se trate.” (…) Artículo 91 “Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”.
(…) DECISIÓN 344 (…) Artículo 87 La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) La identificación del peticionario; b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca; y, d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.
La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada, por la oficina nacional competente, como admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. (…) Artículo 101 “Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”.
(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. La solicitud de registro marcario antes de la entrada en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. C. La renovación del registro marcario, en el marco de la Decisión 313 D. La corrección y reclasificación del registro marcario; sus límites.
El registro para una sola clase. El principio de complemento indispensable. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, para determinar la normativa aplicable al caso particular hay que tener en cuenta lo siguiente: ▪ La solicitud de registro del signo KDK se presentó antes de la entrada en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. ▪ La última renovación de la marca KDK se produjo en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. ▪ La solicitud de reclasificación del registro de la marca KDK se presentó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior.
El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de dicha ley se extiende hacia el futuro para regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente en razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Así, se ha reiterado en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).
( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.
(Proceso 39- IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.
(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que: la solicitud de registro del signo denominativo KDK se efectuó antes de la entrada en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que la última renovación de la marca KDK se produjo en vigencia de la Decisión 313; y que la solicitud de reclasificación del registro de la marca KDK se presentó en vigencia de la Decisión 344.
De conformidad con lo anterior, las normas que el Juez debe aplicar al caso particular son las señaladas en el punto V de la presente interpretación. B. la solicitud de registro marcario antes de la entrada en vigencia de la decisión 85 de la comisión del acuerdo de cartagena. La solicitud y concesión del registro del signo denominativo KDK se presentó en el año de 1971.
En dicha fecha no existía un Régimen Común de Propiedad Industrial, ya que la Decisión 85, primera normativa comunitaria que regulaba el tema, entró en vigencia en el año de 1974. El artículo 85 de la mencionada Decisión determinó su propia aplicación en el tiempo; estableció que los derechos de propiedad industrial concedidos en los Países Miembros de conformidad con su normativa interna, subsistirían por el tiempo en que fueron otorgados.
Sin embargo, también determinó que lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, sería regulado por el reglamento comunitario. Esto tiene dos implicaciones: 1. Los asuntos que se susciten en relación con los derechos de propiedad industrial concedidos antes de la entrada en Vigencia de la Decisión 85, serán regulados por la normativa interna vigente en aquella época. 2.
Cosa distinta ocurre con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, ya que estos asuntos serían regulados por la normativa comunitaria. La norma procesal, tal y como se explicó en el acápite anterior, entraría a aplicarse inmediatamente, es decir, regularía las etapas procesales no cumplidas al momento de entrar en vigencia la Decisión 85.
Sobre la aplicación en el tiempo de la Decisión 85, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En esta forma previo en primer término la situación de los derechos adquiridos. En tal sentido, opto por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido, en el caso, por vía de ejemplo, de que un País Miembro, en virtud de la legislación nacional se hubiere otorgado una patente por 15 años, esta subsistiría, por igual lapso, en razón de la aplicación del primer aparte de la norma comunitaria comentada, aún cuando el término máximo de concesión de la patente, señalado en 10 años por el Reglamento, es inferior.
Sin embargo, al optar por el respeto al derecho temporal adquirido, no olvido la Comisión las finalidades del nuevo Reglamento, como son las ya expresadas y según las cuales el sistema de patentes no debe entorpecer el proceso de desarrollo de la Comunidad Andina sino por el contrario, debe constituirse en un factor coadyuvante. Por tal motivo, de todas maneras, el derecho concedido será afectado por la primacía del derecho comunitario, al disponerse que en cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento (la Decisión 85) contiene”.
(Interpretación Prejudicial del 25 de mayo de 1988, expedida dentro del proceso 1-IP-88). Esta posición ha sido reiterada en diversas Interpretaciones, dentro de las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial de 29 de julio de 1998, expedida dentro del proceso 2-IP-97, y la Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, expedida en el proceso 32-IP-2005.
C. LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. El registro de la marca denominativa KDK fue renovado sucesivamente desde 1984 hasta 1993. La última renovación se otorgó mediante la Resolución Nº 19313 de 30 de septiembre de 1993. Por lo anterior y por un aspecto metodológico y conceptual, antes de entrar al tema de fondo que es la corrección y reclasificación del registro marcario, encuentra el Tribunal pertinente determinar qué es la renovación y su trámite, ya que es conveniente que la Corte Consultante haga la diferencia entre las figuras de la renovación, corrección y reclasificación. De conformidad con la naturaleza temporal del registro marcario, los artículos 88, 89 y 90 de la Decisión 313 consagran las reglas para la renovación del mismo.
En efecto, si la duración del registro marcario es de diez años desde la fecha de su concesión y prorrogable por períodos sucesivos también de diez años (artículo 87 de la Decisión 313), se deben establecer las reglas para su renovación, siendo éstas: 1. La renovación procede a petición de parte (titular del registro marcario), mediante solicitud dirigida a la Oficina Nacional Competente. 2.
Se debe realizar dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha del vencimiento del registro. 3. Si no se realiza en dicho período, se pierde el derecho a la renovación de la marca, su registro caduca, y, en consecuencia, cualquier persona puede solicitar el registro del signo. 4.
Sin embargo, si la solicitud se presenta después de la oportunidad señalada en el numeral 2, por parte de quien fuera el último titular de la marca, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada. (Artículo 90 de la Decisión 313). 5. El solicitante puede restringir los productos amparados, ya que si la petición de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca sólo será renovado en relación con los productos o servicios de que se trate.
En caso contrario la renovación se otorgará en los mismos términos del registro original. (Artículo 89 de la Decisión 313). El solicitante no puede ampliar los productos amparados, ni tampoco solicitar que la marca se registre para otra clase diferente. En relación con este tema, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “De la disposición en referencia se desprende que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante.
La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios. (Artículo 89). De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo 88, cabe interpretar que la decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva”.
(Proceso 183-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 16 de marzo de 2005). Así quedó consignado en la Interpretación Prejudicial de 29 de marzo de 2006, expedida en el proceso 23-IP-2006. D. LA CORRECCIÓN Y RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO; SUS LÍMITES. EL REGISTRO PARA UNA SOLA CLASE. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo lo siguiente: ▪ Que corrigió un acto administrativo con base en la solicitud presentada por el beneficiario de dicho acto. ▪ Que la reclasificación se hizo de conformidad con los parámetros contenidos en el Decreto 2379 de 1970.
Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal entrará a determinar cómo se articulan las figuras de la corrección y reclasificación en el ordenamiento comunitario andino. El principio de especialidad es básico en el derecho comunitario andino de marcas. Mediante este postulado fundamental, el derecho al uso exclusivo de una marca sólo está referido a los productos o servicios comprendidos dentro de la solicitud de registro, los cuales deberán pertenecer a una misma clase de la nomenclatura oficial; por lo tanto, la protección de la marca no podría extenderse, en principio, a productos o servicios no determinados en la solicitud de registro o comprendidos en otras clases.[1] El artículo 87 de la Decisión 344 consagra este principio de la siguiente manera: “La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios (…)”.
Lo anterior tiene los siguientes efectos: ▪ Para registrar una marca en diferentes clases, el interesado deberá presentar una solicitud por cada clase. ▪ La protección de la marca, en principio, no podría extenderse a productos clasificados en otras clases o no comprendidos en la solicitud de registro. ▪ Como consecuencia, podrían existir marcas idénticas para amparar productos en diferentes clases y para diversos titulares.
La base para realizar el registro marcario es la Clasificación Internacional de Niza de 15 de junio de 1957, teniendo en cuenta sus actualizaciones y modificaciones. El artículo 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prevé que los Países Miembros deben utilizar dicha clasificación en la implementación del registro marcario.
Sobre la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado el 15 de junio de 1957.
Esta Clasificación está abierta a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Al respecto este Tribunal ha sostenido que la misma ‘Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.
Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos’. (Proceso 23-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 952, de 22 de julio de 2003,, marca: CACIQUE, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995).
La Comunidad Andina ha adoptado dicha Clasificación de productos en los artículos 68 de la Decisión 85, 92 de la Decisión 311, 91 de la Decisión 313, 101 de la Decisión 344 y 151 de la Decisión 486. En este sentido, este órgano jurisdiccional, al referirse al carácter obligatorio de la Clasificación Internacional de Niza, ha manifestado que “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos (…).
En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones”. (Proceso 23-IP-2003, ya citado). (Interpretación Prejudicial de 22 de noviembre de 2006, expedida dentro del proceso 163- IP-2006). El acto administrativo que concede el registro, es el marco del derecho otorgado sobre la marca.
En dicho acto la oficina nacional competente determina el signo registrado y los productos amparados. El certificado de registro marcario, es una consecuencia del acto administrativo de concesión y, por lo tanto, debe ser un reflejo del mismo. La normativa comunitaria, no regula la corrección del registro marcario. Dicha figura implica solventar un error formal, mecanográfico o aritmético, lo que involucra necesariamente la corrección del acto administrativo que concede dicho registro.
En este caso, la legislación interna del País Miembro podrá prever los mecanismos para modificar el acto administrativo errado, de conformidad con el principio de complemento indispensable. El artículo 144 de la Decisión 344, en relación con el principio de complemento indispensable, establece: “Art. 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.
Para el caso particular, la Superintendencia argumentó que corrigió un acto administrativo de conformidad con la solicitud presentada por el beneficiario de del mismo. En este evento, la legislación nacional en virtud del principio de complemento indispensable, debe entrar a determinar la manera cómo se debió efectuar dicha corrección acorde con las normas nacionales.
Sin embargo, el Tribunal advierte que bajo el concepto de corrección no es factible reclasificar una marca, ya que esto podría afectar derechos de terceros y/o desconocer la normativa comunitaria. No se puede, so pretexto de corregir un error, hacer otra clasificación sin seguir el proceso de registro, es decir, sin darle oportunidad a los terceros de presentar oposiciones y, en últimas, sin hacer el respectivo análisis de registrabilidad.
Cambiar de clase, podría generar consecuencias diversas para los titulares de marcas semejantes en la misma clase, así como generar un análisis de registrabilidad diferente de conformidad con el género de productos o servicios de que se trate. Por ejemplo, el análisis de genericidad, descriptividad o de uso común de un signo, podría variar sustancialmente de una clase a otra; el signo de uso común, genérico o descriptivo en una clase, podría no serlo en otra.
Por todas estás razones, so pretexto de corregir una marca no podría llevarse a cabo una reclasificación de la misma. Una cosa completamente diferente, es que la solicitud se tramite para una clase y, por ‘error’, el acto administrativo haga referencia a otra clase no solicitada; en este caso no estamos en frente de una reclasificación, sino de una simple corrección. El Juez Consultante, de conformidad con lo anterior, deberá determinar si la corrección del supuesto error se llevó a cabo sin afectar derechos de terceros y sin desconocer los parámetros de registrabilidad contenidos en la Decisión 344.
Ahora bien, una figura diferente de la corrección es la reclasificación del registro marcario. Mediante este instrumento se clasifica en otra clase una marca determinada, es decir, se cambia de clase al signo distintivo. La normativa comunitaria tampoco regula dicha figura. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que la reclasificación sólo es posible si hay un cambió de nomenclatura en la clasificación utilizada, ya que lo contrario sería otorgar un registro sin seguir los pasos y el procedimiento para el mismo.
Si la Clasificación Internacional de Niza se modifica y se reestructuran las clases, esto daría pie a una reclasificación del registro marcario. Si esto no sucede, estaríamos ante un acto claramente contrario a la normativa comunitaria sobre la materia. Por el principio de especialidad, tal y como ya se determinó, sólo puede darse un procedimiento de registro por cada clase.
Esto implica, que si una marca se encuentra registrada para una clase y, por error, se incluyen productos de otras clases, la oficina de registro marcario deberá corregir el error eliminando los productos no pertenecientes a dicha clase, pero de ninguna manera generando un nuevo registro, ya que esto sería saltarse toda la normativa que regula el procedimiento de registro y, como efecto, se podrían vulnerar derechos de terceros.
Un cambio de clase implicaría la renuncia al registro y, por lo tanto, una nueva solicitud; esto conllevaría a un nuevo trámite de registro y un nuevo análisis de registrabilidad. El Juez Consultante deberá determinar, si la reclasificación obedeció a un cambió en la nomenclatura vigente o, por el contrario, obedeció a un error de la oficina de registro marcario al incluir productos de una clase en otra.
Bajo los principios que gobiernan el ordenamiento comunitario de propiedad industrial, esto último no podría dar lugar a la reclasificación de la marca, sino a la corrección del error por parte de la oficina nacional competente, eliminando del registro los productos que no pertenecían a la clase solicitada. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
SEGUNDO: El artículo 85 de la mencionada Decisión determinó su propia aplicación en el tiempo; estableció que los derechos de propiedad industrial concedidos en los Países Miembros de conformidad con su normativa interna, subsistirían por el tiempo en que fueron otorgados. Sin embargo, también determinó que lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, sería regulado por el reglamento comunitario.
La norma procesal entraría a aplicarse inmediatamente, es decir, regularía a las etapas procesales no cumplidas al momento de entrar en vigencia la Decisión 85.
TERCERO: De conformidad con el artículo 88 de la Decisión 313, la renovación del registro marcario se debe solicitar ante la Oficina Nacional Competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro. Si no se realiza en dicho periodo se pierde el derecho a la renovación de la marca; sin embargo, si la solicitud se llegare a presentar después de dicho término por quien fuera el último titular de la marca, no procederán las observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.
Se debe tener en cuenta, que el solicitante de la renovación puede restringir los productos amparados por la marca, pero nunca ampliarlos o tratar de que la marca quede registrada en otra clase diferente.
CUARTO: Bajo el concepto de corrección no es factible reclasificar una marca, ya que esto podría afectar derechos de terceros o desconocer la normativa comunitaria. El Juez Consultante, acorde con lo expuesto, deberá determinar si la corrección del supuesto error se llevó a cabo sin afectar derechos de terceros y sin desconocer los parámetros de registrabilidad contenidos en la Decisión 344, teniendo en cuenta lo establecido en la presente providencia. La reclasificación, sólo es posible si hay un cambio de nomenclatura en la clasificación utilizada, ya que lo contrario sería otorgar un registro sin seguir los pasos y el procedimiento para el mismo.
El Juez Consultante deberá determinar, si la reclasificación obedeció a un cambio en la nomenclatura vigente o, por el contrario, obedeció a un error de la oficina de registro marcario al incluir productos de una clase en otra. Bajo los principios que gobiernan el ordenamiento comunitario de propiedad industrial, esto último no podría dar lugar a la reclasificación de la marca, sino a la corrección del error por parte de la oficina nacional competente, eliminando del registro los productos que no pertenecían a la clase solicitada.
De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2004-0014, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] El principio de la especialidad tiene algunas excepciones, tales como la protección por conexidad competitiva o la protección a la marca notoriamente conocida.