Año XXVI - Número 1781 Lima, 25 de noviembre de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 68-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: “CHOCOSITOS” (denominativa). Expediente Interno: Nº 4345-LRO Proceso 80-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literal e), 84, así como de la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.). Marca: “BELMONT” (mixta). Expediente Interno: Nº 6696-NRG Proceso 83-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 6 literal f), 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la misma Decisión. Actor: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.Patente: “Vacunas” (reivindicaciones). Expediente Interno Nº 7781-01LE Proceso 63-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de las siguientes normas: artículos 56, 58, literales f) y g), y 72 de la Decisión 85 de 5 de junio de 1974, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 96 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2002-00280. Actor: Sociedad SALOMÓN S.A. Marca: SALOMÓN (denominativa) Para nosotros la Patria es América 41 GACETA OFICIAL 25/11/2009 2.56 PROCESO 68-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: “CHOCOSITOS” (denominativa). Expediente Interno: Nº 4345-LRO. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve. VISTOS: El Oficio Nº 162 TDCA-1S, de 14 de abril de 2009, recibido en este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a); y, 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 4345-LRO. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: KELLOGG COMPANY. Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; y, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. reales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagres, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias y hielo”.

Dicha solicitud de registro fue signada con el trámite Nº 37200/93 y su extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 337. Contra dicha solicitud de registro se presentaron dos observaciones:

1. LA UNIVERSAL S.A. presentó observación a la solicitud de registro en base al registro previo de su marca “CHOCOLETES” de la Clase 30. 2. El 04 de marzo de 1994, KELLOGG COMPANY presentó observaciones a la solicitud de registro en base al registro previo de sus marcas “CHOKOSKOOPS” y “KELLOGG`S CHOKOS” de la Clase 30. Finalmente, mediante Resolución Nº 0960243, de 28 de julio de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó las dos observaciones presentadas por KELLOGG COMPANY y LA UNIVERSAL S.A., concediendo el registro del signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo).

Tercero Interesado: NABISCO BRANDS INC. 2. Fundamentos de la Demanda: 1.2. Hechos relevantes a) Los hechos: El 16 de febrero de 1993, NABISCO BRANDS INC., de Estados Unidos de América, solicitó el registro del signo “CHOCOSITOS” (denominativo) para proteger productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, entre los que se distinguen “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de ce- KELLOGG COMPANY esgrime varios argumentos, entre los que se destacan los siguientes: Que el Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la Resolución Nº 0960243 violó los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a); y, 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que existe una falta de distintividad y un evidente riesgo de confusión del signo solicitado GACETA OFICIAL “CHOCOSITOS” (denominativo) ya que el único elemento diferenciador con su marca registrada “CHOKOS” sería el sufijo “ITOS”; sufijo que sirve para designar el diminutivo de un sustantivo o de un adjetivo. De igual manera, “CHOCOSITOS” sería un diminutivo de “CHOKOS”, lo que constituye una grave violación a los artículos arriba citados, toda vez que estas marcas están destinadas a proteger productos idénticos dentro de la misma Clase 30.

El actor dentro de sus argumentos, considera también que la resolución administrativa por la cual se ha concedido el registro del signo “CHOCOSITOS” carece de motivación, requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho y, con mayor razón, si se están disputando intereses legítimos de los particulares.

La formalidad legal omitida consiste en la falta de realización del examen de registrabilidad, previo a decidir sobre las observaciones y la concesión de un registro, mandato previo en el inciso segundo del artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta grave omisión acarrea la nulidad de la resolución, se infiere del propio texto considerativo de la resolución impugnada, en el cual no consta motivación fundamental ni fundamentada alguna.

Finalmente, la pretensión del actor es que en sentencia la Sala correspondiente declare la ilegalidad y la nulidad de la Resolución Nº 0960243, de 28 de julio de 1997, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, sin motivación fundamental rechazó la observación presentada por KELLOGG COMPANY y concedió el registro del signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo). 3.

Contestación a la demanda: El Director Nacional de Propiedad Industrial se limitó a aducir la negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca se limitó a aducir la negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. 25/11/2009 3.56 La Delegada del Procurador General del Estado se adhirió a la contestación de la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. 4.

Tercero Interesado: La compañía NABISCO BRANDS INC. contestó la demanda en los siguientes términos: • El signo “CHOCOSITOS” (denominativo) no contravendría disposición legal alguna y sería suficientemente distintivo, pues la denominación “CHOCOSITOS” es la contracción de las palabras “CHOCO” y “OSITOS”, que evoca la idea de “ositos de chocolate”. • Las marcas de la actora no dan idea alguna del producto ni sugieren nada al consumidor. • No existe semejanza alguna entre las marcas registradas “KELLOGG`S CHOCKOS” y “CHOKOSKOOPS” de KELLOGG COMPANY y el signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo) de NABISCO BRANDS INC.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de junio de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo, este Tribunal no considera pertinente la interpretación del artículo 82 de la Decisión 344.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 25/11/2009 4.56

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

(…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en anteriores fallos que “marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros” 1. De igual manera, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, ( ) - Susceptibilidad de representación gráfica.

Artículo 95.a) Perceptibilidad (…) Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por 1 Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR RIESGO DE CONFUSIÓN. IDENTIDAD Y SEMEJANZA: REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 25/11/2009 5.56 existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 4 Finalmente, resulta necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha 2 3 El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL señalado que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 5 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 25/11/2009 6.56 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 6

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS: SIMPLES Y COMPUESTAS. En el presente caso, se deberá comparar el signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo) con las marcas registradas “CHOKOSKOOPS” (denominativa) y “KELLOGG`S CHOKOS” (denominativa compuesta). Al respecto, la doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

En fallos anteriores, este Tribunal ha sostenido que las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar 7. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. 6 5 Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 68-IP-2006, sentencia de 24 de mayo de 2006, marca: “GLOBO POP FRESH”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 8 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 9 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

4. MARCAS DE FANTASÍA. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. 8 9 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 25/11/2009 7.56 Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembre de 2003).

Sin embargo, es preciso considerar que el “concepto o idea” implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro.

5. MARCAS EVOCATIVAS Y MARCAS DÉBILES. En el presente caso, la compañía NABISCO BRANDS INC. señaló que el signo “CHOCOSITOS” (denominativo) no contravendría disposición legal alguna y sería suficientemente distintivo, pues la denominación “CHOCOSITOS” es la contracción de las palabras “CHOCO” y “OSITOS”, que evoca la idea de “ositos de chocolate”.

Es así que, este Tribunal observa que el signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo) y las marcas registradas “CHOKOSKOOPS” (denominativa) y “KELLOGG`S CHOKOS” (denominativa compuesta) evocan la idea de “chocolate”, por lo que resulta pertinente desarrollar el tema de las marcas evocativas y las marcas débiles. La jurisprudencia de este Órgano Comunitario ha profundizado sobre la naturaleza evocativa de los signos que puedan llevar al consumidor a una asociación de ideas con los bienes o servicios que se pretenden designar.

Ha dicho el Tribunal “que en la medida en que estos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débi- GACETA OFICIAL les que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”.

Ha expresado el Tribunal, además, con respecto a los signos evocativos lo siguiente: “( ) Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.” (Proceso 7-IP-95, Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). 25/11/2009 8.56 relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 998, de 13 de octubre de 2003). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

6. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. En el presente caso, el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la resolución impugnada, sostuvo que el prefijo CHOKO- es de uso común en el mercado, por lo que este Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema. En el presente caso, el actor señaló que la resolución administrativa por la cual se ha concedido el registro del signo “CHOCOSITOS” carece de motivación, requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho y, con mayor razón, si se están disputando intereses legítimos de los particulares.

Al respecto, en el cotejo entre marcas que utilizan partículas o palabras de uso común o generalizado, dichos elementos no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico, común a las mismas, este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. Asimismo, agrega que la formalidad legal omitida consiste en la falta de realización del examen de registrabilidad, previo a decidir sobre las observaciones y la concesión de un registro, mandato previo en el inciso segundo del artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Finalmente, el actor señala que esta grave omisión acarrea la nulidad de la resolución, en el cual no consta motivación fundamental ni fundamentada alguna. En el caso de que el signo pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general El artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que una vez admitida la observación y no incurriéndose GACETA OFICIAL en las causales del artículo anterior, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente y vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre tales observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

La actitud de la administración no se ha de concretar únicamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la “denegación o concesión” del registro deberá realizar un análisis del signo frente a las prohibiciones comprendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 25/11/2009 9.56 artículos 81, 82, y 83.

Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.11 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: No proceder al análisis completo de las exigencias formales y de fondo de una solicitud, omitiendo las mismas, y dar paso a la concesión o negación del registro llevaría a la nulidad por la causal del literal a) del artículo 113 que se concreta por la contravención de “cualquiera” de las disposiciones de la presente Decisión. 10 La disposición del artículo 96 impone la obligación a la Oficina Nacional Competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los Segundo: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez Nacional, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Cabe señalar que, basta que exista riesgo de confusión para que no se otorgue el registro del signo solicitado. 10 11 Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la Oficina Nacional Competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que se concretará también a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997, Proceso 26-IP-96. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Proceso 27-IP-95, págs, 95-96. GACETA OFICIAL Tercero: En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.

Cuarto: Quinto: Sexto: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica.

En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

Por otra parte, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

La marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que 25/11/2009 10.56 entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. Séptimo: El examen de registrabilidad debe ser practicado por la Oficina Nacional Competente, de oficio, o como resultado de observaciones formuladas por parte legítimamente interesada, para determinar si el signo que se solicita registrar es idéntico o semejante a otros ya registrados o solicitados anteriormente y pueda generar riesgo de confusión, según lo establecido por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 25/11/2009 11.56 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 080-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literal e), 84, así como, de la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.). Marca: “BELMONT” (mixta). Expediente Interno: Nº 6696-NRG. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve. Tercero interesado: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela). VISTOS: 1.2.

Mediante Oficio Nº 228 TDCA-1S, de 14 de mayo de 2009, recibido en este Tribunal el 18 de mayo de 2009, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 71 de la Decisión 313, así como, de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 6696-NRG. a) Los hechos: 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.). Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Hechos relevantes El 03 de octubre de 1995, mediante solicitud Nº 61769, C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) solicitó el registro del signo “BELMONT” (denominativo) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Luego de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) observó dicha solicitud de registro en base a sus marcas registradas BELMONT (denominativa) y BELMONT (mixta) de la Clase 34. Posteriormente, mediante la Resolución Nº 0971406, del Director Nacional de Propiedad Industrial, se rechazó la observación presentada y se otorgó el registro del signo solicitado, ya que se encuentra registrada la marca BELMONT BOUTIQUE con número de registro 417198 para la Clase 25, de propiedad de la solicitante C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela), lo que demuestra que las marcas GACETA OFICIAL de la observante y la marca BELMONT BOUTIQUE de la solicitante han coexistido pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión. 25/11/2009 12.56 mente a juicio para la defensa de los intereses de la institución demandada.

El Presidente del IEPI niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Fundamentos de la Demanda: Tercero Interesado: La demandante PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) señala que: - La denominación BELMONT no es susceptible de registro puesto que contraviene lo dispuesto en los artículos 81 y 83 de la Decisión 344, ya que es titular de las marcas registradas BELMONT (denominativa) y BELMONT (mixta). - Las marcas registradas a su favor son notorias, por lo que se induciría al público consumidor a error y confusión sobre la procedencia de los productos, lo cual constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de la demandante. - Los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran relacionados a los que distinguen las marcas registradas, ya que es común en la industria tabacalera utilizar productos de la Clase 25 para promover y publicitar la comercialización de los productos de la Clase 34. - Ha solicitado ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI el recurso extraordinario de revisión, a fin de declarar la nulidad del registro de la marca BELMONT BOUTIQUE con número de registro 4171-98 para la Clase 25, de propiedad de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela).

Por lo tanto, dicho registro no se encuentra concedido en forma definitiva lo que conlleva a la ilegalidad de la Resolución Nº 0971406. 3. Contestación a la demanda: El Director Nacional de Propiedad Industrial se limitó a aducir la negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. Agrega que, los signos confrontados han coexistido pacíficamente en el mercado con respecto a la Clase 25 sin causar riesgo de confusión en el público consumidor.

El Procurador General del Estado expresa que es el IEPI el que debe comparecer directa- C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) señala lo siguiente: - Existe una caducidad del derecho o extinción del plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Función Judicial; en este sentido, la demandante se ha excedido en el término para deducir su acción, caducando así su derecho para presentar el recurso. - Las marcas registradas no son notorias y no existe conexión competitiva entre las Clases 25 y 34. - Alega derechos anteriores sobre la denominación BELMONT, ya que es titular de la marca BELMONT en varios países, siendo que en Venezuela sus registros datan de marzo de 1962, ya que es miembro del grupo de compañías de las Industrias BAT (British American Tobacco), la cual con sus subsidiarias y asociadas cubren más de 45 países en los cinco continentes y 160 mercados de tabaco y cigarrillos en el mundo, gozando de una gran notoriedad y fama mundial. - En Ecuador, es titular de 30 marcas BELMONT en las diversas Clases de la Clasificación Internacional de Niza. - Alega la aplicación del artículo 83 literal d) de la Decisión 344, ya que ha solicitado el registro de la marca como legítimo titular de la marca notoriamente conocida BELMONT.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 01 de julio de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. 25/11/2009 13.56 registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ( ) La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial del artículo 71 de la Decisión 313, así como, de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344.

Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el 03 de octubre de 1995, en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que no procede interpretar la Decisión 313. Por lo tanto, este Tribunal interpretará los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344; y, de oficio, los artículos 83 literal e), 84, así como, la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos..

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; DECISIÓN 344 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…) Artículo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

GACETA OFICIAL (…)”. DECISIÓN 486 Artículo 172.- “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.” (…) 25/11/2009 14.56 Al respecto, este Tribunal ha manifestado que el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, tiene como principio fundamental el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”.

El cual, está soportado en otros tres principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. (Proceso 13-IP2009. Marca: “Marcel France”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1732, de14 de julio de 2009). Disposición Transitoria Primera.

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL. COMPLEMENTO INDISPENSABLE. En el presente caso, C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) señala que existe una caducidad del derecho o extinción del plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Función Judicial; en este sentido, la demandante se ha excedido en el término para deducir su acción, caducando así su derecho para presentar el recurso.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario.

En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de Derecho Internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.

Este criterio ha sido reiterado en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86.

Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Dicho principio consagra, como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, y no de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria (principio de complemento indispensable).

Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los plazos para interponer los recursos, se debe acudir con base en el principio de complemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros. 25/11/2009 15.56 El principio de complemento indispensable, permite que normas internas regulen asuntos no reglados en la normativa comunitaria; como se establece en el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la siguiente manera: “Art. 143.

Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”. En consecuencia, respecto al plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, se debe recurrir a la aplicación de las normas nacionales, es decir, la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley Orgánica de la Función Judicial.

2. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente caso, el Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo, la fecha de la solicitud de registro fue el 03 de octubre de 1995, en plena vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que resulta imperante hablar sobre el tránsito de la normativa comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

(Proceso 076-IP2009. Marca: “Germania”), Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental, contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, GACETA OFICIAL 25/11/2009 16.56 “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003). pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. (Proceso 076-IP-2009 ya citado). En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: En el presente caso, la fecha de presentación de la solicitud de registro fue el 03 de octubre de 1995, en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que la norma aplicable es la Decisión 344.

3. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en anteriores fallos que “marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros” 1. De igual manera, este Tribu1 Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL nal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a 25/11/2009 17.56 través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

4. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN. IDENTIDAD Y SEMEJANZA: REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. La jurisprudencia sentada por este Órgano Jurisdiccional, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

Al respecto el Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 2 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 25/11/2009 18.56 4.1 Reglas para realizar el Cotejo Marcario. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Finalmente, resulta necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 5 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 6

5. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y ENTRE DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

En el presente caso, se observa que C.A. CIGARRERA BIGOT SUCESORES presentó la solicitud de registro del signo “BELMONT” (denominativo) destinado a proteger todos los productos de la Clase 25; y que, PHILIP MORRIS PRODUTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) observó dicha solicitud de registro en base a sus marcas registradas “BELMONT” (denominativa) y “BELMONT” (mixta).

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El punto de partida para esta comparación es el de clasificar los signos atendiendo al tipo o clase al que pertenezcan según la forma como están estructurados para lo cual deberá saberse qué se entiende por marca denominativa y por marca mixta.

La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha indicando que: 4 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Las marcas nominativas son aquellas que están constituidas por denominaciones, tengan éstas un significado definido o se trate de una denominación de fantasía.” 6 Íbidem GACETA OFICIAL “Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”. 7 25/11/2009 19.56 comparación entre marcas mixtas y denominativas, al respecto se ha señalado lo siguiente: “En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas.

Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”.

Como puede observarse, las marcas mixtas, se componen de elementos figurativos y nominativos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta, comparada con la marca nominativa del accionante. Deberá tenerse presente que una marca mixta posee un mayor poder publicitario, debido a la retención mental, auditiva o figurativa y en el análisis deberán seguirse los criterios que el Tribunal, ha considerado aplicables en la comparación, tales como los que menciona la sentencia que a continuación se transcribe, en lo pertinente: “Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor.

La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 8 Asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la 7 8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 101-IP-2002. Marca: Cola Real + Gráfica”. 27 de noviembre de 2002. Proceso 05-IP-02, sentencia del 20 de febrero del 2002. Marca: “BAZZER”. En G.O.C.A. No.773 del 18 de marzo del 2002. “( ) a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca.

Por consiguiente, ( ) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma. Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo.

“La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación.” 9 Estas consideraciones son determinantes al momento de examinar las marcas y su grado de confundibilidad, toda vez que en la comparación entre marcas mixtas y denominativas, es necesario encontrar primero el elemento dominante, aunque por lo general en la marca mixta es el denominativo el que predomina; a su vez considerando aspectos como la gran facilidad y poder evocativo que tiene una marca mixta para entrar en la mente del consumidor por sus propias características. 9 Proceso 101-IP-2002 ya citado.

GACETA OFICIAL 25/11/2009 20.56

6. LA MARCA NOTORIA. LA PRUEBA Y SU USO. 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. En el presente caso, PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) alega una violación del artículo 83 de la Decisión 344, insistiendo en que, de otorgarse el registro del signo solicitado “BELMONT”, C.A CIGARRERA BIGOTT SUCESORES se beneficiaría del prestigio adquirido por la marca registrada “BELMONT”, motivo por el cual se vuelve indispensable analizar el tema de la marca notoria.

Igualmente, el Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.

(Proceso 08-IP-2009 ya citado). La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en anteriores fallos que la notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. Asimismo, la marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. (Proceso 08-IP-2009. Marca: “BOLY BO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1732, de 14 de julio de 2009). 6.1 Prueba de la Notoriedad. El artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita a la marca o al signo gozar de esta característica.

Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2.

La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante; 6.2 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido. En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada GACETA OFICIAL 25/11/2009 21.56 como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 10 El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 6.3 Confusión con la marca notoriamente conocida.

El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, publicado en la Gaceta Oficial Nº 253, de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 11 Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 10 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si 11 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como, ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión. Sobre la notoriedad alegada por la solicitante C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) alega la aplicación del artículo 83 literal d) de la Decisión 344, ya que ha solicitado el registro de la marca como legítimo titular de la marca notoriamente conocida “BELMONT”.

Al respecto, este Tribunal considera que dicho argumento sólo puede ser invocado en un procedimiento de esta naturaleza, por quien se opone a un registro y no por quien lo solicita, como ocurre en el presente caso. Cabe señalar que, la calificación de una marca como notoriamente conocida puede constituir la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas (protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad).

Sin embargo, dicha calidad no otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo notoriamente conocido ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros. En términos generales, este Tribunal señala que todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas. 7.

CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente proceso, el actor PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (ahora PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.), titular de la marca “BELMONT” denominativa y mixta, registrada para distinguir productos de la Clase 34, presentó observación al registro del signo “BELMONT” presentado por C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES para distinguir productos de la Clase 25.

La conexión competitiva no se encuentra regulada en la Decisión 344, pero su aplicación en determinados supuestos es necesaria. Existen sin embargo varios pronunciamientos sentados por este Tribunal y que por tanto forman parte ya de su jurisprudencia, a continuación se destaca lo expresado en el Proceso 66-IP-2002. Marca: 25/11/2009 22.56 “S.O.S”, publicado en la Gaceta Oficial Nº… 15 de noviembre de 2002: “El derecho que se concede con el registro de un signo como marca, protege solamente los productos contemplados en determinada clase de la Clasificación Internacional de Niza”.

“De acuerdo al principio de especialidad, las marcas protegen aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron registradas. “El fundamento de este principio, se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto, y no a toda la gama de productos existentes. Consecuencia de este principio, es que existan marcas idénticas a favor de distintos titulares, registradas en diferentes clases”.

“La especialidad consiste en que la marca ampare determinado producto, puesto que, como se ha dicho, la marca se identifica en cierto modo con el mismo producto.” “Las marcas protegen a aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron concedidos, y por lo tanto el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la suya, si ella pertenece a la misma clase de la nomenclatura oficial, que la ya registrada”.

“Sin embargo es posible impedir el registro de una marca, a pesar de que proteja productos de una clase distinta de la ya registrada, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos, u originarse en la mente de un consumidor una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial para el titular de la marca.

El problema estriba en determinar cuando hay la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, y cuando puede originarse en el consumidor ideas susceptibles de generar daño comercial.” Por lo tanto, en el presente caso, el Juez Consultante -de no tener por acreditada la notoriedad de la marca “BEMONT” de la demandantedeberá proceder a verificar si existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 25 y

34. GACETA OFICIAL 8. COEXISTENCIA MARCARIA. En el presente caso, mediante la Resolución Nº 0971406, del Director Nacional de Propiedad Industrial, se rechazó la observación presentada y se otorgó el registro del signo solicitado, ya que se encuentra registrada la marca BELMONT BOUTIQUE con número de registro 417198 para la Clase 25, de propiedad de la solicitante C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela), lo que demuestra que las marcas de la observante y la marca BELMONT BOUTIQUE de la solicitante han coexistido pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión. Al respecto, la coexistencia marcaria se da cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares.

Esta coexistencia puede ser de derecho o de hecho. La primera se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

La segunda, la coexistencia de hecho, nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por 25/11/2009 23.56 este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, marca: TMOBIL publicado en la Gaceta Oficial Nº 916, de 2 de abril de 2003).

9. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL. En el presente caso, C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) alega derechos anteriores sobre la denominación BELMONT, ya que es titular de la marca BELMONT en varios países, siendo que en Venezuela sus registros datan de marzo de 1962, ya que es miembro del grupo de compañías de las Industrias BAT (British American Tobacco), la cual con sus subsidiarias y asociadas cubren más de 45 países en los cinco continentes y 160 mercados de tabaco y cigarrillos en el mundo, gozando de una gran notoriedad y fama mundial.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha GACETA OFICIAL autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, marca: LAN ECUADOR, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, marca: MONARC-M, publicado en la Gaceta Oficial. N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas observaciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones pro- 25/11/2009 24.56 feridas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las observaciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.

10. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE EN VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486. En el presente caso, la demandante PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) señala que ha solicitado ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI el recurso extraordinario de revisión, a fin de declarar la nulidad del registro de la marca BELMONT BOUTIQUE con número de registro 4171-98 para la Clase 25, de propiedad de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) y que, por lo tanto, dicho registro no se encuentra concedido en forma definitiva lo que conlleva a la ilegalidad de la Resolución Nº 0971406.

Al respecto, si bien la solicitud de registro se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la GACETA OFICIAL solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de un signo como marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En el presente caso, se ha solicitado la interpretación de la Decisión 313, sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el día 03 de octubre de 1995, en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que dicha norma será la aplicable.

Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los plazos para interponer los recursos, se debe acudir con base en el principio de complemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros. En consecuencia, respecto al plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, se debe recurrir a la aplicación de las normas 25/11/2009 25.56 nacionales, es decir, la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley Orgánica de la Función Judicial.

Segundo: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Tercero: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez Nacional, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

Cuarto: Para comparar marcas mixtas entre sí, o mixtas con denominativas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta el predominante. La doctrina se ha inclinado en dar prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y posición, que GACETA OFICIAL en un momento dado pueden ser definitivos.

Quinto: La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo. Por otra parte, la Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega.

La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos. Sin embargo, la solicitante del registro no puede alegar la notoriedad de la marca en base a dichos artículos.

Al respecto, este Tribunal considera que dicho argumento sólo puede ser invocado en un procedimiento, por quien se opone a un registro y no por quien lo solicita. Sexto: En el presente proceso, el Juez Consultante -de no tener por acreditada la notoriedad de la marca “BEMONT” de la demandante- deberá proceder a verificar si existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 25 y 34.

Séptimo: Es posible impedir el registro de una marca, a pesar de que proteja productos de una clase distinta de la ya registrada, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos susceptible de traducirse en daño comercial para el titular de la marca. Por lo tanto, en el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si es que existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 25 y 34. 25/11/2009 26.56 Octavo: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el análisis de la registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

Noveno: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

Décimo: Si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro; sin embargo, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 25/11/2009 27.56 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO PROCESO 83-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 6 literal f), 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la misma Decisión. Actor: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.Patente: “Vacunas” (reivindicaciones). Expediente Interno Nº 7781-01-LE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil nueve. antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

La parte demandante es: la sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 19 de junio de 2009, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 24 de julio de 2009. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como 1.1. Las partes La parte demandada la constituye: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. El Tercero Interesado es: Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR. 1.2.

Actos demandados La sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: Nº 00252 DNPI. DP. IEPI, de 30 de agosto de 2000 y notificada el 11 de septiembre del mismo año, a través de la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación al GACETA OFICIAL registro de la solicitud de patente SP 96-1731 denominada: VACUNAS, presentada por ALAFAR y conceder el registro como patente a la invención del expediente SP 96-1731: VACUNAS, solicitada por Smithkline Beecham Biologicals S.A., incluyendo las reivindicaciones 110.

No se consideran las reivindicaciones 1116, por tratarse de métodos de tratamiento. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 23 de abril de 1996, SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. presentó solicitud para la concesión de la patente de invención denominada “Vacunas”. - La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 378 correspondiente al mes de julio de 1996, que entró en circulación el 4 de noviembre de 1997. - El 16 de diciembre de 1997, ALAFAR presentó observaciones a la solicitud de concesión de patente mencionada, argumentando que la solicitud no reunía los requisitos establecidos en la Decisión 344. - El 25 de junio de 1998, SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. contestó a las observaciones presentadas. - El 30 de agosto de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la resolución administrativa: Nº 00-252 DNPI.

DP. IEPI, a través de la cual resolvió rechazar la observación al registro de la solicitud de patente SP 96-1731 denominada: VACUNAS, presentada por ALAFAR y conceder el registro como patente a la invención del expediente SP 961731: VACUNAS, solicitada por Smithkline Beecham Biologicals S.A., incluyendo las reivindicaciones 1-10. No se consideran las reivindicaciones 11-16, por tratarse de métodos de tratamiento. 25/11/2009 28.56 b) Escrito de demanda La sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La resolución fue parcialmente desfavorable, ya que aceptó las reivindicaciones de la 1 a la 10 y negó de la 11 a la 16, por lo que la autoridad administrativa debió, obligadamente motivar su resolución, y determinar las razones de hecho y las jurídicas que le llevaron a tomar la resolución de negar ciertas reivindicaciones”. - “Todas las reivindicaciones del invento propuesto (…) denominado ‘vacunas’, no constituyen método de tratamiento, sino que se refieren a una substancia o compuesto y el proceso para obtenerlo.

El compuesto farmacéutico, Es (sic) un elemento más a disposición del facultativo, la situación de que puede ser usado de acuerdo a la prescripción de un médico, como parte de un método de tratamiento, es un asunto aparte y que dependerá de la decisión del médico. Además el invento propuesto y todas sus reivindicaciones son susceptibles de aplicación industrial y de producirse en la industria”. - “Todas las reivindicaciones constantes en el invento vacuna constituyen un único concepto inventivo ligadas directamente, por lo que la resolución (…) es contradictoria e ilegal al aceptar unas y negar otras (…) de tal forma que resulta ilógico, que la resolución reconozca que solamente las reivindicaciones de la 1 a la 10 reúnan los requisitos de patentabilidad y de la 11 a 16 No (sic)”. - “En el expediente administrativo también consta agregado el INFORME PRELIMINAR DE LA OFICINA DE PATENTES EUROPEA, en el que se concluye que el invento vacunas, cumple con los requisitos de patentabilidad, que son esencialmente los mismos requisitos prescritos por las disposiciones comunitarias contenidas en los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 (…)”. c) Contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI, en su contestación a la demanda, expresa: GACETA OFICIAL - “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa”. - “Ratifico la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente”. - “Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

Se reproducirá a favor del IEPI todo cuanto de autos favorezca”. El Director Nacional de Propiedad Industrial (e), en su contestación a la demanda, expresa: “Notificaciones que me correspondan en esta causa las continuaré recibiendo en la casilla judicial No. 4702”. d) Tercero Interesado La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, considerada como tercero interesado, contestó la demanda en los siguientes términos: - “(…) la Dirección de Patentes, luego de realizar el examen, determinó que las reivindicaciones 11 a 16 no podían ser patentadas pues contenían métodos terapéuticos y así lo estableció en su resolución, cuando señaló expresamente: ‘No se consideran las reivindicaciones 11-16 por tratarse de métodos de tratamiento’.

Sorprende que el actor, a pesar de la claridad de las razones por las cuales se negó la concesión de la patente para las mencionadas reivindicaciones, afirme que la resolución del IEPI no está motivada (…)”. - “El concepto de método terapéutico difiere del citado por el actor por una razón obvia: el demandante define tratamiento más no método terapéutico que es al que se refiere el literal f) del artículo 6 de la Decisión 344 y, por tal motivo, su análisis contiene errores”. - “El demandante asevera que no debe confundirse la sustancia o el proceso para prepararla con el método de tratamiento de una enfermedad en la cual se utilice esa sustancia. Y tiene razón, son conceptos distintos, pero parece que lo olvidó al redactar las reivindicaciones porque pretendió extender la protección que buscaba para la vacuna, al método de tratamiento que utiliza esa vacuna”. 25/11/2009 29.56 - “El artículo 15 de la Decisión 344 se refiere a la unidad de la invención (…) Pero eso no significa que la Dirección de Patentes esté obligada a conceder la protección a toda la solicitud, menos aún en el caso de que alguna de las reivindicaciones se refiera a materia que no es patentable (…)”. - “La Dirección de Patentes actuó de manera correcta al rechazar las reivindicaciones 1116 pero, desafortunadamente, concedió la patente para las otras reivindicaciones que no reúnen los requisitos de patentabilidad, como ALAFAR lo demostró oportunamente (…)”. - “Nuestro órgano competente tiene independencia para decidir acerca de la concesión de patentes y sus límites estás determinados por la legislación comunitaria y la nacional, mas no por lo que haya sucedido en la Oficina Europea de Patentes, cuya opinión, si bien podría servir como referencia, de ningún modo obliga a tomar una decisión igual pues, ante todo, nuestra Dirección de Patentes debe velar por el cumplimiento de las normas que nos rigen”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de julio de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpre- GACETA OFICIAL tación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente: “VACUNAS”, fue presentada el 23 de abril de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar de oficio los artículos 6 literal f), 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, se estima que no procede la interpretación del artículo 16. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 CAPÍTULO I DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN SECCIÓN I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 25/11/2009 30.56 solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (…) “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

“Artículo 6.- No se considerarán invenciones: (…) f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.” “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

(…) “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. SECCIÓN IV El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

“Artículo 21.- Admitida la solicitud de la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las ob- “Artículo 15.- La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD GACETA OFICIAL servaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. “Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al afecto establezca cada País Miembro”.

(…) “Artículo 25.- Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro.

Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales”. “Artículo 26.- Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 o 20, según el caso, de la presente Decisión”.

“Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el 25/11/2009 31.56 caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. (…) “Artículo 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de invención; - Los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; - La no patentabilidad de los métodos terapéuticos; - Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; la presentación de observaciones; examen de fondo;

Las reivindicaciones en la solicitud de patente; la unidad de la invención; - La Motivación de las Resoluciones; - Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar GACETA OFICIAL 25/11/2009 32.56 “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 3 humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 1 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 2 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”.

3.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: “( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente” 4. a) Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: 1 2 OTERO LASTRES, José Manuel, Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”.

Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 3 4 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo, “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004). GACETA OFICIAL Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo” 5. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. 25/11/2009 33.56 d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 6 b) Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 5 SALVADOR, Jovani Carmen, “ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002.

En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. 6 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 7 Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 8. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 9 7 8 9 Proceso N° 12-IP-98.

Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13– ILO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 25/11/2009 34.56 c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.3. LA NO PATENTABILIDAD DE LOS MÉTODOS TERAPÉUTICOS Tomando en cuenta que la Dirección de Patentes determinó que las reivindicaciones 11 a 16 no podían ser patentadas en tanto que contenían métodos de tratamiento y expresó, al respecto, que “No se consideran las reivindicaciones 11-16 por tratarse de métodos de tratamiento”, el Tribunal estima adecuado referirse a la no patentabilidad de métodos terapéuticos.

El artículo 6 de la Decisión 344 consagra qué no debe considerarse como invención, dentro de lo cual dispone que los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico, no deben considerarse como invención. Este Tribunal analizó el tema propuesto, identificando, con ayuda de la doctrina y alguna jurisprudencia foránea, qué se entiende por métodos de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico para el tratamiento humano o animal.

Dicha interpretación prejudicial, aunque se refiere a la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, es pertinente para el tema propuesto y, por lo tanto, se reitera. En ella se expresó lo siguiente: “En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto dice: ‘en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamien- GACETA OFICIAL 25/11/2009 35.56 to quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio.

Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial ( )’. (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Etica Industrial, pág. 63). dicar. Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento.

Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, ‘y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia’.

La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización ‘el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento’.

Sobre los métodos de diagnóstico, los define como ‘el arte de descubrir enfermedades’. Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, ‘ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos’.

Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en la que se estableció que ‘la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto’; la misma Cámara en otra Decisión (T 144/83) llegó a sostener que la administración de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos: ‘( ) tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico).

Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra ‘cosmético’ ( )’.

(subrayado es del Tribunal). Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivin- El profesor José Antonio Gómez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera ‘como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud’.

(‘Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos’, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curación de una enfermedad o de un disfunsionamiento orgánico y comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización”. 10

3.4. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE Requisitos formales; examen de forma La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de 10 Proceso 11-IP-95, sentencia de 7 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Oficial N° 349, de 19 de junio de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. 11 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, la cual es un requisito de forma que no puede ser omitida en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. 25/11/2009 36.56 una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”. La doctrina sostiene al respecto que “… en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”. 12 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente…”, en cambio, “… las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 13 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la in- La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de 12 11 ÁLVAREZ, Alicia, “CÓMO OBTENER UNA PATENTE”.

En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103. 13 ÁLVAREZ, Alicia. “DERECHO DE PATENTES”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovani Carmen, “EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”, Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. GACETA OFICIAL vención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Asimismo, tomando en cuenta que la Oficina de Patentes concedió la patente de invención “Vacunas” para unas reivindicaciones o para otras no, se debe tener en consideración que: “Cuando el solicitante presenta más de una reivindicación, el examinador debe analizar la novedad y el nivel inventivo de cada una de aquellas, pudiendo determinar que una o algunas no cumplen con dichas características, y así, conceder parcialmente una patente de invención” 14. 14 Ponencia 139-IP-2006, de 4 de octubre de 2006.

Patente: “RECIPIENTES DE SEPARACIÓN PARA DIRIGIR EL ANÁLISIS DE AGLUTINACIÓN DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS Y FORRO O REVESTIMIENTO TUBULAR PARA PREVENIR CONTAMINACIONES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 25/11/2009 37.56 En cuanto a la unidad de la invención, tema que es pertinente referir, en tanto que la sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., en su escrito de demanda ha expresado que “Todas las reivindicaciones constantes en el invento vacuna constituyen un único concepto inventivo ligadas directamente, por lo que la resolución (…) es contradictoria e ilegal al aceptar unas y negar otras (…) de tal forma que resulta ilógico, que la resolución reconozca que solamente las reivindicaciones de la 1 a la 10 reúnan los requisitos de patentabilidad y de la 11 a 16 No (sic)”; y, que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, en su escrito de contestación a la demanda ha manifestado, al respecto, que “El artículo 15 de la Decisión 344 se refiere a la unidad de la invención (…) Pero eso no significa que la Dirección de Patentes esté obligada a conceder la protección a toda la solicitud, menos aún en el caso de que alguna de las reivindicaciones se refiera a materia que no es patentable (…)”, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 15 de la Decisión 344 al indicar: “La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 27 y siguientes de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable, que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado observaciones.

Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención. En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente, y se encuentra previsto en el artículo 15 de la Decisión 344 que establece, “La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”, relativo, precisamente, a la unidad de la invención. GACETA OFICIAL Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo con-junto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. 25/11/2009 38.56 resoluciones que otorgan o no una patente de invención”.

La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes al otorgamiento o no de patentes de invención, es pertinente referir lo que el Tribunal Comunitario ha expresado acerca de la motivación de las resoluciones relativas a registros marcarios, en tanto que hace relación a la debida motivación de los actos, aplicable al presente caso: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 15 c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 20 de la Decisión 344, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Asimismo, la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención, ya referido.

Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella.

3.5. DEBIDA MOTIVACIÓN Tomando en cuenta que la sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. ha expresado en su escrito de demanda que “La resolución fue parcialmente desfavorable, ya que aceptó las reivindicaciones de la 1 a la 10 y negó de la 11 a la 16, por lo que la autoridad administrativa debió, obligadamente motivar su resolución, y determinar las razones de hecho y las jurídicas que le llevaron a tomar la resolución de negar ciertas reivindicaciones”, el Tribunal estima pertinente referirse a la “Debida motivación de las En consecuencia, es necesario precisar que el examen que realice la Oficina de Patentes debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega la patente de invención, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega la patente, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

3.6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECISIONES Tomando en cuenta que la sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. ha expresado en su escrito de demanda que “En el expediente administrativo también consta agregado el INFORME PRELIMINAR DE LA OFICINA 15 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.

Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL DE PATENTES EUROPEA, en el que se concluye que el invento vacunas, cumple con los requisitos de patentabilidad, que son esencialmente los mismos requisitos prescritos por las disposiciones comunitarias contenidas en los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 (…)”; y, que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, en su contestación a la demanda manifestó, al respecto, que “Nuestro órgano competente tiene independencia para decidir acerca de la concesión de patentes y sus límites estás determinados por la legislación comunitaria y la nacional, mas no por lo que haya sucedido en la Oficina Europea de Patentes, cuya opinión, si bien podría servir como referencia, de ningún modo obliga a tomar una decisión igual pues, ante todo, nuestra Dirección de Patentes debe velar por el cumplimiento de las normas que nos rigen”.; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP2008: El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que las secciones III y IV de la Decisión 344 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. 25/11/2009 39.56 to, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

(Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones 16. Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: Con base en estos fundamentos, “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contac- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 16 En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, el cual es aplicable al presente caso. 1.

El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contem- GACETA OFICIAL 25/11/2009 40.56 pla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 7. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 2.

La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. 3.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 4.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 5.

De conformidad con el artículo 6, literal f, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no se deben considerar como invención y, por lo tanto, no son patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnósticos, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 6.

Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 8. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Asimismo, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. 9.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o no de una patente de invención, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 10. El sistema adoptado por la Comunidad Andina se funda en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que las secciones III y IV de la Decisión 344 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- GACETA OFICIAL 25/11/2009 41.56 dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 7781-01LE, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO PROCESO 63-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de las siguientes normas: artículos 56, 58, literales f) y g), y 72 de la Decisión 85 de 5 de junio de 1974, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 96 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2002-00280 Actor: Sociedad SALOMÓN S.A. Marca: SALOMÓN (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

II. LAS PARTES. VISTOS: Tercera Interesada: SEÑORA MARÍA ISABEL MEJÍA OSSA. El auto emitido por el Tribunal el 24 de junio de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. Demandante: SOCIEDAD SALOMÓN S.A. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO. III. DATOS RELEVANTES. 1.

Hechos. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL a. La sociedad SALOMÓN S.A., solicitó el 26 de junio de 1987, el registro como marca del signo denominativo SALOMÓN para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 27454 de 11 de diciembre de 1996, decidió negar el registro solicitado.

Argumentó, la existencia previa de la solicitud de registro como marca del signo denominativo SALOMÓN, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y tramitada bajo el expediente 92 234625. d. La sociedad SALOMÓN S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. e. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 43420 de 21 de diciembre de 2001, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar el acto impugnado, y concedió el recurso de apelación. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 09067 de 20 de marzo de 2002, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. g. La sociedad SALOMÓN S.A., presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad demandante motiva su demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que la Superintendencia debió aplicar los artículos 2 y subsiguientes de la Convención Colombo- Francesa de 1901. b. Manifiesta, que la marca SALOMÓN se registró primero en Francia y, por lo tanto, gozaba 25/11/2009 42.56 de prioridad para acceder al registro en Colombia.

Esto, porque de conformidad con la Convención mencionada, las marcas registradas en Francia gozan de protección en Colombia, siempre y cuando no sean contrarias a la moral, al orden público y a las buenas costumbres. c. Argumenta, que la marca SALOMÓN es notoria en el mundo entero, especialmente en Francia y Estados Unidos. En el procedimiento administrativo se le solicitó a la Superintendencia que tuviera en cuenta las pruebas al respecto. 3.

La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera: • Sostiene, que tanto colombianos como franceses pueden solicitar registros marcarios en Colombia, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Decreto 2591 de 2000 y la Circular Externa 10. • Explica, que para adquirir derechos sobre una marca en Colombia, se debe obtener el registro sobre la misma.

Tanto franceses co-mo colombianos, deben cumplir con este requisito propio del sistema atributivo del registro marcario. • Agrega, que el artículo 2 de la Convención, señala que se deben cumplir los requisitos contemplados en los Países contratantes para la protección de las marcas. • Argumenta, que para que automáticamente se dé protección en Colombia de una marca registrada en Francia, se necesita que exista reciprocidad en Francia de las marcas registradas en Colombia. • Manifiesta, que el demandante hace una interpretación errada de la Convención Colombo – Francesa.

Dicha interpretación está en contradicción con lo establecido en la Convención de París, ya que ésta no GACETA OFICIAL establece la protección automática de la marcas. 25/11/2009 43.56 Igualmente, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. Por parte de la Tercera Interesada.

La señora MARÍA ISABEL MEJÍA O., contestó la demanda de la siguiente manera: A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 85 • Argumenta, que la Convención Colombo – Francesa no prevé ningún privilegio de prioridad de las marcas registradas en Francia. (…) Artículo 56 • Agrega, que la interpretación realizada por el accionante no corresponde a la intención de las partes (Francia y Colombia).

“Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. • Sostiene, que la marca SALOMÓN de la señora MARÍA ISABEL MEJIA O., es notoriamente conocida en el diseño, la confección y ventas de ropa elegante e informal para hombre y mujer. (…) • Manifiesta, que la demandante no probó la notoriedad de su marca y, por lo tanto, no hay ninguna razón para ceder al mejor derecho otorgado por la solicitud previamente presentada.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Consultante no determinó las normas a ser interpretadas.

Sin embargo, del escrito de solicitud y de los demás documentos anexos, se pueden deducir dichas normas. Por lo tanto, el Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 56, 58, literales f) y g), y 72 de la Decisión 85, normativa vigente al momento en que fue solicitado el registro del signo SALOMÓN. Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”;

(…) Artículo 72 “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” (…) DECISIÓN 344 (…) Asimismo, se interpretará el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa procesal vigente cuando se efectuó el análisis de registrabilidad del signo SALOMÓN. Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observa- GACETA OFICIAL ciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este techo será comunicado al interesante mediante resolución debidamente motivada.” (…) 25/11/2009 44.56 F. El sistema atributivo de registro marcario. Adquisición del derecho exclusivo sobre una marca. G. La protección de la marca notoriamente conocida, en el marco de la Decisión 85. La marca notoriamente conocida solicitada para registro.

DECISIÓN 486 (…) H. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el marco de la Decisión 344. Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. La sociedad demandante invocó como norma violada el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, la solicitud de registro como marca del signo denominativo SALOMÓN se presentó el 26 de junio de 1987, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por lo tanto, el Tribunal procederá a abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior. D. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. E. Comparación entre signos denominativos. El Tribunal ha manifestado al respecto: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario en relación con normas de carácter internacional.

C. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. GACETA OFICIAL “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de dicha ley se extiende hacia el futuro para regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente en razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Así, se ha reiterado en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a 25/11/2009 45.56 reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad GACETA OFICIAL 25/11/2009 46.56 de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que: Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

B. PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO EN RELACIÓN CON NORMAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). • La solicitud de registro del signo denominativo SALOMÓN se efectuó el 26 de junio de 1987, fecha en la que estaba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • El examen de registrabilidad del signo SALOMÓN se efectuó el 11 de diciembre de 1996, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con lo anterior, las normas que el Juez debe aplicar al caso particular son las señaladas en el punto V de la presente interpretación. La demandante argumentó que el signo SALOMÓN goza de prioridad para acceder al registro en Colombia, de conformidad con lo establecido en el Convención Colombo – Fancesa de 1901. De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a la prevalencia de la normativa comunitaria andina en relación con las normas de carácter internacional.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”. Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que este ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario.

En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, GACETA OFICIAL al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.

Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000.

Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este principio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídico. 25/11/2009 47.56 origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria (principio de complemento indispensable). C. CONCEPTO DE MARCA.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo SALOMÓN. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y a los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se deben determinar los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: • Interpretación Prejudicial 108-IP-2005, de 24 de agosto de 2005.

Marca: “ETERPLAST”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1304, de 07 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00135. “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005, de 19 de octubre de 2005.

Marca: “MICHEL”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta- GACETA OFICIAL gena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225. En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.” Es importante advertir que el requisito de visibilidad consiste en que el signo sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que se descarta la percepción por los otros sentidos.

D. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo SALOMÓN era confundible con el signo denominativo SALOMÓN. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se deben establecer los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo determinado en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 108-IP-2005, de 24 de agosto de 2005.

Marca: “ETERPLAST”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1304, de 07 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00135. • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005, de 19 de octubre de 2005. Marca: “MICHEL”, pu- 25/11/2009 48.56 blicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.” E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos SALOMÓN. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe considerar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del GACETA OFICIAL consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando los criterios expuestos, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos SALOMÓN, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de signo distintivo.

F. EL SISTEMA ATRIBUTIVO DE REGISTRO MARCARIO. ADQUISICIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE UNA MARCA. La Superintendencia de Industria y Comercio, argumentó que para adquirir derechos sobre una marca en Colombia, se debe obtener el registro sobre la misma. En consecuencia, el Tribunal estima pertinente tratar el tema del sistema atributivo de registro marcario.

El artículo 72 de la Decisión 85, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. • Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 25/11/2009 49.56 “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 11IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT). G. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN

85. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDAD SOLICITADA PARA REGISTRO. La demandante argumentó, que el signo solicitado para registro es notorio en el mundo entero, especialmente en Francia y Estados Unidos. La tercera interesada, por su parte, sostuvo que su marca es notoriamente conocida en el diseño, la confección y venta de ropa elegante e informal para hombre y mujer.

En el mencionado escenario, el Tribunal estima conveniente tratar el tema de la protección de la marca notoriamente conocida. 1. La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un GACETA OFICIAL 25/11/2009 50.56 en relación con productos o servicios ‘idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad. grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ( ) “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresó: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 1 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. En este sentido, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido.

Proceso Nº 01-IP-87. Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 28 de 15 de febrero de 1988”. (Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 2 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 3 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, ya que éste la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos.

En consecuencia, esta clase especial de signos distintivos requiere una pro- “El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, 2 3 1 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág.255. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA”. Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL tección especial, a fin de evitar que terceros pretendan aprovecharse maliciosamente del prestigio ajeno. 2. La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante la autoridad competente. 25/11/2009 51.56 • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002.

Proceso Nº 9-IP-2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777, de 27 de marzo de 2002). A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la 85 no establece criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar dicho hecho.

El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro. Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente: 3. La marca notoriamente conocida solicitada para registro. “La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega.

El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). La Decisión 85 protege las marcas notoriamente conocidas y registradas en el País Miembro respectivo o en el exterior. A diferencia de la Decisión 486, no protege a las marcas notoriamente conocidas no registradas.

En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

En este punto. el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida y registrada en el exterior. El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al realizado sobre un signo ordinario. Lo anterior, no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente en cada País Miembro.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el exterior y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, considerando las caracte- GACETA OFICIAL 25/11/2009 52.56 rísticas de la marca opositora, es decir, algunos factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar 4, etc. realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado observaciones u oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: • El examen de registrabilidad es integral.

La Oficina Nacional Competente, al analizar si un signo puede ser registrado como marca, debe revisar si cumple con todos los requisitos y condiciones previstas en la norma comunitaria aplicable. “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” 5 En consecuencia con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida y registrada en el exterior, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

H. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO, EN EL MARCO DE LA DECISIÒN 344. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 27454 de 11 de diciembre de 1996, decidió denegar el registro solicitado. La normativa procesal aplicable para dicha fecha era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en tal sentido, el procedimiento del examen de registrabilidad debe ser regulado por esta normativa.

El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. Este examen debe cumplir con los siguientes requisitos: • El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente, debe 4 5 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. • El examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se le notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. • Debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones de la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis ya efectuados sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: GACETA OFICIAL PRIMERO: Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta, ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las demás normas de Derecho Internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.

TERCERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es 25/11/2009 53.56 suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos SALOMÓN, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

SEXTO: El artículo 72 de la Decisión 85, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

SÉPTIMO: La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

Lo anterior, no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega y en relación con el momento de la solicitud de registro.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. GACETA OFICIAL La Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida y registrada en el exterior, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200200280, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 25/11/2009 54.56 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 25/11/2009 55.56 GACETA OFICIAL 25/11/2009 56.56 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú