PROCESO 63-IP-2009 — Comunidad Andina

PROCESO 63-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de las siguientes normas: artículos 56, 58, literales f) y g), y 72 de la Decisión 85 de 5 de junio de 1974, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 96 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2002-00280 Actor: Sociedad SALOMÓN S.A. Marca: SALOMÓN (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 24 de junio de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.

Las partes. Demandante: SOCIEDAD SALOMÓN S.A. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO. Tercera Interesada: SEÑORA MARÍA ISABEL MEJÍA OSSA. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad SALOMÓN S.A., solicitó el 26 de junio de 1987, el registro como marca del signo denominativo SALOMÓN para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 27454 de 11 de diciembre de 1996, decidió negar el registro solicitado.

Argumentó, la existencia previa de la solicitud de registro como marca del signo denominativo SALOMÓN, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y tramitada bajo el expediente 92 234625. d. La sociedad SALOMÓN S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. e. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 43420 de 21 de diciembre de 2001, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar el acto impugnado, y concedió el recurso de apelación. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 09067 de 20 de marzo de 2002, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. g. La sociedad SALOMÓN S.A., presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad demandante motiva su demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que la Superintendencia debió aplicar los artículos 2 y subsiguientes de la Convención Colombo- Francesa de 1901. b. Manifiesta, que la marca SALOMÓN se registró primero en Francia y, por lo tanto, gozaba de prioridad para acceder al registro en Colombia.

Esto, porque de conformidad con la Convención mencionada, las marcas registradas en Francia gozan de protección en Colombia, siempre y cuando no sean contrarias a la moral, al orden público y a las buenas costumbres. c. Argumenta, que la marca SALOMÓN es notoria en el mundo entero, especialmente en Francia y Estados Unidos. En el procedimiento administrativo se le solicitó a la Superintendencia que tuviera en cuenta las pruebas al respecto. 3.

La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera: • Sostiene, que tanto colombianos como franceses pueden solicitar registros marcarios en Colombia, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Decreto 2591 de 2000 y la Circular Externa 10. • Explica, que para adquirir derechos sobre una marca en Colombia, se debe obtener el registro sobre la misma.

Tanto franceses como colombianos, deben cumplir con este requisito propio del sistema atributivo del registro marcario. • Agrega, que el artículo 2 de la Convención, señala que se deben cumplir los requisitos contemplados en los Países contratantes para la protección de las marcas. • Argumenta, que para que automáticamente se dé protección en Colombia de una marca registrada en Francia, se necesita que exista reciprocidad en Francia de las marcas registradas en Colombia. • Manifiesta, que el demandante hace una interpretación errada de la Convención Colombo – Francesa.

Dicha interpretación está en contradicción con lo establecido en la Convención de París, ya que ésta no establece la protección automática de la marcas. b. Por parte de la Tercera Interesada. La señora MARÍA ISABEL MEJÍA O., contestó la demanda de la siguiente manera: • Argumenta, que la Convención Colombo – Francesa no prevé ningún privilegio de prioridad de las marcas registradas en Francia. • Agrega, que la interpretación realizada por el accionante no corresponde a la intención de las partes (Francia y Colombia). • Sostiene, que la marca SALOMÓN de la señora MARÍA ISABEL MEJIA O., es notoriamente conocida en el diseño, la confección y ventas de ropa elegante e informal para hombre y mujer. • Manifiesta, que la demandante no probó la notoriedad de su marca y, por lo tanto, no hay ninguna razón para ceder al mejor derecho otorgado por la solicitud previamente presentada.

IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas a ser interpretadas. El Consultante no determinó las normas a ser interpretadas.

Sin embargo, del escrito de solicitud y de los demás documentos anexos, se pueden deducir dichas normas. Por lo tanto, el Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 56, 58, literales f) y g), y 72 de la Decisión 85, normativa vigente al momento en que fue solicitado el registro del signo SALOMÓN. Asimismo, se interpretará el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa procesal vigente cuando se efectuó el análisis de registrabilidad del signo SALOMÓN. Igualmente, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: Decisión 85 (…) Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”;

(…) Artículo 72 “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” (…) DECISIÓN 344 (…) Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este techo será comunicado al interesante mediante resolución debidamente motivada.” (…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario en relación con normas de carácter internacional. C. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

D. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. E. Comparación entre signos denominativos. F. El sistema atributivo de registro marcario. Adquisición del derecho exclusivo sobre una marca. G. La protección de la marca notoriamente conocida, en el marco de la Decisión 85.

La marca notoriamente conocida solicitada para registro. H. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el marco de la Decisión 344. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. La sociedad demandante invocó como norma violada el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, la solicitud de registro como marca del signo denominativo SALOMÓN se presentó el 26 de junio de 1987, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por lo tanto, el Tribunal procederá a abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de dicha ley se extiende hacia el futuro para regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente en razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Así, se ha reiterado en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39- IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que: • La solicitud de registro del signo denominativo SALOMÓN se efectuó el 26 de junio de 1987, fecha en la que estaba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • El examen de registrabilidad del signo SALOMÓN se efectuó el 11 de diciembre de 1996, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con lo anterior, las normas que el Juez debe aplicar al caso particular son las señaladas en el punto V de la presente interpretación. B. prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario en relación con normas de carácter internacional. La demandante argumentó que el signo SALOMÓN goza de prioridad para acceder al registro en Colombia, de conformidad con lo establecido en el Convención Colombo – Fancesa de 1901.

De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a la prevalencia de la normativa comunitaria andina en relación con las normas de carácter internacional. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”. Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que este ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario.

En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.

Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000.

Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este principio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001.

Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria (principio de complemento indispensable). C. CONCEPTO DE MARCA.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo SALOMÓN. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y a los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se deben determinar los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 108-IP-2005, de 24 de agosto de 2005.

Marca: “ETERPLAST”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1304, de 07 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00135. • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005, de 19 de octubre de 2005. Marca: “MICHEL”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.” Es importante advertir que el requisito de visibilidad consiste en que el signo sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que se descarta la percepción por los otros sentidos.

D. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo SALOMÓN era confundible con el signo denominativo SALOMÓN. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se deben establecer los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo determinado en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 108-IP-2005, de 24 de agosto de 2005.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.” E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos SALOMÓN. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe considerar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando los criterios expuestos, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos SALOMÓN, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de signo distintivo.

F. EL SISTEMA ATRIBUTIVO DE REGISTRO MARCARIO. ADQUISICIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE UNA MARCA. La Superintendencia de Industria y Comercio, argumentó que para adquirir derechos sobre una marca en Colombia, se debe obtener el registro sobre la misma. En consecuencia, el Tribunal estima pertinente tratar el tema del sistema atributivo de registro marcario.

El artículo 72 de la Decisión 85, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. • Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT). G. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN

85. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDAD SOLICITADA PARA REGISTRO. La demandante argumentó, que el signo solicitado para registro es notorio en el mundo entero, especialmente en Francia y Estados Unidos. La tercera interesada, por su parte, sostuvo que su marca es notoriamente conocida en el diseño, la confección y venta de ropa elegante e informal para hombre y mujer.

En el mencionado escenario, el Tribunal estima conveniente tratar el tema de la protección de la marca notoriamente conocida. 1. La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresó: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.[1] La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. En este sentido, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios ‘idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad.

( ) En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido. Proceso Nº 01-IP-87. Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 28 de 15 de febrero de 1988”.

(Proceso 95-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”.[2] “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.[3] La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, ya que éste la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos.

En consecuencia, esta clase especial de signos distintivos requiere una protección especial, a fin de evitar que terceros pretendan aprovecharse maliciosamente del prestigio ajeno. 2. La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante la autoridad competente.

A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la 85 no establece criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar dicho hecho.

Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002.

Proceso Nº 9-IP-2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777, de 27 de marzo de 2002). El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro. 3. La marca notoriamente conocida solicitada para registro. La Decisión 85 protege las marcas notoriamente conocidas y registradas en el País Miembro respectivo o en el exterior.

A diferencia de la Decisión 486, no protege a las marcas notoriamente conocidas no registradas. En este punto. el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida y registrada en el exterior. El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al realizado sobre un signo ordinario.

Lo anterior, no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente en cada País Miembro. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el exterior y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, considerando las características de la marca opositora, es decir, algunos factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar[4], etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.”[5] En consecuencia con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida y registrada en el exterior, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

H. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO, EN EL MARCO DE LA DECISIÒN 344. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 27454 de 11 de diciembre de 1996, decidió denegar el registro solicitado. La normativa procesal aplicable para dicha fecha era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en tal sentido, el procedimiento del examen de registrabilidad debe ser regulado por esta normativa.

El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. Este examen debe cumplir con los siguientes requisitos: • El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente, debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado observaciones u oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. • El examen de registrabilidad es integral.

La Oficina Nacional Competente, al analizar si un signo puede ser registrado como marca, debe revisar si cumple con todos los requisitos y condiciones previstas en la norma comunitaria aplicable. • El examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se le notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. • Debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones de la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis ya efectuados sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta, ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las demás normas de Derecho Internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.

TERCERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos SALOMÓN, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

SEXTO: El artículo 72 de la Decisión 85, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

SÉPTIMO: La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

Lo anterior, no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega y en relación con el momento de la solicitud de registro.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. La Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida y registrada en el exterior, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-00280, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] OTAMENDI, Jorge.

Ob. Cit. Pág.255. [2] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32. [3] AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA”. Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. [4] No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas. [5] OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195.