PROCESO 68-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: KELLOGG COMPANY.
Marca: “CHOCOSITOS” (denominativa). Expediente Interno: Nº 4345-LRO. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve. VISTOS: El Oficio Nº 162 TDCA-1S, de 14 de abril de 2009, recibido en este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a); y, 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 4345-LRO. 1.
Antecedentes 1. Las partes Demandante: KELLOGG COMPANY. Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; y, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Tercero Interesado: NABISCO BRANDS INC. 1.2. Hechos relevantes a) Los hechos: El 16 de febrero de 1993, NABISCO BRANDS INC., de Estados Unidos de América, solicitó el registro del signo “CHOCOSITOS” (denominativo) para proteger productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, entre los que se distinguen “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagres, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias y hielo”.
Dicha solicitud de registro fue signada con el trámite Nº 37200/93 y su extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 337. Contra dicha solicitud de registro se presentaron dos observaciones:
1. LA UNIVERSAL S.A. presentó observación a la solicitud de registro en base al registro previo de su marca “CHOCOLETES” de la Clase 30. 2. El 04 de marzo de 1994, KELLOGG COMPANY presentó observaciones a la solicitud de registro en base al registro previo de sus marcas “CHOKOSKOOPS” y “KELLOGG`S CHOKOS” de la Clase 30. Finalmente, mediante Resolución Nº 0960243, de 28 de julio de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó las dos observaciones presentadas por KELLOGG COMPANY y LA UNIVERSAL S.A., concediendo el registro del signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo). 2.
Fundamentos de la Demanda: KELLOGG COMPANY esgrime varios argumentos, entre los que se destacan los siguientes: Que el Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la Resolución Nº 0960243 violó los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a); y, 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que existe una falta de distintividad y un evidente riesgo de confusión del signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo) ya que el único elemento diferenciador con su marca registrada “CHOKOS” sería el sufijo “ITOS”; sufijo que sirve para designar el diminutivo de un sustantivo o de un adjetivo. De igual manera, “CHOCOSITOS” sería un diminutivo de “CHOKOS”, lo que constituye una grave violación a los artículos arriba citados, toda vez que estas marcas están destinadas a proteger productos idénticos dentro de la misma Clase 30.
El actor dentro de sus argumentos, considera también que la resolución administrativa por la cual se ha concedido el registro del signo “CHOCOSITOS” carece de motivación, requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho y, con mayor razón, si se están disputando intereses legítimos de los particulares.
La formalidad legal omitida consiste en la falta de realización del examen de registrabilidad, previo a decidir sobre las observaciones y la concesión de un registro, mandato previo en el inciso segundo del artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta grave omisión acarrea la nulidad de la resolución, se infiere del propio texto considerativo de la resolución impugnada, en el cual no consta motivación fundamental ni fundamentada alguna.
Finalmente, la pretensión del actor es que en sentencia la Sala correspondiente declare la ilegalidad y la nulidad de la Resolución Nº 0960243, de 28 de julio de 1997, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, sin motivación fundamental rechazó la observación presentada por KELLOGG COMPANY y concedió el registro del signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo). 3.
Contestación a la demanda: El Director Nacional de Propiedad Industrial se limitó a aducir la negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca se limitó a aducir la negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. La Delegada del Procurador General del Estado se adhirió a la contestación de la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. 4.
Tercero Interesado: La compañía NABISCO BRANDS INC. contestó la demanda en los siguientes términos: • El signo “CHOCOSITOS” (denominativo) no contravendría disposición legal alguna y sería suficientemente distintivo, pues la denominación “CHOCOSITOS” es la contracción de las palabras “CHOCO” y “OSITOS”, que evoca la idea de “ositos de chocolate”. • Las marcas de la actora no dan idea alguna del producto ni sugieren nada al consumidor. • No existe semejanza alguna entre las marcas registradas “KELLOGG`S CHOCKOS” y “CHOKOSKOOPS” de KELLOGG COMPANY y el signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo) de NABISCO BRANDS INC.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de junio de 2009. 2.
Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo, este Tribunal no considera pertinente la interpretación del artículo 82 de la Decisión 344.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) Artículo 95.- (…) Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en anteriores fallos que “marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”[1]. De igual manera, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR RIESGO DE CONFUSIÓN. IDENTIDAD Y SEMEJANZA: REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[2] Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[3] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[4] Finalmente, resulta necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[5] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[6] 3. Comparación entre marcas denominativas: simples y compuestas. En el presente caso, se deberá comparar el signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo) con las marcas registradas “CHOKOSKOOPS” (denominativa) y “KELLOGG`S CHOKOS” (denominativa compuesta).
Al respecto, la doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. En fallos anteriores, este Tribunal ha sostenido que las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar[7]. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [8] En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).
En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. [9] Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
4. MARCAS DE FANTASÍA. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembre de 2003).
Sin embargo, es preciso considerar que el “concepto o idea” implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro.
5. MARCAS EVOCATIVAS Y MARCAS DÉBILES. En el presente caso, la compañía NABISCO BRANDS INC. señaló que el signo “CHOCOSITOS” (denominativo) no contravendría disposición legal alguna y sería suficientemente distintivo, pues la denominación “CHOCOSITOS” es la contracción de las palabras “CHOCO” y “OSITOS”, que evoca la idea de “ositos de chocolate”.
Es así que, este Tribunal observa que el signo solicitado “CHOCOSITOS” (denominativo) y las marcas registradas “CHOKOSKOOPS” (denominativa) y “KELLOGG`S CHOKOS” (denominativa compuesta) evocan la idea de “chocolate”, por lo que resulta pertinente desarrollar el tema de las marcas evocativas y las marcas débiles. La jurisprudencia de este Órgano Comunitario ha profundizado sobre la naturaleza evocativa de los signos que puedan llevar al consumidor a una asociación de ideas con los bienes o servicios que se pretenden designar.
Ha dicho el Tribunal “que en la medida en que estos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”.
Ha expresado el Tribunal, además, con respecto a los signos evocativos lo siguiente: “( ) Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.” (Proceso 7-IP-95, Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995).
6. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. En el presente caso, el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la resolución impugnada, sostuvo que el prefijo CHOKO- es de uso común en el mercado, por lo que este Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema. Al respecto, en el cotejo entre marcas que utilizan partículas o palabras de uso común o generalizado, dichos elementos no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico, común a las mismas, este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. En el caso de que el signo pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.
(Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 998, de 13 de octubre de 2003). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.
(Proceso 31-IP- 2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).
7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. En el presente caso, el actor señaló que la resolución administrativa por la cual se ha concedido el registro del signo “CHOCOSITOS” carece de motivación, requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho y, con mayor razón, si se están disputando intereses legítimos de los particulares.
Asimismo, agrega que la formalidad legal omitida consiste en la falta de realización del examen de registrabilidad, previo a decidir sobre las observaciones y la concesión de un registro, mandato previo en el inciso segundo del artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Finalmente, el actor señala que esta grave omisión acarrea la nulidad de la resolución, en el cual no consta motivación fundamental ni fundamentada alguna.
El artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que una vez admitida la observación y no incurriéndose en las causales del artículo anterior, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente y vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre tales observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
La actitud de la administración no se ha de concretar únicamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la “denegación o concesión” del registro deberá realizar un análisis del signo frente a las prohibiciones comprendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
No proceder al análisis completo de las exigencias formales y de fondo de una solicitud, omitiendo las mismas, y dar paso a la concesión o negación del registro llevaría a la nulidad por la causal del literal a) del artículo 113 que se concreta por la contravención de “cualquiera” de las disposiciones de la presente Decisión.[10] La disposición del artículo 96 impone la obligación a la Oficina Nacional Competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.
Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la Oficina Nacional Competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que se concretará también a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.
Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82, y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.
El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.[11] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez Nacional, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Cabe señalar que, basta que exista riesgo de confusión para que no se otorgue el registro del signo solicitado.
Tercero: En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.
Cuarto: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica.
Quinto: En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
Por otra parte, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.
Sexto: La marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. Séptimo: El examen de registrabilidad debe ser practicado por la Oficina Nacional Competente, de oficio, o como resultado de observaciones formuladas por parte legítimamente interesada, para determinar si el signo que se solicita registrar es idéntico o semejante a otros ya registrados o solicitados anteriormente y pueda generar riesgo de confusión, según lo establecido por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 68-IP-2006, sentencia de 24 de mayo de 2006, marca: “GLOBO POP FRESH”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997, Proceso 26-IP-96.. [11] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Proceso 27-IP-95, págs, 95-96.