Gace1795 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXVII - Número 1795 Lima, 14 de enero de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 52-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 4 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Marca: CANOLA. Actora: Luz Helena Villamil Jiménez. Proceso interno Nº 200400320 Proceso 62-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 135 literales b) y g) de la misma Decisión. Signo: BIG COLA (nominativo).

Actor: sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. Proceso interno Nº 2004-0244 Proceso 88-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. Marca: “ENVAIR”. Expediente Interno N° 8027- L.R. Proceso 95-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: COLOMBINA S.A. Marca: “COLOMBINA IMPERIAL”. Expediente Interno Nº 2003-0322 PROCESO 052-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 4 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Marca: CANOLA. Actora: Luz Helena Villamil Jiménez. Proceso interno Nº 2004-00320. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil nueve. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-00320;

El auto de 14 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Luz Helena Villamil Jiménez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: HARINERA DEL VALLE S.A. b) Hechos 1. El 9 de agosto de 2001, la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CANOLA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 510, de 2 de febrero de 2002, al que no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3. Por Resolución Nº 7838, de 13 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo CANOLA. 14/01/2010 2.52 1.

La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. viene usando el signo CANOLA como marca comercial para distinguir aceites y grasas comestibles. Que “CANOLA es una expresión genérica (…) que se ha usado en diferentes partes del mundo para dominar (sic) los aceites y grasas vegetales elaborados a base de esta semilla (…). En Colombia, se encuentran registrados ante el INVIMA quince (14) productos elaborados a base de CANOLA (…)”. 2.

“Es tan genérica la expresión CANOLA tratándose de aceites y grasas comestibles, que la misma sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. solicitó y obtuvo el registro como marca mixta para una etiqueta, en la que ellos mismos incluyeron la siguiente leyenda: Canola Life, Aceite 100% puro de Canola)”. Por lo tanto, la empresa sabía desde el inicio que se trataba de un signo genérico.

Continúa diciendo “se puede concluir que CANOLA, además de ser un genérico, es un nombre o denominación que define una materia prima usada para estos productos (…)” por lo que “estamos frente a una Causal de Irregistrabilidad Absoluta (…)”. 3. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de la Resolución 07838 violó los artículos 134, 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486. 4.

En relación a los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 “Siendo CANOLA un signe (sic) que define los productos alimenticios elaborados con base en ella, carece de distintividad, a pesar de que podría registrarse válidamente como marca para productos de clases diferentes”. Y que de la capacidad diferenciadora “deriva el derecho al uso exclusivo del signo, por lo tanto, los signos genéricos y descriptivos por el hecho de ser expresiones necesarias para referirse al producto o servicio no pueden registrarse como marcas” y que “al otorgar a una persona el derecho para usar de manera exclusiva una expresión de uso común se estaría concediendo un monopolio indebido para que sea la única persona que puede (sic) comercializar los productos denominados con ella”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante Luz Helena Villamil Jiménez en su escrito de demanda manifiesta que: 5.

Se violó el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, ya que la marca CANOLA es descriptiva y “cualquier signo usado para indicar GACETA OFICIAL la naturaleza, el destino, el modo de fabricación, la naturaleza o el origen del producto, etc., no es apropiado por sí mismo, salvo que se le imprima un elemento distintivo”. 6. La violación del artículo 135 liberal f) de la Decisión 486 se dio porque la marca CANOLA es una expresión genérica, descriptiva y además necesaria y que CANOLA “es la única manera de informar al consumidor sobre la naturaleza de los productos de la clase 29 que busca amparar HARINERA DEL VALLE (…)”. 7.

Se violó el artículo 135 literal g) de la Decisión 486, porque CANOLA es un signo de uso común ya que la única manera de referirse al Aceite de Canola es “la expresión CANOLA de manera que este signo, no solamente es la expresión común, sino es la expresión NECESARIA para referirse a esta semilla y a los productos derivados o elaborados con base en ella”. 8.

El artículo 135 literal i) de la Decisión 486, fue violado ya que con la concesión del registro del signo CANOLA como marca “HARINERA DEL VALLE S.A. (…) tiene la apariencia formal, de usar la expresión CANOLA como marca para productos de la clase 29ª que no hayan sido elaborados a base de semilla de CANOLA induciendo al consumidor en error respecto de las cualidades del producto, puesto que un producto que carezca de los beneficios de la semilla CANOLA podría ‘distinguirse’ con esta indicación”.

Además hace referencia al artículo 154 de la citada Decisión 486 en vista de que con el registro concedido la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. “tiene el derecho al uso exclusivo de un signo genérico de uso común, esto es inapropiable para los productos de la clase 29a que es la expresión CANOLA, con lo cual se registró como marca (…) para un signo que puede engañar a los medios comerciales o al público en particular”. 9.

Finalmente, se violó el artículo 135 liberal o) de la Decisión 486, porque “CANOLA reproduce la denominación de una variedad vegetal protegida en el extranjero y se destina a productos relativos a esa variedad (los aceites y grasas comestibles) y su uso es susceptible de causar confusión o asociación en el consumidor”. 14/01/2010 3.52 d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda, solamente haciendo relación a los hechos, y no así a los fundamentos de derecho.

La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. En relación a la distintividad del signo que “el examinador debe comprender todos los aspectos que conforman la marca, en relación con los productos para los cuales se encuentra registrada o se solicita su registro en este caso la marca registrada a favor de HARINERA DEL VALLE S.A. cumple con la condición de distintividad, es decir goza de la capacidad intrínseca de identificar los productos de la clase 29, para los cuales se encuentra registrada” y que “El hecho de que un signo tenga un significado conceptual conocido para el público consumidor, no determina su carencia de distintividad, en esta medida el signo CANOLA es distintivo y registrable, respecto de los productos de la clase 2 de la clasificación de marcas”. 2.

Que no se violó el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, ya que la norma comunitaria no permite el registro de signos descriptivos sino el de los signos evocativos. Y que tampoco se violó el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 en vista de que “el signo CANOLA, no designa directamente ningún producto incluido en la clase 29 de la clasificación internacional de marcas, por lo tanto dicho signo constituya (sic) una expresión que aunque posee significado conceptual resulta arbitraria respecto de los productos para los cuales se encuentra registrada” además que “la palabra CANOLA, no aparece en el diccionario del idioma español, en consecuencia dicha palabra no puede ser considerada como genérica, respecto de los productos de la clase 29”. 3.

Que, tampoco se violó el artículo 135 liberal g) de la Decisión 486, ya que “El único titular en Colombia del registro de la marca CANOLA (…) es la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…)” por lo tanto, “No existe actualmente registrado ninguna otra marca que conten- GACETA OFICIAL ga el signo CANOLA” y que en el expediente “no se encuentra probado que el signo CANOLA, se hubiere convertido en una expresión necesaria para designar los productos de la clase 29, para los cuales se encuentra registrado”. 4.

Que no hubo violación del artículo 135 literal i) de la Decisión 486, ya que la demandante se contradice al indicar que el signo CANOLA es genérico y descriptivo y además, “que constituye un signo que induce a engaño al público consumidor (…) la presencia o ausencia de significado conceptual en un signo determinado, no implica su inclusión en las causales absolutas de irregistrabilidad consagradas en el artículo 135 de la Decisión 486 (…)”. 5.

Finalmente, que no existe violación del artículo 135 literal o) de la Decisión 486 ya que de conformidad con el artículo 345 del Régimen Común de Protección de los Obtentores de Variedades Vegetales “las semillas de CANOLA, no constituyen una variedad vegetal protegida de conformidad con las normas y regulaciones aplicables en Colombia”.

CONSIDERANDO: 14/01/2010 4.52 Que, la solicitud de registro como marca del signo CANOLA fue el 9 de agosto de 2001, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134, 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486; y de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 4 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); d) las letras y los números; a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (…) GACETA OFICIAL e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 14/01/2010 5.52 bles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. (…)”. f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad;

(…)”. Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) CAPÍTULO III DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distingui- 1. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

GACETA OFICIAL El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el con- 14/01/2010 6.52 sumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo CANOLA (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2. Signos descriptivos En el caso de autos, la demandante alega que la marca CANOLA es descriptiva y “cualquier signo usado para indicar la naturaleza, el destino, el modo de fabricación, la naturaleza o el origen del producto, etc., no es apropiado por sí mismo, salvo que se le imprima un elemento distintivo”, por lo tanto el Tribunal considera oportuno tocar el presente tema.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, la doctrina señala que el signo descripti- GACETA OFICIAL vo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

En el mismo sentido, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A., publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). 3. Signos que constituyan el nombre genérico de un producto En vista de que la demandante tiene como uno de sus principales argumentos que el signo CANOLA es genérico para el tipo de productos que pretende distinguir, el Tribunal abordará este tema. 14/01/2010 7.52 El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Con base a esta jurisprudencia, el juez solicitante deberá determinar si la marca CANOLA, resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue. 4. Signos de uso común De igual manera el Tribunal considera importante referirse a los signos de uso común, en virtud de que otro de los argumentos de la demanda es que el signo CANOLA es un signo de uso común ya que la única manera de referirse al Aceite de Canola es “la expresión CANOLA de manera que este signo, no solamente es la expresión común, sino es la expresión NECESARIA para referirse a esta semilla y a los productos derivados o elaborados con base en ella”.

GACETA OFICIAL Signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.

(Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Manangement, Bogotá, p. 84). Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo CANOLA con relación a los productos contenidos en la Clase 29, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger. 14/01/2010 8.52 Al respecto el Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Esta prohibición, con base a lo sostenido por Marco Matías Alemán, persigue evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como de sus productos o servicios “lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85). Por lo expuesto, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. 6. Signos que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida 5.

Signos engañosos La demandante señala que el signo CANOLA induce “al consumidor en error respecto de las cualidades del producto, puesto que un producto que carezca de los beneficios de la semilla CANOLA podría ‘distinguirse’ con esta indicación”, por lo tanto el Tribunal se referirá a los signos engañosos. La Decisión 486, en su artículo 135 literal i), hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan, por sí mismos, a engaño al público o a los medios comerciales sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

La demandante argumenta que “CANOLA reproduce la denominación de una variedad vegetal protegida en el extranjero y se destina a productos relativos a esa variedad (los aceites y grasas comestibles) y su uso es susceptible de causar confusión o asociación en el consumidor”. El artículo 135 literal o) que constituye una prohibición de carácter absoluto de un signo, prohíbe el registro como marcas de signos que constituyan una denominación variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

GACETA OFICIAL 14/01/2010 9.52 Por su parte la Decisión 345, en su artículo 13 inciso segundo, establece que “La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca”. El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de ciertas fechas ya señaladas.

Así las cosas, “(…) en ningún caso la denominación genérica de una variedad vegetal puede ser registrada como marca, sin perjuicio de que sobre la variedad recaiga un signo que sin formar parte de su denominación genérica o sin imitarla, sea lo suficientemente distintiva para identificarla en el mercado; es decir que, con exclusión de la denominación genérica de la variedad, cualquier signo distintivo puede ser registrado como marca de la misma, siempre que, naturalmente, se cumplan los requisitos para ello contemplados en las disposiciones de propiedad industrial.

De ser así, la marca que recaiga sobre una variedad vegetal deberá ser registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza que corresponde a ‘Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta’” 1.” El artículo 8 de la Decisión 345, en armonía con lo expuesto, señala que “Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad”.

Y que la novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

Al respecto, el Tribunal considera oportuno referirse a lo que es una variedad vegetal protegida para lo cual se recurre a citar la reciente jurisprudencia que ha emitido este mismo Tribunal dentro del Proceso 3-IP-2009 de 11 de junio de 2009. 7. La variedad vegetal, sus requisitos y su protección Como se manifestó en el párrafo anterior se cita la jurisprudencia mencionada: “Requisitos que deben reunir las variedades vegetales 1.

La variedad debe ser NUEVA. Es decir, si a la fecha de presentación de la solicitud la variedad no ha sido vendida o comercializada: un año dentro del territorio de cualquier País Miembro de la CAN; cuatro años fuera de la CAN; y, seis años en el caso de árboles y vides fuera de la CAN. 1 Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”.

Op. cit. p. 162. Sin embargo de lo anterior, cabe precisar que el concepto de novedad en el derecho de protección de las obtenciones vegetales es diferente al concepto de novedad que se establece en el sistema de patentes. La novedad no se destruye por una divulgación previa de una descripción de la variedad sino que se establece en referencia a una serie de actos comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal antes de ciertas fechas 2.

La doctrina define a la “novedad” como “la condición necesaria y esencial para el otorgamiento de un certificado de obtentor que consiste en que sobre la variedad, comprendiendo su material de reproducción o multiplicación o el producto de la cosecha, no se haya ejecutado acto alguno que implique su comercialización o su 2 http://www.conarefi.ucr.ac.cr/AspReg6.htm GACETA OFICIAL entrega lícita con el consentimiento de su obtentor o de su causahabiente, o que habiéndolo sido no se excedan los términos máximos referidos anteriormente”3.

Ahora bien, en materia de variedades vegetales, ha de entenderse por comercializar “la realización de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el producto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado” 4.

En tanto que por entrega lícita se comprende “la puesta en manos o en poder de un tercero, bien sea bajo título de tenencia, posesión o dominio, del material de reproducción, multiplicación, propagación o el producto de la cosecha de la variedad protegida, cuando esta entrega no implica su comercialización y además no es contraria al orden jurídico, al orden público y a las buenas costumbres” 5.

Los otros tres requisitos: que la variedad debe ser distinta, homogénea y estable, son requisitos técnicos, es decir, se refieren a la naturaleza de la variedad vegetal, a saber: 2. La variedad debe ser DISTINTA. Es decir, debe diferenciarse de cualquier otra, cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La presentación de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o su inscripción en el registro oficial de cultivadores, hará comúnmente conocida a la variedad. 14/01/2010 10.52 tencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso”.

En efecto, se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad comunmente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso.

La doctrina, sobre el requisito de que la variedad debe ser distinta, ha expresado que “para que se considere distinta, la variedad debe diferenciarse claramente de cualquiera otra cuya existencia fuera comúnmente conocida. La presentación de una solicitud para obtener protección por parte de un obtentor tiene como consecuencia que a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la variedad se considera comúnmente conocida” 6. 3.

La variedad debe ser HOMOGÉNEA. Es decir, para que la variedad se considere homogénea debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación (artículo 11 de la Decisión 345). De acuerdo al artículo 10 de la Decisión 345, “una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya exis- 3 4 5 Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. p.p. 143, 144. Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. De lo anterior se deriva que la homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracte6 María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

Bogotá. 1998. p.

30. GACETA OFICIAL res pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Así, “Una variedad se considera uniforme cuando, con excepción de las variaciones propias esperadas del proceso de propagación, la variedad se mantiene uniforme en sus características más relevantes. El criterio de uniformidad se cumple cuando el cambio presente en una variedad luego del proceso de propagación no impide la precisa descripción de ésta, especialmente en lo que se refiere al criterio de distinguibilidad” 7.

El requisito de homogeneidad obedece a una definición eminentemente técnica. 4. La variedad debe ser ESTABLE. Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones (artículo 12 de la Decisión 345).

Es decir, la variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. Esta condición obedece a una definición, al igual que la anterior, eminentemente técnica. 5. La variedad debe tener una DENOMINACIÓN ADECUADA.

La denominación de la variedad no podrá ser objeto de marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriores registradas y deberá, además, permitir su clara identificación. El artículo 13 de la Decisión 345 expresa que: “Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor. 7 María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”.

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p. 31. 14/01/2010 11.52 La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos”.

El objetivo de esta exigencia, es decir, la de una denominación para la variedad solicitada, es definir claramente el objeto de protección y evitar la confusión del usuario de las variedades. En efecto, la denominación de la variedad tiene por objeto ser su designación genérica, es decir, su razón de ser está en permitir la identificación de la variedad.

La UPOV ha establecido criterios uniformes para que los obtentores de nuevas variedades vegetales tengan en cuenta al momento de definir la denominación genérica de la variedad que se pretende proteger: a) Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico. b) Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas, especialmente cuando se trate de variedades similares. c) Debe ser suficientemente distinguible de nombres o marcas comerciales existentes.

Asimismo, el artículo 2 del Convenio de la UPOV de 1978 y el artículo 20 del Convenio de la UPOV de 1991, plenamente aplicables a nuestro sistema, explican que se debe tener en consideración lo siguiente: a) No debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. b) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad. c) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor. d) Debe ser diferente de cualquier otra denominación genérica que designe una variedad preexistente de la misma especie bo- GACETA OFICIAL tánica o de una especie semejante o vecina en cualquiera de los Estados de la Unión (Este último requisito también lo prevé en similares términos el inciso 2º del artículo 13 de la Decisión 345).

(…) 14/01/2010 12.52 las acciones por indemnización sólo podrán adelantarse una vez que se haya concedido el certificado de obtentor, con la posibilidad de abarcar o reclamar los daños y perjuicios causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. Es decir, se establece una protección retroactiva entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de otorgamiento del título.

Protección de una variedad vegetal “Los artículos 6 y 7 de la Decisión 345 se refieren a la creación de un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas en cada País Miembro, resaltando que las variedades registradas deben cumplir con las condiciones exigidas en la mencionada Decisión. Asimismo, se expresa que la Junta (actual Secretaría General) estará encargada de llevar un registro subregional de variedades vegetales protegidas.

Es decir, conforme a lo anterior, corresponde a cada País Miembro la creación de un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas para la inscripción de las variedades vegetales siempre que cumplan con las condiciones exigidas en la Decisión 345. (…) El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

El objeto de la protección provisional radica en evitar que terceros se aprovechen de la variedad durante el período que media entre la presentación de la solicitud y la obtención del certificado. En efecto, la protección provisional confiere al obtentor la facultad de protegerla contra infracciones o usurpaciones de terceros no autorizados por él, mientras su solicitud de registro se encuentre en trámite.

La protección provisional otorga al obtentor los derechos establecidos en el artículo 24 de la Decisión 345 para prevenir o hacer cesar los actos de infracción, aunque, como se indicó, Es pertinente advertir que el artículo 13 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales incorpora, acerca de la protección provisional al obtentor, que “Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho.

Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14”. En tanto que la Decisión 345 se basa en términos generales en la Convención Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas, ambas normas otorgan una protección provisional hasta que se conceda el certificado de obtentor.

(…)”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CANOLA (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores GACETA OFICIAL 14/01/2010 13.52 exclusivamente sobre las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva.

La designación de la variedad vegetal no podrá ser objeto de registro como marca, de conformidad con el artículo 13 de la Decisión 345.

TERCERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-00320, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

CUARTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le otorguen suficiente distintividad.

QUINTO: No será registrable como marca el signo que por sí mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

SEXTO: La norma comunitaria prohíbe el registro como marcas de signos que constituyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad vegetal protegida.

SÉPTIMO: La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, es el derecho que se concede al

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/01/2010 14.52 PROCESO 062-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 135 literales b) y g) de la misma Decisión. Signo: BIG COLA (nominativo).

Actor: sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. Proceso interno Nº 2004-0244. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos del mes de septiembre del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0244;

El auto de 11 de junio de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 527, de 30 de abril de 2003, al que presentaron oposiciones las sociedades PANAMCO COLOMBIA S.A. y GASEOSAS POSADA TOBÓN argumentando falta de distintividad del signo por considerarlo genérico y descriptivo. 3. Por Resolución Nº 23418, de 27 de agosto 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundadas las oposiciones y negó el registro del signo solicitado BIG COLA (nominativo).

La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución Nº 030480, de 20 de octubre de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. Terceros interesados: sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. y sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. 5.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 37183, de 30 de diciembre de 2003, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 23418, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro del signo BIG COLA (nominativo) a favor de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. b) Hechos c) Fundamentos jurídicos de la demanda 1.

El 6 de septiembre de 2002, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BIG COLA (nominativo) para distinguir productos amparados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. en la demanda interpuesta manifiesta que: Demandante: sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.

Con la emisión de la Resolución impugnada la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486, “debido a que el estudio de registrabilidad del signo BIG COLA (…) desco- GACETA OFICIAL noció abiertamente que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca” ya que su concesión “afecta indebidamente el derecho innato de uso común por parte de todos los comerciantes, de las expresiones genéricas y descriptivas”. 2.

Es una empresa que produce y comercializa productos de la Clase 32 “dentro de las cuales se encuentran las bebidas gaseosas, también denominadas COLA” y que “La expresión COLA que forma parte del signo BIG COLA, corresponde a un término genérico tratándose de productos de la clase 32 que pretende identificar. En efecto, esta expresión es comúnmente usada en el mercado para designar la especie de algunos de los productos de la clase treinta y dos (…) como son las ‘bebidas refrescantes’”.

Por lo tanto los consumidores “comprenderán igualmente que la expresión COLA no es la marca, sino un genérico que le informa de qué producto se trata, es decir, un elemento de uso común”. Cita varios registros que contienen la denominación COLA. 3. La EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. “pretende utilizar como marca la propia denominación genérica para distinguir solamente una clase de GASEOSA ó COLA, es decir, la que él comercializaría”.

4. BIG COLA “no puede ser una marca de fantasía porque sí tiene un contenido conceptual (…). Ello es claro porque la palabra BIG es una expresión del idioma inglés que traducida al español significa ‘gran, grande, voluminoso’, significado que es comúnmente conocido (…) por lo que aplicado a la palabra COLA, resulta ser un término descriptivo de la bebida COLA que identificaría, pues como ADJETIVO CALIFICATIVO, está describiendo una de las características del producto, su tamaño y calidad (…) la idea que BIG COLA transmite de forma directa al consumidor es que se trata de una GASEOSA DE GRAN TAMAÑO” por lo tanto “El conjunto formado por las expresiones BIG COLA NO se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente”. 5.

“(…) la palabra BIG es completamente descriptiva, pues está indicando claramente que corresponde al tamaño de una bebida ‘cola’, 14/01/2010 15.52 como comúnmente se conocen en el mercado a las bebidas gaseosas (…)”. 6. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 en vista de que la expresión BIG COLA es “un signo carente de distintividad”, motivo por el cual, también, se violó el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.

Con la expedición de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 2. “Efectuado el examen en conjunto de la marca ‘BIG COLA’ (Nominativa) para distinguir productos de la clase 32, se concluye que no está incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486, y en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca”. 3.

La expresión BIG COLA (nominativa) “goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata el ramo o línea de las gaseosas, y contrario a lo afirmado por parte actora, de ninguna manera significa GASEOSA GRANDE, ya que su verdadero significado es COLA GRANDE, y el consumidor medio lo va a solicitar como ‘BIG COLA’ en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la parte actora”.

4. BIG COLA (nominativa) “no constituye la designación común o usual para las aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve en el consumidor la idea inmediata de que se trata de agua mineral gaseosas, zumo de frutas u otra bebida no alcohólica”, por lo que “el acto administrativo acusado no vulnera el artículo 135, literales b), e) y g) de la Decisión 486 (…)”.

GACETA OFICIAL La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. Que en el caso de autos “BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos”. 2.

Que los signos deben ser analizados en su conjunto sin ser fraccionados y que el demandante “fracciona o mutila el signo para concluir que la expresión BIG es descriptiva de la cantidad –lo trata como un adjetivo calificativo- y que la expresión COLA es descriptivo (sic) de las bebidas gaseosas, y por esa vía concluye (…) la irregistrabilidad de BIG COLA”. 3.

“si bien la Superintendencia (…) entendió el signo BIG COLA como una expresión de fantasía, ésta también puede ser entendida como una marca o signo débil, pero no por ello cae en la falta de distintividad o genericidad (…)”. 4. Si en gracia de discusión se analizan los argumentos de la demandante “vemos que GRANDE es un adjetivo calificativo que no describe ninguna calidad esencial de los productos protegidos por la marca BIG COLA, pues los elementos ‘esenciales o primordiales’ de estos productos están referidos a su sabor, a si son naturales, si son gasificados o si calman o no la sed, pero jamás a su tamaño (…)”. 5.

Si, también en gracia de discusión se acepta “que el signo BIG COLA se compone de dos expresiones genéricas BIG y COLA, tenemos que ambas expresiones forman la totalidad del signo como unidad de hecho, dejando de lado el carácter genérico que le ha querido encontrar la demandante y otorgándole suficiente distintividad como para obtener –y en este caso- mantener su registro” por lo tanto “no estamos en presencia de un signo genérico irregistrable por que el signo registrado en su conjunto es BIG COLA y no GRAN COLA, GRANDE COLA, COLA GRANDE o GASEOSA GRANDE como pretende que se entienda el demandante (…)”. 6.

Que no se violaron los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486. 14/01/2010 16.52 7. Que coincide con la Superintendente “en el sentido de considerar que el signo BIG COLA es un signo compuesto por una expresión de fantasía que no está incurso en causal de irregistrabilidad alguna y que es suficientemente distintivo para identificar productos comprendidos en la clase 32 (…)”.

La sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. Que “la marca BIG COLA consiste exclusivamente en (sic) dos términos irregistrables y carece de otras expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad (…)” pues está “conformada por dos términos BIG y COLA, el primero de ellos descriptivo y el segundo genérico”.

Además, que el término COLA se ha convertido “en una expresión de uso común para designar las bebidas gaseosas, el término COLA es inapropiable en exclusiva por un empresario, es decir, es irregistrable”. 2. Que “el adjetivo BIG constituye una palabra descriptiva para los productos de la Clase 32 y, por tanto, también es irregistrable (…) el término BIG significa, como lo sabe perfectamente el consumidor medio, GRANDE” y aún “si el adjetivo calificativo BIG no hiciera referencia a una cualidad esencial de las bebidas gaseosas, que sí lo hace, tampoco sería registrable, por ser común a todos los productos”. 3.

El conjunto marcario del signo BIG COLA “no da como resultado una marca distintiva, pues se trata simplemente de la expresión GASEOSA GRANDE”. 4. Por lo tanto el signo solicitado “carece de otros elementos que le otorguen distintividad, pues no tiene más términos ni elementos gráficos”. Por lo que la Superintendencia violó el artículo 135 literal g) de la Decisión 486. 5.

Que también se violó el artículo 135 literal b) de la misma Decisión ya que “se trata de una marca totalmente carente de distintividad”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de GACETA OFICIAL la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 14/01/2010 17.52 a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad Que, la solicitud de registro como marca del signo BIG COLA (nominativo) fue el 6 de septiembre de 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134, 135 literales e) y f) de la Decisión 486; y de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, se interpretarán, de oficio, el artículo 135 literales b) y g) de la misma Decisión. (…) Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. Carencia de distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o GACETA OFICIAL servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas 14/01/2010 18.52 en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segun- GACETA OFICIAL da se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo BIG COLA (nominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2. Clases de marcas: signos denominativos compuestos.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca solicitada, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de este signo resultando que cuando el conjunto de dichos vocablos estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error o en riesgo de confusión, el signo será suficientemente distintivo para ser registrable. 3.

Signos conformados por palabras descriptivas y signos en idioma extranjero. En el caso de autos, la demandante alega que la marca BIG COLA (nominativa) es descriptiva 14/01/2010 19.52 y manifiesta “(…) la palabra BIG es completamente descriptiva, pues está indicando claramente que corresponde al tamaño de una bebida ‘cola’, como comúnmente se conocen en el mercado a las bebidas gaseosas (…)”.por lo tanto el Tribunal considera oportuno toca el tema.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas por no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Sin embargo, en el caso de autos, al tratarse de un signo compuesto, el Tribunal ha manifestado “El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de GACETA OFICIAL esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil”.

(Proceso 48-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1760, de 25 de septiembre de 2009, marca: ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA mixta) El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). Signos en idioma extranjero Dentro de este mismo punto es importante referirse a los signos en idioma extranjero ya que este constituye un argumento de ambas partes en sentido de aclarar si BIG COLA al ser un signo en idioma extranjero constituye también un signo descriptivo.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O. A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). 14/01/2010 20.52 Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Signos conformados por palabras genéricas. La expresión COLA que forma parte del signo BIG COLA, según afirma la demandante, “corresponde a un término genérico tratándose de productos de la clase 32 que pretende identificar”, mientras que por su parte la demandada alega que “BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos”, por lo tanto el Tribunal considera oportuno referirse al tema de los signos genéricos.

GACETA OFICIAL El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si la marca BIG COLA (nominativa), resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue. 14/01/2010 21.52 5.

Signos conformados por palabras de uso común. De igual manera el Tribunal considera importante referirse a los signos de uso común, en virtud de que otro de los argumentos de la demanda es que el signo BIG COLA está conformado por palabras de uso común. Signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Manangement, Bogotá, p. 84) Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Al igual que en los casos anteriores, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo que contiene elementos de uso común y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil.

Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo BIG COLA (nominativo) con relación a los productos contenidos en la Clase 32, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusiva- GACETA OFICIAL mente una designación común o usual de los productos que pretende proteger. 6. Signos de fantasía. En vista de que las partes controvierten el hecho de que si el signo BIG COLA (nominativo) es o no un signo de fantasía, el Tribunal considera referirse a este tema.

Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA). Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si la marca BIG COLA (nominativa) constituye un signo de fantasía. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado BIG COLA (nominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 14/01/2010 22.52 SEGUNDO: En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de este signo resultando que cuando el conjunto de dichos vocablos estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error o en riesgo de confusión, el signo será suficientemente distintivo para ser registrable.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SEXTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SÉPTIMO: Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un GACETA OFICIAL 14/01/2010 23.52 vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0244, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Actor: Sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. Marca: “ENVAIR”. Expediente Interno N° 8027- L.R. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 23 de septiembre de 2009. 1.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

El tercero interesado es: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. GACETA OFICIAL 1.2. Actos demandados La sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. impugnó la Resolución Administrativa: N° 978400 de 29 de noviembre de 2000, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial y notificada el 26 de diciembre del 2000, a través de la cual se rechaza la observación presentada por FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA., y concede el registro del signo “ENVAIR”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos: Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 23 de junio de 2000, la sociedad BAYER AKTIENGESELLCHAFT solicitó el registro del signo “ENVAIR”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 24 de agosto de 2000, FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. presentó observación en contra de la solicitud de registro del signo “ENVAIR”.

Se fundamentó, principalmente, en que tiene registrada la marca “DENVAR” para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional. 3. El 7 de noviembre de 2000, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT contestó la observación, “desvirtuando totalmente los fundamentos de hecho y de derecho de la observante”. 4. El 29 de noviembre de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la resolución No. 978400, por la cual se rechaza la observación presentada por FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA., y concede el registro del signo “ENVAIR”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad BAYER AKTIENGESELLCHAFT. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA., a través de apoderada, presenta 14/01/2010 24.52 demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que “es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca “DENVAR” registrada en varios países del mundo para proteger “preparaciones y sustancias farmacéuticas y sanitarias”, clase internacional Nº 5.

En el Ecuador se encuentra registrada bajo el Nº 3109-93 de 7 de noviembre”. - Señala que “existe identidad gráfica, visual, auditiva y fonética entre la denominación “ENVAIR” solicitada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y la marca “DENVAR” de propiedad de mi representada, misma que se encuentra registrada con anterioridad, en muchos países del mundo; tanto mas (sic) que ambas marcas protegen productos comprendidos en la misma clase internacional No. 5, lo cual ocasiona confusión en el público consumidor y BAYER AKTIENGESELLSCHAFT se beneficiaría del prestigio adquirido por la marca “DENVAR” de propiedad de mi representada”. - “(…) la solicitud de registro como marca de producto del signo ENVAIR, solicitada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, es irregistrable, en razón de que no cumple, y al contrario contraviene lo dispuesto en los Arts. 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual”. - “(…) la concesión del registro de la marca ENVAIR de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT S. A. ocasionaría graves perjuicios a mi representada, por lo que resulta imperativo proteger el carácter distintivo de la famosa y notoriamente conocida marca “DENVAR” de propiedad de mi representada”. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial al contestar la demanda deduce las siguientes excepciones: - “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda” - “Me ratifico en la resolución (…) materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

GACETA OFICIAL - “Al momento de dictar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda”. 14/01/2010 25.52 al ser de uso común, la recurrente no puede reclamar exclusividad sobre la partícula VAR”. El Director Nacional de Propiedad Industrial da contestación a la demanda y expone, principalmente:

CONSIDERANDO: “Realizado el correspondiente cotejo marcario y comparado las marcas en controversia (…) se concluyó que la denominación solicitada ENVAIR y la marca registrada DENVAR no existe semejanzas susceptibles de causar confusión o error a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos a proteger”. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

No obra en el expediente que el Procurador General del Estado haya contestado la demanda. d) Tercero interesado La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y deduce las siguientes excepciones: - “Niego los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda”. - “Niego (…) que la resolución (…) viole alguna norma legal”. - “Niego que la marca “ENVAIR” esté incursa en alguna de las prohibiciones de registro (…)”. - Niego que la marca “ENVAIR” (…) y “DENVAR” de la compañía actora tenga alguna similitud”. - “Alego que la marca “ENVAIR” es distintiva frente a la marca “DENVAR” (…)”. - “Niego que la marca “DENVAR” de la empresa actora, sea famosa o notoriamente conocida en el mercado nacional o internacional (…)”. - “Alego que la partícula DEN que forma parte de la marca “DENVAR”, es de uso común para la Clase Internacional Nº 5”.

Alega, asimismo, en lo principal, que - “El signo ENVAIR perteneciente a (…) es, (…) una marca de fantasía, porque no existe contenido conceptual en ella (…)”. - Y que, “(…) la desinencia VAR, que también se la puede encontrar en muchas marcas registradas para la clase 5, de tal forma que

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 23 de septiembre de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ENVAIR” fue presentada el 23 de junio de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 83 literales d) y e) y 84, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no interpretar el artículo 82 solicitado por la consultante, por no ser pertinente al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 14/01/2010 26.52 e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…)

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: comparación entre marcas denominativas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgos de confusión: directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Marcas Farmacéuticas.

Partículas de Uso Común. La Marca Débil; - La marca notoria y su prueba; - La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; Confusión con la marca notoriamente conocida; - La Marca de Fantasía. GACETA OFICIAL

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible 14/01/2010 27.52 de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son “ENVAIR” y “DENVAR”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su GACETA OFICIAL 14/01/2010 28.52 significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. dencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal. Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 1 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurispru- Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuan2 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL to la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 3 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 4 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de 3 4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/01/2010 29.52 precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 5 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.4. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 5 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 14/01/2010 30.52 dica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 9

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual ra- 6 7 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 9 10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 14/01/2010 31.52

3.6. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Las Marcas Farmacéuticas Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 11 Tomando en cuenta que BAYER AKTIENGESELLCHAFT solicitó el registro del signo “ENVAIR”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. presentó observación a dicho registro, fundamentándose en que tiene registrada la marca “DENVAR” para proteger productos de la clase 5; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “Marcas Farmacéuticas”.

La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 12 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 13 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de 12 11 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 14 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 15 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 16 Partículas de uso común Tomando en cuenta que La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT argumentó que “la partícula DEN que forma parte de la marca “DENVAR”, es de uso común para la Clase Internacional Nº 5” y que “(…) la desinencia VAR, que también se la puede encontrar en muchas marcas regis- 14/01/2010 32.52 tradas para la clase 5, de tal forma que al ser de uso común, la recurrente no puede reclamar exclusividad sobre la partícula VAR”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: Partículas de Uso Común en Marcas Farmacéuticas.

Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

La marca débil 14 15 16 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan GACETA OFICIAL uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). 17 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 18

3.7. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Tomando en cuenta que la sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. argumentó que “es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca “DENVAR” registrada en varios países del mundo para proteger “preparaciones y sustancias farmacéuticas y sanitarias”, clase internacional Nº 5”; y que “(…) la concesión del registro de la marca ENVAIR de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT S. A. ocasionaría graves perjuicios a mi representada, por lo que resulta imperativo proteger el carácter distintivo de la famosa y notoriamente conocida marca “DENVAR” de propiedad de mi representada”.

Y, que 17 18 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Págs. 78 y 79. OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192. 14/01/2010 33.52 la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, al respecto, expresó que “Niego que la marca “DENVAR” de la empresa actora, sea famosa o notoriamente conocida en el mercado nacional o internacional (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia al tema de “la marca notoria y su prueba”.

El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 19 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 20 19 20 FERNANDEZ Novoa, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”.

Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. GACETA OFICIAL Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. 21 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 21 Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/01/2010 34.52 La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 22 A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es 22 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes. Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de 14/01/2010 35.52 conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 82IP-2009, expresó que en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. GACETA OFICIAL Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección 14/01/2010 36.52 en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. GACETA OFICIAL 14/01/2010 37.52 o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). Finalmente, es importante advertir lo que en reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 23 En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión.

3.8. LA MARCA DE FANTASÍA Tomando en cuenta que la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT argumentó que “El signo ENVAIR perteneciente a (…) es, (…) una marca de fantasía, porque no existe contenido conceptual en ella (…)”, se hace necesario tratar el tema: “la marca de fantasía”. Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto.

Para la doctrina es “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que 23 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 24 Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Igualmente ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresio- 24 25 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta. 14/01/2010 38.52 nes acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4.

La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 6. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

GACETA OFICIAL Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. 7.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 8.

No se podrán registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los 14/01/2010 39.52 mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 9.

Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 10. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 8027-L.R. deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/01/2010 40.52 PROCESO 95-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: COLOMBINA S.A. Marca: “COLOMBINA IMPERIAL”. Expediente Interno Nº 2003-0322. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de septiembre de 2009. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: COLOMBINA S.A. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. 1.2. Actos demandados La sociedad COLOMBINA S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - No. 1198 de 28 de enero de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual resolvió cancelar parcialmente por falta de uso, el registro número 133713 correspondiente a la marca COLOMBINA IMPERIAL, distintiva de todos los pro- ductos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “por lo que en adelante no distinguirá café ni sus derivados”. - No. 10096 de 15 de mayo de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la resolución anterior. - No. 05022 de 26 de febrero de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución No. 1198. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 13 de junio de 1997, el apoderado de la sociedad FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación parcial por no uso de la marca “COLOMBINA IMPERIAL” en la clase 30 de la Clasificación Internacional, certificado No. 133.713, respecto de “café y sus derivados”. 2.

El 28 de enero de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 1198, mediante la cual resolvió cancelar par- GACETA OFICIAL cialmente por falta de uso, el registro número 133713 correspondiente a la marca COLOMBINA IMPERIAL, distintiva de todos los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “por lo que en adelante no distinguirá café ni sus derivados”. 3.

La sociedad COLOMBINA S.A. interpuso y sustentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación. 4. El 15 de mayo de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 10096, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución impugnada. 5. El 26 de febrero de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 5022, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 1198. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda COLOMBINA S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “El error de la Administración consistió en cancelar parcialmente por no uso una marca que sí se ha usado en el comercio, y que además, goza de la característica de ser una marca notoria”. - “Aún cuando la Decisión 486 (…) consagra (…) la figura de la cancelación parcial de una marca, es decir respecto de algunos de los productos o servicios que ésta ampara, debe tenerse en cuenta que es totalmente diferente el tratamiento frente a una marca notoria, puesto que la marca notoria goza de una protección amplia y especial aún frente a marcas que distinguen productos o servicios no relacionados y pertenecientes a clases diferentes”. - “(…) al permitir una cancelación parcial por no uso sobre una marca ‘notoriamente conocida’, donde además el titular de la marca se opone rotundamente a la cancelación de la misma, se estaría abiertamente vulnerando el interés público y los derechos de los consumidores al permitir la Administración que una 14/01/2010 41.52 misma marca NOTORIA sea explotada por dos empresas diferentes para distinguir además productos de la misma clase y que se encuentran íntimamente relacionados”. - “(…) el titular de una marca notoria puede solicitar la cancelación de una marca similar o idéntica que ha sido indebidamente registrada en perjuicio suyo.

Si Fábrica de Café La Bastilla S.A. luego de obtener un resultado favorable en la cancelación parcial de la marca COLOMBINA IMPERIAL para ‘café y sus derivados’, obtiene el registro para dicha marca a su nombre para tales productos, Colombina S.A. legítimamente podría cancelar ese registro por cuanto se ha obtenido indebidamente en perjuicio suyo”. - “Al cancelarse parcialmente por no uso la marca COLOMBINA IMPERIAL, Fábrica de Café La Bastilla S.A. podría ejercer el derecho de preferencia (…) solicitando a su nombre el registro para la marca COLOMBINA IMPERIAL para identificar ‘café y sus derivados’ en la clase 30 internacional.

En este evento se estaría violando el derecho de Colombina S.A. como titular exclusivo y excluyente de las marcas notorias COLOMBINA y COLOMBINA IMPERIAL, marcas que por ser notorias gozan de una protección ampliada que rompe con el principio de la especialidad bajo el cual se registran las marcas. (…) al ser notorias, las marcas mencionadas podrían impedir el registro de cualquier marca para cualquier clase de productos o servicios que contenga la marca COLOMBINA”. - “Las pruebas aportadas demostraron tanto (i) el uso de la marca COLOMBINA IMPERIAL, (ii) la notoriedad y seriedad de la marca COLOMBINA, y (iii) la importancia comercial que representa para la sociedad Colombina S.A. su marca corporativa COLOMBINA”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la notoriedad de la marca COLOMBINA IMPERIAL no fue probada por la parte demandante y aunque así lo hubiera sido, no se afectaría la cancelación parcial por no uso del registro de la marca COLOMBINA IMPERIAL clase 30, por cuanto lo que es pertinen- GACETA OFICIAL te probar es si dicha marca ha sido o no utilizada EN lo que se refiere a café y derivados del café, (productos respecto a los cuales se ordenó la cancelación), dentro de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación. - “Aún partiendo del supuesto de la existencia de una marca notoria, tenemos que este hecho no puede constituir fundamento válido a efectos de defender una marca que es objeto de una acción de cancelación por no uso, lo cual no va en contra de la naturaleza de la notoriedad de la marca, sino que el no cumplir con la obligación de usar la marca registrada conlleva la consecuencia lógica de su cancelación, así sea parcial”. - “(…) el hecho de decretar la cancelación de una marca por solicitud de un tercero, no implica obligación para esta Entidad, de conceder el registro de la marca COLOMBINA IMPERIAL, en el momento en que ese tercero, en este caso la sociedad Fábrica de Café La Bastilla S.A., lo solicite, puesto que el procedimiento de registro y el de cancelación son completamente diferentes e independientes.

Además vale resaltar que esta Superintendencia tiene la obligación de realizar el examen de registrabilidad de todas las solicitudes marcarias que ante ella se presentan, así existan o no observaciones”. - “(…) no se probó que el café o sus derivados hicieran parte de la composición de los productos para los que sí está utilizando la marca.

Por lo tanto, esta Superintendencia no consideró que se hubiera probado el uso de la marca COLOMBINA IMPERIAL para distinguir café y sus derivados, solo se probó el uso para productos de galletería”.

CONSIDERANDO: 14/01/2010 42.52 es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de septiembre de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136, 165, 167, 224 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación parcial por no uso de la marca “COLOMBINA IMPERIAL” en la clase 30 de la Clasificación Internacional, certificado No. 133.713, respecto de “café y sus derivados”, fue presentada el 13 de junio de 1997, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DECISIÓN 344 Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; (…) Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licen- GACETA OFICIAL ciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

“Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga va- 14/01/2010 43.52 ler los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

“Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. (…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos GACETA OFICIAL de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. 14/01/2010 44.52 dos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. 3.

CONSIDERACIONES Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria en el tiempo; Cancelación parcial del registro de la marca notoria por falta de uso; Prueba de uso de una marca; Derecho preferente derivado de una acción de cancelación. La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso.

En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En este sentido este Tribunal ha sostenido que: En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…) El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedi- “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto GACETA OFICIAL retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. 1 En el caso de autos, se observa que la cancelación parcial por no uso de la marca “COLOMBINA IMPERIAL” en la clase 30 de la Clasificación Internacional, certificado No. 133.713, respecto de “café y sus derivados”, fue presentada el 13 de junio de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca.

3.2. CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO DE LA MARCA NOTORIA POR FALTA DE USO Tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 1198, mediante la cual resolvió cancelar parcialmente por falta de uso, el registro número 133713 correspondiente a la marca COLOMBINA IMPERIAL, respecto del “café y sus derivados”, el Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación parcial del registro de la marca notoria por falta de uso: Conforme al tema de debate en el proceso interno que motivó la solicitud de consulta prejudicial, el Tribunal encuentra que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula el tema de la cancelación por no uso de la marca.

“No contiene excepciones en relación con la aplicación de dicha figura a la marca notoria. Para armonizar estos dos temas, resulta necesario tener en cuenta que uno de los postulados que regula toda normativa de protección a la propiedad intelectual, entre ellas el derecho de marcas, es la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugnar por una sana competencia” 2. 1 2 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2009. Marca: “PUM COLOMBINA” (denominativa). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/01/2010 45.52 Para abordar mejor este tema, se analizará, primero, la cancelación de un registro marcario por falta de uso, luego, la prueba de uso de una marca, a continuación, la cancelación respecto de una marca notoria; y, finalmente, el derecho preferente que nace de una acción de cancelación. CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO El artículo 108 de la Decisión 344, con excepción de su último párrafo, establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso y los medios de prueba de uso de la marca.

El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.

En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”. 3 El artículo 108 atribuye competencia a la oficina nacional competente para cancelar el registro de una marca y establece los motivos con arreglo a los cuales procede dicha cancelación, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de “oportunidad o de con- 3 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.

El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360. GACETA OFICIAL veniencia” (no uso, en el caso concreto) éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración. Asimismo, el artículo 108 de la Decisión 344 expresa que “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.

Este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder adelantar dicho trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente 4.

Ha provisto, asimismo, que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”. 5 Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca.

La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación. Finalmente, es pertinente advertir que el artículo 109 de la Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro Marcario, a saber: • Presentación de la solicitud. 4 5 Proceso 4-IP-2008.

Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 15-IP-99. Marca “BELMONT”. G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/01/2010 46.52 • Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. • Vencido dicho plazo se decidirá sobre la solicitud de cancelación del registro, • Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

PRUEBA DE USO DE UNA MARCA La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.

Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de GACETA OFICIAL los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que: • “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 6”. Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la 6 Proceso 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/01/2010 47.52 marca.

Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.

Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.

La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

GACETA OFICIAL 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”. En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro. Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella.

Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta. Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a los supuestos extraordinarios de fuerza mayor, caso fortuito, requisitos oficiales impuestos a los bienes o por restricción a las importaciones, para lo cual la prueba deberá ser contundente.

La causa interna que motivó la solicitud de Interpretación Prejudicial ante este Tribunal se refiere a la cancelación parcial por no uso de la marca “COLOMBINA IMPERIAL”, presentada por FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A., corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, establecer si la prueba de uso de la marca “COLOMBINA IMPERIAL” ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso. 14/01/2010 48.52 La figura de la marca notoria, cuya protección jurídica, como reiteradamente lo ha precisado este Tribunal, va más allá del principio de especialidad ya que ampara valores de la propia estructura de la competencia en el mercado, se protege en la Decisión 344 teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que logra llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. (…) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: CANCELACIÓN RESPECTO DE UNA MARCA NOTORIA. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Tomando en cuenta que se ha debatido dentro del proceso interno la viabilidad de la cancelación por no uso de la marca notoria, el Tribunal estima adecuado referirse a ese tema.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe GACETA OFICIAL ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque ( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

“En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001). 14/01/2010 49.52 factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad 7”.

(Proceso 160-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 diciembre de 2005). En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto a uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria.

Sobre el tema en particular, el Tribunal estima pertinente remitirse al PROCESO 46-IP-2006, que en un caso similar, expresó: “Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos: Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.

(…) La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia Señala Zuccherino dentro del tema: Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta 7 ZUCCHERINO Daniel.

“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL 14/01/2010 50.52 Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use. leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

En todo caso, si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344”. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Cabanellas concibe por Derecho de Preferencia (jus preferendi) al sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas 8. El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan.

A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo 8 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina.

Décima Sexta Edición. Tomo III. 1981. p. 125. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/01/2010 51.52 ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. Con base en estos fundamentos, De acuerdo a la Decisión 344, el derecho preferente debe ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

CONCLUYE: Por otra parte, es importante destacar que el signo, objeto del derecho preferente, tiene que ser idéntico a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe incluir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede, obviamente, comprender menos. La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca, tomando en cuenta, en el caso particular, las previsiones que sobre la marca notoria se han establecido en esta providencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 1.

En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. La solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “COLOMBINA IMPERIAL” fue realizada el 13 de junio de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca. 2.

La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, sin embargo, esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. 3. El signo solicitado como marca por parte de quien obtuvo a su favor la cancelación de un registro marcario, si bien goza de prioridad, GACETA OFICIAL 14/01/2010 52.52 deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030322, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 4.

La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta, aunque no haya sido usada, conserva el estatus de notoria al momento en que se presentó la solicitud de cancelación. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria. De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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