PROCESO 062-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 135 literales b) y g) de la misma Decisión. Signo: BIG COLA (nominativo).

Actor: sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. Proceso interno Nº 2004-0244. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos del mes de septiembre del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0244;

El auto de 11 de junio de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Terceros interesados: sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. y sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. b) Hechos 1. El 6 de septiembre de 2002, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BIG COLA (nominativo) para distinguir productos amparados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 527, de 30 de abril de 2003, al que presentaron oposiciones las sociedades PANAMCO COLOMBIA S.A. y GASEOSAS POSADA TOBÓN argumentando falta de distintividad del signo por considerarlo genérico y descriptivo. 3. Por Resolución Nº 23418, de 27 de agosto 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundadas las oposiciones y negó el registro del signo solicitado BIG COLA (nominativo).

La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución Nº 030480, de 20 de octubre de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 37183, de 30 de diciembre de 2003, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 23418, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro del signo BIG COLA (nominativo) a favor de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. en la demanda interpuesta manifiesta que: 1.

Con la emisión de la Resolución impugnada la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486, “debido a que el estudio de registrabilidad del signo BIG COLA (…) desconoció abiertamente que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca” ya que su concesión “afecta indebidamente el derecho innato de uso común por parte de todos los comerciantes, de las expresiones genéricas y descriptivas”. 2.

Es una empresa que produce y comercializa productos de la Clase 32 “dentro de las cuales se encuentran las bebidas gaseosas, también denominadas COLA” y que “La expresión COLA que forma parte del signo BIG COLA, corresponde a un término genérico tratándose de productos de la clase 32 que pretende identificar. En efecto, esta expresión es comúnmente usada en el mercado para designar la especie de algunos de los productos de la clase treinta y dos (…) como son las ‘bebidas refrescantes’”.

Por lo tanto los consumidores “comprenderán igualmente que la expresión COLA no es la marca, sino un genérico que le informa de qué producto se trata, es decir, un elemento de uso común”. Cita varios registros que contienen la denominación COLA. 3. La EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. “pretende utilizar como marca la propia denominación genérica para distinguir solamente una clase de GASEOSA ó COLA, es decir, la que él comercializaría”.

4. BIG COLA “no puede ser una marca de fantasía porque sí tiene un contenido conceptual (…). Ello es claro porque la palabra BIG es una expresión del idioma inglés que traducida al español significa ‘gran, grande, voluminoso’, significado que es comúnmente conocido (…) por lo que aplicado a la palabra COLA, resulta ser un término descriptivo de la bebida COLA que identificaría, pues como ADJETIVO CALIFICATIVO, está describiendo una de las características del producto, su tamaño y calidad (…) la idea que BIG COLA transmite de forma directa al consumidor es que se trata de una GASEOSA DE GRAN TAMAÑO” por lo tanto “El conjunto formado por las expresiones BIG COLA NO se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente”. 5.

“(…) la palabra BIG es completamente descriptiva, pues está indicando claramente que corresponde al tamaño de una bebida ‘cola’, como comúnmente se conocen en el mercado a las bebidas gaseosas (…)”. 6. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 en vista de que la expresión BIG COLA es “un signo carente de distintividad”, motivo por el cual, también, se violó el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.

Con la expedición de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 2. “Efectuado el examen en conjunto de la marca ‘BIG COLA’ (Nominativa) para distinguir productos de la clase 32, se concluye que no está incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486, y en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca”. 3.

La expresión BIG COLA (nominativa) “goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata el ramo o línea de las gaseosas, y contrario a lo afirmado por parte actora, de ninguna manera significa GASEOSA GRANDE, ya que su verdadero significado es COLA GRANDE, y el consumidor medio lo va a solicitar como ‘BIG COLA’ en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la parte actora”.

4. BIG COLA (nominativa) “no constituye la designación común o usual para las aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve en el consumidor la idea inmediata de que se trata de agua mineral gaseosas, zumo de frutas u otra bebida no alcohólica”, por lo que “el acto administrativo acusado no vulnera el artículo 135, literales b), e) y g) de la Decisión 486 (…)”.

La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. Que en el caso de autos “BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos”. 2. Que los signos deben ser analizados en su conjunto sin ser fraccionados y que el demandante “fracciona o mutila el signo para concluir que la expresión BIG es descriptiva de la cantidad –lo trata como un adjetivo calificativo- y que la expresión COLA es descriptivo (sic) de las bebidas gaseosas, y por esa vía concluye (…) la irregistrabilidad de BIG COLA”. 3.

“si bien la Superintendencia (…) entendió el signo BIG COLA como una expresión de fantasía, ésta también puede ser entendida como una marca o signo débil, pero no por ello cae en la falta de distintividad o genericidad (…)”. 4. Si en gracia de discusión se analizan los argumentos de la demandante “vemos que GRANDE es un adjetivo calificativo que no describe ninguna calidad esencial de los productos protegidos por la marca BIG COLA, pues los elementos ‘esenciales o primordiales’ de estos productos están referidos a su sabor, a si son naturales, si son gasificados o si calman o no la sed, pero jamás a su tamaño (…)”. 5.

Si, también en gracia de discusión se acepta “que el signo BIG COLA se compone de dos expresiones genéricas BIG y COLA, tenemos que ambas expresiones forman la totalidad del signo como unidad de hecho, dejando de lado el carácter genérico que le ha querido encontrar la demandante y otorgándole suficiente distintividad como para obtener –y en este caso- mantener su registro” por lo tanto “no estamos en presencia de un signo genérico irregistrable por que el signo registrado en su conjunto es BIG COLA y no GRAN COLA, GRANDE COLA, COLA GRANDE o GASEOSA GRANDE como pretende que se entienda el demandante (…)”. 6.

Que no se violaron los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486. 7. Que coincide con la Superintendente “en el sentido de considerar que el signo BIG COLA es un signo compuesto por una expresión de fantasía que no está incurso en causal de irregistrabilidad alguna y que es suficientemente distintivo para identificar productos comprendidos en la clase 32 (…)”.

La sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. Que “la marca BIG COLA consiste exclusivamente en (sic) dos términos irregistrables y carece de otras expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad (…)” pues está “conformada por dos términos BIG y COLA, el primero de ellos descriptivo y el segundo genérico”.

Además, que el término COLA se ha convertido “en una expresión de uso común para designar las bebidas gaseosas, el término COLA es inapropiable en exclusiva por un empresario, es decir, es irregistrable”. 2. Que “el adjetivo BIG constituye una palabra descriptiva para los productos de la Clase 32 y, por tanto, también es irregistrable (…) el término BIG significa, como lo sabe perfectamente el consumidor medio, GRANDE” y aún “si el adjetivo calificativo BIG no hiciera referencia a una cualidad esencial de las bebidas gaseosas, que sí lo hace, tampoco sería registrable, por ser común a todos los productos”. 3.

El conjunto marcario del signo BIG COLA “no da como resultado una marca distintiva, pues se trata simplemente de la expresión GASEOSA GRANDE”. 4. Por lo tanto el signo solicitado “carece de otros elementos que le otorguen distintividad, pues no tiene más términos ni elementos gráficos”. Por lo que la Superintendencia violó el artículo 135 literal g) de la Decisión 486. 5.

Que también se violó el artículo 135 literal b) de la misma Decisión ya que “se trata de una marca totalmente carente de distintividad”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo BIG COLA (nominativo) fue el 6 de septiembre de 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134, 135 literales e) y f) de la Decisión 486; y de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, se interpretarán, de oficio, el artículo 135 literales b) y g) de la misma Decisión. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. Carencia de distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo BIG COLA (nominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2. Clases de marcas: signos denominativos compuestos.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca solicitada, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13- IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de este signo resultando que cuando el conjunto de dichos vocablos estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error o en riesgo de confusión, el signo será suficientemente distintivo para ser registrable. 3.

Signos conformados por palabras descriptivas y signos en idioma extranjero. En el caso de autos, la demandante alega que la marca BIG COLA (nominativa) es descriptiva y manifiesta “(…) la palabra BIG es completamente descriptiva, pues está indicando claramente que corresponde al tamaño de una bebida ‘cola’, como comúnmente se conocen en el mercado a las bebidas gaseosas (…)”.por lo tanto el Tribunal considera oportuno toca el tema.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas por no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

Sin embargo, en el caso de autos, al tratarse de un signo compuesto, el Tribunal ha manifestado “El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil”.

(Proceso 48-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1760, de 25 de septiembre de 2009, marca: ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA mixta) El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP- 2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). Signos en idioma extranjero Dentro de este mismo punto es importante referirse a los signos en idioma extranjero ya que este constituye un argumento de ambas partes en sentido de aclarar si BIG COLA al ser un signo en idioma extranjero constituye también un signo descriptivo.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Signos conformados por palabras genéricas. La expresión COLA que forma parte del signo BIG COLA, según afirma la demandante, “corresponde a un término genérico tratándose de productos de la clase 32 que pretende identificar”, mientras que por su parte la demandada alega que “BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos”, por lo tanto el Tribunal considera oportuno referirse al tema de los signos genéricos.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si la marca BIG COLA (nominativa), resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue. 5.

Signos conformados por palabras de uso común. De igual manera el Tribunal considera importante referirse a los signos de uso común, en virtud de que otro de los argumentos de la demanda es que el signo BIG COLA está conformado por palabras de uso común. Signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Manangement, Bogotá, p. 84) Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Al igual que en los casos anteriores, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo que contiene elementos de uso común y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil.

Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo BIG COLA (nominativo) con relación a los productos contenidos en la Clase 32, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger. 6. Signos de fantasía. En vista de que las partes controvierten el hecho de que si el signo BIG COLA (nominativo) es o no un signo de fantasía, el Tribunal considera referirse a este tema.

Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA). Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si la marca BIG COLA (nominativa) constituye un signo de fantasía. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado BIG COLA (nominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de este signo resultando que cuando el conjunto de dichos vocablos estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error o en riesgo de confusión, el signo será suficientemente distintivo para ser registrable.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SEXTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SÉPTIMO: Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0244, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA