PROCESO 052-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 4 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Marca: CANOLA. Actora: Luz Helena Villamil Jiménez. Proceso interno Nº 2004-00320. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-00320;
El auto de 14 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Luz Helena Villamil Jiménez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: HARINERA DEL VALLE S.A. b) Hechos 1. El 9 de agosto de 2001, la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CANOLA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 510, de 2 de febrero de 2002, al que no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3. Por Resolución Nº 7838, de 13 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo CANOLA. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante Luz Helena Villamil Jiménez en su escrito de demanda manifiesta que: 1.
La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. viene usando el signo CANOLA como marca comercial para distinguir aceites y grasas comestibles. Que “CANOLA es una expresión genérica (…) que se ha usado en diferentes partes del mundo para dominar (sic) los aceites y grasas vegetales elaborados a base de esta semilla (…). En Colombia, se encuentran registrados ante el INVIMA quince (14) productos elaborados a base de CANOLA (…)”. 2.
“Es tan genérica la expresión CANOLA tratándose de aceites y grasas comestibles, que la misma sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. solicitó y obtuvo el registro como marca mixta para una etiqueta, en la que ellos mismos incluyeron la siguiente leyenda: Canola Life, Aceite 100% puro de Canola)”. Por lo tanto, la empresa sabía desde el inicio que se trataba de un signo genérico.
Continúa diciendo “se puede concluir que CANOLA, además de ser un genérico, es un nombre o denominación que define una materia prima usada para estos productos (…)” por lo que “estamos frente a una Causal de Irregistrabilidad Absoluta (…)”. 3. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de la Resolución 07838 violó los artículos 134, 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486. 4.
En relación a los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 “Siendo CANOLA un signe (sic) que define los productos alimenticios elaborados con base en ella, carece de distintividad, a pesar de que podría registrarse válidamente como marca para productos de clases diferentes”. Y que de la capacidad diferenciadora “deriva el derecho al uso exclusivo del signo, por lo tanto, los signos genéricos y descriptivos por el hecho de ser expresiones necesarias para referirse al producto o servicio no pueden registrarse como marcas” y que “al otorgar a una persona el derecho para usar de manera exclusiva una expresión de uso común se estaría concediendo un monopolio indebido para que sea la única persona que puede (sic) comercializar los productos denominados con ella”. 5.
Se violó el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, ya que la marca CANOLA es descriptiva y “cualquier signo usado para indicar la naturaleza, el destino, el modo de fabricación, la naturaleza o el origen del producto, etc., no es apropiado por sí mismo, salvo que se le imprima un elemento distintivo”. 6. La violación del artículo 135 liberal f) de la Decisión 486 se dio porque la marca CANOLA es una expresión genérica, descriptiva y además necesaria y que CANOLA “es la única manera de informar al consumidor sobre la naturaleza de los productos de la clase 29 que busca amparar HARINERA DEL VALLE (…)”. 7.
Se violó el artículo 135 literal g) de la Decisión 486, porque CANOLA es un signo de uso común ya que la única manera de referirse al Aceite de Canola es “la expresión CANOLA de manera que este signo, no solamente es la expresión común, sino es la expresión NECESARIA para referirse a esta semilla y a los productos derivados o elaborados con base en ella”. 8.
El artículo 135 literal i) de la Decisión 486, fue violado ya que con la concesión del registro del signo CANOLA como marca “HARINERA DEL VALLE S.A. (…) tiene la apariencia formal, de usar la expresión CANOLA como marca para productos de la clase 29ª que no hayan sido elaborados a base de semilla de CANOLA induciendo al consumidor en error respecto de las cualidades del producto, puesto que un producto que carezca de los beneficios de la semilla CANOLA podría ‘distinguirse’ con esta indicación”.
Además hace referencia al artículo 154 de la citada Decisión 486 en vista de que con el registro concedido la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. “tiene el derecho al uso exclusivo de un signo genérico de uso común, esto es inapropiable para los productos de la clase 29a que es la expresión CANOLA, con lo cual se registró como marca (…) para un signo que puede engañar a los medios comerciales o al público en particular”. 9.
Finalmente, se violó el artículo 135 liberal o) de la Decisión 486, porque “CANOLA reproduce la denominación de una variedad vegetal protegida en el extranjero y se destina a productos relativos a esa variedad (los aceites y grasas comestibles) y su uso es susceptible de causar confusión o asociación en el consumidor”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda, solamente haciendo relación a los hechos, y no así a los fundamentos de derecho.
La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. En relación a la distintividad del signo que “el examinador debe comprender todos los aspectos que conforman la marca, en relación con los productos para los cuales se encuentra registrada o se solicita su registro en este caso la marca registrada a favor de HARINERA DEL VALLE S.A. cumple con la condición de distintividad, es decir goza de la capacidad intrínseca de identificar los productos de la clase 29, para los cuales se encuentra registrada” y que “El hecho de que un signo tenga un significado conceptual conocido para el público consumidor, no determina su carencia de distintividad, en esta medida el signo CANOLA es distintivo y registrable, respecto de los productos de la clase 2 de la clasificación de marcas”. 2.
Que no se violó el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, ya que la norma comunitaria no permite el registro de signos descriptivos sino el de los signos evocativos. Y que tampoco se violó el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 en vista de que “el signo CANOLA, no designa directamente ningún producto incluido en la clase 29 de la clasificación internacional de marcas, por lo tanto dicho signo constituya (sic) una expresión que aunque posee significado conceptual resulta arbitraria respecto de los productos para los cuales se encuentra registrada” además que “la palabra CANOLA, no aparece en el diccionario del idioma español, en consecuencia dicha palabra no puede ser considerada como genérica, respecto de los productos de la clase 29”. 3.
Que, tampoco se violó el artículo 135 liberal g) de la Decisión 486, ya que “El único titular en Colombia del registro de la marca CANOLA (…) es la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…)” por lo tanto, “No existe actualmente registrado ninguna otra marca que contenga el signo CANOLA” y que en el expediente “no se encuentra probado que el signo CANOLA, se hubiere convertido en una expresión necesaria para designar los productos de la clase 29, para los cuales se encuentra registrado”. 4.
Que no hubo violación del artículo 135 literal i) de la Decisión 486, ya que la demandante se contradice al indicar que el signo CANOLA es genérico y descriptivo y además, “que constituye un signo que induce a engaño al público consumidor (…) la presencia o ausencia de significado conceptual en un signo determinado, no implica su inclusión en las causales absolutas de irregistrabilidad consagradas en el artículo 135 de la Decisión 486 (…)”. 5.
Finalmente, que no existe violación del artículo 135 literal o) de la Decisión 486 ya que de conformidad con el artículo 345 del Régimen Común de Protección de los Obtentores de Variedades Vegetales “las semillas de CANOLA, no constituyen una variedad vegetal protegida de conformidad con las normas y regulaciones aplicables en Colombia”.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la solicitud de registro como marca del signo CANOLA fue el 9 de agosto de 2001, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134, 135 literales b), e), f), g), i) y o) de la Decisión 486; y de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 4 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad;
(…)”. Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) CAPÍTULO III DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.
Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. (…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.
Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).
Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo CANOLA (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2. Signos descriptivos En el caso de autos, la demandante alega que la marca CANOLA es descriptiva y “cualquier signo usado para indicar la naturaleza, el destino, el modo de fabricación, la naturaleza o el origen del producto, etc., no es apropiado por sí mismo, salvo que se le imprima un elemento distintivo”, por lo tanto el Tribunal considera oportuno tocar el presente tema.
Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, la doctrina señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
En el mismo sentido, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP- 2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A., publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). 3. Signos que constituyan el nombre genérico de un producto En vista de que la demandante tiene como uno de sus principales argumentos que el signo CANOLA es genérico para el tipo de productos que pretende distinguir, el Tribunal abordará este tema.
El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.
Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.
(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.
En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Con base a esta jurisprudencia, el juez solicitante deberá determinar si la marca CANOLA, resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue. 4. Signos de uso común De igual manera el Tribunal considera importante referirse a los signos de uso común, en virtud de que otro de los argumentos de la demanda es que el signo CANOLA es un signo de uso común ya que la única manera de referirse al Aceite de Canola es “la expresión CANOLA de manera que este signo, no solamente es la expresión común, sino es la expresión NECESARIA para referirse a esta semilla y a los productos derivados o elaborados con base en ella”.
Signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.
(Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Manangement, Bogotá, p. 84). Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.
(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo CANOLA con relación a los productos contenidos en la Clase 29, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger. 5.
Signos engañosos La demandante señala que el signo CANOLA induce “al consumidor en error respecto de las cualidades del producto, puesto que un producto que carezca de los beneficios de la semilla CANOLA podría ‘distinguirse’ con esta indicación”, por lo tanto el Tribunal se referirá a los signos engañosos. La Decisión 486, en su artículo 135 literal i), hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan, por sí mismos, a engaño al público o a los medios comerciales sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
Al respecto el Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.
(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Esta prohibición, con base a lo sostenido por Marco Matías Alemán, persigue evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como de sus productos o servicios “lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.
(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85). Por lo expuesto, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. 6. Signos que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida La demandante argumenta que “CANOLA reproduce la denominación de una variedad vegetal protegida en el extranjero y se destina a productos relativos a esa variedad (los aceites y grasas comestibles) y su uso es susceptible de causar confusión o asociación en el consumidor”.
El artículo 135 literal o) que constituye una prohibición de carácter absoluto de un signo, prohíbe el registro como marcas de signos que constituyan una denominación variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.
Por su parte la Decisión 345, en su artículo 13 inciso segundo, establece que “La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca”. Así las cosas, “(…) en ningún caso la denominación genérica de una variedad vegetal puede ser registrada como marca, sin perjuicio de que sobre la variedad recaiga un signo que sin formar parte de su denominación genérica o sin imitarla, sea lo suficientemente distintiva para identificarla en el mercado; es decir que, con exclusión de la denominación genérica de la variedad, cualquier signo distintivo puede ser registrado como marca de la misma, siempre que, naturalmente, se cumplan los requisitos para ello contemplados en las disposiciones de propiedad industrial.
De ser así, la marca que recaiga sobre una variedad vegetal deberá ser registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza que corresponde a ‘Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta’”[1].” Al respecto, el Tribunal considera oportuno referirse a lo que es una variedad vegetal protegida para lo cual se recurre a citar la reciente jurisprudencia que ha emitido este mismo Tribunal dentro del Proceso 3-IP- 2009 de 11 de junio de 2009. 7.
La variedad vegetal, sus requisitos y su protección Como se manifestó en el párrafo anterior se cita la jurisprudencia mencionada: “Requisitos que deben reunir las variedades vegetales 1. La variedad debe ser NUEVA. Es decir, si a la fecha de presentación de la solicitud la variedad no ha sido vendida o comercializada: un año dentro del territorio de cualquier País Miembro de la CAN; cuatro años fuera de la CAN; y, seis años en el caso de árboles y vides fuera de la CAN.
El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de ciertas fechas ya señaladas. El artículo 8 de la Decisión 345, en armonía con lo expuesto, señala que “Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad”.
Y que la novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.
Sin embargo de lo anterior, cabe precisar que el concepto de novedad en el derecho de protección de las obtenciones vegetales es diferente al concepto de novedad que se establece en el sistema de patentes. La novedad no se destruye por una divulgación previa de una descripción de la variedad sino que se establece en referencia a una serie de actos comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal antes de ciertas fechas[2].
La doctrina define a la “novedad” como “la condición necesaria y esencial para el otorgamiento de un certificado de obtentor que consiste en que sobre la variedad, comprendiendo su material de reproducción o multiplicación o el producto de la cosecha, no se haya ejecutado acto alguno que implique su comercialización o su entrega lícita con el consentimiento de su obtentor o de su causahabiente, o que habiéndolo sido no se excedan los términos máximos referidos anteriormente”[3].
Ahora bien, en materia de variedades vegetales, ha de entenderse por comercializar “la realización de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el producto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado”[4].
En tanto que por entrega lícita se comprende “la puesta en manos o en poder de un tercero, bien sea bajo título de tenencia, posesión o dominio, del material de reproducción, multiplicación, propagación o el producto de la cosecha de la variedad protegida, cuando esta entrega no implica su comercialización y además no es contraria al orden jurídico, al orden público y a las buenas costumbres”[5].
Los otros tres requisitos: que la variedad debe ser distinta, homogénea y estable, son requisitos técnicos, es decir, se refieren a la naturaleza de la variedad vegetal, a saber: 2. La variedad debe ser DISTINTA. Es decir, debe diferenciarse de cualquier otra, cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.
La presentación de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o su inscripción en el registro oficial de cultivadores, hará comúnmente conocida a la variedad. De acuerdo al artículo 10 de la Decisión 345, “una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.
La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso”.
En efecto, se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad comunmente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso.
La doctrina, sobre el requisito de que la variedad debe ser distinta, ha expresado que “para que se considere distinta, la variedad debe diferenciarse claramente de cualquiera otra cuya existencia fuera comúnmente conocida. La presentación de una solicitud para obtener protección por parte de un obtentor tiene como consecuencia que a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la variedad se considera comúnmente conocida”[6]. 3.
La variedad debe ser HOMOGÉNEA. Es decir, para que la variedad se considere homogénea debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación (artículo 11 de la Decisión 345). De lo anterior se deriva que la homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Así, “Una variedad se considera uniforme cuando, con excepción de las variaciones propias esperadas del proceso de propagación, la variedad se mantiene uniforme en sus características más relevantes.
El criterio de uniformidad se cumple cuando el cambio presente en una variedad luego del proceso de propagación no impide la precisa descripción de ésta, especialmente en lo que se refiere al criterio de distinguibilidad”[7]. El requisito de homogeneidad obedece a una definición eminentemente técnica. 4. La variedad debe ser ESTABLE. Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones (artículo 12 de la Decisión 345).
Es decir, la variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. Esta condición obedece a una definición, al igual que la anterior, eminentemente técnica. 5.
La variedad debe tener una DENOMINACIÓN ADECUADA. La denominación de la variedad no podrá ser objeto de marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriores registradas y deberá, además, permitir su clara identificación. El artículo 13 de la Decisión 345 expresa que: “Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.
La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos”.
El objetivo de esta exigencia, es decir, la de una denominación para la variedad solicitada, es definir claramente el objeto de protección y evitar la confusión del usuario de las variedades. En efecto, la denominación de la variedad tiene por objeto ser su designación genérica, es decir, su razón de ser está en permitir la identificación de la variedad.
La UPOV ha establecido criterios uniformes para que los obtentores de nuevas variedades vegetales tengan en cuenta al momento de definir la denominación genérica de la variedad que se pretende proteger: a) Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico. b) Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas, especialmente cuando se trate de variedades similares. c) Debe ser suficientemente distinguible de nombres o marcas comerciales existentes.
Asimismo, el artículo 2 del Convenio de la UPOV de 1978 y el artículo 20 del Convenio de la UPOV de 1991, plenamente aplicables a nuestro sistema, explican que se debe tener en consideración lo siguiente: a) No debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. b) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad. c) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor. d) Debe ser diferente de cualquier otra denominación genérica que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante o vecina en cualquiera de los Estados de la Unión (Este último requisito también lo prevé en similares términos el inciso 2º del artículo 13 de la Decisión 345).
(…) Protección de una variedad vegetal “Los artículos 6 y 7 de la Decisión 345 se refieren a la creación de un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas en cada País Miembro, resaltando que las variedades registradas deben cumplir con las condiciones exigidas en la mencionada Decisión. Asimismo, se expresa que la Junta (actual Secretaría General) estará encargada de llevar un registro subregional de variedades vegetales protegidas.
Es decir, conforme a lo anterior, corresponde a cada País Miembro la creación de un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas para la inscripción de las variedades vegetales siempre que cumplan con las condiciones exigidas en la Decisión 345. (…) El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.
El objeto de la protección provisional radica en evitar que terceros se aprovechen de la variedad durante el período que media entre la presentación de la solicitud y la obtención del certificado. En efecto, la protección provisional confiere al obtentor la facultad de protegerla contra infracciones o usurpaciones de terceros no autorizados por él, mientras su solicitud de registro se encuentre en trámite.
La protección provisional otorga al obtentor los derechos establecidos en el artículo 24 de la Decisión 345 para prevenir o hacer cesar los actos de infracción, aunque, como se indicó, las acciones por indemnización sólo podrán adelantarse una vez que se haya concedido el certificado de obtentor, con la posibilidad de abarcar o reclamar los daños y perjuicios causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.
Es decir, se establece una protección retroactiva entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de otorgamiento del título. Es pertinente advertir que el artículo 13 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales incorpora, acerca de la protección provisional al obtentor, que “Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho.
Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14”. En tanto que la Decisión 345 se basa en términos generales en la Convención Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas, ambas normas otorgan una protección provisional hasta que se conceda el certificado de obtentor.
(…)”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CANOLA (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente sobre las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
TERCERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.
CUARTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le otorguen suficiente distintividad.
QUINTO: No será registrable como marca el signo que por sí mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.
SEXTO: La norma comunitaria prohíbe el registro como marcas de signos que constituyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad vegetal protegida.
SÉPTIMO: La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, es el derecho que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva. La designación de la variedad vegetal no podrá ser objeto de registro como marca, de conformidad con el artículo 13 de la Decisión 345.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004- 00320, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Pablo Felipe Robledo del Castillo.
“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 162. [2] http://www.conarefi.ucr.ac.cr/AspReg6.htm [3] Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual. Universidad Externado de Colombia.
Bogotá. p.p. 143, 144. [4] Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. [5] Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. [6] María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”.
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p. 30. [7] María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p. 31.