Gace1828 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXVII - Número 1828 Lima, 30 de abril de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 76-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: Nº 3429-2008.

Marca: “GERMANIA”. Actor: IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A. Interpretación Prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: ADT Services AG.

Marca: “Diseño de una figura de un octágono color azul pantone 286” (mixta). Expediente Interno: Nº 816 – 2008 Proceso 127-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81 y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, de los artículos 83, literal c), 84, 105, 118, 119, 120, 121, 122 y 128 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2006-0002. Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: IDEAL 2 EN 1 (mixta) Proceso 115-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2 y 3 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 54 y 70 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina; 266 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina; 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 632 de 6 de abril de 2006, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina; y la Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-00167. Actor: MARCEL TANGARIFE TORRES. Registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola Proceso 93-IP-2009.- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 30/04/2010 2.60 PROCESO 076-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: Nº 3429-2008.

Marca: “GERMANIA”. Actor: IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 120-2009-SCYS-CS, de 25 de marzo de 2009, recibido en este Tribunal el 27 de abril de 2009, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 3429-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 11 de junio de 2009. 1. Las partes. Demandante: Importaciones y Servicios Germania S.A. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. Tercero interesado: Germania S.A.C. Automotriz 2.

Determinación de los hechos relevantes. Con fecha 19 de mayo de 1998, Factoría Germania S.R.L. interpuso acción por infracción contra Importaciones y Servicios Germania S.R.L. manifestando lo siguiente: - Su empresa es titular de la marca de servicio “GERMANIA”, que distingue servicios de la Clase 37 (Certificado N° 9454), así como, del nombre comercial “GERMANIA”, que distingue actividades económicas relacionadas con el comercio y venta de productos de la Clase 12 (Certificado N° 10928). - La emplazada se encuentra infringiendo sus derechos de propiedad industrial al utilizar la denominación GERMANIA en letras muy destacadas y la frase IMPORTACIONES & SERVICIOS S.R.L. en letras más pequeñas y ubicadas en un plano secundario para distinguir sus actividades de comercialización de repuestos y accesorios para vehículos, no obstante que con fecha 11 de febrero de 1998 le remitió una carta notarial por la cual le conminaba a cesar en el uso de la denominación GERMANIA. - El uso de la denominación GERMANIA por parte de la emplazada genera confusión en el público consumidor y constituye un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

El 04 de junio de 1998, se llevó a cabo la diligencia de inspección solicitada en el local de Germania Importaciones y Servicios S.R.L. sito en Mendiburu 740 Santa Cruz Miraflores, en el cual se encontró un paquete con tarjetas de presentación con la denominación GERMANIA, así como, un rollo conteniendo etiquetas para codificar productos internos con la denominación GERMANIA, por lo que se procedió a la inmovilización de dichos productos.

Finalmente, se dictó la medida cautelar de cese de uso de la denominación GERMANIA. El 11 de junio de 1998, Importaciones y Servicios Germania S.R.Ltda. absolvió el traslado de la acción por infracción interpuesta. GACETA OFICIAL Mediante proveído de fecha 15 de octubre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos dispuso suspender el presente procedimiento hasta que se resuelva el Proceso Judicial AV N° 178-98 que guarda relación con la materia que se discute en el presente caso.

El 28 de octubre de 2002, Factoría Germania S.R.L. solicitó se levante la suspensión ordenada, en la medida que el 04 de septiembre del 2002 han sido notificados con la sentencia emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema donde se resuelve confirmar la resolución de 10 de octubre del 2000 que declaró infundada la demanda interpuesta por Importaciones y Servicios Germania S.R.Ltda. contra la Resolución N° 983-97-TRI-SPI, de 26 de diciembre de 1997.

El 15 de noviembre de 2002, Importaciones y Servicios Germania S.A. (antes Importaciones y Servicios Germania S.R. Ltda.) manifestó que su empresa se opone a la continuación del presente procedimiento debido a que a la fecha su empresa no está utilizando la denominación GERMANIA como nombre comercial, para lo cual adjuntó diversos documentos a fin de acreditar que vienen utilizando el logotipo constituido por la denominación GERMSA.

Señaló que las pruebas presentadas por la accionante datan de 1998, fecha en que todavía se encontraba en discusión ante el Poder Judicial la nulidad del nombre comercial GERMANIA, puesto que en septiembre del presente año recién se ha definido la situación del término GERMANIA. En consecuencia, no puede sancionársele por actos que no estaban definidos, más aun si su empresa no ha obrado de mala fe al existir consentimiento de parte de la accionante y al ser su empresa la proveedora de la accionante desde hace muchos años.

Mediante Resolución N° 4942-2003/OSD-INDECOPI, de 08 de mayo de 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta. Por lo tanto: - Prohibió a Importaciones y Servicios Germania S.A. el uso de los signos infractores, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, como nombres comerciales para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 12. 30/04/2010 3.60 - Convirtió en definitiva la medida cautelar de cese de uso dictada con motivo de la interposición de la presente denuncia. - Sancionó a Importaciones y Servicios Germania S.A. con una multa de 06 UIT.

El 20 de mayo de 2003, Importaciones y Servicios Germania S.A. interpuso recurso de apelación y el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 1323-2003/TPI-INDECOPI confirmó en todos sus extremos la Resolución N° 4942-2003/OSD-INDECOPI. Posteriormente, la demandante interpone acción contenciosa administrativa ante la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que declara infundada la demanda presentada.

Mediante sentencia de 23 de abril de 2008, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara nuevamente infundada la apelación interpuesta. Finalmente, Importaciones y Servicios Germania S.A. interpone recurso extraordinario de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, alegando la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, suspendiéndose el presente proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al TJCA. 3.

Fundamentos de la Demanda: Importaciones y Servicios Germania S.A. señala que, la accionante no tiene derecho para interponer la presente acción debido a que su derecho a accionar ya ha prescrito al haber transcurrido cinco años desde que conocía del uso efectuado por su empresa, ya que durante ese período han consentido dicho uso, porque en realidad nunca efectuó actividad económica de la Clase 12.

Así, al extinguirse el derecho de accionar de Factoría Germania S.R.L. frente a su empresa, ello implica la adquisición de un derecho al uso permanente del nombre comercial GERMANIA por parte de su empresa porque la pérdida del derecho a accionar de Factoría Germania S.R.L. es definitiva. GACETA OFICIAL 4. Contestación a la demanda: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contesta la demanda en los siguientes términos: - La presente acción, no obstante que ha sido interpuesta por los mismos fundamentos que motivaron la acción antes mencionada (uso indebido del signo GERMANIA por parte de la emplazada) ha sido basada en hechos nuevos ocurridos en un distinto lapso, por lo que requiere de un pronunciamiento.

Así, la accionante se encuentra facultada para cuestionar todo uso efectuado por la emplazada que resulte posterior a los hechos que motivaron la acción anteriormente mencionada, más aun si, no obstante declarar improcedente la acción por infracción iniciada bajo el Expediente N° 287248-1995, la Sala de Propiedad Intelectual señaló en la referida Resolución N° 983-97-TRI-SPI que quedaban expeditas las acciones para que Factoría Germania S.R.L. haga valer sus derechos frente a nuevos actos infractorios por parte de Importaciones y Servicios Germania S.R.Ltda. - De la revisión de los documentos ofrecidos como prueba por la accionante, se establece que ha demostrado el uso como nombre comercial del signo constituido por la denominación FACTORIA GERMANIA S.R.L. para distinguir sus actividades económicas relacionadas con la comercialización de repuestos para automóviles correspondientes a la Clase 12. - De la revisión de las facturas y boletas de venta, folletos y tarjetas de presentación, copias de fotografías, avisos publicitarios y de lo verificado en las diligencias de inspección respectivas, se desprende que la emplazada ha utilizado los signos GERMANIA, IMPORTACIONES & SERVICIOS GERMANIA S.R.L. y GERMSA IMPORTACIONES & SERVICIOS GERMANIA S.A. y figura estilizada de tres letras G, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de repuestos y accesorios para vehículos correspondientes a la Clase 12. - Los signos utilizados por la emplazada son susceptibles de inducir a confusión al público consumidor respecto de los signos de la accionante, en la medida que coinciden en el 30/04/2010 4.60 uso de la denominación GERMANIA como elemento denominativo de mayor relevancia. - Si bien en el signo utilizado por la emplazada constituido por la denominación GERMSA IMPORTACIONES & SERVICIOS GERMANIA S.A. y figura estilizada de tres letras G, la denominación GERMANIA aparece en menor relevancia dentro del conjunto, dado que los signos de la accionante y el signo utilizado por la emplazada comparten la denominación GERMANIA, ello genera el riesgo que el público consumidor asigne a los productos y actividades que dichos signos distinguen un mismo origen empresarial.

Asimismo, si bien la razón social de la emplazada forma parte del signo utilizado por ésta, ello no significa que se prohiba a la emplazada el uso de la denominación GERMANIA como parte de su razón social en tanto cumpla específica y exclusivamente la función de identificarla en sus relaciones jurídico obligacionales y no como signo distintivo de sus actividades económicas o comerciales.

Tercero interesado: Germania Automotriz S.A.C. (antes Factoría Germania S.R.L.) señala lo siguiente: - El nombre comercial GERMANIA corresponde a Germania Automotriz S.A.C. (antes Factoría Germania S.R.L.), el mismo que se encuentra registrado desde el año 1992, siendo la fecha de primer uso reconocida por el INDECOPI el año 1969. - En 1966, la familia Mohr funda Factoría Germania S.R.L. en un taller del distrito de Lince, siendo que el padre de la demandante fue empleado de Factoría Germania S.R.L., por lo que posteriormente tomó indebidamente el nombre de GERMANIA, confundiendo a los clientes y proveedores.

CONSIDERANDO: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, sólo se procederá a interpretar de oficio los artículos 32 y 33 del Tratado de Crea- GACETA OFICIAL 30/04/2010 5.60 ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo siguiente: El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En el presente caso, Importaciones y Servicios Germania S.A. interpone recurso extraordinario de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, alegando la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, suspendiéndose el presente proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al TJCA.

Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

“La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981). Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado.

(…) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación. (…) En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 010-IP-94, G.O. A.C. 177 de 20 de abril de 1995 y ratificado en los Procesos 01-IP-96 y 07-IP-2009).

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Artículo 123.- Consulta obligatoria GACETA OFICIAL signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo 1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento. 1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”.

Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 30/04/2010 6.60 Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumpli- Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. 2 María Antonieta Gálvez Krüger señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. María Antonieta Gálvez Krüger: “Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina“.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. GACETA OFICIAL miento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal. Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. En consecuencia, en la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando el demandante IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A. interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 30/04/2010 7.60 ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional. En tal sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, era la última instancia ordinaria, por lo que se encontraba obligada a suspender el proceso interno para solicitar la interpretación prejudicial a este Tribunal.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo en el Proceso Interno deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA CONCLUYE: En el presente caso, en la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando la demandante interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 30/04/2010 8.60 PROCESO 093-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: ADT Services AG.

Marca: “Diseño de una figura de un octágono color azul pantone 286” (mixta). Expediente Interno: Nº 816 – 2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 05 días del mes de noviembre del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 677-2009, de 17 de junio de 2009, recibido en este Tribunal el 14 de julio de 2009, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 816 - 2008. 1.

Las partes. Demandante: ADT Services AG. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. Tercero interesado: Francisco Javier Cevallos Noratto. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1 Antecedentes: El 27 de diciembre de 2001, ADT Services AG (Suiza) solicitó el registro del signo constituido por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286, para distinguir servicios de instalación, inspección, mantenimiento y de llamadas en caso de averías para el manejo de construcciones y para aparatos e instrumentos eléctricos de señalización, de control y de so- corro y para sistemas de rociadores para protección contra el fuego de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, señala ser titular del nombre comercial constituido por el mismo emblema octogonal en color azul que distingue (desde julio de 2001) sus actividades comerciales relacionadas con los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la Clase 37 antes referida.

De otro lado, indica que es titular del mencionado LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en las Clases 09, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Precisa que, los signos en conflicto presentan la misma forma octogonal y que el octágono que forma parte de ambas marcas ¨además de estar orientadas en la misma pocisión¨ se halla representado con el mismo fondo azul e incluso, con idéntico borde constituido por una delgada línea blanca que contrasta con el fondo oscuro antes referido.

Asimismo, el opositor indica que los servicios a ser distinguidos por el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los servicios y actividades relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación, en general, distinguidos por su signo solicitado y su nombre comercial LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer, razón por la que comparten los mismos canales de distribución y comercialización y además el mismo grupo de potenciales clientes, lo cual incrementa el riesgo de asociación o de confusión indirecta entre los signos en conflicto.

GACETA OFICIAL Sostiene además, haber sido el primero en introducir en el mercado las denominadas “placas disuasivas” que se lucen en todas las viviendas y locales que utilizan los servicios de seguridad y vigilancia BOXER. Agrega que, teniendo en cuenta que la forma característica o clásica de las placas y letreros es rectangular o cuadrada (en raros casos circular), resulta muy curioso que la solicitante ADT Services AG pretenda el registro de un logotipo octogonal con el mismo fondo y hasta con el mismo borde para identificar los mismos servicios distinguidos por sus logotipos registrados BOXER.

El 10 de mayo de 2002, ADT Services AG presentó un escrito manifestando lo siguiente: - El opositor no tiene derechos marcarios firmes sobre el signo BOXER y logotipo octogonal en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que en sus dos solicitudes de registro en dicha clase, han formulado oposición en base a la titularidad de su marca ADP y logotipo octogonal en los Estados Unidos de América y en otros países, siendo que el opositor Francisco Javier Zevallos Noratto tenía conocimiento de la existencia de su marca, por cuanto sostuvieron conversaciones para introducir sus servicios en el Perú, lo que acredita su mala fe. - Las solicitudes de registro de Francisco Javier Zevallos Noratto serán denegadas, desapareciendo así cualquier impedimento para el otorgamiento de la presente solicitud de registro. - Su amplia titularidad a nivel internacional sobre signos mixtos conformados por la figura de un logotipo octagonal, que se remonta a los años 80, claramente demuestra sus mejores derechos para registrar en el Perú su prestigioso signo en la Clase 37. - Solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelvan los expedientes Nos: 136017-2001 y 136018-2001, sobre solicitudes de registro de las marcas BOXER y logotipo octagonal en la Clase 37 de la Clasificación Internacional, a nombre de Francisco Javier Zevallos Noratto, en base a las cuales éste basa su oposición. Mediante Resolución Nº 10741-2002/OSDINDECOPI, de 30 de septiembre de 2002, la Ofi- 30/04/2010 9.60 cina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado en base a lo siguiente: - El opositor no ha presentado ningún medio de prueba que acredite el uso o conocimiento del nombre comercial BOXER y logotipo octagonal para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se pretende distinguir con el signo solicitado. - Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que si bien comparten una figura octagonal, la inclusión de la denominación BOXER y el diseño de la cabeza de un perro en los signos de la oponente determina una impresión fonética, gráfica y conceptual distinta, es decir, que no son confundibles entre sí. Posteriormente, se interpone recurso de apelación, ante el cual el Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, decidió revocar la Resolución Nº 107412002/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de servicio constituida por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286 solicitado por ADT Services AG.

El 19 de mayo de 2003, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, República del Perú, admitió a trámite la impugnación de la Resolución Administrativa, interpuesta por ADT Services AG, solicitando se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 0085-2003/TPIINDECOPI, por lo que el 19 de abril de 2006, resolvió declarar infundada la demanda, ratificando plenamente el contenido de la Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI.

Por su parte, ADT Services AG interpone Recurso de Apelación contra la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil Transitoria, la misma que el 14 de septiembre de 2007, confirma la sentencia apelada. Finalmente, el 12 de noviembre de 2007, ADT Services AG interpone Recurso de Casación, el mismo que fue concedido el 22 de noviembre de 2007.

El recurso de Casación se solicitó bajo los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL • Contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso. • El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció un mecanismo de consulta voluntario para las autoridades del Poder Judicial cuando constituyan primera instancia (art. 32), sin embargo, para los pronunciamientos de última instancia que supongan la interpretación de normas comunitarias, se estableció que la consulta era de carácter obligatorio (art. 33 concordante con el art. 123 del Estatuto del Tribunal). • Dado que en segunda instancia se ha resuelto sobre los alcances de la aplicación de los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 sin contarse con la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha violado el principio al debido proceso. • El presente recurso de casación tiene como fin la interpretación prejudicial y la debida aplicación del artículo 33 del Tratado del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de fecha 21 de abril de 2007.

El 12 de mayo de 2008, se declara procedente el recurso de casación y se ordena solicitar interpretación prejudicial al TJCA. El 21 de abril de 2009, se dispuso remitir los actuados al TJCA, a efectos de que se sirva ampliar la interpretación prejudicial.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el Ordenamiento Jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de agosto de 2009. 30/04/2010 10.60

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, procede interpretar, de oficio, el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instan- GACETA OFICIAL 30/04/2010 11.60 curso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 010-IP-94, Gaceta Oficial Nº 177, de 20 de abril de 1995 y ratificado en los Procesos 01-IP-96 y 07-IP2009). cia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. En el presente caso, ADT Services AG interpone Recurso de Casación, argumentando la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Agrega que, dado que en segunda instancia se ha resuelto sobre los alcances de la aplicación de los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 sin contarse con la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha violado el principio al debido proceso.

Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981).

Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado. (…) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación. (…) En otros términos, únicamente la existencia de un re- La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario.

Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03IP-93).

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus consi- GACETA OFICIAL Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo” debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso 2. derandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. 2 María Antonieta Gálvez Krüger señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. 30/04/2010 12.60 Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. En consecuencia, en la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando el demandante ADT SERVICES AG interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán GACETA OFICIAL 30/04/2010 13.60 suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Por lo tanto, en el presente caso la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 127-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81 y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, de los artículos 83, literal c), 84, 105, 118, 119, 120, 121, 122 Y 128 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2006-0002. Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: IDEAL 2 EN 1 (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de enero del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 17 de noviembre de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar co- mo antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD PRODUCTOS FAMILIA S.A. Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A..

GACETA OFICIAL III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., solicitó el 20 de octubre de 2000 el registro como marca del signo mixto IDEAL 2 EN 1, para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al signo solicitado lo acompaña la expresión “PARA LA FAMILIA”. La representación gráfica del signo es la siguiente: 30/04/2010 14.60 • Marca mixta FAMILIAR, registrada en Colombia para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado No. 78453. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 014519 de 30 de abril de 2001, resolvió declarar infundadas las oposiciones y conceder el registro solicitado.

Sostuvo que la expresión “para la familia” es conceptualmente diferente de la palabra FAMILIA. d. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. e. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 07076 de 28 de febrero de 2002, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación. b. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, las sociedades KIMBERLY COLPAPEL S.A. y PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentaron oposiciones al registro solicitado.

La primera, argumentó que las expresiones IDEAL y 2 EN 1 son descriptivas y genéricas, respectivamente. La segunda, basó su oposición en las siguientes marcas: • Marca mixta FAMILIA 2 EN 1, registrada en Colombia para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado No. 198389. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industrial y Comercio, mediante Resolución 21156 de 29 de agosto de 2005, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto recurrido. g. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., interpuso ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad contra los anteriores actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. El demandante motivó la demanda en los siguientes argumentos: a. Manifiesta, que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Colombia del registro de la marca FAMILIA, para distinguir todos los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Sostiene, que su marca FAMILIA es notoriamente conocida y, en consecuencia, se esta- GACETA OFICIAL 30/04/2010 15.60 ría generando aprovechamiento indebido y dilución de su fuerza distintiva. es explicativa de que los productos son para la familia.

No es parte de la marca. c. Aduce, que los signos en conflicto pueden generar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista visual, conceptual y fonético. • Manifiesta, que si bien el término 2 en 1 es descriptivo, la palabra IDEAL otorga distintividad al signo. d. Agrega, que la palabra FAMILIA no es de uso común en la clase 16; por lo tanto, el razonamiento de la Superintendencia carece de todo sustento. e. Argumenta, que el signo solicitado además de reproducir la marca FAMILIA y el nombre comercial de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., reproduce el lema registrado FAMILIA LO MEJOR PARA MI FAMILIA. f. Alega, que el signo IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1, fue solicitado para consolidar un acto de desviación de la clientela y aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo de Productos Familia S.A. Por lo tanto, se debe aplicar la causal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486. 3.

La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Argumenta, que el signo solicitado es distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles bajo ningún aspecto. La parte gráfica y la palabra IDEAL del signo solicitado le otorgan suficiente distintividad. • Manifiesta, que la palabra FAMILIA es de uso común para los productos de la clase 16. b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos: • Sostiene, que la marca solicitada es IDEAL 2 EN 1. La expresión PARA LA FAMILIA • Argumenta, que el hecho de que se haya registrado la marca FAMILIA no quiere decir que nadie pueda utilizar dicha palabra de uso común. • Aduce, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista fonético, conceptual, gráfico y ortográfico. • Agrega, que la expresión IDEAL no es descriptiva, ya que no tiene una relación directa con los productos de la clase 16. • Arguye, que no afecta en nada que la marca FAMILIA sea notoriamente conocida, ya que los signos descriptivos pueden ser usados por cualquier persona. • Establece, que, de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486, un tercero puede utilizar en el mercado cualquier indicación cierta relativa al destino de los productos o sus características, siempre que se haga de buena fe, no sea a título de marca, sea con propósitos de identificación o de información, y no sea capaz de inducir al público consumidor a confusión. • El signo solicitado no se hizo con el ánimo de perpetrar actos de competencia desleal, ya que los signos en conflicto son completamente diferentes.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81 y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 134, 136, literales a) y h), y 137 de GACETA OFICIAL la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 30/04/2010 16.60 les el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

No obstante lo anterior, sólo se interpretarán los artículos 81 y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro del signo IDEAL 2 EN 1. (…) Igualmente, se interpretarán de oficio las siguientes normas: artículos 83, literal c), 84, 105, 118, 119, 120, 121, 122 y 128 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”.

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

GACETA OFICIAL d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 30/04/2010 17.60 Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.” (…) Artículo 119 Artículo 105 “Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.” (…) Artículo 118 “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

“La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.” Artículo 120 “No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.” Artículo 121 “Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.” Artículo 122 “Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.” (…) Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” (…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo GACETA OFICIAL en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” VI.

CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

D. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. E. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. F. Ámbito de protección del nombre comercial en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La prueba de su uso. G. El ámbito de protección del lema comercial en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 30/04/2010 18.60 A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

El Juez Consultante, solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de registro como marca del signo mixto IDEAL 2 EN 1, se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: I. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad, en el marco de la Decisión 344. “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). J. La utilización en el mercado de expresiones que indican en destino de los productos y sus características. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra H. Palabras descriptivas y de uso común en la conformación de signos marcarios.

La marca débil. GACETA OFICIAL actividad de la ley, la norma derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que por la eficacia de dicha ley debe regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del sig- 30/04/2010 19.60 no, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al mo-mento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las del mismo carácter, expedidas con posterioridad. Contrario sensu, la reciente normatividad procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes GACETA OFICIAL para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto IDEAL 2 EN 1, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo mixto 30/04/2010 20.60 IDEAL 2 EN 1. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. De conformidad con lo expuesto, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. • Determina la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpre- GACETA OFICIAL tación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 1 De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. • La distintividad.

La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La perceptibilidad La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos.

Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003.

Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. 30/04/2010 21.60 “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el proceso interno, se discute la irregistrabilidad del signo mixto IDEAL 2 EN 1, ya que se afirma que es confundible con la marca mixta FAMILIA 2 EN 1, el nombre comercial PRODUCTOS FAMILIA y el lema comercial FAMILIA LO MEJOR PARA MI FAMILIA, razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

GACETA OFICIAL El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Asimismo, el literal c) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público consumidor a error. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin 30/04/2010 22.60 embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados 2 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, 2 El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.

Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. GACETA OFICIAL 30/04/2010 23.60 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. rio. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS CON PARTE DEMOMINATIVA COMPUESTA. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto IDEAL 2 EN 1, con el nombre comercial PRODUCTOS FAMILIA y lema comercial FAMILIA LO MEJOR PARA MI FAMILIA; razón por la cual, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta.

El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 3, logotipos 4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marca- 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO“; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 3 4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuen- GACETA OFICIAL ta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En atención, a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran formados por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: 30/04/2010 24.60 “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto IDEAL 2 EN 1 y los denominativos PRODUCTOS FAMILIA y FAMILIA LO MEJOR PARA MI FAMILIA.

E. COMPARACIÓN ENTE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto IDEAL 2 EN 1 y los siguientes signos mixtos: FAMILIA 2 EN 1 y FAMILIAR. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre dos signos mixtos, deberá establecer el elemento característico de cada uno de ellos.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos, dicho elemento es el denominativo, el cotejo, deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Como los signos en conflicto se componen de una parte denominativa compuesta, el Juez Consultante deberá tener en cuenta los criterios expuestos en el literal anterior en relación con dicha clase de signos. GACETA OFICIAL En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto IDEAL 2 EN 1 y los siguientes signos mixtos: FAMILIA 2 EN 1 y FAMILIAR.

F. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LA PRUEBA DE SU USO. La demandante argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con su nombre comercial PRODUCTOS FAMILIA. Por tal motivo, se hace necesario abordar la protección del nombre comercial en el régimen de la Decisión 344.

El nombre comercial, es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. • La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. 30/04/2010 25.60 Los artículos 83, literal b), y 128 de la Decisión 344, establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). GACETA OFICIAL Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de 1998)”. (Proceso 226-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). 3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. 4.

Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344. 5 5 “Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, ‘De las marcas’, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nom- 30/04/2010 26.60 A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto IDEAL 2 EN 1 fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial PRODUCTOS FAMILIA era real, efectiva y constantemente usado en el merca- bres comerciales. Es decir, las Secciones denominadas ‘De las licencias y trasferencias de las marcas’, ‘De los lemas comerciales’ y ‘De las marcas colectivas’, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial.

Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 102 y 103 contenidos en la Sección ‘De los derechos conferidos por la marca’, y de las normas contenidas en la Sección ‘De la cancelación del registro marcario’.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales”. GACETA OFICIAL do, para así determinar si era protegible por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Es importante advertir que todo el sistema de propiedad industrial busca, por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial.

Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir. 30/04/2010 27.60 G. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL LEMA COMERCIAL EN LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

El artículo 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone que los Países Miembros podrán registrar lemas comerciales de conformidad con las legislaciones nacionales; define, además, el lema comercial como “( ) la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. En relación con el concepto y las funciones del lema comercial, en anterior jurisprudencia el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”). Por su parte, la doctrina enseña que “los lemas (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo.

La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valorización ”. (BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial jurídica Venezolana, 1994, p. 230). La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y GACETA OFICIAL su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120).

Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas (artículo 122)”.

(Proceso 109-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 22 de septiembre de 2004). El artículo 83, literal c) de la Decisión 344 dispone que la existencia de un lema comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad marcaria, siempre y cuando se presenten dos circunstancias: • Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico o se asemeje a un lema comercial registrado. • Y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público consumidor a error.

De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado impida el registro de un signo como marca, además de que exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que de acuerdo con los productos amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor. H. LAS PALABRAS DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS.

LA MARCA DÉBIL. En el proceso interno se argumenta que las expresiones 2 EN 1 y FAMILIA son descriptivas y de uso común, respectivamente. En este marco, es apropiado referirse a los elementos descriptivos y de uso común en la conformación de signos marcarios. 30/04/2010 28.60 Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras, expresiones o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras, expresiones o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 6. 6 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL 30/04/2010 29.60 Los signos descriptivos, por otro lado, informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. cientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si los elementos 2 en 1 y FAMILIA son descriptivos y de uso común en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia. I. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344.

El demandante argumentó que su marca FAMILIA es notoriamente conocida y, por lo tanto, es adecuado abordar el tema de la marca notoriamente conocida y de la prueba de su notoriedad. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 7 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 8 1. La marca notoriamente conocida. a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertene- 7 8 OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág.255. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág.

32. GACETA OFICIAL “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 9 30/04/2010 30.60 da. En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. • El principio de territorialidad.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 10 b. Protección. La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada.

Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. 1. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas. • El principio de especialidad. Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registra- 9 10 AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial.

ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad.

Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? Que sea notorio en el comercio subregional.

Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión. Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad. Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad. 2.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado. La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, GACETA OFICIAL 30/04/2010 31.60 a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. les el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) GACETA OFICIAL En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el 30/04/2010 32.60 uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta GACETA OFICIAL la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). c. La prueba de la notoriedad. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 30/04/2010 33.60 J. LA UTILIZACIÓN EN EL MERCADO DE EXPRESIONES QUE INDICAN EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS Y SUS CARACTERÍSTICAS.

La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., argumentó que un tercero puede utilizar en el mercado cualquier indicación cierta relativa al destino de los productos o sus características, siempre que se haga de buena fe, no sea a título de marca, sea con propósitos de identificación o de información, y no sea capaz de inducir al público consumidor a confusión. Por lo tanto, en este acápite analizaremos la utilización en el mercado de expresiones que indican el destino de los productos y sus características.

Los titulares de marcas pueden utilizar en el mercado frases explicativas para los productos que amparan. Al momento de insertar una marca en el mercado su titular puede acompañarla de elementos explicativos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros y al público consumidor.

Lo anterior, se encuentra en consonancia con lo manifestado en literal G de la presente providencia. El titular de un signo compuesto por elementos descriptivos, genéricos y de uso común, no puede impedir la utilización de dichos elementos por terceros. El artículo 105 de la Decisión 344, con base en esta misma lógica, establece ciertas excepciones al derecho exclusivo de una marca.

Determina que un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca registrada, pude utilizar “cualquier indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos…”, siempre que se cumplan ciertas condiciones: Que se haga de buena fe.

La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares y receptores de los bienes de propiedad industrial. La utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o GACETA OFICIAL 30/04/2010 34.60 frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicios a dichos actores, ni al mercado como tal.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. tintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria. Que no constituya uso a título de marca.

La expresión descriptiva, genérica o de uso común no puede ser utilizada como marca, es decir, como distintiva de productos o servicios, ya que de lo contrario se estaría aprovechando de un elemento que puede ser utilizado por cualquier persona. Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior.

El propósito de utilizar elementos genéricos, descriptivos y de uso común en el mercado, es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mismo. No induzca al público consumidor a error. Lo que quiere salvaguardar la norma comunitaria andina, es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y conciente. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta, ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de dis- El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar, si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto IDEAL 2 EN 1 y los denominativos PRODUCTOS FAMILIA y FAMILIA LO MEJOR PARA MI FAMILIA, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

QUINTO: El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto IDEAL 2 EN 1 fue solicitado para registro, verificar si el nombre comercial PRODUCTOS FAMILIA era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que determinen la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

GACETA OFICIAL SEXTO: No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor.

SÉPTIMO: El Juez Consultante debe determinar si los elementos 2 en 1 y FAMILIA son descriptivos y de uso común en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

OCTAVO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar, de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Com- 30/04/2010 35.60 petente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

NOVENO: Los titulares de marcas pueden utilizar en el mercado frases explicativas para los productos que amparan. Al momento de insertar una marca en el mercado su titular puede acompañarla de elementos explicativos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Éstos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, siempre y cuando se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, se limite al propósito de identificación o información, y no induzca al público consumidor a error.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20060002., debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 30/04/2010 36.60 PROCESO 115-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2 y 3 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 54 y 70 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina; 266 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina; 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 632 de 6 de abril de 2006, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina; y la Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-00167. Actor: MARCEL TANGARIFE TORRES. Registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de febrero del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de febrero de 2010.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: MARCEL TANGARIFE TORRES. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. 1. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, expidió la Resolución 3759 de 16 de diciem- bre de 2003, mediante la cual se dictan disposiciones sobre el Registro y Control de los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. 2. La Comisión de la Comunidad Andina, expidió la Decisión 436 de 11 de junio de 1998, mediante la cual se adopta la norma andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. 3.

La Secretaría General de la Comunidad Andina, expidió la Resolución 630 de 25 de junio de 2002, mediante la cual se adoptó el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. 4. El señor MARCEL TANGARIFE TORRES, demandó la nulidad de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 y 35 de la Resolución 3759 del ICA, argumentando que dichas normas violaron, entre otras, la Decisión 486, la Decisión 436 y la Resolución 630.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. El señor MARCEL TANGARIFE TORRES, basa su demanda en los siguientes argumentos: 1. Aduce, que un adecuado sistema de Registro de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PQUA), garantiza la protección de la vida, la salud de las personas y la preservación del medio ambiente. En sintonía con esto, en Colombia se aprobó la Ley 9 de 1979 y el Decreto 1843 de 1991, y en la Comunidad Andina se aprobó la Decisión 436 de la Comi- GACETA OFICIAL sión de la Comunidad Andina y la Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 2.

Manifiesta, que en contravía de lo anterior en Colombia se expidió la Resolución 3759 de 2003, vulnerando con esto las disposiciones mencionadas y, en consecuencia, los derechos a la vida, la salud, la salubridad pública y el medio ambiente. 3. Argumenta, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la Interpretación Prejudicial 137-IP-2003, estableció la íntima conexión entre un adecuado registro de PQUA y los derechos a la vida, la salud y a un ambiente sano. 30/04/2010 37.60 tes a los contemplados en la normativa comunitaria; modifica los plazos establecidos para la expedición de los correspondientes registros sanitarios; deroga implícitamente la protección de los estudios de seguridad y eficacia, a través del sistema de registro creado para los PQUA genéricos o copia; otorga al ICA facultades discrecionales para apoyarse en dictámenes técnicos toxicológicos; modifica unilateralmente los requisitos para el registro de las actividades de fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, etc. 9.

Explica, que de conformidad con la figura del complemento indispensable, el ICA no podía expedir norma contraria a la Decisión 436 y la Resolución 630. 4. Sostiene, que la normativa comunitaria mencionada es supranacional, prevalente, de aplicación directa, efectos inmediatos, y tiene como objetivo preservar la vida, la salud y el medio ambiente.

Esta normativa consagra los requisitos para el registro y el control de PQUA. Por esta razón, los artículos acusados de la Resolución 3759 violan los artículos 2 y 3 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10.Sostiene, que las normas acusadas violaron los siguientes artículos de la Decisión 436: 1, 2, 3, 4, 5, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 54 y 70. 5.

Advierte, que el uso de PQUA debe estar sometido a un estricto control por parte del Estado, ya que existe un gran riesgo sobre la vida, la salud de personas, los animales y el medio ambiente. Son productos que se utilizan en cultivos y se debe minimizar su impacto. 12.Manifiesta, que las normas acusadas incurren en alguna de las siguientes situaciones de violación de la Decisión 436: 6.

Indica, que un sistema laxo y confuso de registro como el contemplado en la Resolución 3759, amenaza y vulnera los derechos humanos mencionados, ya que se está permitiendo el ingreso de formulaciones que no han sido cuidadosamente estudiadas en cuanto a los riesgos e impactos para el medio ambiente, la salubridad pública, la vida y la salud de las personas. 7.

Arguye, que para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 436 se aplica a todos los PQUA sin excepción. 8. Manifiesta, que la Resolución 3759 adopta requisitos para el registro de PQUA diferen- 11.Agrega, que las normas acusadas violan la Sección Segunda de la Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante la cual se adoptó el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. a. Modificación unilateral de alguno o varios requisitos de registro de PQUA. b. Mutilación unilateral de alguno o varios requisitos de registro PQUA. c. Repetición innecesaria de alguno o varios requisitos de registro de PQUA. d. Eliminación de requisitos de registro para PQUA genéricos. 13.Explica, que el artículo 17 de la Resolución 3759 viola el artículo 266 de la Decisión 486, el anexo 2 de la Decisión 436, y el literal b), numeral 1.4, de la Resolución 630, ya que elimina la protección que estas normas conceden a la protección de la información no divulgada de los datos de prueba o estudios de seguridad y eficacia, ya que ésta opera GACETA OFICIAL desde el momento de la presentación de la solicitud de registro del respectivo producto sin necesidad de petición especial alguna.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con el informe del Juez Consultante, el ICA contestó la demanda de la siguiente manera: 1. Sostiene, que la Resolución 3579 no violó normas superiores, ya que ésta se expidió en desarrollo de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. 30/04/2010 38.60 Por lo tanto, el Tribunal, de oficio, interpretará las normas anteriormente determinadas.

Asimismo, interpretará los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

(…) 2. Manifiesta, que la Resolución 3579 de 2003 fue modificada por la Resolución 00026 de 6 de enero de 2005, dando con esto cumplimiento a la Resolución 843 de 26 de julio de 2004 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante la cual se dictaminó que la República de Colombia incurrió en el incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, en especial de la Decisión 436 y la Resolución 630. 3.

El problema planteado no es de tipo jurídico sino mercantilista, ya que existen sectores que no toleran que el ICA otorgue registro de plaguicidas genéricos por el procedimiento de la Ley 822 y la Resolución 3579. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante no determina las normas a interpretar. Sin embargo, afirma que el demandante invocó las siguientes como violadas: artículos 2 y 3 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 54 y 70 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina; el artículo 266 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y la Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 2 “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.” Artículo 3 “Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.” Artículo 4 “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.” ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Artículo 2.- Naturaleza y características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina GACETA OFICIAL 30/04/2010 39.60 “El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas fundamentales o de derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario. Las normas de derecho primario están constituidas por los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en materia de integración comunitaria andina así como por sus protocolos adicionales y modificatorios.

Las normas de derecho secundario o derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretaría General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino.” que el gobierno designe, será la Autoridad Nacional Competente responsable de velar por el cumplimiento de la presente Decisión.” Artículo 3.- Ámbito de aplicación (…) “Las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se aplican en el territorio de los Países Miembros a todos sus habitantes.” DECISIÓN 436 Artículo 1 “Son objetivos de la presente Decisión: Establecer requisitos y procedimientos armonizados para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, orientar su uso y manejo correctos para prevenir y minimizar daños a la salud y el ambiente en las condiciones autorizadas, y facilitar su comercio en la Subregión.” Artículo 2 “Para la interpretación de la presente Decisión se utilizarán las definiciones contenidas en el Anexo 1.” Artículo 3 “La presente Decisión se aplica a todos los plaguicidas químicos de uso agrícola, originarios o no de la Subregión, incluyendo los ingredientes activos grado técnico, y sus formulaciones.

Se exceptúan los agentes biológicos utilizados para el control de plagas.” Artículo 4 “El Ministerio de Agricultura de cada País Miembro o en su defecto la entidad oficial Artículo 5 “La Autoridad Nacional Competente establecerá con las autoridades de los sectores salud y ambiente y otras que correspondan del respectivo país, los mecanismos de interacción que sean necesarios para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de registro y control establecidos en la presente Decisión, sin perjuicio de las competencias que corresponden a cada entidad en el control de todas las actividades vinculadas con plaguicidas químicos de uso agrícola, en el ámbito nacional.” Artículo 8 “Cada País Miembro deberá adoptar las medidas técnicas, legales y demás que sean pertinentes, con el fin de desarrollar los instrumentos necesarios para la aplicación de la presente Decisión.” (…) Artículo 10 “Los fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasadores y distribuidores de plaguicidas químicos de uso agrícola, sean éstos personas naturales o jurídicas, deberán estar registrados ante la Autoridad Nacional Competente.

Solamente podrán fabricar, formular, importar, exportar, envasar y distribuir plaguicidas químicos de uso agrícola, las personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro respectivo, otorgado por la Autoridad Nacional Competente en cumplimiento a las disposiciones del presente artículo.” Artículo 11 “Para efectos del registro a que hace referencia el artículo anterior, el interesado presentará a la Autoridad Nacional Competente, para su verificación, la siguiente información: 1.

Nombre, dirección y datos de identificación de la persona natural o jurídica y de su representante legal. GACETA OFICIAL 2. Ubicación de las plantas o fábricas, bodegas y almacenes. 3. Descripción de las instalaciones y equipos de que dispone para la fabricación, formulación o envase, almacenamiento, manejo y eliminación de desechos, según el caso. 4.

Constancia de que dispone de laboratorio propio o que cuenta con los servicios de un laboratorio reconocido por la Autoridad Nacional Competente o acreditado para el control de calidad de los productos. 5. Copia de la licencia, permiso o autorización del organismo nacional de salud y del ambiente, o de las autoridades que hagan sus veces. 6.

En todos los casos que sea aplicable, el solicitante del registro deberá incluir programas de salud ocupacional. 7. Nombre del asesor técnico responsable, con colegiatura o su equivalencia.” 30/04/2010 40.60 en protocolos específicos aprobados por dicha autoridad, quien supervisará la conducción de los ensayos. En caso de competencia institucional, la Autoridad Nacional Competente coordinará el otorgamiento de este permiso con los sectores salud y ambiente.

Con la solicitud de permiso se deberá presentar la siguiente información: Artículo 14 - Nombre, dirección e identidad del solicitante del permiso. - Nombre, dirección y datos de identificación del fabricante, formulador o importador. - Nombre del producto, si lo hubiera. - Nombre común del plaguicida. - Nombre químico. - Fórmula estructural. - Composición química: ingredientes activos y aditivos (descripción y contenido). - Características físicas y químicas. - Tipo de formulación. - Cantidad de producto requerido o a importarse. - Protocolo de ensayo de eficacia, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Técnico. - Indicaciones sobre la toxicidad aguda oral, dermal e inhalatoria, toxicidad subcrónica de 90 días y toxicidad crónica, y pruebas de mutagénesis, mínimo 2; neurotoxicidad cuando fuere aplicable. - Información sobre ecotoxicidad del producto, toxicidad aguda en aves, organismos acuáticos y abejas. - Información sobre estudios básicos de residualidad, degradabilidad y persistencia. - Precauciones de uso. - Elementos de protección para el manejo y controles de salud de los aplicadores. - Tratamiento y disposición de desechos y residuos. - Forma de eliminación de los cultivos tratados. - Recomendaciones para el médico y tratamientos.

“Como paso previo para el registro comercial de un plaguicida químico de uso agrícola que se produzca o ingrese por primera vez a un País Miembro, la Autoridad Nacional Competente podrá autorizar la importación y utilización de cantidades limitadas del mismo para realizar pruebas experimentales de eficacia. El permiso otorgado con este fin se enmarcará El permiso de experimentación se expedirá en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de recibida toda la información solicitada.

Este permiso tendrá vigencia de un año y podrá ser renovado por un período igual, mediante solicitud justificada que deberá presentarse treinta (30) días hábiles antes de su vencimiento. Artículo 12 “El registro tendrá una vigencia indefinida y estará sujeto a evaluaciones periódicas por parte de la Autoridad Nacional Competente, quien podrá suspender o cancelar el mismo cuando se incumplan o modifiquen las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento.” Artículo 13 “Se prohíbe la importación a los países de la Subregión Andina, de sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines de investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola, en tanto, a juicio de la Autoridad Nacional Competente, no existan las capacidades y regulaciones nacionales indispensables para asegurar que se minimicen los riesgos para la salud y el ambiente.

La Autoridad Nacional Competente lo comunicará de manera fundamentada a la Secretaría General y ésta a los demás Países Miembros.” GACETA OFICIAL Cada País Miembro determinará las condiciones y procedimientos para la expedición de los permisos para experimentación.” 30/04/2010 41.60 sean aplicables en el contexto de lo que establece la presente Decisión.” Artículo 18 Artículo 15 “En los casos de emergencia fitosanitaria declarada oficialmente, la Autoridad Nacional Competente, en coordinación con las autoridades de salud y ambiente, podrá autorizar la importación, producción, formulación y utilización de plaguicidas químicos de uso agrícola no registrados en el país, únicamente para la combinación cultivo-plaga objeto de la emergencia y mientras perdure dicha situación. El destino de las cantidades no utilizadas será decidido por las autoridades antes mencionadas.

Cada país acopiará y evaluará la información necesaria para tomar la decisión correspondiente en relación con la emergencia fitosanitaria. La Autoridad Nacional Competente remitirá a la Secretaría General, en la brevedad posible, copia de la declaratoria de la emergencia y la relación de las autorizaciones de importación, para conocimiento de los demás Países Miembros.” Artículo 16 “Todo interesado en realizar las actividades de fabricación, formulación, importación, exportación, envasado o distribución de un plaguicida químico de uso agrícola en los Países Miembros, que haya cumplido con lo establecido en el artículo 10 de esta Decisión, deberá obtener el registro del producto o contar con autorización de su titular, para tal fin.

Para toda importación de plaguicidas terminados o ingredientes activos grado técnico, el importador deberá contar además con la autorización de importación otorgada por la Autoridad Nacional Competente. El otorgamiento o denegación de la autorización será atendido en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación.” “Para la obtención del Registro Nacional de un plaguicida químico de uso agrícola, la persona natural o jurídica presentará a la Autoridad Nacional Competente una solicitud conforme al formato que figura en el Anexo 3a, adjuntando al mismo los datos aplicables a los requisitos técnicos señalados en el Anexo 2 de la presente Decisión, de acuerdo con lo establecido en el Manual Técnico.” Artículo 19 “La Autoridad Nacional Competente otorgará el Certificado de Registro Nacional de un plaguicida químico de uso agrícola de la manera que se presenta en el formato del Anexo 3b, cuando los resultados de la evaluación demuestren que los beneficios superan a los riesgos que conlleva el uso del plaguicida.” Artículo 20 “No se podrán registrar formulaciones con el mismo nombre del producto, cuando tengan diferentes ingredientes activos.

Asimismo no se podrán registrar formulaciones cuando el nombre del producto corresponda a un plaguicida prohibido o ya registrado por otra persona natural o jurídica.” Artículo 21 “La Autoridad Nacional Competente deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos en un plazo de quince (15) días hábiles de recibida la solicitud. De existir conformidad, la Autoridad Nacional Competente iniciará el proceso de evaluación del riesgo/beneficio del plaguicida y se pronunciará sobre el registro dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles siguientes.

Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por un período similar, siempre que existan razones técnicas fundamentadas para ello.” Artículo 22 Artículo 17 “El Registro Nacional se otorgará a la formulación que cumpla con los requisitos que le “La titularidad del Registro Nacional se confiere sólo a la persona natural o jurídica registrada ante la Autoridad Nacional Competente GACETA OFICIAL como importador, fabricante, formulador, envasador o exportador y que haya cumplido con todos los requisitos establecidos para el otorgamiento del registro del producto.

La titularidad del Registro Nacional constituye un derecho transferible y transmisible. La Autoridad Nacional Competente, a solicitud de parte interesada, autorizará dicha transferencia. El titular de un registro podrá facultar a un tercero que esté debidamente registrado a ejercer las actividades de importación, fabricación, formulación, exportación, envase y distribución del producto.

El titular del Registro Nacional, apenas sea de su conocimiento, deberá informar a la Autoridad Nacional Competente de toda prohibición o limitación que recaiga sobre el uso del producto, en cualquier otro país, por razones de daños a la salud o al ambiente.” Artículo 23 “El titular del Registro asume la responsabilidad inherente al producto si éste es utilizado en concordancia con las recomendaciones indicadas en la etiqueta.

En tal sentido será responsable de los efectos adversos a la salud y al ambiente provenientes de transgresiones a las disposiciones de la presente Decisión. La Autoridad Nacional Competente, en coordinación con los sectores que corresponda, establecerá los procedimientos internos para investigar y determinar los niveles de responsabilidad.” Artículo 24 “El Registro tendrá una vigencia indefinida sin perjuicio de la potestad que tienen las autoridades nacionales de los sectores de Agricultura, Salud y Ambiente para realizar estudios sobre la base de los programas de seguimiento y vigilancia postregistro, y para adoptar las disposiciones pertinentes conforme a ley.” Artículo 25 “El Registro Nacional de un plaguicida químico de uso agrícola puede ser modificado por solicitud fundamentada de su titular cuando: a) Cambie el titular del Registro.

Para ello el interesado suministrará a la Autoridad Na- 30/04/2010 42.60 cional Competente la información contenida en el formato del Manual Técnico. b) Se cambie o adicione una empresa fabricante o formuladora del producto, o el país de origen del mismo. En estos casos, el titular presentará las mismas especificaciones técnicas del producto original de registro, mediante certificado de análisis químico cualitativo y cuantitativo del ingrediente activo y el certificado de composición química del producto formulado, emitidos por un laboratorio nacional o internacional reconocido o acreditado.

La modificación del registro procederá, si el perfil del ingrediente activo grado técnico, aditivos en la formulación e impurezas están dentro del rango de las especificaciones técnicas del producto original registrado. c) Cambien o se adicionen nuevos usos para los cuales se registró el producto (incorporación de nuevos cultivos y plagas a tratar y controlar así como retiro de uso), en cuyo caso el interesado suministrará a la Autoridad Nacional Competente la información pertinente, contemplada en el formato del Manual Técnico, con los resultados de las pruebas de eficacia y los soportes técnicos necesarios. d) Se reubique el producto en una categoría toxicológica diferente a la original, por aplicación de la Norma Andina.

En todos los casos, el interesado suministrará el nuevo proyecto de etiqueta con los cambios propuestos. En ninguno de los casos antes señalados se cambiará el número del Registro Nacional asignado al producto.” (…) Artículo 49 “Los ensayos de eficacia serán efectuados bajo protocolos establecidos y autorizados por la Autoridad Nacional Competente acordes con los protocolos patrón contenidos en el Manual Técnico.

La Autoridad Nacional Competente tendrá la potestad de supervisar los ensayos en cualquier fase de su ejecución.” GACETA OFICIAL Artículo 50 “El solicitante del Registro Nacional de un plaguicida químico de uso agrícola presentará a la Autoridad Nacional Competente un informe completo sobre los ensayos de eficacia realizados para demostrar que el producto en cuestión cumple con los fines propuestos sin producir efectos nocivos en los cultivos.

Los plaguicidas químicos de uso agrícola a utilizarse en estos ensayos deben contar previamente con la autorización para su experimentación, mencionada en el artículo 14.” Artículo 51 “Los ensayos de eficacia deben ser conducidos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, reconocidas por la Autoridad Nacional Competente.” Artículo 52 “Los Países Miembros aceptarán los resultados de los ensayos de eficacia realizados por otro País Miembro cuando los protocolos que se utilicen estén en concordancia con el protocolo patrón contenido en el Manual Técnico y correspondan a condiciones agroecológicas similares.” 30/04/2010 43.60 Miembros, del Grupo de Trabajo Subregional de Plaguicidas y posteriormente adoptado mediante Resolución de la Secretaría General.” (…) DECISIÓN 486 (…) Artículo 266 “Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal.

Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal. Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.” (…) (…) DECISIÓN 632 Artículo 54 (…) “De acuerdo con su ordenamiento jurídico y procedimientos internos, cada País Miembro definirá las áreas de responsabilidad institucional para la evaluación de los aspectos agronómicos, de salud y ambientales, inherentes al Registro.” (…) Artículo 70 “La presente Decisión entrará en vigencia al momento de la aprobación del Manual Técnico Andino, el cual será elaborado en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la presente Decisión. Dicho Manual, en su fase de elaboración, será puesto a consideración de los Países Artículo 1 “El País Miembro que así lo considere podrá incluir, dentro de las medidas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, el establecimiento de plazos durante los cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en tales datos”.

Artículo 2 “A efectos de los procedimientos de aprobación de las medidas de protección, el País Miembro podrá establecer las condiciones bajo las cuales exigirá la presentación de la GACETA OFICIAL información sobre los datos de prueba u otros no divulgados”. 30/04/2010 44.60 F. El uso de plaguicidas químicos de uso agrícola y el daño al medio ambiente, la vida y la salud.

Artículo 3 “Cuando un País Miembro considere que la protección de los datos de prueba otorgada en su territorio conforme al artículo 1 de la presente Decisión, resultara perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria internas, su autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección”. G. La Resolución 630 como instrumento para la correcta aplicación de la Decisión 436.

H. Protección de los datos de prueba y otra información no divulgada, en el marco de la Decisión 486. Su relación con los PQUA genéricos. Artículo 4 A. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. “Los Países Miembros informarán a la Secretaría General sobre la utilización que hagan de la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión. La Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros dicha información”.

Como quiera que el demandante argumentara que la Resolución 3759 del ICA es contraria a la normativa comunitaria, es necesario delimitar conceptualmente los principios básicos en que se sustenta el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. RESOLUCIÓN 630 “Artículo Unico.- Adoptar el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola para su aplicación en los Países Miembros, que consta en Anexo de la presente Resolución.” VI.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Principios básicos del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. B. Obligaciones de hacer y no hacer de los Países Miembros. C. El principio de complemento indispensable. El caso del registro y control de PQUA. 1 D. Análisis teleológico de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.

Principio de Presunción de Validez de la Norma Comunitaria. Es un desarrollo del llamado “principio de legalidad” en el ámbito comunitario. Por el cual, la norma comunitaria se presume válida, vigente y aplicable mientras no sea declarada su nulidad, derogada, suspendida su aplicación, o declarada inaplicable para un caso particular. En este contexto, la norma comunitaria vigente, válida y aplicable, debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de todos los Países Miembros. 2.

Principio de Aplicación Inmediata. Por este principio se entiende que la norma comunitaria andina derivada se incorpora al ordenamiento jurídico de los Países Miembros de manera automática, esto es, sin necesidad de ningún proceso de recepción, incorporación, homologación o exequátur. 2 Este principio, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 2 y en el párrafo 1 del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: E. Campo de aplicación de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(…) 2 1 La sentencia hito en cuanto al registro y control de plaguicidas se expidió el 27 de enero de 2010, dentro del proceso 5-AI-2008. Se debe tener en cuenta la diferencia entre el ordenamiento jurídico comunitario andino originario y derivado, de conformidad con el artículo 2 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL Artículo 2 “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina”. 30/04/2010 45.60 tan normas jurídicas internas que los desarrollen o reglamenten. Este principio es de gran importancia porque faculta a los particulares a exigir ante las autoridades de sus Países los derechos otorgados por la norma comunitaria.

Se desprende del principio de aplicación inmediata y de la propia naturaleza del Derecho Comunitario Andino. Artículo 3 “Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la Fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.

(…) Sobre este principio, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En conclusión, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, cualquiera que sea su forma (Tratados, Protocolos Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los Órganos del Acuerdo y los particulares”.

(Proceso 3-AI-96. Sentencia de 24 de marzo de 1997). Excepcionalmente, puede darse que la norma comunitaria no tenga aplicación inmediata. Dicha excepción se encuentra consagrada en el párrafo 2 del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “(…) cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”. 3.

Principio de Efecto Directo. Esto es, que la norma comunitaria andina genera derechos y obligaciones de carácter inmediato en cabeza de los nacionales de los Países Miembros, valga decir, sin necesidad de que exis- El artículo 3 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es un efecto de dicho principio, ya que establece que “las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se aplican en el territorio de los Países Miembros a todos sus habitantes”. 4.

Principio de Primacía. Este principio establece la relación entre el ordenamiento jurídico comunitario andino y otros sistemas normativos, dentro de los que se incluye el ordenamiento interno de los Países Miembros y las normas internacionales multilaterales, plurilaterales o bilaterales. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha delimitado este principio, estableciendo que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de Derecho Internacional.

Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella.

Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan”. (Proceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1206 de 13 de junio de 2005).

GACETA OFICIAL Dicha posición ha sido reiterada en la siguiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 34-AI-2001. Sentencia publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 02-AN-86. Sentencia publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987; Proceso 2-IP88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999, entre otras. 5. Principio de Autonomía. Este principio es un efecto y un complemento claro del Principio de Primacía. Consagra al ordenamiento jurídico comunitario andino como un “sistema jurídico”, es decir, como un todo coherente dotado de unidad, basado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin soportarlas en ningún otro ordenamiento jurídico.

En otras palabras, la validez del ordenamiento jurídico comunitario andino no depende de ningún otro ordenamiento local, nacional o internacional. Sobre este principio, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto 30/04/2010 46.60 directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002). B. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER DE LOS PAÍSES MIEMBROS. El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” Este artículo establece claramente las obligaciones de HACER por parte de los Países Miembros, ya que están obligados a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. También se refiere a las de NO HACER, ya que se comprometen a no adoptar medidas contrarias al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino o medidas que de algún modo obstaculicen su aplicación. C. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

EL CASO DEL REGISTRO Y CONTROL DE PQUA. El demandante argumenta que de conformidad con la figura del complemento indispensable, el ICA no podía expedir norma contraria a la Decisión 436 y la Resolución 630. Por lo tanto, se tratará el tema del principio de complemento indispensable en relación con el registro y control de PQUA. Como se vio en el acápite anterior, el Tribunal en abundante jurisprudencia ha tratado el tema de la relación entre el ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros.

Por un lado, ha establecido la primacía del GACETA OFICIAL primero y, por otro, ha desarrollado la figura del complemento indispensable. Esta última se puede sintetizar en lo siguiente: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP94.

Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio. La Decisión 436 estableció el régimen armonizado para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. Es un régimen comprensivo, que como ya se consideró, pretende regular el registro, manejo y uso de dichas sustancias químicas.

Este sistema no admite excepciones ni regulaciones paralelas, ya que la normativa comunitaria abarca en todos sus aspectos la materia. En este sentido, sería contrario a la norma comunitaria andina, la existencia de un registro alterno con requisitos diferentes, o la modificación unilateral de los mismos por parte de los Países Miembros. D. ANÁLISIS TELEOLÓGICO DE LA DECISIÓN 436 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA.

El demandante manifiesta que hay una íntima conexión entre el registro de PQUA y los derechos a la vida, a la salud y a un ambiente sano. En este escenario es pertinente realizar un análisis teleológico de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 1 de la Decisión 436 establece los objetivos perseguidos por dicha normativa comunitaria.

Estos son: 30/04/2010 47.60 Lograr una armonización normativa en cuanto al registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. El Anexo I de la Decisión define qué es armonización: “Armonización, proceso encaminado al establecimiento, reconocimiento y aplicación de requisitos y procedimientos comunes para el registro y control de plaguicidas de uso agrícola, en los Países Miembros.” Como consecuencia de lo anterior, la norma busca orientar el uso y manejo correcto de los mencionados plaguicidas, con el objetivo de prevenir y minimizar lo daños a la salud del ser humano y al medio ambiente. Lograr, como efecto, un comercio subgregional fluido para los mencionados plaguicidas.

Es claro que si hay un control efectivo de dichos insumos, el comercio será más dinámico porque se parte de la base de estándares armonizados en los Países Miembros. La protección de derechos de primer orden como el de la vida, la salud y el disfrute de un ambiente sano, son las pautas claras que sigue la Decisión. El segundo objetivo que menciona la norma, es el reflejo claro de la intención específica del legislador comunitario: proteger la vida, la salud y el medio ambiente y, sobre esta base fundamental, logar seguridad alimentaria en la subregión, un incremento de los niveles de productividad agrícola, sustitución de importaciones agrícolas y aumento de las exportaciones.

La parte considerativa de la Decisión estudiada, mediante la cual se plasma de manera nítida la intención de la Comisión de la Comunidad Andina, nos ilustra sobre lo previamente anotado: “Que uno de los propósitos de la integración andina en el campo agropecuario es el de alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria subregional, mediante el incremento de la producción de los alimentos básicos y de los niveles de productividad, la sustitución subregional de las importaciones y la diversificación y aumento de las exportaciones;

Que para ello se requiere, entre otros factores, la aplicación eficaz de insumos agrícolas como los plaguicidas, minimizando los riesgos para la salud humana y el ambiente; GACETA OFICIAL Que es conveniente armonizar las normas de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola en el Grupo Andino, teniendo en cuenta las condiciones de salud, agronómicas, sociales, económicas y ambientales de los Países Miembros, con base en los principios establecidos en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la FAO, y las directrices de los organismos internacionales competentes, que sean acordadas por los Países Miembros;

Que un sistema armonizado de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola contribuye a mejorar las condiciones de su producción, comercialización, utilización y disposición final de desechos en los Países Miembros de la Subregión, elevando los niveles de calidad, de eficacia y de seguridad para la salud humana y el ambiente;” (subrayado por fuera del texto).

Es evidente, entonces, que el soporte y sustento de un sistema armonizado de registro y control de plaguicidas es la protección de la vida, la salud y el medio ambiente. Si se analiza el contenido de la Decisión, es indiscutible que todo el sistema normativo está estructurado para alcanzar el objetivo mencionado. Se encuentra tan claro, que la propia normativa comunitaria insta a los organismos nacionales encargados del cuidado de la salud y el medio ambiente, para que de manera coordinada con la Autoridad Nacional Competente, establezcan mecanismos adecuados para la eficacia del sistema de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola.

En este sentido, el artículo 5 de la Decisión 436 establece lo siguiente: “Artículo 5.- La Autoridad Nacional Competente establecerá con las autoridades de los sectores salud y ambiente y otras que correspondan del respectivo país, los mecanismos de interacción que sean necesarios para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de registro y control establecidos en la presente Decisión, sin perjuicio de las competencias que corresponden a cada entidad en el control de todas las actividades vinculadas con plaguicidas químicos de uso agrícola, en el ámbito nacional”. 30/04/2010 48.60 El sistema de registro que contempla la normativa comunitaria, es un reflejo de la preocupación por el control de los plaguicidas químicos que se usan en los Países Miembros.

El mecanismo de evaluación garantiza que los beneficios sean mayores a los riesgos por el uso y, por este motivo, el registro es obligatorio para todo aquel que quiera fabricar, formular, importar, exportar, envasar y distribuir plaguicidas químicos de uso agrícola. (Artículos 10 y 16 de la Decisión 436). La evaluación para el registro, debe darse atendiendo los aspectos agroquímicos, de salud y medioambientales, teniendo en cuenta el concepto técnico de los organismos nacionales que se ocupan de dichos temas o de expertos convocados para el efecto.

(Artículo 45 de la Decisión 436). Es de tanta relevancia el tema de la salud y el medio ambiente, que la normativa comunitaria prevé importantes mecanismos de control postregistro, a saber: Suspensión, modificación y cancelación del registro. Por razones agrícolas, ambientales o de salud, la Autoridad Nacional Competente de oficio, o a solicitud de las Entidades del sector pertinente, podrán suspender el registro como medida preventiva y, posteriormente, evaluar si es necesaria la cancelación o modificación del mismo.

(Artículo 27 de la Decisión 436). Es tan cardinal el cuidado de la salud y el medio ambiente, que una vez cancelado el registro queda prohibida automáticamente la importación, fabricación, formulación, venta y uso del PQUA en ese país. Además, esta medida se hará conocer, mediante la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los demás Países Miembros.

(Artículo 28 de la Decisión 436). Establecimiento de programas integrales de capacitación. Prevé la norma, que con la colaboración del sector público y privado, la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Autoridad Nacional Competente deberán desarrollar programas de capacitación en el uso y manejo de PQUA, con el objetivo de que se minimice el riesgo para la salud y el medio ambiente.

(Artículo 63 de la Decisión 436). GACETA OFICIAL 30/04/2010 49.60 Supervisión y control postregistro de la importación, fabricación, formulación, distribución, manejo, uso y disposición final de los PQUA. La norma prevé que esta actividad sea realizada en coordinación con todos los sectores interesados, es decir, con participación de las autoridades agroambientales y de salud respectivas.

(Artículo 66 de la Decisión 436). de proceder en consecuencia. (Párrafo 3 del artículo 28 de la Decisión 436). Registro y seguimiento de intoxicaciones con PQUA. (Artículo 67 de la Decisión 436). Obligaciones de los Países Miembros. Como ya se advirtió, una vez cancelado el registro en un País Miembro, éste tiene la obligación de informar a la Secretaría General. Implementación de programas de impacto y monitoreo ambiental de PQUA.

(Artículo 68 de la Decisión 436). Establecimiento de un sistema de vigilancia de los niveles de residuos de PQUA, que permita asegurar que los alimentos de consumo interno no sobrepasen los límites máximos de residuos. (Artículo 69 de la Decisión 436). Obligaciones y responsabilidad del titular del registro. El titular del registro, una vez que llegue a su conocimiento, tiene el deber de informar a la Autoridad Nacional Competente sobre toda prohibición o limitación del producto registrado a causa de daños a la salud o el medio ambiente.

(Párrafo 3 del artículo 22 de la Decisión 436). Asimismo, el titular del registro tiene la responsabilidad de acatar todas las disposiciones contenidas en la Decisión 436, ya que de no hacerlo será responsable de los daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia de su actuar. (Artículo 23 de la Decisión 436). Por lo tanto, es sumamente diáfano que el centro de gravedad de la norma es la protección de los mencionados derechos básicos, ya que la misma, como se observa, insta a resguardarlos en todos los niveles incluyendo el institucional y el simplemente operativo, como podría ser el del simple manejo y uso.

Es de tanta trascendencia el cuidado de dichos bienes básicos y fundamentales, que la norma prevé que una vez cancelado el registro, en el plazo establecido por la Autoridad Nacional Competente, su titular tendrá que retirar el producto del mercado e informar a los usuarios sobre lo acontecido y la manera Es tan importante el cumplimiento de las obligaciones del titular del registro, que su transgresión podría implicar, de conformidad con la legislación nacional, acciones civiles, penales y/o administrativas.

(Artículo 31 de la Decisión 436). Pero la carga informativa se hace aún más fuerte, si el País Miembro decide prohibir o limitar severamente el uso de un PQUA por riesgos a la salud humana o al medio ambiente. La evaluación de severidad se dará según el grado de afección a los mencionados bienes básicos. En dichos casos, deberá informar, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la adopción de la medida, a los demás Países Miembros y a la Secretaría General y, como efecto, no podrán exportar dicho producto sin el consentimiento previo del país importador.

(Artículo 30 de la Decisión 436). Con todo lo mencionado hasta el momento, queda en evidencia que la finalidad última de la Decisión 436, más allá de la regulación comercial y armonización formal del registro y control de plaguicidas, es la protección a la vida, a la salud y al medio ambiente. También es profundamente incuestionable, que la interpretación de cualquier disposición de la mencionada Decisión se debe realizar de conformidad con esta finalidad esencial.

Es de suma relevancia advertir que el Tribunal al revisar las actas de las reuniones de expertos para la elaboración de la Decisión estudiada, encontró de manera indudable que el propósito básico de la normativa es la protección a la salud y al medio ambiente. Así se desprende de la justificación de la propuesta No. 5, elaborada por la Secretaría General de la Comunidad Andina y revisada en la III Reunión del Grupo de Trabajo designado por los Representantes Alternos ante la Comisión, llevada a cabo el 2 de junio de 1998 (fls. 1136 a 1175).

Donde se manifestó lo siguiente: GACETA OFICIAL “La consolidación de la Zona de Libre Comercio en la Subregión Andina y las perspectivas de ampliación de las relaciones comerciales de la Comunidad a nivel hemisférico, conducen a la conveniencia de adoptar requisitos, mecanismos y procedimientos comunes que hagan más fluido y transparente el comercio de productos e insumos agropecuarios entre los Países Miembros, y entre éstos y terceros países.

Tal es el caso de los Plaguicidas Agrícolas, lo cual permitirá adicionalmente que se puedan comerciar productos de calidad, considerando las condiciones de seguridad requeridas para evitar daños irreversibles a la salud humana, animal y vegetal y al medio ambiente. La producción agrícola de la Subregión se ve permanentemente amenazada por la presencia de plagas, enfermedades, malezas y otros organismos que causan pérdidas estimadas en aproximadamente el 35% del volumen total de la producción. En el combate de estos organismos nocivos a las plantas, el control integrado de plagas cobra importancia en razón a la utilización de diversos métodos y prácticas culturales y naturales.

Sin embargo, el control químico sigue representando una alternativa de gran importancia, y en ello radica la razón de promover el uso seguro y eficiente de los plaguicidas. La utilización inadecuada de estos productos puede entrañar serios riesgos y peligros relacionados con intoxicaciones y muertes de las personas y animales, residuos en los alimentos que sobrepasan los límites permisibles, y contaminación del ambiente.

En los Países Miembros existen normas nacionales que regulan la fabricación, importación, exportación, uso y aplicación de los plaguicidas químicos de uso agrícola. Sin embargo, tales disposiciones contienen diferencias significativas, lo cual constituye una limitación importante para los intercambios comerciales que afecta el funcionamiento pleno del mercado ampliado.

La Norma Andina para el Registro y Control de los Plaguicidas Químicos de Uso 30/04/2010 50.60 Agrícola contribuirá a mejorar las condiciones de su producción, comercialización, utilización y disposición de los desechos en la Subregión, elevando los niveles de calidad, eficacia y de seguridad para la salud humana y animal, la preservación de los vegetales y el ambiente, al mismo tiempo que permitirá un intercambio comercial más fluido y transparente de los mencionados productos.” (Subrayado por fuera del texto).

Por último, el Tribunal ya se ha preocupado por delimitar la finalidad de la Decisión 436. En la Interpretación Prejudicial 137-IP-2003, expedida el 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1054, de 15 de abril de 2004, manifestó: (…) “Esta Decisión presupone, por tanto, el interés comunitario en el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la Subregión, toda vez que procura la seguridad de los alimentos de origen agrícola que consumen éstos, así como la tutela preventiva de su salud.

(…) El artículo 1 eiusdem enuncia los objetivos de la Decisión: el establecimiento de requisitos y procedimientos armonizados para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola; la orientación de su uso y manejo correctos para prevenir y minimizar daños a la salud y el ambiente en las condiciones autorizadas; y la facilitación de su comercio en la Subregión. (…) En definitiva, se trata de objetivos que guardan correspondencia con el interés comunitario que procura el comercio de productos agropecuarios en la Subregión, pero también la seguridad de los alimentos de origen agrícola que consumen sus habitantes, así como la tutela preventiva de su salud (…)”.

(Interpretación Prejudicial expedida el 10 de marzo de 2004, dentro del proceso 137-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1054 de 15 de abril de 2004). GACETA OFICIAL E. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 436 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Como quiera que el demandante argumentara que la Decisión 436 se aplica a todos los PQUA sin excepción, se hace necesario determinar el campo de aplicación de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. Objeto sobre el que recae.

De conformidad con el artículo 3 de la Decisión 436, el régimen armonizado se aplica sobre: 1) todos los plaguicidas químicos de uso agrícola 3, 2) Sus ingredientes activos grado técnico 4 y 3) Sus formulaciones 5. Sin excepción alguna, todos los plaguicidas químicos de uso agrícola son objeto de regulación por la Decisión 436. Esto tiene pivote básico en el cuidado y protección de la salud y el medio ambiente; la utilización de cualquier plaguicida químico en los procesos agrícolas puede ser potencialmente perjudicial para los mencionados derechos básicos y estructurales.

La mala utilización o una falta de control adecuado sobre dichos componentes pueden ser fatales y altamente nocivos para el ser humano, plantas, animales y, en 3 El anexo I de la Decisión 436, define plaguicida de uso agrícola de la siguiente manera: “Plaguicida de uso agrícola, cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera.

El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte.” 4 El Anexo I de la Decisión 436 define los ingredientes activos grado técnico: “Ingrediente activo grado técnico, es aquel que contiene los elementos químicos y sus compuestos naturales o manufacturados, incluidas las impurezas y compuestos relacionados que resultan inevitablemente del proceso de fabricación.” 5 El Anexo I de la Decisión 436 define las formulaciones: “Formulación, proceso de combinación de varios ingredientes para hacer que el producto sea útil y eficaz para la finalidad que se pretende.” 30/04/2010 51.60 general, para todo el ecosistema.

En consecuencia, el control por parte de la Autoridad Nacional debe comprender el universo de los plaguicidas químicos de uso agrícola, así como los ingredientes activos grado técnico y sus formulaciones. Los sujetos pasivos. El Estado. El Estado, a través de las instituciones respectivas, es el primer obligado al cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de plaguicidas.

Como ya se advirtió, es el encargado de diseñar programas y políticas armonizadas donde participen las autoridades de salud, agrícolas y medio ambientales, cuyo objetivo sea el desarrollo y cabal cumplimiento de la Decisión 436. Los sujetos obligados al registro. Los importadores, entre otros. El artículo 10 de la Decisión 436, establece lo siguiente: “Los fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasadores y distribuidores de plaguicidas químicos de uso agrícola, sean éstos personas naturales o jurídicas, deberán estar registrados ante la Autoridad Nacional Competente.

Solamente podrán fabricar, formular, importar, exportar, envasar y distribuir plaguicidas químicos de uso agrícola, las personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro respectivo, otorgado por la Autoridad Nacional Competente en cumplimiento a las disposiciones del presente artículo”. El artículo trascrito determina claramente quiénes tienen la obligación de registrarse ante la Autoridad Nacional Competente.

Estos son: Los fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasadores y distribuidores de PQUA. La propia Decisión en su artículo 2, remite a las definiciones del Anexo I para su adecuada interpretación. Consultado dicho Anexo, se encuentran definiciones para los fabricantes, formuladores, envasadores y distribuidores, pero no para los importadores y exportadores.

GACETA OFICIAL Como el concepto de “importador” es vital para resolver el caso bajo estudio, se determinará en el marco de la Decisión 436, quién es un importador de plaguicidas químicos de uso agrícola. Como la norma específica no trae una definición, debemos consultar otras normas comunitarias que traten materias análogas. 6 Un ejemplo claro lo tenemos en la Decisión 483 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que también está claramente fundada en la protección de la salud y el medio ambiente; establece un régimen armonizado para el registro, control, comercialización y uso de productos veterinarios, con el objetivo de “facilitar su comercio, uso correcto y mejorar su calidad, minimizando los riesgos para la salud animal, salud pública y el ambiente”.

Su campo de aplicación radica en el registro, fabricación, importación, exportación, control, comercialización y uso de productos veterinarios originarios de los Países Miembros o importados por éstos. (Artículo 2 de la Decisión 483). La mencionada Decisión tiene un hilo conductor equivalente a la Decisión 436 y, en consecuencia, es idónea para ser aplicada por analogía en cuanto a la definición de importador.

En el Anexo I define importador de la siguiente manera: “Persona natural o jurídica que importe a un País Miembro productos veterinarios elaborados o materias primas para procesar productos veterinarios registrados que procedan de otro País Miembro o desde terceros países, cumpliendo los requisitos de la presente Decisión.” Así las cosas, para la Decisión 436 la definición de importador se refiere a “toda” persona natural o jurídica que ingrese a través de las Aduanas de un País Miembro PQUA, cum- 6 Otras Decisiones también definen importador de conformidad con su campo de acción. Por ejemplo la Decisión 193 sobre la Certificación y Control de Calidad para la Comercialización de Semillas: “Importador de semillas: Toda persona natural o jurídica debidamente registrada que introduzca semillas de otros países para utilizarlas en forma directa o con destino a su comercialización.” 30/04/2010 52.60 pliendo los requisitos contemplados para el efecto en la propia normativa comunitaria.

Se advierte, que el importador de PQUA no solamente es aquel que importa para la comercialización, sino aquel que las importa para uso propio. El objeto de la norma no sólo es controlar la importación con fines comerciales, sino velar para que ésta no sea potencialmente perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por ello, debe ser controlada por la Autoridad Nacional Competente.

Una interpretación sistemática de la norma conduce inexorablemente a esta conclusión. Si se parte de que el principio y fundamento es la protección a la salud y al medio ambiente, se tiene necesariamente que concluir que una importación de plaguicidas para uso comercial o propio tiene que ser controlada por la Autoridad Nacional Competente; y en consecuencia, todo aquel que pretenda importar plaguicidas químicos de uso agrícola, deberá estar debidamente registrado.

Ello impediría el ingreso de plaguicidas potencialmente dañinos para la salud o el medio ambiente. La finalidad de la norma es clara. En este sentido, un plaguicida que no se venda en el mercado sino que se use exclusivamente en un procedimiento agrícola, tiene los mismos efectos dañinos potenciales que aquel que se importe para su posterior venta y utilización. Es por esto, que todo plaguicida debe ser controlado y evaluado por la Autoridad Competente; es más, su uso debe ser supervisado por las autoridades agrícolas, de salud y medio ambientales, ya que de lo contrario no sólo se estaría sustrayendo de la normativa comunitaria, sino poniendo en serio peligro a los mencionados bienes.

Un análisis sistemático debe involucrar todo el sistema jurídico de la Comunidad Andina. Tal y como lo dispone el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, dicho sistema tiene como fin básico el mejoramiento persistente del nivel de vida de los habitantes de la subregión. En consecuencia, resulta impensable obtener un nivel de vida adecuado sin el respeto debido a los derechos humanos, dentro de los que obviamente se encuentran la vida y la salud de las personas.

GACETA OFICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en recientes pronunciamientos, ha acogido la protección de los derechos humanos como fundamento para una adecuada interpretación de normas comunitarias. Por ejemplo, al interpretar la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sostuvo que más allá de los fines empresariales alegados en la mencionada normativa, éstas debían interpretarse a la luz de la protección de los derechos humanos. Así: 30/04/2010 53.60 pretación Prejudicial del 22 de agosto de 2008, expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del marco del proceso 90-IP-2008).

F. EL USO DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA Y EL DAÑO A LA VIDA, LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE. Los PQUA son sustancias que deben ser correctamente manejadas para disminuir su impacto en la salud y en el ecosistema. (…) “Si bien el objetivo general de dicha normativa es promover el desarrollo de la ganadería y la agroindustria de carne bovina en la región, el artículo 3 de la misma consagra un conjunto de objetivos específicos, dentro de los que se encuentra el de “asegurar la sanidad e higiene de la carne bovina y disminuir los riesgos de dispersión de enfermedades transmisibles estableciendo procedimientos de inspección sanitaria en el comercio de ganado, en los mataderos y el comercio de carne”.

(Literal d) del artículo 3). Este objetivo específico es de una gran importancia, ya que se encuentra relacionado con bienes superiores como la salud y la vida de las personas, así como con la protección del derecho a un ambiente sano y el cuidado de los derechos colectivos de seguridad y salubridad pública. Más allá de los fines meramente empresariales, de eficiencia y productividad, la normativa comunitaria en esta materia debe interpretarse siempre teniendo en cuenta los derechos de primer orden enunciados, ya que la libertad empresarial debe desarrollarse dentro del marco de los derechos humanos y los derechos fundamentales y, por lo tanto, no es un derecho absoluto que no tenga límites.

Es por lo anterior, que todos los artículos que componen la Decisión 197 deben observarse a la luz de este principio en conjunción con el objetivo principal del desarrollo de la ganadería y la agroindustria en la región (…).” (Inter- La FAO y la OMS han categorizado a los plaguicidas según su grado de toxicidad: Categoría I: Extremadamente tóxico.

Categoría II: Altamente tóxico. Categoría III: Medianamente tóxico Categoría IV: Ligeramente tóxico. Los plaguicidas utilizados indiscriminadamente en el agro, pueden producir graves alteraciones de la salud e incluso la muerte. El impacto en la salud puede ser de carácter teratogénico, mutagénico, neurotóxico, embriotóxico, carcinogénico, impedir la formación de trifosato de adenosina, intervenir en la reproducción, y producir alteraciones patológicas a corto y largo plazo.

Un estudio realizado por la Auditoría General de la República de Colombia 7, evidenció el peligro del uso no controlado de plaguicidas químicos de uso agrícola. Mediante los datos enunciados en el siguiente cuadro expuesto, mostró los casos de intoxicación masiva por plaguicidas en algunos departamentos. Así: 7 Auditoría Analítica de Gestión al Uso y Manejo de Plaguicidas en Colombia.

Auditoría General de la República. Marzo de 2004. GACETA OFICIAL Se determinan cuatro casos de intoxicación masiva en Colombia, con un total de 86 muertes. El informe también mostró los casos de intoxicación por plaguicidas en cuatro departamentos año 2003): 30/04/2010 54.60 biente y el Desarrollo y el capítulo 19 del Programa 21, sobre “Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos”, Conscientes de la labor realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con miras al funcionamiento del procedimiento de consentimiento fundamentado previo establecido en las Directrices de Londres para el intercambio de información acerca de productos químicos objeto de comercio internacional, en su forma enmendada (en adelante denominadas “Directrices de Londresen su forma enmendada”) y el Código Internacional de Conducta para la distribución y utilización de plaguicidas, de la FAO (en adelante denominado “Código Internacional de Conducta”), Es evidente, entonces, que el uso, manejo y aplicación de plaguicidas de uso agrícola tiene un gran impacto en la salud de la población y, por lo tanto, debe ser correctamente controlado por la Autoridad Nacional Competente.

Es importante prevenir la contaminación de las aguas, los suelos y, en consecuencia, la acumulación de residuos en los alimentos. El uso mesurado y controlado de los PQUA es de vital importancia para mantener un ecosistema saludable y un desarrollo sostenible. La preocupación mundial por mantener un manejo y uso adecuado de plaguicidas ha sido constante.

El convenio de Rotterdam es un ejemplo claro, ya que regula ciertos plaguicidas peligrosos y que son objeto del comercio internacional. De su parte considerativa se desprende lo anotado: Teniendo en cuenta las circunstancias y las especiales necesidades de los países en desarrollo y los países con economías en transición, en particular la necesidad de fortalecer la capacidad nacional para el manejo de los productos químicos, inclusive mediante la transferencia de tecnologías, la prestación de asistencia financiera y técnica y el fomento de la cooperación entre las Partes, Tomando nota de las necesidades específicas de algunos países en materia de información sobre movimientos en tránsito, “Conscientes de los efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, Reconociendo que las buenas prácticas de manejo de los productos químicos deben promoverse en todos los países, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los estándares voluntarios establecidos en el Código Internacional de Conducta sobre la distribución y utilización de plaguicidas y el Código Deontológico para el Comercio Internacional de productos químicos del PNUMA, Recordando las disposiciones pertinentes de la Declaración de Río sobre el Medio Am- Deseosas de asegurarse de que los productos químicos peligrosos que se exporten de GACETA OFICIAL su territorio estén envasados y etiquetados en forma que proteja adecuadamente la salud humana y el medio ambiente, en consonancia con los principios establecidos en las Directrices de Londres en su forma enmendada y el Código de Conducta Internacional de la FAO, Reconociendo que el comercio y las políticas ambientales deben apoyarse mutuamente con miras a lograr el desarrollo sostenible, Destacando que nada de lo dispuesto en el presente Convenio debe interpretarse de forma que implique modificación alguna de los derechos y obligaciones de una Parte en virtud de cualquier acuerdo internacional existente aplicable a los productos químicos objeto de comercio internacional o a la protección del medio ambiente, En el entendimiento de que lo expuesto más arriba no tiene por objeto crear una jerarquía entre el presente Convenio y otros acuerdos internacionales, Resueltas a proteger la salud humana, incluida la salud de los consumidores y los trabajadores, y el medio ambiente frente a los posibles efectos perjudiciales de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional”.

G. LA RESOLUCIÓN 630 COMO INSTRUMENTO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 436. El demandante argumentó que la Resolución 3759 de 2003 del ICA, vulneró la Decisión 436 y la Resolución 630. De conformidad con esto, se establecerá el papel que juega la Resolución 630 como instrumento para la correcta aplicación de la Decisión 436. La Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, en desarrollo del artículo 70 de la Decisión 436, establece el Manual Técnico para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos. 30/04/2010 55.60 436 es perfectamente aplicable a la Resolución Nº 630 analizada.

Es importante, resaltar que el reglamento no puede exceder la norma reglamentada y, en ese sentido, tiene que seguir sus líneas directrices. La defensa a la salud y al medio ambiente es el punto de partida de la Resolución 630. En la introducción del Manual Técnico se dice lo siguiente: “En cumplimiento del artículo 70 de la Decisión 436 que adopta la Norma Comunitaria para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, la Secretaría General de la Comunidad Andina, contando con el apoyo financiero de la Unión Europea, la contribución de la FAO y la participación de expertos en el tema, ha elaborado el presente Manual Técnico para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola.

Para ello, se conformó un equipo técnico multidisciplinario, constituido por expertos subregionales en registro de plaguicidas, salud humana, físico - química y toxicología ambiental, de los diferentes países, bajo la coordinación de un consultor Subregional experto en plaguicidas, cubriéndose en lo posible los diferentes procesos comprendidos en la Decisión 436.

(…) Igualmente se ha dado prioridad a la fase analítica del proceso y a la fase interpretativa de los datos, como en el caso de la toxicología humana que emplea la información de la toxicología aguda, subcrónica y crónica con el objeto de evaluar el impacto de la sustancia y caracterizar los riesgos de su uso y manejo al ser humano; y la Toxicología ambiental, ciencia nueva en nuestro medio, para la que se presenta un aporte en aras de armonizar procedimientos y lograr un acercamiento más conceptual entre los países de la subregión en el tratamiento del tema ambiental”.

(Subrayado por fuera del texto). Asimismo, en sus objetivos se establece: La mencionada norma comunitaria es necesaria para la correcta aplicación de la Decisión 436 y, por lo tanto, se presenta como un reglamento de la misma. En consecuencia, el análisis teleológico, sistemático y literal de la Decisión (…) “Finalmente se busca que las regulaciones relacionadas con la producción y uso de GACETA OFICIAL plaguicidas químicos de uso agrícola aseguren la eficacia agronómica, salvaguardando la salud del hombre y del ambiente.

Este objetivo debe alcanzarse por medios que no impidan el desenvolvimiento de la industria y el comercio dentro de la Comunidad Andina”. De los textos transcritos, se desprende el mismo sustento que se evidencia en la Decisión 436. Del texto de la Resolución 630, no se desprende excepción alguna en relación con el registro de PQUA. En las generalidades se afirma, que el registro se otorgará a la sustancia que cumpla con los requisitos establecidos en la Decisión 436.

Es claro, que la Autoridad Nacional Competente debe realizar una evaluación y clasificación de riesgo ambiental, así como una evaluación y clasificación toxicológica. La Sección 2 establece los requisitos técnicos para el registro o revaluación de plaguicidas químicos de uso agrícola. Son el reflejo de los plasmados en el Anexo 2 de la Decisión 436.

Se determina la información requerida, así como los métodos recomendados para obtenerla. Dentro de los requisitos se encuentran datos relacionados con los efectos tóxicos y medioambientales del producto a registrar. Es de gran importancia que todos los PQUA, sin excepción alguna, cumplan con todos estos parámetros, ya que están en juego la vida, la salud y el equilibrio del ecosistema.

H. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA Y OTRA INFORMACIÓN NO DIVULGADA, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU RELACIÓN CON LOS PQUA GENÉRICOS. El demandante argumentó, que el artículo 17 de la Resolución 3759 del ICA, viola el artículo 266 de la Decisión 486, el anexo 2 de la Decisión 436, y el literal b), numeral 1.4, de la Resolución 630, ya que elimina la protección que estas normas conceden a la protección de la información no divulgada de los datos de prueba o estudios de seguridad y eficacia. En este marco, el Tribunal procederá a abordar el tema de la protección de los datos de prueba y otra información no divulgada, y su relación con los PQUA genéricos. 30/04/2010 56.60 La protección de los datos de prueba y otra información no divulgada, por su especial importancia, merece una regulación especial dentro del marco de los secretos empresariales.

El complejo normativo que regula el tema, se encuentra compuesto por el artículo 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Decisión 632 del mismo órgano comunitario. El artículo 266 regula la protección de dos tipos de información: los datos de prueba y otros datos no divulgados. Por los primeros, se entiende aquella información contenida en experimentos, ensayos, exámenes, tanteos, etc., para determinar la seguridad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas.

Por los segundos, se entiende toda información o datos secretos que respaldan la inocuidad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas y que no están contenidos en las pruebas, experimentos o exámenes respectivos. Para que la información anterior, goce de protección por la normativa comunitaria, deberá tener ciertas características, de conformidad con lo expresado en el artículo mencionado: • Los datos de prueba o la información no divulgada deberá suponer un esfuerzo considerable.

Esto quiere decir, que para generar dicha información, el solicitante del registro sanitario debió emplear recursos físicos, económicos y humanos que justifiquen la protección contra el aprovechamiento indebido por parte de terceros. • Los datos de prueba o la información no divulgada deberá versar sobre productos farmacéuticos y químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas.

Las nuevas entidades químicas, se refieren a que no se encuentren incluidas en las normas farmacológicas o agroquímicas oficialmente aceptadas, o que estando incluidas correspondan a nuevas asociaciones, nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas. • Los datos de prueba y otra información no divulgada, de conformidad con el artículo 2 de la Decisión 632, deberán cumplir con las condiciones de presentación que exijan los Países Miembros.

Esto quiere decir, que de con- GACETA OFICIAL 30/04/2010 57.60 formidad con las medidas de protección que se empleen en el País Miembro, se pueden exigir algunas pautas o requisitos de presentación de la información a efectos de la protección comentada. otorgar los respectivos registros sanitarios. Al ser presentada dicha información comienza la protección especial contra todo acto de competencia desleal.

La pregunta obligada es: ¿Cómo se da dicha protección? Sobre la finalidad de la exigencia de los datos de prueba y otra información no divulgada, el Tribunal en anteriores Interpretaciones ha establecido lo siguiente: La Decisión 632, aclaró el alcance interpretativo del artículo 266 de la Decisión 486, y estableció la forma cómo puede darse dicha protección. El artículo 1 dejó a criterio de los Países Miembros el establecimiento de plazos de protección exclusiva.

En este sentido, dentro de las medidas de protección a que se refiere el artículo 266 de la Decisión 486, el País Miembro que así lo considere puede establecer un plazo de protección para los datos de prueba y otra información no divulgada. “Los registros sanitarios que se requieren para la producción, comercialización, exportación, importación, procesamiento, envase de todo producto farmacéutico cuando incluye nuevos componentes químicos 8, requieren de la evaluación farmacológica, procedimiento mediante el cual la autoridad sanitaria se forma un juicio sobre la utilidad, conveniencia y seguridad de un medicamento y, por lo tanto, es indispensable obtener un resultado favorable en dicha evaluación, que muchas veces se requiere acreditar con la presentación de estudios, documentos, pruebas toxicológicas, datos de prueba en fase preclínica, ensayos clínicos, pruebas en animales y en humanos sanos y enfermos.

Dicha documentación, más allá de su valor científico, contiene también valor comercial con el fin de otorgar registro sanitario solamente a los medicamentos que reúnan los requisitos de seguridad, eficacia y calidad requeridos. Esos estudios y documentos que se deben entregar a fin de la obtención del registro sanitario son de tal nivel técnico que garantizan los protocolos correctos de laboratorio y las normas de fabricación del producto.

Si de tal evaluación se produce un concepto favorable, la nueva entidad farmacológica entra a formar parte de las normas farmacológicas del principio activo.” 9 La norma comunitaria, otorga a los Países Miembros la posibilidad de exigir datos de prueba u otra información no divulgada, con el objetivo de 8 9 Si se encuentra o no incluidos en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas o que estando incluido corresponde a nuevas asociaciones o a nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas.

Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-IP-2008. La norma también limitó dicha facultad, al prever que si la protección por medio de un plazo en exclusiva es perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria, la autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección (artículo 3 de la Decisión 632).

Con esto, la norma comunitaria reitera la protección primordial de bienes de primer nivel como la salud y la calidad de vida de la población. El artículo 4 de la Decisión 632, instaura en cabeza de los Países Miembros que utilicen la protección mediante un plazo en exclusiva, la obligación de informar a la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre dicha circunstancia. Esta dependencia deberá remitir dicha información a los demás Países Miembros.

Ahora bien, como la Decisión 632 fue aprobada y publicada el 6 y 7 de abril de 2006 respectivamente, la pregunta que surge es: ¿La aclaración realizada por la Comisión de la Comunidad Andina desde cuándo comienza a regir? La pregunta ya fue contestada por el Tribunal de la siguiente manera: “En atención a que la mencionada Decisión constituye una interpretación auténtica, la misma se retrotrae al momento de la entrada en vigencia de la Decisión 486, toda vez, que se considera consustancial de ésta”.

Para obtener el registro de un PQUA, se tienen que presentar los pertinentes ensayos de eficacia y datos sobre su clasificación y evaluación toxicológica, de conformidad con los protocolos y criterios técnicos adoptados por la normativa GACETA OFICIAL comunitaria en la Resolución 630. Toda esta información puede ser susceptible de protección bajo la figura de los datos de prueba y la información no divulgada, siempre y cuando cumplan con las características determinadas anteriormente.

Es decir, si la información suministrada supone un esfuerzo considerable y versa sobre un PQUA que utilice una nueva entidad química puede ser susceptible de protección. Es importante advertir que para la mencionada protección, como ya se anotó, se deben cumplir con las condiciones de presentación que exijan los Países Miembros. Esto quiere decir, que la autoridad competente puede solicitar cierta información y el cumplimiento de ciertos requisitos, tales como, una solicitud de protección formal con el suministro de ciertos datos como la determinación de la nueva entidad química y la información que se pretenda proteger.

Es importante, tener en cuenta que los datos e información requerida no constituyan una traba innecesaria para la tutela efectiva de los derechos del solicitante, es decir, lo solicitado por la administración debe ser proporcional y necesario para lograr una adecuada y conducente protección. El capítulo XIV de la Decisión 436, llamado “de la confidencialidad de la información”, consagra normas perfectamente compatibles con la protección de los datos de prueba y otra información no divulgada.

Un solicitante de registro de un PQUA puede presentar con carácter confidencial una información, teniendo como sustento su carácter de datos de prueba y otra información no divulgada. (Artículo 59) En este sentido, deberá cumplir con los requisitos formales que consagra la normativa comunitaria para la protección de dicha información. El registro de PQUA genéricos, de conformidad con lo anteriormente anotado, debe cumplir con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina y, además, debe darse bajo el respeto de la defensa de los datos de prueba y otra información no divulgada.

El Juez Nacional, debe determinar si la norma nacional demandada se encuentra dentro de los parámetros previstos por la normativa comunitaria, atendiendo lo expresado en la presente providencia en cuanto a la protección de los datos de prueba y otra información no divulgada. 30/04/2010 58.60 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Los principios básicos del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino son: presunción de validez de la norma comunitaria, aplicación inmediata, efecto directo, primacía y autonomía.

SEGUNDO: El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece claramente las obligaciones de HACER por parte de los Países Miembros, ya que están obligados a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. También se refiere a las de NO HACER, ya que se comprometen a no adoptar medidas contrarias al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino o medidas que de algún modo obstaculicen su aplicación.

TERCERO: La Decisión 436 estableció el régimen armonizado para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. Es un régimen comprensivo, que como ya se consideró, pretende regular el registro, manejo y uso de dichas sustancias químicas. Este sistema no admite excepciones ni regulaciones paralelas, ya que la normativa comunitaria abarca en todos sus aspectos la materia.

En este sentido, sería contrario a la norma comunitaria andina, la existencia de un registro alterno con requisitos diferentes, o la modificación unilateral de los mismos por parte de los Países Miembros.

CUARTO: La finalidad última de la Decisión 436, más allá de la regulación comercial y armonización formal del registro y control de plaguicidas, es la protección a la vida, a la salud y al medio ambiente. GACETA OFICIAL También es profundamente incuestionable, que la interpretación de cualquier disposición de la mencionada Decisión se debe realizar de conformidad con esta finalidad esencial.

QUINTO: Sin excepción alguna, todos los plaguicidas químicos de uso agrícola son objeto de regulación por la Decisión 436.

SEXTO: Los plaguicidas utilizados indiscriminadamente en el agro, pueden producir graves alteraciones de la salud e incluso la muerte. El impacto en la salud puede ser de carácter teratogénico, mutagénico, neurotóxico, embriotóxico, carcinogénico, impedir la formación de trifosato de adenosina, intervenir en la reproducción, y producir alteraciones patológicas a corto y largo plazo.

SÉPTIMO: Para que los datos de prueba y otra información no divulgada gocen de protección, deberán cumplir ciertas características: suponer un esfuerzo considerable, versar sobre productos farmacéuticos y químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas, y cumplir con las condiciones de presentación que exijan los Países Miembros, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Dentro de las medidas de protección a que se refiere el artículo 266 de la Decisión 486, el País Miembro que así lo considere puede establecer un plazo de protección para los datos de prueba y otra información no divulgada.

Para obtener el registro de un PQUA, se tienen que presentar los pertinentes ensayos de eficacia y datos sobre su clasificación y evaluación toxicológica, de conformidad con los protocolos y criterios técnicos adoptados por la normativa comunitaria en la Resolución 630. Toda está información puede ser susceptible 30/04/2010 59.60 de protección bajo la figura de los datos de prueba y la información no divulgada, siempre y cuando cumplan con las características determinadas anteriormente.

Es decir, si la información suministrada supone un esfuerzo considerable y versa sobre un PQUA que utilice una nueva entidad química, puede ser susceptible de protección. Es importante advertir que para la mencionada protección, como ya se anotó, se deben cumplir con las condiciones de presentación que exijan los Países Miembros. Esto quiere decir que la autoridad competente puede solicitar cierta información y el cumplimiento de ciertos requisitos, tales como una solicitud de protección formal con el suministro de ciertos datos como la determinación de la nueva entidad química y la información que se pretenda proteger.

Es importante tener en cuenta que los datos e información requerida no constituyan una traba innecesaria para la tutela efectiva de los derechos del solicitante, es decir, lo solicitado por la administración debe ser proporcional y necesario para lograr una adecuada y conducente protección. El registro de PQUA genéricos, de conformidad con lo anteriormente anotado, debe cumplir con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina y, además, debe darse bajo el respeto de la defensa de los datos de prueba y otra información no divulgada.

El Juez Nacional debe determinar si la norma nacional demandada se encuentra dentro de los parámetros previstos por la normativa comunitaria, atendiendo lo expresado en la presente providencia en cuanto a la protección de los datos de prueba y otra información no divulgada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- GACETA OFICIAL dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200400167, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA 30/04/2010 60.60 Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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